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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2020, n° 000033821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000033821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 33 821 C (INVALIDITY)
Penkala d.o.o., Klaitier slike 60, 10000 Zagreb, Croatie et EUROCOM d.o.o., pod Bregom 8, 10255 Donji Stupnik, Croatie (ci-après les «demandeurs»)
i-n s t
Ingpro d.o.o., Žitnjačka 23a, 10000 Zagreb, Croatie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par M. Hraste & Partners attachées aux avocats, Suzi Vitezica, Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Croatie (représentant)
Le 09/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. les demandeurs supportent les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Les demandeurs ont introduit une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 899 952 «SLAVOLJUB Penkala», à savoir contre la papeterie et les fournitures scolaires; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Imprimés; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papier et carton; Gommes
[colles] pour la papeterie ou le ménage; Matières filtrantes en papier; Matériaux de décoration et d’art et supports compris dans la classe 16 et services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide aux affaires et services administratifs de la classe 35.
Les demandeurs ont fondé leur demande sur le droit au nom «Penkala d.o.o.» en Croatie, pour lequel les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, un droit d’auteur protégé en Croatie, pour lequel les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), et un autre signe utilisé dans la vie des affaires en Croatie, au Danemark et dans l’Union européenne, à savoir le nom du produit «PENKALA», par rapport auquel les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Les demandeurs ont également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les demandeurs font valoir qu’ils détiennent une entreprise baptisée PENKALA d.o.o., la partie «Penkala» étant un nom de famille du célèbre inventeur croate croate, lequel
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est également le composant le plus fort de la marque enregistrée «Slavoljub Penkala».De l’avis des demandeurs, l’usage de cette marque porterait atteinte à leurs droits antérieurs, à savoir un droit au nom et au droit d’auteur, tous deux protégés en Croatie. Selon les demanderesses, la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif pour la partie des produits et services et, d’après les demanderesses, la marque contestée est également constituée d’une expression devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.Les requérantes expliquent que la société «Penkala d.o.o.» a été fondée le 31/07/1990 pour les activités commerciales d’ «achat et vente de produits, services commerciaux, une interaction commerciale sur les marchés domestiques et étrangers, la fabrication d’articles de papeterie, la fabrication de matières marbles et les souvenirs».D’après les demandeurs, l’entreprise est active sur le marché croate depuis plus de 27 ans avant la date de dépôt de la demande et est reconnaissable par un grand nombre de consommateurs et a également acquis une renommée sur le marché croate puisque les produits fabriqués par l’entreprise ont été fréquemment achetés par les membres du gouvernement, ces produits étant destinés aux politiciens étrangers et aux diplomates.La demanderesse renvoie également à l’article 49, paragraphe 3 (3), de la loi croate sur les marques, en vertu duquel, lorsqu’elle est déposée, une marque est déclarée nulle sur demande présentée par la personne qui possède une entreprise au moment du dépôt de la demande, à condition que l’entreprise en question ou la partie de la société soit identique à la marque enregistrée et à la condition que les produits et services en lien soient identiques ou similaires au sujet des activités de la société. Les demandeurs font valoir que, en l’espèce, la marque contestée comprend entièrement le nom de la société demandeur «PENKALA».Compte tenu du fait que le mot «PENKALA» représente le nom de famille de la célèbre inventeur croate de Penkala et que le mot
«PENKALA» est plus facile à mémoriser et à prononcer que le mot SLAVOLJUB, il convient de considérer que la partie «Penkala» est un élément dominant de la marque contestée. Les demandeurs font également valoir que, comme il ressort de l’extrait du registre de justice de la société PENKALA d.o.o., ainsi que des documents commerciaux joints (factures entrantes et sortantes, bons de commande, bons de livraison), les produits et services couverts par la marque contestée sont identiques ou similaires aux activités commerciales de la société PENKALA d.o.o. En tant que tel, l’usage de la marque contestée porterait atteinte au droit de la demanderesse à un nom. La demanderesse affirme en outre que ses produits de bureau sont mis sur le marché dans des boîtes en carton ou en bois et marqués d’un signe très similaire à la marque contestée «Slavjub Penkala», ce qui donnerait lieu à une confusion, notamment parce que la marque contestée est enregistrée pour les produits et services compris dans les classes 16 et 35, qui sont identiques aux activités commerciales de la demanderesse. Selon les requérantes, il est évident que l’utilisation de la dénomination «Slavjub Penkala» constituerait un acte de concurrence déloyale et devrait dès lors être interdite sur la base de l’article 63 et de l’article 64 de la loi de Croatie sur les marques. En outre, les demandeurs font valoir que le signe PENKALA est soumis à des enregistrements antérieurs en matière de dessins ou modèles existant depuis 1992. Dès lors, d’après les requérantes, la marque contestée contrevient également aux droits d’auteur antérieurs présents dans ces dessins ou modèles. Enfin, les demandeurs font valoir que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En effet, le terme «PENKALA» est devenu usuel en croate
(et même en dehors des bords) et les habitudes commerciales établies.Selon les requérantes, la plupart des consommateurs croates utilisent le terme «penkala» pour un stock et certains de dictionnaires croates contiennent également la référence au mot «penkala».Selon les demanderesses, l’élément «Slavjub» est un nom masculin en Croatie qui, en combinaison avec le nom de famille «Penkala», fait référence à un effilé célèbre (et renvoie donc sans aucun doute à un accessoire) et n’a donc pas de caractère
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distinctif pour les produits en cause. Selon elle, la marque «Slavjub Penkala» est devenue bonne et, en tant que telle, elle peut être enregistrée ou utilisée sans la mention du nom de l’auteur. Enfin, les demandeurs concluent que le terme «penkala» ou «penkalo» est utilisé en dehors des frontières de la Croatie (par exemple en Slovénie).Les demandeurs, sur la base des faits présentés, demandent la nullité de la marque contestée.
À l’appui de leurs observations, les demandeurs ont produit les éléments de preuve suivants:
Élément de preuve no 3:Extrait du registre de justice de la société Penkala d.o.o. (enregistrement no 080286774) dont on peut voir que la société est enregistrée pour les activités suivantes: achat et vente de produits; services commerciaux; l’intermédiaire du marché intérieur sur le marché domestique et dans les marchés étrangers; une représentation d’entreprises étrangères; fabrication d’articles de papeterie; la fabrication de margeurs; succédanés de souvenirs.
Élément de preuve no 4: La version imprimée du site internet de la première demanderesse Penkala d.o.o. sur l’histoire de la société Penkala; Dans ce document, il est expliqué que Slavjub Penkala a inventé et breveté un noyau mécanique en 1906 et la première fontaine qui en 1907 a créé le début d’accessoires d’écriture modernes dans le monde. La page imprimée se réfère également à l’souventre «pénkala», à savoir la reproduction du stylos original dans une boîte en bois ressemblant à celle d’origine;
Preuves no 5-7: Certificats d’enregistrement délivrés en 2008 par l’Office croate de la propriété intellectuelle pour les dessins ou modèles industriels no U940252, U940253 et M920059, tous sur le nom de M. Boško V. K. de Zagreb;
Élément de preuve no 8: Extrait du registre de justice de la société Penkala d.o.o.
Élément de preuve no 9: Le certificat d’enregistrement du nom de domaine pour le nom de domaine www.penkaladoo.hr, extrait du site www.domene.hr;
Preuves no 10 et 14: Des factures portant des dates comprises entre 1990 et 1995, émises par des sociétés différentes à l’entreprise demanderesse pour la production de produits tels que la etuis et le jeton d’or sur le souvenir de la péninsule, et les factures/bons de commande émis par la société de la demanderesse au cours des années 2004 à 2014 à destination de différentes sociétés en Croatie (pour le souvenir des produits et services connexes de souvenirs);
Élément de preuve no 15: Échange de courriels de Prodaja Oprudence ga, d. concernant la production d’aiguilles pour la crête à ressorts et un contrat daté du 20/05/1991 signé entre la société Penkala d.o.o. et IKOM pour la fourniture de souvenirs, comme les médailles s’argentiquantes et les crayons argentés;
Élément de preuve no 16: Extrait du site web www.htz.hr montrant les références à des prix pour les 2014, 2015, 2016 et 2017, un événement organisé par l’Office national du tourisme où des prix et des remerciements sont accordés aux journalistes étrangers et aux blogueurs depuis 14 ans. Dans les imprimés, nous avons expliqué que l’évènement est marqué par l’inventeur d’une fontaine et de stylos plen Slavjub Penkala. Selon les demanderesses, cela prouve que le nom «penkala» est connu dans le monde entier comme synonyme d’une fontaine en ligne et de stylos à bille.
Élément de preuve no 16: Extraits d’ebay faisant ressortir l’entièreté du terme «crkala».
Dans son mémoire en réplique, la titulaire soutient que les demandeurs n’ont pas un motif légitime actif de dépôt de la demande et que la demande en nullité doit être rejetée car elle est présentée par une personne non autorisée. La titulaire estime que la
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demanderesse PENKALA d.o.o. est une personne non autorisée en raison de la procédure de faillite accélérée (numéro St-9089/15).Le titulaire estime que la société ne compte aucun employé, ni aucun compte actif depuis plusieurs années et que la dette à recouvrer reste disponible dans le dossier. La titulaire soutient, quant à elle en réponse à l’article 60, paragraphe 2, point a) et (c) RMUE, que l’extrait du registre du Tribunal de la société Penkala d.o.o. à l’égard de l’existence de cette société n’est pas suffisamment suffisant pour établir les motifs de nullité d’une marque enregistrée selon les dispositions de la loi croate sur les marques. La titulaire relève que l’activité d’une entreprise des demandeurs n’est que de 2014 au moins. Dès lors, la titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la demanderesse PENKALA d.o.o. devrait fournir dans l’original tous les documents comptables originaux à prouver l’activité commerciale de la société au moment du dépôt de la marque contestée. En outre, la titulaire de la MUE fait valoir que la marque contestée «Slavjub Penkala» est suffisamment distinctive et qu’elle représente une marque similaire qui pourrait être suffisamment suffisante pour entraîner la nullité de la marque contestée. Selon la titulaire, le fait qu’il existe d’autres entreprises enregistrées avec le terme «penkala» dans sa dénomination sociale devrait constituer une preuve de ce que la société antérieure PENKALA d.o.o. et la marque litigieuse
«Slavoljub Penkala» ne sont pas similaires. Selon la titulaire, les sociétés verbales reprises dans le nom de l’entreprise ne pourraient pas être enregistrées dans le même registre de la Cour de commerce que si le tribunal les juge identiques. En ce qui concerne la similitude entre les produits et services enregistrés «Slavjub Penkala» et les activités commerciales de la société «Penkala d.o.o.», la titulaire de la marque de l’Union européenne estime que la comparaison devrait se faire aux fins de ces activités commerciales qui sont réellement menées dans le domaine de la continuité dans les sociétés du quotidien et vice versa. D’après la titulaire de la marque de l’Union européenne, les services de la marque enregistrée ne se chevauchent pas.
S’ agissant de la revendication du droit d’auteur, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies. Selon la titulaire, les dessins ou modèles industriels dont font référence les demandeurs ne sont plus valides (depuis 2012) et, par conséquent, ils ne peuvent en découler. En outre, le titulaire du dessin ou modèle était une personne physique et non les demanderesses et rien ne prouve que les droits ont été transférés à la société Penkala d.o.o. (ci-après, les «demandeurs»).En outre, la titulaire affirme que, même si l’un des demandeurs est titulaire de la protection par le droit d’auteur pour le «bain de souvenir», ceci ne peut servir de motif pour invalider la marque contestée, principalement du fait qu’ils sont complètement différents. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas satisfait aux dispositions de l’loi sur le droit d’auteur selon laquelle le droit d’auteur assure la protection juridique en cas de reproduction non autorisée, ainsi qu’à une similitude; Par ailleurs, la loi sur le droit d’auteur décide que la durée du droit d’auteur est antérieure à la durée de la vie de l’auteur et aux dix-sept ans après la mort, qui donne, selon elle, une confirmation supplémentaire du fait que le dépôt n’est pas fondé. Enfin, la titulaire affirme que les demandeurs n’ont produit aucun fait, élément de preuve ou argument à l’appui de motifs relatifs à la mauvaise foi et à l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et l), du RMUE, dans la mesure où il s’agit uniquement d’une violation de l’existence de la mauvaise foi. En outre, elle affirme que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver pour quels produits et services «Slavoljub Penkala» aucun caractère distinctif. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque «Slavjub Penkala» possède un caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes
16 et 35 et affirme que la marque aurait été refusée en première instance si la marque devait être jugée dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et services. Par ailleurs, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque devrait
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être examinée dans son ensemble et non pas par ses différentes parties. Enfin, le titulaire demande que la demande en nullité soit rejetée.
Dans son mémoire en réplique, les demandeurs déclarent que, contrairement à ce qu’ allègue la titulaire, ils sont autorisés à présenter la demande en nullité et que la documentation comptable demandée par la titulaire retarderait la procédure. Les demandeurs, selon les requérantes, présentent les factures, reçus, ordonnances, etc. suffisamment pertinents. ils allèguent également que la titulaire a mal interprété les dispositions de la législation croate pertinente ainsi que les dispositions du RMUE et que la société Penkala d.o.o. continue d’exercer ses activités commerciales. Elles s’adressent en outre aux revendications de la titulaire concernant ce droit. D’après les demandeurs, la marque contestée est non seulement similaire à la marque antérieure mais comprend tout un chacun. Le terme «pénkala» représente, en outre, le nom de famille du célèbre inventeur «Slavoljub Penkala».Les demandeurs affirment également qu’il est évident que les produits et services visés par la marque contestée sont identiques ou similaires aux activités commerciales enregistrées de la société «Penkala d.o.o.».D’après les demandeurs, les extraits fournis montrent que le fabricant de la demanderesse est stationnaire (ce dernier couvre les crayons, les calculatrices, les calendriers, etc.).Selon les requérantes, tous les produits de la titulaire sont également tombés sous ce terme. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les demandeurs invoquent un droit d’auteur antérieur, les demandeurs déclarent que toutes les conditions sont remplies, car la société «Penkala d.o.o.» a vendu ses produits avec son signe «Penkala Zagreb» et un caricature reconnaissable depuis 25 ans. Ses produits ont été reconnus au sein du marché croate et à l’étranger, ce qui implique l’importance du nom et du produit «Penkala»; S’agissant de cette allégation, les demandeurs indiquent également qu’ils ont apporté la preuve que leur apparence était du cadre en bois. En outre, les demandeurs font valoir que le droit d’auteur en cause a été hérité après le décès de l’auteur Boško Varićak-Keranović, par sa femme qui est l’un des titulaires de la société de la demanderesse. Enfin, les requérantes réitèrent leurs allégations concernant le caractère distinctif de la marque contestée «Penkala Slavoljub».Selon les demandeurs, le terme «penkala» est devenu usuel en croate et, partant, le terme «Slavoljub Penkala» ne saurait être distinctif pour les produits de la classe 16. Le fait que la marque contestée contienne un élément supplémentaire, le «Slavjub», ne fait aucune différence en ce qui concerne le caractère distinctif dès lors qu’il s’agit d’un nom personnel de célèbre inventeur croate.
Dans sa réponse finale, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les observations des demandeurs ne contiennent aucun fait ou argument juridique nouveau
1. Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.
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Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de- refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne;
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE, qui étaient les sujets de l’examen ex officio antérieur à l’enregistrement de la MUE, la Division d’annulation ne se livrera pas, en principe, à ses propres recherches mais s’en tiendra à l’analyse des faits et des arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à un examen des faits expressément admis n’exclut pas que celle-ci prenne aussi en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent être datés de la période pendant laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits se rapportant à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE dans CONNECTION AVEC L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — absence de caractère distinctif
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU: C: 2008: 261, § 66).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU: T: 2002: 42, § 26).
En l’espèce, la MUE a été déposée le 15/05/2018 et enregistrée le 14/09/2018. Elle est constituée des mots «Slavoljub Penkala» en relation avec les produits et services suivants:
Classe 16:Articles de papeterie et fournitures scolaires; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Imprimés; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papier et carton; Gommes
[colles] pour la papeterie ou le ménage; Matières filtrantes en papier; Matériaux de décoration et d’art et supports;
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Pour déclarer une marque nulle, il faut démontrer qu’elle n’a pas respecté les normes de l’article 7 du RMUE à la date de son dépôt. Par conséquent, la situation doit être appréciée par rapport à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la marque
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contestée (23/04/2010, 332/09- P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41).En d’autres termes, il faut vérifier si le mot «Slavoljub Penkala» a été considéré comme un terme non distinctif par rapport aux produits et services au moment de son dépôt (15/05/2018).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003,- 348/02, Quick, ECLI: EU: T: 2003: 318,
§ 29).
Le public cible des produits et services en cause se compose du grand public (par exemple, pour les produits compris dans la classe 16) ainsi que des clients professionnels (par exemple, en relation avec des services tels que l’analyse d’affaires, la recherche, etc.).Le niveau d’attention est susceptible de varier entre moyen et élevé selon la catégorie de produits ou services en cause (il est susceptible d’être plus élevé pour les services relevant de la classe 35).Lorsque la marque s’adresse à la fois à des professionnels et à des non-professionnels (intermédiaires ou utilisateurs finaux), il suffit qu’un signe soit refusé ou déchu en tant que tel lorsqu’il est perçu comme une désignation usuelle par un même secteur que celui du public pertinent, en dépit du fait qu’un autre secteur puisse reconnaître le signe comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU: C: 2014: 130, § 23, 26).
En ce qui concerne la langue, puisque la marque contestée est composée de termes croates, son caractère distinctif doit être examiné en particulier pour le public de langue croate dans l’Union européenne. Les demandeurs allèguent que le terme «Slavoj Penkala» sera également compris en Slovénie.
La division d’annulation souligne que la compréhension des langues n’est pas strictement limitée par les bords géographiques. en conséquence, il se peut que, pour des raisons de marché historiques, culturelles ou transfrontalières, le vocabulaire certain (usuel) d’une langue donnée peut se répandre et être largement compris par le grand public d’autres États membres, notamment ceux qui bordent des frontières terrestres adjacentes, par exemple le mot «penkala» en Slovénie. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque contestée sera également apprécié en ce qui concerne le respect de la partie du public qui parle slovène;
La marque en cause est composée de l’expression «Slavoljub Penkala».Les demandeurs font valoir que le signe «Slavoljub Penkala» est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services pour lesquels il a été enregistré.Selon les requérantes, en effet, la plupart des consommateurs croates (et aussi certains slovène) utilisent le terme «penkala» pour un stylos et que certains dictionnaires contiennent également la mention «penkala», qui signifie «stylos».Selon les demandeurs, l’élément «Slavjub» est un prénom masculin qui, tout comme le nom de famille «Penkala», fait référence à une célèbre plumière de stylos. Selon les requérantes, le terme «Slavoljub Penkala» dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Comme le démontrent les demandeurs, le terme «crkala» renvoie de nos jours à des «stylos» en croate et également compris par une partie du public slovène. Toutefois, la marque contestée n’est pas «penkala» en tant que telle, mais elle est composée des termes «Slavoljub Penkala».
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Par conséquent, la division d’annulation ne peut souscrire à l’allégation des demandeurs selon laquelle l’expression «Slavoljub Penkala» dans son ensemble doit être considérée comme n’étant pas distinctive pour les produits et services contestés. Tout d’abord, les demandeurs n’ont pas prouvé qu’avec aucun doute, la dénomination «Slavoljub Penkala» est célèbre en Croatie ou qu’un consommateur moyen croate (et slovène) connaît l’inventeur mentionné. Les seuls éléments de preuve susceptibles de permettre de répondre à la question de savoir si la dénomination «Slavoljub Penkala» pourraient être considérés comme célèbres pourrait être considéré comme un extrait du site web www.htz.hr, qui fait référence à un prix baptisé «Zlatna penkala» (récompense pour les meilleurs textes ou rapports radiophoniques et télévisuels concernant le tourisme croate).Cependant, cet extrait mentionne le nom «Zlata Penkala (dit Golden pen) et mentionne seulement que le nom était inspiré de ce célèbre inventeur de Penkala (né en 1871 et décédé en 1922).Il n’existe aucune autre preuve permettant de démontrer que ce nom est renommé parmi le consommateur moyen croate (et slovène).A défaut d’une telle preuve, l’argumentation des demanderesses selon laquelle l’expression «Slavoljub Penkala» sera inévitablement et sans évidence liée à l’inventeur célèbre, plumé, et ne peut donc pas être admise à l’enregistrement pour des produits tels que des crayons, perd le pouvoir.Les éléments de preuve produits par les demandeurs sont totalement peu convaincants.
Deuxièmement, les noms des personnes individuelles sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom du nom et même pour les noms de famille les plus courants tels que Jones ou García (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU: C: 2004: 538, § 26, 30), et le nom des personnes proéminentes (dont des chefs d’État).Toutefois, une objection sera formulée si le nom peut également être perçu comme un terme non distinctif en relation avec les produits et services (par exemple «Baker» pour des produits de pâtisserie).
Dès lors, il est de l’avis de la division d’annulation que la dénomination «Slavoljub Penkala» est apte à identifier les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des autres entreprises. Contrairement à ce que les demanderesses soutiennent, l’expression «Slavoljub Penkala» permet au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. En outre, comme expliqué ci-dessus, il n’existe a priori pas l’exclusion a priori de noms de famille ou de noms de personnes, voire de noms de personnes célèbres. Le fait que l’élément «penkala» soit descriptif pour certains des produits en cause est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que la marque contestée contient également l’élément «Slavoljub», qui possède un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services en cause.
Dès lors, il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre la marque et les produits et services contestés. la division d’annulation ne voit aucune raison de penser que la marque contestée pourrait ne pas être en mesure d’accomplir sa fonction essentielle et d’identifier l’origine commerciale des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Par conséquent, les demandeurs n’ont pas démontré leur affirmation selon laquelle la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits enregistrés et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle a été fondée sur ce motif;
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE dans CONNECTION AVEC L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE — Caractère D’information
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, un signe composé exclusivement d’un signe ou d’une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ne peut être enregistré en tant que marque.
L’appréciation de l’usage habituel d’un signe doit être effectuée au regard des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 49).En outre, l’usage courant, non de un usage potentiel comme en ce qui concerne le caractère descriptif, doit être établi (voir, par analogie, 21/04/2004, C-64/02 P, OHMI/Erpo Möbelwerk, EU: C: 2004: 645).Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d) du RMUE sont exclues de l’enregistrement au motif qu’elles sont descriptives, mais sur la base de leur usage actuel dans des secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou services pertinents (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 51).
Les signes ou indications qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d’une marque (16/03/2006,- 322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 52).
Par conséquent, pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, il doit exister une évidence du fait qu’une partie substantielle du marché pertinent reconnaît la marque comme la façon normale de désigner les produits ou services qui découlent de l’ «usage habituel dans le langage courant» ainsi que de l’expression «dans les habitudes loyales et constantes du commerce».Dans la grande majorité des cas, les adjectifs «usuary» et «instaured» sont mis en exergue. Non seulement les consommateurs finaux, mais aussi les autres commerçants, à savoir ceux qui fournissent les produits ou services (29/04/2004, C- 371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB/Procordia Food AB, EU: T: 2004: 275, § 26).
L’usage habituel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir à la date du dépôt de la marque contestée (15/05/2018).
En l’espèce, les demandeurs allèguent que le terme «PENKALA» représente le signe ou indication usuel du langage courant ou des habitudes loyales et constantes du commerce. Selon les demandeurs, la majeure partie de la population de la Croatie utilise le terme «penkala» pour un enclos, tout en achetant et en vendant sur l’internet divers types d’accessoires pour écriture. De même, comme affirmé par les demandeurs, de nombreux fabricants d’accessoires pour écrire placent leurs produits sur le marché sous le nom «penkala».Selon les demandeurs, certains dictionnaires utilisent même le mot «crkala» comme une traduction du terme «cren» outre le terme croate normalisé «kemijska olovka» et le terme «pénkala» ou «penkalo» est également utilisé en dehors des frontières de la Croatie (par exemple en Slovénie).Selon les demanderesses, il ressort des éléments de preuve que le terme PENKALA est la partie dominante de la marque enregistrée «Slavoljub Penkala» puisque l’élément «Slavoljub» est un nom. Dans la mesure où la combinaison «Slavjub Penkala» est un nom d’un plume célèbre, qui fait référence à un accessoire d’édition, elle a, de l’avis des demandeurs, aucun caractère distinctif pour des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
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Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, quand bien même la marque contestée serait composée du terme «penkala», qui est certes venu désigner un type de produit plutôt que pour un produit déterminé provenant de la source particulière, dans l’ensemble, la marque «Slavjub Penkala» est une marque distinctive puisqu’elle est apte à distinguer les produits et services de différents commerçants. En effet, les demandeurs n’ont pas démontré qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, le signe «Slavoljub Penkala» est considéré dans son ensemble, devenu usuel dans la langue pertinente ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou services contestés. Les moellettes Google fournies par les demanderesses de l’expression «Slavoljub Penkala» renvoient tous à l’inventeur célèbre et non aux stylos en général. Les demanderesses n’ont pas fourni la moindre preuve que le terme «Slavoljub Penkala» dans son ensemble fait référence à des stylos.
En conséquence, les demandeurs n’ont pas démontré que la marque, au moment de son dépôt, était exclusivement constituée de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
2. CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE
Article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE — Droit d’auteur
En vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et en particulier les droits d’auteur.
Les demandeurs allèguent qu’il s’agit d’un titulaire de droit d’auteur antérieur, à savoir que le signe PENKALA fait l’objet d’enregistrements industriels antérieurs no U940252A
(l’enveloppe intérieure du souvenirs), U940253A
(l’apparence du signe dans
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l’ensemble de souvenirs) et M920059A (apparence d’une boîte en bois).D’après les demandeurs, les trois dessins ou modèles industriels contiennent le nom «PENKALA». la marque contestée est donc contraire aux dessins ou modèles antérieurs protégés par un droit d’auteur. Les dessins ou modèles industriels selon les demandeurs contiennent le signe «Penkala Zagreb» et sa forme caricature reconnaissable, utilisés comme emballage de crayons.
Le Tribunal a estimé que dans les demandes en nullité formées en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 60, paragraphe 2, du RMUE), il appartient à la partie qui cherche à se fonder sur un droit antérieur protégé par le droit national de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont elle demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (soulignement ajouté) (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50; 27/03/2014, C-530/12P, Mano, EU: C: 2014: 186, § 34).
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE, en cas de demande introduite conformément à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur doit apporter la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que des éléments de preuve établissant que le demandeur est habilité à déposer la demande, en ce compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Bien que le législateur de l’UE ait harmonisé certains aspects de la protection par le droit d’auteur (voir la directive no 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22/05/2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22/06/2001, pp. 10-19), le droit d’auteur des États membres n’est pas harmonisé à l’échelle mondiale, pas plus qu’il n’existe de droit d’auteur européen uniforme. Tous les États membres sont toutefois liés par la convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et par l’ accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Le demandeur en nullité doit fournir la législation nationale nécessaire en vigueur et présenter une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle elle serait accueillie en vertu du droit national spécifique afin d’empêcher l’usage de la marque contestée. Une simple référence à la législation nationale ne sera pas considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de faire cet argument au nom de la demanderesse (voir, par analogie, arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452).
En l’espèce, la demanderesse n’a présenté aucune référence aux dispositions juridiques ou à la jurisprudence pertinentes de la loi croate sur le droit d’auteur. Par conséquent, la
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division d’annulation manque d’informations suffisantes sur le droit applicable et sur la pratique juridique en vigueur afin d’apprécier si la demanderesse est ou non considérée en mesure d’interdire l’utilisation de la marque contestée sur le fondement de ce droit;
Par conséquent, la demande en nullité n’est pas fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, dans la mesure où elle est protégée par un droit d’auteur en Croatie.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE — marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires
Dans la demande en nullité, les demandeurs ont également fondé leur demande sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, et affirmé qu’ils ont le droit à d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, à savoir, un nom de produit «PENKALA» utilisé dans la vie des affaires
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est, sur demande présentée auprès de l’Office, déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non- enregistrée ou sur
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d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes du droit de l’Union européenne et doit être appréciée, indépendamment du fait que la législation nationale ne doive pas exiger une utilisation effective en ce qui concerne certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale. Cette disposition vise à limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur soit suffisamment important ou significatif pour contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne.
Il ressort clairement des observations du demandeur que celui-ci a fondé sa demande sur une marque non enregistrée (nom du produit) «PENKALA» et tous prétendument utilisés dans la vie des affaires au Danemark, en Croatie et dans l’Union européenne pour l' achat et la vente de produits, les services du commerce, l’agriculture domestique et les marchés étrangers, la fabrication d’articles de papeterie, la fabrication de produits marbles et les souvenirs.
Les documents présentés par les demandeurs afin de démontrer l’usage de ses droits antérieurs figuraient ci-dessus dans la section «Résumé des parties et arguments».
Les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peuvent être invoqués que si leur utilisation a une portée qui n’est pas seulement locale. Les titulaires de droits dont l’usage a seulement la portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu du droit national applicable conformément à l’article 111 du RMUE.Il y aura lieu de répondre à la question de savoir si l’utilisation d’un signe non enregistré a une portée plus qu’locale sera répondue par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, 506/11
& -- T 507/11, Peek & Cloppenburg, EU: T: 2013: 197, § 19, 47 et 48).
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009,- 318/06 — T- 321/06,
Décision sur la décision attaquée no Page sur1418 33 821 C
General Optica, EU: T: 2009: 77, § 36-37 et 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU: T: 2010: 417, § 19).
Dès lors, le critère «dont la portée n’est pas seulement locale» est plus qu’un simpleexamen géographique.L’impact économique de l’utilisation du signe doit également être évalué; Il convient de tenir compte, ainsi que des éléments de preuve, de ces éléments:
a) intensité de l’usage (ventes sous signe) b) la durée d’utilisation; c) la diffusion des produits (emplacement des clients) d) la publicité sous le signe et les supports utilisés pour ces publicités, y compris la diffusion de la publicité.
Les signes invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être utilisés non seulement lors du dépôt de la marque contestée, mais doivent continuer à être utilisés lors du dépôt de la demande en nullité. À cet égard, la division d’annulation fait référence à la décision rendue par la deuxième chambre de recours dans l’affaire R R- 1822/2010-2, dans laquelle la chambre de recours a confirmé que «l’exigence de démontrer l’usage du signe, et donc la preuve de son existence continue entre la date de dépôt de la MUE contestée et la date de dépôt de la demande en nullité, est une question qui doit être prouvée. Conformément à la règle 19 (1) et (2) d) du REMUE
[règlement (CE) no 2868/95] selon lequel, lorsqu’une opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 4 [du RMUE], la preuve, notamment, de sa «permanence» doit être soumise dans le délai imparti par l’Office pour présenter ou compléter des faits, des preuves ou des arguments à l’appui de l’opposition. Faute de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur dans ce délai, l’opposition sera rejetée comme non fondée [règle 20 (1) du REMUE
[règlement (CE) no 2868/95]].De l’avis de la chambre, lesdites règles s’appliquent mutatis mutandis aux procédures d’annulation.»La condition de la «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 23/10/2013 dans l’affaire T-581/11. La Cour a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition devait encore exister dès le dépôt de l’acte d’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment où elle est déposée. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit toujours être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits sur ce signe (23/10/2013,- 581/11, Baby Bambolina, EU: T: 2013: 553, § 26, 27).
En l’espèce, les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications suffisantes de l’usage du droit antérieur invoqué à la date de dépôt de la demande en nullité (11/03/2019).
Dans ses observations, les demandeurs allèguent que la société Penkala d.o.o vendait ses produits avec le signe «Penkala Zagreb» pendant une période de plus de 25 ans et que, par conséquent, les produits «PENKALA» ont été reconnus sur le marché croate et à l’étranger. Cependant, il ressort des éléments de preuve produits (les impressions provenant des sites web de la demanderesse et certaines des factures qui montrent la
Décision sur la décision attaquée no Page sur1518 33 821 C
vente des stylos) que les activités commerciales de ces demandeurs sous le signe «PENKALA» en Croatie ont été concentrées sur l’année 2014, soit quatre ans avant le dépôt de la marque contestée et cinq ans avant le dépôt de la demande.Il n’existe absolument aucune preuve faisant référence à la période plus proche de la date de dépôt de la demande en nullité. Compte tenu de l’absence d’une telle activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en nullité, il est impossible de conclure que le signe a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale à ce moment précis.
Les demandeurs soutenant que le signe «PENKALA» a également été utilisé dans la vie des affaires au Danemark et dans l’Union européenne, la division d’annulation relève que, premièrement, étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne, les droits non enregistrés invoqués à ce titre ne constituent pas un fondement admissible à la demande en nullité.Deuxièmement, en ce qui concerne le signe antérieur prétendument utilisé dans la vie des affaires au Danemark, les demandeurs n’ont absolument produit aucune preuve.
Il s’ ensuit que les demandeurs n’ont pas démontré que le droit antérieur sur lequel la demande est fondée a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale. L’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE — Droit au nom
Les demandeurs ont coché la case dans le formulaire de demande en nullité pour indiquer qu’ils ont fondé leur demande sur le fondement de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, et ont invoqué un droit sur la dénomination Penkala d.o.o. qui est en fait la dénomination sociale de la société immatriculée au registre croate sous le no 080286774.
Il convient toutefois de noter que le nom commercial est un signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et n’est pas un droit antérieur susceptible d’être invoqué au titre de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE.L’utilisation d’une dénomination sociale/d’une dénomination sociale peut donner lieu à des droits qui peuvent servir de base à une demande de nullité en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Il découle du libellé de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE (la marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’ un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection,…), il est évident que les droits pouvant être invoqués en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE doivent être invoqués en vertu de cette disposition et l’article 60, paragraphe 2, du RMUE est réservé à d’autres droits qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE.En d’autres termes, l’article 60, paragraphe 2, du RMUE ne s’applique que lorsque les droits invoqués sont de nature telle qu’ils ne sont pas considérés comme des droits typiques susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une procédure d’annulation en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE.
Étant donné que le nom commercial demandé relève du champ d’application de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire qu’en application de l’article 60, paragraphe 1,
Décision sur la décision attaquée no Page sur1618 33 821 C
point c), du RMUE (lequel renvoie à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE), la demande aurait dû reposer sur ces dispositions.
En tout état de cause, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l', du RMUE, le demandeur doit apporter la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que des éléments de preuve établissant que le demandeur est habilité à déposer la demande, en ce compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe au demandeur de fournir les informations nécessaires sur le droit national applicable. Les éléments de preuve à produire doivent permettre à la division d’annulation de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu par la législation en question, ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Les éléments de preuve doivent en outre permettre de déterminer si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé-- vis-à-vis d’une marque plus récente.
Dans ses observations, les demanderesses faisaient référence à l’article 49, paragraphe 3 (3), de la loi croate sur les marques, en vertu de laquelle la nullité de la marque est déclarée, le cas échéant, sur demande de la personne propre à la titulaire au moment du dépôt de la demande, à condition que l’objet ou la partie de la société soit identique à la marque enregistrée et à la condition que les produits et services en lien soient identiques ou similaires au sujet des activités de la société.
Les demandeurs ont également renvoyé aux articles 63 et 64 des actes commerciaux de la Croatie, mais n’ont fourni aucun texte de cette disposition.
Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée également dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la disposition citée par les demandeurs se rapporte à un nom commercial (ferme) dans le contexte de signes utilisés dans la vie des affaires et expliquerait la protection de tels signes par la législation croate, ce qui serait pertinent pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Toutefois, même si l’intention des demandeurs était de fonder leur demande sur un nom commercial utilisé dans la vie des affaires, comme il a déjà été expliqué ci-dessus, les demandeurs n’ont pas démontré que leur signe avait été utilisé lors du dépôt de la marque contestée (15/05/2018) et avaient continué l’être à la date de dépôt de la demande en nullité (11/03/2019).Vu l’absence d’activité économique dans les cinq ans avant le dépôt de la demande en nullité, il est impossible de conclure que le signe a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale à ce moment précis.
Par conséquent, même l’intention des demandeurs était d’invoquer l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demande resterait rejetée comme non fondée.
3. Autres motifs sur lesquels la demande en nullité est fondée
Article 59, paragraphe 1, point b) — mauvaise foi
Décision sur la décision attaquée no Page sur1718 33 821 C
Il ressort des observations jointes par les demandeurs qu’elles ont également souhaité fonder sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.Elle n’a pas coché l’affaire pour indiquer qu’elle souhaitait se prévaloir de ce moyen mais il ressort des observations que les demandeurs ont uniquement souhaité fonder sa demande de mauvaise foi sur le fondement du fait que la marque de l’Union européenne était dépourvue de caractère distinctif ou que le signe a été usuel. Il ressort clairement des arguments de demandeurs que les demandeurs se sont fondés sur les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), du RMUE, qui ont déjà été examinés ci-dessus.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs ayant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Janja FELC Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur la décision attaquée no Page sur1818
33 821 C
dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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