DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 097 370
Enco Vending Ood, 4, Cherno more Str., 1186 Sofia, Bulgarie (opposante),
c o n t r e
Patrick Stach, Kirchlistrasse 60b, 9010 St. Gallen, Suisse (titulaire), représenté par Frank Hildebrandt, Franz-Joseph-strasse 11, 80801 München, Allemagne (représentant professionnel). Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 097 370 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La marque internationale n° 1 470 467 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.

3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR. MOTIFS L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 470 467 « barista hot » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 078 603 « Baristo » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1), point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne No 15 078 603.

a) Les produits

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L’opposition est fondée sur, notamment, les produits suivants:

Classe 30: Sirops et mélasses; Miel à base de plantes; Sucre blanc; Miel naturel; Succédanés du sucre; Succédanés du miel; Sucre; Sucre en morceaux; Sucre, miel, sirop de mélasse; Sucre candi à usage alimentaire; Denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; Sucre inverti; Sucre caramélisé; Sucre brun; Sucre semoule; Miel; Édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits; Édulcorants naturels sous forme de granulés; Édulcorants naturels; Sucre glacé; Comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine; Ingrédients à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; Café glacé; Arômes de café; Café aromatisé; Thés aromatiques [à usage non médicinal]; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Infusions à base de plantes; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Boissons préparées au café; Dosettes de café; Café préparé et boissons à base de café; Tisanes à la sauge non médicinales; Café décaféiné; Extraits de café; Extraits de café utilisés comme succédanés de café; Extraits de café pour aromatiser des boissons; Extraits de café pour aromatiser les aliments; Essences de thé; Café expresso; Succédanés du café; Succédanés du thé; Thé soluble; Cappuccino; Café; Café vert; Café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Grains de café; Capsules de café; Café au chocolat; Essences de café; Kombucha; Concentrés de café; Thé au citron; Café malté; Extraits de café de malt; Mate [thé]; Grains de café moulus; Boissons à base de café contenant du lait; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Café au lait; Boissons à base de café; Sachets de thé non médicinal; Thé en sachet à usage non médicinal; Grains de café torréfiés; Infusions aux fruits; Préparations pour boissons à base de café; Préparations pour boissons à base de thé; Thé soluble [autre qu’à usage médicinal]; Café soluble; Préparations végétales remplaçant le café; Café infusé; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Mélanges de thés; Mélanges de café; Café moulu; Thé glacé; Sachets de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Cafés frappés; Chicorée
[succédané du café]; Extraits de thé; Boissons à base de thé; Thé; Préparations pour boissons à base de thé; Thé soluble [autre qu’à usage médicinal]; Café soluble; Préparations végétales remplaçant le café; Café infusé; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Mélanges de thés; Mélanges de café; Café moulu; Thé glacé; Sachets de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Cafés frappés; Chicorée.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 30: Chicorée et mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée (succédané du café); café vert; mélanges de café et chicorée; café au lait; café sans caféine; capsules pour machines à café électriques (remplies); café moulu; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de café; extraits de café; essences de café; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café à base de chicorée; succédanés du café; grains de café dragéifiés; café en grains torréfié; arômes de café; café, thé, cacao et succédanés du café; café; café moulu; garnitures à gâteaux ou biscuits à base de chocolat ou café; boissons préparées à base de café; boissons préparées au café; café décaféiné; café frappé; café glacé; café instantané.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de

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distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits contestés chicorée en tant que succédanés de café ; chicorée (succédané du café); café vert; café au lait; café sans caféine; café moulu; boissons à base de café contenant du lait ; extraits de café; essences de café; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café; café en grains torréfié; arômes de café; café; thé; boissons préparées à base de café; boissons préparées au café; boissons à base de café ; café décaféiné ; café glacé ; café frappé sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes). Certains de ces produits sont mentionnés deux fois dans la spécfication de la marque contestée.

La notion d’identité aux fins de la comparaison des produits n’existe pas seulement lorsque ceux-ci sont les mêmes mais également lorsque les produits de la marque contestée entrent dans une catégorie de produits plus large de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42) ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits les plus spécifiques de la marque antérieure (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53) et enfin lorsqu’il existe un chevauchement entre les catégories de produits des deux marques en ce sens que ces deux catégories incluent des produits identiques. Lorsque le terme dans la marque contestée désigne une large catégorie qui inclue les produits opposants ou coïncide partiellement avec les produits opposants, la division d’opposition ne peut pas décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés et ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

En l’espèce, les produits contestés suivants sont identiques pour les raisons indiquées:

- mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; succédanés du café à base de chicorée ; mélanges de café et chicorée (inclus dans la catégorie plus large des préparations végétales remplaçant le café de l’opposante).
- capsules pour machines à café électriques (remplies) ( incluses dans les capsules de café de l’opposante).

- grains de café dragéifiés contestés (inclus dans les grains de café de l’opposante.)
- café instantané (inclus dans le café de l’opposante).

- garnitures à gâteaux ou biscuits à base de chocolat ou café (qui incluent les sirops de chocolat/café si bien qu’il existe un chevauchement entre ces produits contestés et les sirops de l’opposante)
Le cacao contesté est très similaire aux boissons gazeuses [à base de cacao ou chocolat] de l’opposante car ces produits ont la même finalité, s’adressent au même public et se trouvent sur les mêmes points de vente. De surcroît, leurs producteurs peuvent être les mêmes et leur nature est semblable.

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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques et très similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.

c) Les signes
Baristo barista hot
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Compte tenu du fait que la marque contestée contient le mot anglais « hot » qui signifie « chaud », la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais.

L’élément « HOT » de la marque antérieure, signifiant « chaud »/ « chaude », est un adjectif très couramment utilisé en relation avec les aliments et les boissons, notamment les boissons telles que café, thé, ou cacao qui peuvent être consommées chaudes, froides ou glacées. Le public de langue anglaise ne percevra pas cet élément de la marque comme un indicateur fiable de l’origine commerciale des produits en cause. Les consommateurs supposeront nécessairement un lien entre le terme et ces produits. Par exemple, le terme sera perçu comme indiquant que ces produits sont à consommer chauds, de préférence chauds, ou peuvent aussi être consommées chauds, ou encore sont destinés à l’élaboration d’aliments à consommer chauds, doivent être chauffés

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avant utilisation, etc. Par conséquent, le terme « HOT » est descriptif ou tout au plus très faiblement distinctif.

L’autre élément de la marque contestée, le terme « Barista», est un mot qui figure dans les dictionnaires de la langue anglaise, dont la définition indique qu’il désigne un serveur dans un bar ou un café, spécialisé dans la préparation du café. Le terme est malgré tout très spécialisé et n’est susceptible d’être connu que par des consommateurs qui sont de grands amateurs de café ou des professionnels dans la production ou la vente de café. Une partie significative du public de langue anglaise, y compris des consommateurs habituels de café, n’a jamais utilisé ni rencontré ce mot.

Il est utile de mentionner à cet égard que les chambres de recours ont établi que le mot « BARISTA » ne fait pas partie du vocabulaire italien connu internationalement dans le domaine des aliments et des boissons, à la différence d’autres mots tels que « espresso », « capuccino », « mozzarella » etc. (13/02/2015, R 1019/2014-5, BARISTA PRIMA COFFEEHOUSE (Fig. Mark), § 41). Selon la division d’opposition, les consommateurs peuvent par exemple être amenés à acheter dans un supermarché ou commander dans un bar un expresso, un capuccino, un café latte mais il est improbable qu’ils puissent commander un café de barista (spécifiquement préparé par un barista) ou même qu’un barman dans un café soit désigné ou interpellé via cette appellation. Le mot n’est en fait utilisé que dans des revues spécialisées (par exemple dans le domaine de la gastronomie) ou dans le cadre de concours.

Compte tenu de ce qui précède, une partie significative du public de langue anglaise n’attribuera ainsi pas de signification au terme « Barista » et le percevra comme un élément distinctif du signe. Les consommateurs qui connaissent la signification du terme le percevront comme un élément laudatif (faible) suggérant que les produits en question (café, produits à base de café ou autres boissons similaires) sont d’un niveau de qualité comparable à ceux qui seraient préparés ou servis par un expert, ou sont destinés à de grands connaisseurs. En tout état de cause, même pour ce public, l’élément « Barista » est plus distinctif que l’autre élément de la marque.

La marque antérieure est le terme « Baristo », qui n’existe pas dans la langue anglaise. Il semble toutefois raisonnable de penser que le public qui connait le mot existant « Barista » associera nécessairement le terme presque identique « Baristo » à la même signification en relation avec les produits en cause. Selon la perception du public, il convient ainsi de considérer ce terme comme pleinement distinctif ou faible (de nature laudative) au regard des produits en cause.

Sur les plans visuel et phonétique, le terme « Baristo » qui constitue la marque antérieure et l’élément indépendant « barista » situé en position d’attaque dans la marque contestée ont en commun leurs six premières lettres (et sons) et ne diffèrent que par leurs dernières lettres (sons) « o » contre « a ». Ces termes sont de même longueur sur le plan visuel et phonétique (sept lettres, trois syllabes).

L’argument du titulaire selon lequel les termes « Baristo » et « barista » sont courts de sorte que le public remarquera les différences entre eux n’est pas valable. Il s’agit de termes de sept lettres et selon la jurisprudence, la qualification de marque courte concerne les marques de trois lettres au plus.

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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Visuellement, la capitalisation différente des lettres initiales est sans effet sur la comparaison car les deux marques sont de nature verbale et sont protégées pour une représentation en lettres minuscules ou majuscules ou une combinaison des deux.

Les signes diffèrent par le deuxième élément de la marque contestée, soit le terme non distinctif ou tout au plus très faiblement distinctif « hot ». Les différences de structure/longueur/nombre de syllabes liées à cet élément ont pour cette raison un impact différentiateur très faible.

Pour l’ensemble du public de langue anglaise, le terme « barista » est l’élément le plus distinctif de la marque contestée (même pour le public qui le perçoit comme étant laudatif).
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires pour l’ensemble du public de langue anglaise à un degré élevé.

Conceptuellement, une partie du public n’attribuera de signification qu’au terme « hot » de la marque contestée et percevra la marque antérieure comme un terme inventé. Cela n’est toutefois pas suffisant pour établir une différence conceptuelle claire entre les signes compte tenu de ce que le mot « hot » ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits. Pour ce public, il existe une différence conceptuelle entre les signes mais sans influence significative sur leur perception.

Pour la partie du public qui connaît le mot existant « BARISTA » et associe le premier élément de la marque contestée au concept d’un serveur spécialisé dans la préparation du café, le terme quasiment identique « Baristo » de la marque antérieure évoquera les mêmes associations sémantiques, ce qui conduit à la conclusion que pour ce public les signes sont similaires sur le plan conceptuel, à un faible degré compte tenu du caractère laudatif des termes en question.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.

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En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est distinctive à un degré normal pour la partie du public qui ne connait pas le mot existant « barista » et pour laquelle la marque antérieure « Baristo » ne donne lieu à aucune association sémantique.

Cependant, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible en raison de sa connotation laudative pour la partie du public qui effectue un tel rapprochement avec le mot existant « Barista » car la marque est dès lors perçue par ce public comme une indication de la qualité des produits en ce sens qu’ils sont dignes d’être servis/utilisés par des experts, bénéficient de l’approbation de tels experts, ou encore sont destinés à de grands connaisseurs.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Les produits contestés sont identiques (dans leur grande majorité) ou très similaires (en ce qui concerne un produit) aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé en raison de la quasi-identité des termes « Baristo » et « Barista » et du fait que ce dernier, qu’il soit compris ou non, sera perçu dans le signe contesté comme l’indicateur de l’origine commerciale des produits car l’élément additionnel est non distinctif ou tout au plus très faiblement distinctif.

Pour une partie significative du public, il n’existe pas de similitude conceptuelle car les termes « Baristo »/ « barista » ne sont pas porteurs de sens et il a été établi que la différence conceptuelle entre eux liée au terme « hot » du signe contesté n’a quasiment aucun impact différentiateur. Pour ce public la marque antérieure est distinctive à un degré normal.

Pour le public susmentionné, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, entre les signes. La différence minime entre la marque antérieure et le premier élément de la marque contestée est susceptible d’échapper à son attention ou de ne pas être gardée en mémoire et l’ajout du terme « hot » dans la marque contestée sera perçu comme dénotant une sous-marque ou variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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Pour la partie restante du public pris en compte, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Toutefois, il existe il existe une faible similitude conceptuelle entre les signes liée aux éléments laudatifs « Baristo »/ « barista » (éléments faibles mais qui ne sauraient être qualifiés comme non-distinctifs pour les produits en cause), qui s’ajoute au degré élevé de similitude visuelle et phonétique. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

La division d’opposition considère qu’un risque de confusion existe également pour cette partie du public car l’élément commun bien que laudatif reste clairement l’élément le plus distinctif du signe contesté. La présence du mot « hot » dans la marque contestée ne suffit pas à exclure un tel risque.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue anglaise. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union Européenne No 15 078 603 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que le droit antérieur examiné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Le titulaire étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.

Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Dès lors, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.

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La division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.