LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 2076/2019-4
FUNLINE INTERNATIONAL 149 East 36th Street
New York
New York 10016
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par MARKS & US, MARCAS Y PATENTES, Ibañez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne
contre
Beiersdorf AG Unnastr. 48
20253 Hambourg
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 827 (demande de marque de l’Union européenne no 17 875 711)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/03/2020, R 2076/2019-4, RUSURE/BISCOTTES

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Décision
Résumé des faits 1 Le 10/05/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 875 711 «rustique» pour les produits «cosmétiques et produits de toilette non médicinaux» compris dans la classe 3.
2 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 8 633 893 enregistrée le 20/06/2012 pour la marque verbale « rush» enregistrée pour
Classe 1 — Produits chimiques destinés à la fabrication de aphrodisiaques; produits chimiques pour activer l’activité sexuelle; ces produits, non à usage médical ou pharmaceutique.

Classe 3 Savons; parfumerie; cosmétiques.

3 La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure.
4 L’opposante a présenté des éléments de preuve, résumés dans la décision attaquée, comme suit:
Pièce 1: 30 factures datées du 15/01/2016 au 30/07/2018 (10 factures de chaque année) émises à l’attention de diverses entités en France pour des produits appelés «DISPLAY x 18 rush ORIGINAL FR — 10 ML», «PLV A4 JUNGLE/rush/AMSTERDAM/Bronx — POPPERS», «CARTON X 24 affiche 18 ère ORIGINAL FR — 10 ML» etc.
Pièce 2: 51 factures du 23/06/2009 au 13/01/2016 (10 du 2009, 10 du 2011, 12 du 2012, six depuis 2013, trois de 2014, neuf depuis 2015 et un depuis 2016) délivrées à différentes entités en France pour des produits dénommés «BOX OF 42 rush UK — 13 ML», rush UK, rush FR, BOX OF 42 rush FR
— 13 ML», «LOT DE 3 rush ORIGINAL UK», «MEGA rush RF — 25 ML», «MEGA de 18 ML», «GOLD rush PENTYL 9 ML» etc.
Pièce 3: un tableau des ventes de produits «rusés» «historique des vins du 01/01/2009 au 31/12/2015».
Pièce 4: un tableau des ventes de produits «rusés» «historique des vins du 01/01/2016 au 02/10/2018».
Pièce 5: dépliant en anglais de «Losangexteno 2018», avec divers produits tels que les energisers (poppers), les lubrifiants (gels intimes), les huiles essentielles pour l’aromathérapie et les compléments alimentaires (solutions

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buccales). Le produit portant la marque «rush» , apparaît dans la catégorie des consommateurs d’énergie («poppers») en tant que produit pour un usage récréatif par inhalation, avec les explications suivantes: «les «poppers» sont des plus vasodieuses, initialement utilisées en médecine pour traiter certaines maladies du cœur. […] précédemment commercialisés à des fins médicales dans le cadre de affectations en cardiaque, les ampoules contenant ces substances produisent à l’ouverture un bruit qui a donné le nom au produit. Les principaux effets de côté observés sont l’euphoria et un sentiment de relaxation qui est détourné pour être utilisé lors d’un entretien sexuel placé sur le territoire. Vu leurs qualités vasinelles, les patrons jouissent d’une renommée permettant d’éluder l’individu, de donner du brasage court, de sensations de chaleur interne et d’aggraver le lien de sensualité».
Pièce 6: prospectus de «Losangexteno 2015». Les produits «rush», à savoir
et apparaissent dans la catégorie des «poppers».
Pièce 7: Dépliant «LE CHOC DES PLASIRS» de «Losangexteno 2017»,
montrant .
Pièce 8: n’est pas lisible.
Pièce 9: un article «Funline a de l’énergie à revendre».

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Pièce 10: Image contenant le texte «lubrifiant à base de silicone».
5 Par décision du 17/07/2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a conclu que la marque antérieure n’était pas utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. La preuve de l’usage montre que la marque a été utilisée pour stimuler des inhalateurs («poppers»). Il existe aussi un document faisant état de son usage pour les lubrifiants personnels. Ces produits sont des produits personnels, destinés au consommateur en général et qui sont compris dans la classe 5 de la classification de Nice. La marque antérieure est enregistrée pour des produits compris dans les classes 1 et 3, tels qu’énumérés ci-dessus. Selon la «note explicative» de la neuvième édition de la classification de Nice, applicable au moment du dépôt de ce droit antérieur, la classe 1 comprend essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui se rendent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les produits compris dans la classe 1 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée sont essentiellement des produits chimiques destinés à l’industrie, vendus aux fabricants, et non pas des produits finaux qui sont destinés aux consommateurs finaux. L’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas enregistré de protection. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
6 Le 17/09/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 23/09/2019. Elle a demandé que la demande de marque de l’Union européenne contestée soit rejetée dans son intégralité et que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure.
7 La requérante a fait valoir qu’un usage sérieux avait été fait de la marque antérieure pour les produits enregistrés et que ses arguments à cet égard peuvent être résumés comme suit:
– Les produits pour lesquels l’usage a été démontré sont généralement désignés «poppers». Il s’agit de produits à inhaler, largement connus pour leurs propriétés stimulantes. Ils relèvent de la classe 1, et non de la classe 5. Ce point a été étayé par la classification de Nice, et notamment ses dispositions générales.

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– La difficulté réside dans la définition de «poppers». Le terme n’apparaît pas dans la classification de Nice. Une définition «Wikipedia» a été invoquée. À l’origine, les «patrons» étaient conçus pour traiter les maladies cardiaques mais détournés dans les années 70 à usage récréatif et psychole. À l’origine, ils étaient utilisés pour leurs propriétés vastraires, dilatoires les vaisseaux sanguins.
– La prononciation de «poppers» se fait par ex. par une législation française (bien que chaque pays européen ait une législation différente) par référence à ses substances, en ce sens que l’interdiction s’étend à une «famille de substances chimiques» contenant des nitrites aliphatiques ou hétérocycliques. Afin de contourner cette interdiction, ils ont été vendus comme des «déodorants», «des arômes de propriétés», des «nettoyants en cuir» ou des «nettoyants pour têtes de vidéo».
– En 2014, «les «poppers»» ont été la deuxième plus utilisation de la substance illicite, derrière le cannabis.
– On ne peut donc pas limiter la «poppers» en les comparant à un produit existant, car aucun produit n’offre une telle utilisation.
– Il a également été affirmé que les «patrons» ont également leur place dans la classe 3, en tant que désodorisants ou nettoyants pour les cuirs. Les gels intimes vendus par l’opposante relèvent de la classe 3.
– Elle a également exposé les raisons pour lesquelles il existait un risque de confusion en raison de la similitude des signes.
8 La demanderesse a répondu que la décision attaquée doit être approuvée et elle doit être approuvée et rejeter le recours et statuer en ce qui concerne les dépens. La demanderesse a fait valoir que l’encouragement des inhalateurs était compris dans la classe 5. L’allégation selon laquelle la classe 1 inclut les produits finis devait être rejetée. En revanche, l’usage d’un produit final ne constituait pas en même temps un usage sérieux de la matière première dont il est produit. Une seule image d’un produit nommé «lubrifiant à base de silicone en silicone RUSHLUBE» ne suffit pas à prouver un usage sérieux pour des gels intimes ou des lubrifiants personnels, qui, une fois de plus, ne figurent pas parmi les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Motifs

9 La décision attaquée doit être confirmée. Il n’existait aucun usage sérieux pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposition devait être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE,
10 Compte tenu de ce qui précède, il est constant qu’à la demande de la demanderesse et de l’invitation de l’Office, l’opposant était tenu de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, première phrase , du RDMUE, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée en 2012, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.

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11 Afin d’apprécier si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’ensemble des faits et des circonstances examinés afin d’établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
12 Le fait que la marque antérieure doit faire l’objet d’un usage pour les produits enregistrés, et non pour d’autres produits, indépendamment du point de savoir s’ils seraient similaires aux produits enregistrés au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
13 Pour conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, il convient de vérifier dans quelle mesure ces éléments de preuve soutiennent cette conclusion pour chacun des produits ou des services pour lesquels cet usage doit être accepté (16/06/2015, T-660/11, Polytétraflon, EU:T:2015:387, § 23).
14 Il est constant que les produits auxquels se rapportent les éléments de preuve (en particulier, les factures et les images des produits vendus) sont des produits finis qui doivent être appliqués directement par les êtres humains.
15 La marque est enregistrée pour, notamment, des «produits chimiques destinés à la fabrication de aphrodisiaques». Il est évident que les produits qui figurent dans les preuves ne sont pas des substances chimiques à utiliser dans la fabrication d’un produit donné. La marque est également enregistrée pour des «savons, parfumerie, cosmétiques» compris dans la classe 3. Aucun des éléments de preuve ne fait référence à un type de produit de ce type;
16 La seule catégorie de produits pour lesquels la marque est enregistrée et pour lesquels le raisonnement développé par la demanderesse semble être pertinent sont les produits «produits chimiques destinés à stimuler des activités sexuelles, autres qu’médicaux ou pharmaceutiques» compris dans la classe 1. Cependant, la marque n’a pas non plus été utilisée pour ces produits.
17 La conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits qui figurent dans les preuves ne figurent pas dans les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée est correcte et doit être confirmée en tout point en ce sens, notamment, que la preuve de l’usage montre que la marque a été utilisée pour stimuler des inhalateurs, ce qui signifie que les produits sont des produits finaux destinés à un usage personnel par le consommateur général, qui sont compris dans la classe 5 de la classification de Nice. Selon la «note explicative» de la 9e édition de la classification de Nice, «Classe 1 comprend essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y

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compris ceux qui se rendent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes». Les produits compris dans la classe 1 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée sont essentiellement des produits chimiques destinés à l’industrie, vendus aux fabricants, et non pas des produits finaux qui sont destinés aux consommateurs finaux.
18 Un des arguments avancés par l’opposante dans le cadre du recours n’infirme rien, mais le contraire est bien au contraire. Tout d’abord, il est totalement indifférent que les produits dont il est fait mention dans les éléments de preuve sont, ou peuvent être, dénommés «poppers» et sous quelles autres classes (que classe 1) tels «poppers» [«poppers»]» peuvent être regroupés. Tout aussi bien dénuée de pertinence que celle mentionnée dans la spécification des produits de la marque antérieure que de tels «poppers» puisse avoir. En effet, le terme «poppers» n’est pas un des termes de la liste alphabétique de la classification de Nice et ne nécessite pas de nouvelles discussions. Les produits figurant dans les éléments de preuve doivent être strictement résumés dans les termes pour lesquels la marque est enregistrée.
19 Il est également exact que, conformément à la note explicative de la classe 1 de la classification de Nice, «la classe 1 comprend essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui se rendent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes». En revanche, selon la note explicative de la classe 5 de la classification de Nice, la classe 5 comprend essentiellement les produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire et comprend notamment les «produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de toilettes». La liste alphabétique de la classe 5 inclut des «lubrifiants sexuels» et «gels de stimulation sexuelle». Il est donc inexact de dire que la classe 5 est exclusivement réservée à des produits utilisés comme substances pour prévenir ou prévenir les maladies humaines.
20 Dès lors, les produits enregistrés doivent être interprétés en conséquence, non pas parce qu’ils sont compris dans la classe 1, mais sont définis comme des produits chimiques.
21 Les produits compris dans les classes 3 et 5 sont essentiellement des substances chimiques. Un produit pharmaceutique contient un principe actif, qui, en règle générale, peut être décrit par une formule chimique. Toutefois, cela ne signifie pas qu’une telle préparation pharmaceutique puisse être qualifiée de «produit chimique» ou de préparation en même temps.
22 De manière générale, le principe général veut que l’une des marchandises ne relève que d’une catégorie de produits mentionnés dans la classification de Nice, et non d’une partie des produits mentionnés dans la classification de Nice.
23 Il est généralement admis qu’une différence claire doit être apportée entre les produits finis et les matières premières. La question de savoir si un produit doit être appliqué directement par ou à un être humain, ou si elle est vendue comme une substance nécessaire à la fabrication d’un produit fini, pour les raisons que le

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public cible des produits finis à l’état brut est différent, les entreprises manufacturières ici, les consommateurs finaux y étant plus nombreuses.
24 Les matières premières sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou qui sont couverts par ces matières premières en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53), et si leur nature n’est pas la même, ils ne peuvent pas être identiques, comme le requiert l’exigence de l’usage. L’usage sérieux pour une matière première ne s’étend pas en soi à l’usage de produits fabriqués dans ce matériau et inversement (16/06/2015, T-660/11, Polytétraflon, EU:T:2015:387, § 68, 69).
25 En effet, il suffit de dire que les produits qui figurent dans les preuves ne sont pas des préparations et substances chimiques qui, au sens propre de ces termes, mais sont des produits destinés à la consommation directe par des êtres humains ou à appliquer à ceux-ci, qui ne relèvent pas de la définition des produits tels qu’ils ont été enregistrés.
26 Il est correct que, en principe, la classification (en principe ici dans la classe 1) soit au niveau administratif uniquement. Des produits peuvent, par conséquent, être jugés similaires dans la mesure où ils sont compris dans la même classe ou dissemblables lorsqu’ils sont compris dans des classes différentes (article 33, paragraphe 7, du RMUE). Or, ce point concerne la comparaison des produits portant sur la notion de similitude. C’est précisément en raison du principe du premier principe mentionné que l’argument selon lequel les produits enregistrés auraient dû être classés dans une autre classe n’est pas fondé. C’est précisément pour cette raison qu’il n’importe pas de savoir si l’exception de la liste des produits et services «ces produits non à usage médical ou pharmaceutique» exclurait les produits du tourisme du be compris dans la classe 5.
27 Si l’on examine les éléments de preuve de manière plus approfondie, il n’est jamais avancé que les preuves contiennent une définition ou une mention d’une substance ou substance chimique donnée ou d’une substance donnée les produits en cause devraient être constitués de. Si les produits utilisés devaient être caractérisés en tant que tels, une «préparation chimique», leur composition chimique devrait être divulguée. La pièce 5 décrit assez clairement les produits comme des substances à inhaler de manière à générer euphoria et relaxation. Il en résulte que le produit a un effet stimulateur certain sur l’état de santé humaine ou une santé, indépendamment de l’existence d’un effet acceptable dans les termes médicinaux ou pharmacologique et indépendamment de son caractère juridique pour les produits du marché; S’il n’apparaît pas que les produits aient été autorisés en tant que produits pharmaceutiques mais en ce qui concerne la classe 1, il doit être observé qu’ils n’ont pas non plus été autorisés en tant que substances chimiques. Aucun des éléments de preuve ne tient à les produits utilisés caractérisés comme étant des compositions chimiques, des préparations ou des substances.

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28 Les autres arguments avancés par l’opposante n’ont fait qu’un préjudice. D’une part, l’usage sérieux au titre de l’article 47 du RMUE ne doit pas être «légal» (voir directives relatives à la procédure d’opposition, Partie C, Section 6, 2.10), c’est-à-dire un usage conforme aux réglementations applicables, par exemple concernant la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de substances psychotropes. Toutefois, l’opposante insiste sur l’illégalité de son produit, dont elle présente la même ligne que le cannabis. À ce stade, il convient d’ajouter qu’une marque contenant le terme «CANNABIS» a été considérée comme étant contraire à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE par le Tribunal, précisément parce que la vente de hallucinogène ou de substances psychotropes à l’origine de cette dernière est contraire à l’ordre public (12/12/2019, T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, EU:T:2019:855). De telles questions relatives à l’illégalité du produit en cause ne sauraient avoir pour effet de permettre au titulaire de la marque de comprimer ce produit au sein de définitions de listes de produits et services auxquelles elle n’appartient pas, selon les significations naturelles du libellé de la liste des produits et services. Nous estimons qu’une personne ne peut plaider en faveur du fait que ses activités sont illégales.
29 Il surprend également l’argument selon lequel ce produit relèverait également de la classe 3 en tant que produit nettoyant en cuir. Les produits en usage ne nettoient certainement pas le cuir, ou du moins ne sont pas achetés à cet effet. La chambre de recours se limite à interpréter celui-ci en ce sens que la vente des produits en cause se déroulait sous une forme déguisée, présentant ainsi le produit de manière différente (par exemple, en tant qu’agent nettoyant en cuir) que celle pour laquelle il est en fait destiné, afin de contourner la législation spécifique. L’opposante devait admettre que le produit est effectivement interdit en France.
30 Pour conclure, la question de savoir si le produit que nous constatons dans la preuve de l’usage serait «meilleur» dans les classes 3 ou 5 ou pourrait être «mieux» entourée d’une définition différente n’est pas la question. Si la liste des produits et services est utilisée, il convient d’utiliser un usage sérieux pour les produits relevant de cette définition, rien de plus. Il incombe exclusivement au demandeur de marque de l’Union européenne de définir la liste des produits qu’elle prétend et cette liste doit être claire et précise afin que les tiers puissent déterminer l’étendue de leur protection, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
31 En dépit de la différence constructive entre la notion d’usage sérieux par rapport aux produits enregistrés et la notion de similitude (y compris une substituabilité ou complémentarité) des produits et services au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’analyser les conséquences que le raisonnement de l’opposante aurait dû présenter à la requérante au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Les produits contestés ne sont que des cosmétiques et produits de toilette compris dans la classe 3, qui sont appliqués sur la peau humaine. Cela permet de déterminer si ces produits doivent être comparés avec des produits chimiques, avec des produits ayant des propriétés pharmaceutiques ou si ces produits sont simplement inhalés pour la stimulation (sexuelle ou autre). En fonction de cet aspect, l’examen de la similitude pourrait nécessiter un

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raisonnement assez différent, même si la chambre de recours considérerait plutôt que, même dans chaque cas, le résultat serait une conclusion de dissemblance. En effet, cela ne fait que confirmer la nécessité de définir correctement les produits de l’opposante en premier lieu.
32 En ce qui concerne la pièce 10, bien que le produit «RUSHLUBE» représenté dans l’image soit portant la mention «Silicone Based Lubriant» et que les produits lubrifiants figurent parmi ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, il suffit de dire que pour ce produit, aucune facture ni autre preuve n’est versée au dossier; la mention «RUSHLUBE» sur les listes «historique des ventes», au moins, ne permet pas à la Chambre d’identifier au moins aucun produit «RUSHLUBE» sur les listes «historique des ventes» et l’opposante n’a fait aucune allégation concrète à cet égard. Après tous, un tel lubrifiant ne relèverait pas non plus de la classe 1 et ne relève pas non plus de la classe 3 comme un «savon» ou un «cosmétique». Comme indiqué au paragraphe 17 ci-dessus, conformément à la liste alphabétique, les «lubrifiants sexuels» et les «gels pour la stimulation sexuelle» relèvent de la classe 5.
33 En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée et le recours est rejeté.
Coûts

34 La requérante (opposante) est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais

35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante (l’opposante) à rembourser à la défenderesse (opposante) à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition et à 550 EUR aux fins de la procédure de recours.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de la requérante;
3. Fixe le montant total à rembourser par la demanderesse au recours à la défenderesse à 850 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz