DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 36 207 (INVALIDITY)
Phutawan Herb et Cosmetic, 918 M.2 Bangprong, 10270 Samutprakan, Thaïlande (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 421,2°, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Thai Five GmbH, Otto-Hahn-Str.1, 63303 Dreieich, Allemagne (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Steenberg Rechtsanwälte, Hachelallee 88, 75179 Pforzheim (Allemagne) (mandataire agréé).
Le17/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION

1 La demande en nullité est accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 17 801 754 est déclarée nulle dans son intégralité.
3 Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 801 754 «Phutawan» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 13/02/2018 et enregistrée le 30/05/2018. La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:Huiles de massage; lotions et lotions de massage; cosmétiques; préparations de massage non médicamenteuses; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; aromates
[huiles essentielles]; huiles essentielles végétales; huiles essentielles naturelles; parfumerie, huiles essentielles; huiles pour bébés; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles mélangées; huiles pour le soin des cheveux; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour désodorisants; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles non médicinales; Huiles naturelles à usage cosmétique de la classe 3.
L’opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR LES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi. Les parties avaient une relation commerciale en vertu de laquelle la demanderesse fournissait ses produits à la titulaire et celle-ci les vendait dans l’Union

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européenne. En outre, à la suite d’une proposition du titulaire (dans un courrier électronique du 13/02/2018 comme vu à l’annexe 2), les parties discutaient même de la possibilité de signer un accord de revendication exclusive. Il apparaît donc clairement qu’avant le dépôt de la MUE contestée, le titulaire avait une réelle connaissance du signe «PHUTAWAN» appartenant à son propriétaire et producteur PHUTAWAN.Le fait que la demanderesse ait consenti à ce que le demandeur ait fait usage des images de la demanderesse à des fins commerciales (comme le démontre l’annexe 2) ne signifie pas que la demanderesse a également consenti à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, le fait que la demanderesse n’ait pas produit son dossier pour l’enregistrement de la marque devant l’EUIPO n’a pas autorisé ce dernier à le faire. Il est en outre expliqué que le signe «PHUTAWAN» a été enregistré (par M. C.W., qui est le directeur général de la demanderesse) en tant que marque nationale en Thaïlande et en Chine pour des produits compris dans les classes 3 et 5 et que la société de la demanderesse a largement utilisé la marque en Thaïlande et dans d’autres pays (Russie, Chine, Singapour).La requérante procède ensuite à une analyse des facteurs qui, selon elle, témoignent de la mauvaise foi de la titulaire, à savoir celle de la similitude d’identité/confusion des signes, de l’acquisition par la titulaire de l’usage d’un signe identique/similaire au point de prêter à confusion pour des produits identiques/similaires et de l’intention malhonnête du titulaire. En ce qui concerne ce dernier facteur, la demanderesse explique qu’elle a eu connaissance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en août 2018 et qu’elle a contacté le titulaire qui a indiqué avoir enregistré la marque «à des fins de prévention» et que la façon la plus simple de résoudre le problème tenait à l’achat de la marque par la titulaire au prix d’un bain pour 1,000,000 (voir annexe 1).La demanderesse estime que cela prouve l’intention malhonnête du titulaire. La somme proposée (environ 28 000 EUR au taux de change applicable en juin 2019) est très élevée et dépasse les coûts habituels de l’enregistrement (qui auraient été les frais normaux à prétendre en compensation d’un enregistrement de protection), ce qui démontrerait donc que la marque a été déposée uniquement dans le but d’obtenir une compensation financière. Il s’agit là d’un comportement qui s’écarte clairement des principes reconnus d’un comportement éthique et, par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée doit être invalidante.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1:Impression des extraits de WhatsApp échangés le 27 et le 28 août (aucune année mentionnée) entre Poom et Gregor. Le demandeur explique que la société Poom est M. P.L., de la demanderesse et Gregor est M. G.K., de la titulaire de la MUE.En substance, M. P.L. demande pourquoi la société de M. G.K. a enregistré la marque «Phutawan» et M. G.K. réponses étant donné qu’après avoir vu que la marque n’était pas enregistrée dans l’UE, elle a décidé de protéger sa liste et ses produits sur Amazon et que l’enregistrement visait uniquement à protéger ses produits. De plus, M. G.K. déclare qu’il n’entreprendra aucune action contre d’autres produits «Phutawan en ligne» et que toute personne qui souhaite vendre ses produits à M. P.L. dans l’UE peut le faire. Il est également mentionné que la marque est utilisée «pour des produits haut de gamme, tels que l’huile de ricin biologique ou l’huile de jojoba».En réponse à la déclaration de M. P.L., selon laquelle il est «très contrasté», M. G.K. reassure qu’il trouvera une solution adéquate pour les deux parties, qu’il n’a jamais endommagé le nom de «Phutawan» et qu’il ignore le fait que la demanderesse étende à l’Europe dès lors que «il existe comme c’est le cas de marques thaï thaï «zéro» en Europe. Enfin, M. G.K. affirme qu’il a discuté de la question avec les propriétaires de l’entreprise, que si ce dernier souhaite réellement s’étendre à Europe le moyen le plus simple serait» s’il achète la marque qu’il achète et qu’il est disposé à vendre la marque depuis 1.000.000 baht.
Annexes 2 et 3:Impression de messages électroniques échangés entre M. P.L. (de la demanderesse) et M. G.K. (de la titulaire de la MUE) entre le 10/11/2017 et le 27/03/2018, concernant essentiellement:I) demandes de renseignements de M. G.K. à M. P.L.

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concernant le prix/la livraison/la documentation/la liste des ingrédients pour les produits
(cosmétiques) de ce dernier (courriels datés de 13/02/2018 et 16/01/2018);(ii) une proposition de M. G.K. à M. P.L. pour «un contrat de revendeur exclusif pour l’Europe» (courrier électronique daté du 13/02/2018);Iii) une demande de M. G.K. à M. P.L. pour la déclaration de conformité du récipient en verre de ce dernier et une déclaration de M. G.K. qu’il souhaitait condamner à commander Thai (courrier électronique daté du 11/02/2018);Iv) une attestation de M. G.K. quant à l’intention de publier une nouvelle commande environ en mars/avril (courrier électronique daté du 16/01/2018);Une déclaration de M. G.K. indiquant qu’il souhaite enregistrer le bam oriental de M. P.L. en Europe et une demande de renseignements si M. P.L. peut fournir les documents, comme il l’a fait pour la baume classique thaï (courrier électronique daté du 11/02/2018);Vi) la demande de M. G.K. à utiliser les images du diffuseur relevé du site web de M. P.L. et du dernier accord (email du
26/12/2017 et 27/12/2017);VII) une demande de M. G.K. à M. P.L. pour les documents de celle-ci pour les dentifrices et les bombes de bombe, de sorte que M. G.K. lab contrôle «la compatibilité avec le règlement européen sur les cosmétiques» avant de lui venir (un courrier électronique daté du 16/02/2018);VIII une déclaration de M. G.K. exprimant son intérêt pour une «relation d’affaires de longue durée» et mentionnant que c’était leur deuxième commande (courriel du 16/02/2018);(IX) une demande de M. G.K. dans le cas où il serait possible de caler les estampilles de M. P.L. et de les traduire en allemand et M. P.L.», que le dessin ou modèle devrait être différent de son objet (adresse électronique datée du
16/02/2018) et de M. P.L., se distinguerait essentiellement des paiements effectués par le titulaire de la marque/des brevets et des autres demandes de renseignements de la part de
M. G.K. et de demandes de renseignements de M. G.K. concernant notamment plusieurs types de feuilles « nécessaires» dans l’emballage de M. P.L. (par courriel datés entre le 16/02/2018 et le 27/02/2018).
Annexe 4:Copie d’une facture de 10/10/2017 (et de la liste de conditionnement correspondante) émise par le demandeur et adressée à la titulaire de la MUE pour la vente sous diffusion Frangipani reed diffusante et plusieurs sortes de boules de massage (lavande, citronnelle, etc.).La rubrique «Transport maritime» contient la mention «1-66» qui correspond au nombre de récipients («66») qui y sont mentionnés. Le signe «Phutawan» figure sur les
deux documents comme .La même annexe comprend également deux exemplaires de la société TransferWise (en allemand) datant respectivement de 16/02/2018 et 19/02/2018 depuis la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’encontre de la demanderesse concernant un dépôt pour la commande PIV 6102-002.
Annexe 5:Copies de deux certificats d’enregistrement de la marque «PHUTAWAN» (
/ ) en Thaïlande (enregistrement no 191 100 059; la date
d’enregistrement 03/12/2014; produits compris dans la classe 3: Les produits cosmétiques pour le visage et le corps, les shampooings, les huiles essentielles, les savons) et la Chine
(enregistrement no 13 497 815; valable du 07/02/2015 au 06/02/2025; produits de la classe
5).
Annexe 6:Impressions du site internet de l’ICANN WHOIS (avec mémoire en matière de droits d’auteur en 2018) concernant le nom de domaine «PHUTAWANSHOP.COM»,

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enregistré le 29/10/2010; Les éléments de preuve montrent que le déclarant a le statut d’une société déclarant une société thaï appelée VEVO Systems Co., Ltd.
Annexe 7:Des copies de documents (déclaration d’expédition, comme la demanderesse, par la demanderesse), datées du 25/02/2016, 01/11/2016, 21/08/2017, 15/12/2017 et 03/03/2018, et relatives aux produits suivants:Huile d’argan, huile, lotions pour le corps, divers types de diffuseurs en roseau (jasmin, lavande, etc.), gels douches, shampooings et lotions pour le corps.Les éléments de preuve montrent, entre autres, le nom de la société et des territoires de la requérante qui sont (d’après les informations fournies par le demandeur) la destination des produits (Singapour, Chine, Fédération de Russie, Corée du Sud et Taïwan).À l’exception d’un document qui indique la marque «PHUTAWAN», les autres éléments de preuve montrent la mention «aucune marque».
Annexe 8:Copies des accords de vente et de distribution conclus par le demandeur avec des entreprises établies en Russie, en Chine et à Singapour en juin 2017, en juillet 2016 et en août 2013, respectivement. Tous les accords, sauf un, font explicitement référence à la marque «PHUTAWAN» (dans un cas, reproduite dans les éléments de preuve comme
).La même annexe inclut une autorisation de marque de août 2017 sur laquelle la demanderesse «en tant que propriétaire de PHUTAWAN» autorise une société comme le seul opérateur à vendre des produits cosmétiques «PHUTAWAN» sur deux plates-formes
(Vip.com et lefeng.com), faisant référence dans le document à titre de «partenaires de commerce électronique transfrontalier sur le marché chinois».
Annexe 9:Copie du prix 2018 du prix à l’exportation du Premier ministre thaï pour l’entreprise
de la demanderesse et portant le signe .
Annexe 10:Des impressions non datées de ce qui semble être «PHUTAWAN», la
«PHUTAWAN» en Ouzbékistan et les «PHUTAWAN» India Facebook, ainsi que de
«PHUTAWAN» Hong Kong Online Store (qui représentent, selon les informations fournies par la demanderesse, des «rapports de produits des influenceurs mondiaux»).Les preuves montrent des produits cosmétiques «PHUTAWAN» et (ce qui semble être) des parfums
d’ambiance et des produits du signe .
Annexe 11:Normalisation et certifications, à savoir:I) un certificat délivré par SGS Thaïlande valable du 21/08/2018 au 21/08/2021 selon lequel la société du demandeur satisfait aux lignes directrices ISO 22716 Cosmetics-Guidelines relatives aux bonnes pratiques de fabrication des produits de soin de la peau (ggel douche, lotions pour le corps, fourrés pour le corps, baumes pour les mains, crèmes pour les mains), les soins des cheveux
(shampooing, sérums pour les cheveux) et les dentifrices;Ii) une attestation de fabricant, de 19/04/2018 ( valide jusqu’au 19/04/2020), délivré par le bureau des produits cosmétiques et de la santé publique au ministère de la santé publique et du ministère de la santé publique, et attestant que la demanderesse est un fabricant établi en Thaïlande et iii) une certification

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des produits cosmétiques et des substances dangereuses délivrée par le Bureau of
Cosmetic and HazundSubstances Control of the Food and Drug Administration/Ministère de la santé publique, Thaïlande le 29/11/2016, et attestant que le demandeur est conforme à la pratique actuelle des «Good Cosmetic Good Manufacturing» conformément aux exigences normalisées internationales.
Les observations de la demanderesse jointes à la demande en nullité incluaient également une série de captures d’écran non datées du site internet PHUTAWAN (www.phutawanshop.com), sa page Facebook de YouTube et du site www.lazada.co.th ( un autre site Internet proposant des produits «PHUTAWAN», comme le fait la demanderesse)
et montrant le signe /«PHUTAWAN» en relation avec des dentifrices, des crèmes pour les mains, des produits de soin du visage, des produits d’aromathérapie, des savons, huile d’argan, huile de coco, gel douche.
Dans ses observations en réponse, la titulaire de la MUE fait valoir qu’il n’existe pas de représentation juridique pour le demandeur au motif qu’il n’existe pas de procuration à son représentant professionnel devant l’EUIPO.Elle démontre également que la demanderesse n’a pas «la capacité de ce procédé conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE».Il est difficile de savoir quelle personne physique représente la société de la demanderesse, étant donné que personne est désigné comme directeur général, président de l’entité légale, président de l’entité légale ou mandaté d’une autre manière. Par conséquent, la titulaire estime que «la demande n’a pas été déposée, car les avocats en brevets n’ont pas pu déposer une demande d’annulation correspondante en raison de l’absence de pouvoir de représentation».
En ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le recours est non fondé. Le demandeur n’a pas de succursale en Europe ni de représentation ou d’agent commercial sur ce territoire et ne distribue pas en son propre nom de produits dans l’Union. De plus, la page Facebook «www.facebook/phutawanshop» présente des sacs uniquement (deux captures d’écran de
la page Facebook insérées dans les observations), ce qui confère à la titulaire une question que la demanderesse est un fabricant de cosmétiques. Il est en outre montré que les produits de la demanderesse ne répondent pas aux normes européennes dans le domaine des produits cosmétiques, et qu’il est impossible pour ce dernier d’entrer sur le marché de l’UE.
Le titulaire admet en outre avoir eu une relation commerciale avec la demanderesse dans le passé, «le contrat était interrompu à court terme» et, à ce moment-là, la titulaire «avait déjà enregistré la marque».La titulaire explique que «cela a été nécessaire pour qu’il offre les produits de la demanderesse sur Ebay et Amazon correctement et légalement».En effet, la titulaire estime que «la mauvaise foi ne saurait être présumée», dans la mesure où sa société
«a développé la marque en tant que produit distinct qui ne peut être comparé aux produits de la demanderesse (des captures d’écran d’Amazon sont incluses dans les observations
montrant le signe «PHUTAWAN», configuré principalement et

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, sur Rosenwasser Bio, Lavendelwasser, Jojoba Öl et Rizkin Öl).En outre, la demanderesse n’a jamais indiqué qu’elle entendait se lancer dans l’entrée sur le marché de l’UE: elle «ne précise même pas qu’elle cherche à pénétrer le marché européen»; «elle n’a jamais enregistré une marque de l’UE» et la titulaire «n’a jamais eu connaissance d’une possible entrée sur le marché de l’UE sur le marché de l’UE, qui, à l’évidence, n’est toujours pas prévue».La titulaire a réalisé d’importants frais financiers pour le développement de sa marque et la taxe de transfert de 1,000,000 bains n’est pas exagérée.
Afin de démontrer que son comportement n’est ni anti-concurrentiel, ni mauvaise foi, la titulaire procède à une analyse approfondie de la jurisprudence allemande et plus particulièrement des trois types d’affaires portant sur le détournement d’une marque («préusage intérieur», «pré-usage à l’étranger» et «acquisition pour handicap»), fait référence à plusieurs décisions/jugements et elle conclut qu’aucun de ces cas n’est applicable puisque la demanderesse ne dispose pas de droits de marque dans l’UE, du moins dans l’hémisphère ouest, les produits de la demanderesse sont susceptibles d’être complètement inconnus et la titulaire commercialise des produits tout à fait différents de ceux de la demanderesse (cosmétiques et médicaments entre cosmétiques), de sorte que les parties ne peuvent être même considérées comme des concurrents. Elle conclut que la demande doit être rejetée et exprime une nouvelle fois sa volonté «de céder les droits de marque à la demanderesse», pour 1,000,000 bain, de nature à compenser les efforts déployés par la titulaire ainsi que les coûts importants de la création de la nouvelle ligne de produits sous la marque «PHUTAWAN».
Dans son mémoire en réplique, la demanderesse affirme qu’aucun pouvoir n’est demandé et les affirmations de la titulaire à cet égard ne sont pas fondées. Elle souligne ensuite une série de contradictions dans les déclarations de la titulaire (telles que l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas d’agents commerciaux du demandeur dans l’Union, d’autre part, ainsi que la reconnaissance d’une relation commerciale entre les parties, d’autre part), et soutient que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi. L’insistance de la titulaire sur la somme de 28,000 EUR (qui n’est ni justifiée, ni démontrée comme investie), constitue incontestablement une preuve de l’intention de la titulaire d’obtenir une compensation financière.
Dans ses dernières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur le fait qu’elle a demandé la MUE afin d’introduire ses propres produits, notamment des huiles, sur le marché de l’UE et que l’allégation de mauvaise foi est et reste inexacte. Elle reconnaît à nouveau qu’il existait un lien commercial étroit avec la demanderesse: «la marque a été établie dès le début» pour les propres produits de la titulaire et «il en résulte que la contre-valeur économique résulte de ce droit».Il explique que «plus de 1000 heures ont été investies dans l’établissement de la marque de l’Union européenne contestée», «des investissements financiers extraordinaires ont été réalisés afin de soutenir les services de «Online-Marketing»», «l’emballage des produits a également eu des investissements importants dans le secteur financier» et 28,000 EUR constituent dès lors un montant raisonnable pour le transfert de marque de l’Union européenne. La titulaire soutient seulement la MUE au sein de l’Europe et «il n’y a jamais eu contestation de la zone de distribution de la demanderesse et il n’y aura jamais d’attaque à l’avenir».
Remarque préliminaire
Ainsi que cela est expliqué en détail dans la section «Résumé des arguments des parties», dans ses observations en réponse à la demande en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il n’existe pas de procuration pour le mandataire agréé du

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demandeur, la demanderesse ne dispose pas de «la capacité de traitement conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE» et, par conséquent, que la demande «n’avait pas été déposée».Premièrement, il convient de rappeler que les mandataires agréés ne sont pas tenus de déposer, en principe, les pouvoir requis pour pouvoir agir devant l’EUIPO, sauf si l’Office le requiert expressément ou si l’autre partie en fait une demande expresse. Deuxièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé une telle demande explicite, mais a simplement affirmé que le pouvoir n’était pas présenté et «il est à craindre qu’il n’existe aucune représentation légale de Phutawan».En outre, dans ses observations finales (et après clarification du demandeur, aucun pouvoir n’est requis) la titulaire ne mentionne plus la question. Enfin, la division d’annulation n’estime pas nécessaire de rouvrir la procédure et demander au représentant professionnel de la demanderesse de présenter une autorisation. Compte tenu des éléments de preuve fournis par la demanderesse, et en l’absence de toute pièce prouvant le contraire de la part du titulaire, il n’y a aucune raison, à première vue, de douter de l’existence de la société de la demanderesse. Les allégations de la titulaire sont donc infondées.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE

Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
Dès lors, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général énoncé ci-dessus empêchant les enregistrements de marque qui sont dépourvus d’un usage abusif ou contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou commerciale (03/06/2010,- Internetportalportal und Marketing, C 569/08, EU: C: 2010: 311, § 36 et 37).Ces enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne peut être étendue pour couvrir des pratiques abusives de la part d’un professionnel ne permettant pas d’atteindre l’objectif de la législation en cause (14/12/2000, Emsland Stärke, C 110/99-, EU: C: 2000: 695, § 51 et 52, et 07/07/2016, LUCEO, 82/14-, EU: T: 2016: 396, § 52).
À cet égard, si, dans la mesure où il caractérise l’intention de la demanderesse au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée au regard des circonstances objectives de l’espèce (11/06/2009, Lindt Goldhase-, C 529/07, EU: C: 2009: 361, § 42).

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L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
Il appartient au demandeur en nullité qui entend se prévaloir de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi de la demanderesse étant présumée jusqu’à preuve contraire (08/03/2017, FORMATA-, T 23/16, EU: T: 2017: 149, § 45).
Il s’ensuit que, si l’Office estime que les circonstances objectives du cas d’espèce invoqué par le demandeur en nullité peuvent entraîner une telle présomption de bonne foi s’appliquant à la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de cette dernière de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, ECLI: EU: T: 2019: 357, § 36).
Le titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’EUIPO des informations sur ses intentions au moment de la demande d’enregistrement de cette marque et afin de lui fournir, en dépit de l’existence de circonstances objectives de nature objective suggérant des intentions malhonnêtes, que ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, 579/14-, EU: T: 2016: 650, § 136, et 05/05/2017, VENMO,- 132/16, EU: T: 2017: 316, § 51 à 59).
Appréciation de la mauvaise foi
Une situation peut entraîner l’existence d’une mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation dont la bonne foi s’applique et qui impose à son titulaire une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc si la relation entre les parties créait un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dépose pas de son côté une demande de marque de l’Union européenne identique sans en informer au préalable le demandeur en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004-, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent entre autres le signe en cause. Une telle relation ne doit pas être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003 4-, EAST SIDE MARIO’S,
§ 23).
En outre, si une obligation de loyauté existe, il y a lieu d’établir si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituaient ou non une violation d’une obligation de loyauté, du fait qu’il avait été fait de mauvaise foi.
En outre, il convient également de mentionner que la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 48 et 53) a déclaré que les facteurs suivants en particulier doivent être pris en considération:

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A) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
C) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; Peuvent également être prises en compte d’autres facteurs (14/02/2012,- T 33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 20-21; et 21/03/2012-, 227/09, FS, EU: T: 2012: 138, § 36).
En outre, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit – dépôt (14/02/2012, 33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 21 à 23).
En premier lieu, il convient de noter que la MUE contestée est identique au premier élément distinctif de la dénomination sociale/raison sociale «Phutawan (Herb et Cosmetic)» et
fortement similaire au signe , selon lequel la demanderesse commercialise des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des savons, des parfums d’ambiance/des appareils/diffuseurs, etc., et qui est également enregistré en tant que
marque en Thaïlande pour des produits compris dans la classe 3 et en Chine pour des produits compris dans la classe 5, par le directeur exécutif de la demanderesse. Par ailleurs, et contrairement aux allégations du titulaire, il existe une identité et/ou un certain chevauchement en ce qui concerne au moins certains des produits contestés (voir la liste de la section «Reasons» ci-dessus).
En second lieu, il ressort des arguments et des éléments de preuve produits par la demanderesse qu’avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait des connaissances personnelles sur l’utilisation du signe «Phutawan» par la demanderesse (tout au moins en tant que dénomination sociale/signe commercial/logo commercial) et que les parties avaient une sorte de relation commerciale (bien que la nature exacte de cette relation — mandataire/mand- ou de simple client/client — ne soit pas claire].Il est certes vrai que les documents mis à disposition par le demandeur ne sont pas particulièrement importants, mais cette dernière a fourni des éléments de preuve qui servent à illustrer la situation. La facture et la liste de colisations en annexe 4 montrent qu’en octobre 2017, la demanderesse a vendu 200 diffuseurs ont été

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vendus et 3200 boules de massage au profit de la titulaire de la MUE.Un autre point pertinent pour déterminer la relation entre les parties est l’échange de correspondance entre M. G.K. et M. P.L. (présenté en annexe 2), ce dont il ressort que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré dans l’UE l’un des produits de la demanderesse et a fait part de son intérêt pour obtenir un enregistrement de deux autres produits, à des fins commerciales, le demandeur a autorisé le titulaire à utiliser à des fins commerciales les photos du diffuseur extrait du site web de la demanderesse et lui a fourni des documents pour certains de ses produits (rapport/déclaration de conformité, liste des ingrédients).Qui plus est, la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même admet avoir eu une relation commerciale avec la requérante. Dans le même ordre d’idées, il convient également de mentionner que le 13/02/2018 (certes, à la même date que celle du dépôt de la marque de l’Union européenne), la titulaire a fait part de son intérêt à conclure un contrat de concession exclusive avec la demanderesse pour l’Europe et a répété que, dans un deuxième temps, elle souhaitait «établir des relations d’affaires de longue date».
Il est cependant vrai que l’identité/le degré élevé de similitude des signes n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne, lorsqu’il n’existe aucun autre facteur pertinent (01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90).
En outre, la division d’annulation s’accorde avec la titulaire de la MUE que le fait que le titulaire avait connaissance ou qu’il ait dû avoir connaissance de l’usage du signe par la demanderesse en nullité ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 40).Et qu’en effet, pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit là d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’avocat général Sharpston l’a mentionné, «la mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; il implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à de telles normes» (conclusions de l’avocat général, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
La question essentielle que la division d’annulation est, par conséquent, appelée à répondre est de savoir si, au moment où elle a déposé une demande pour atteindre un objectif légitime de la titulaire de la MUE, le titulaire de la MUE devait rechercher un objectif légitime ou si son comportement était ou non qui puisse être considéré comme incompatible avec les normes acceptées de comportement honnête ou éthique dans le commerce et les pratiques commerciales.
À cet égard, la demanderesse en annulation affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque simplement à des fins spéculatives. D’après elle, l’intention malhonnête du titulaire est démontrée par la quantité très importante demandée pour le transfert de la marque de l’Union européenne, pour laquelle rien ne justifie une telle inscription et qui dépasse les frais d’enregistrement habituels (qui auraient été les frais normaux à réclamer en compensation d’un enregistrement de protection).S’il avait été de bonne foi de sa part, ce dernier aurait dû mettre en garde le demandeur pour enregistrer la marque pour eBay ou Amazon ou pour offrir la marque à la demanderesse à un prix d’achat raisonnable.
La titulaire soutient, d’une part, que l’enregistrement de la MUE contestée était nécessaire «de façon qu’il puisse offrir les produits de la demanderesse sur Ebay et Amazon

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correctement et légalement» et que, après la fin de la relation commerciale avec la demanderesse, celle-ci a lancé un «produit nouveau par sa propre commercialisation sous la marque «Phutawan» (une ligne de produits contenant des huiles et des eaux de rose), qui n’est pas liée aux produits de la demanderesse» et, d’autre part, qu’ «elle a établi et utilisé la marque de l’Union européenne en cause pour ses propres produits».«La marque a été établie à partir du début pour les produits de la défenderesse».
Pour ces déclarations contradictoires, la division d’annulation observe ce qui suit.
Bien que n’étant pas particulièrement étendue, les éléments de preuve contenus dans le dossier atteignent le seuil minimal pour montrer la relation entre la demanderesse et le titulaire en lien avec lequel il est équitable de suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dépose pas son demande de marque de l’Union européenne de manière indépendante, sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et le temps nécessaire pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée. Il est incontestable que la marque de l’Union européenne est exclusivement constituée du premier élément le plus distinctif de la dénomination sociale et du signe commercial de la demanderesse (et il est très similaire au signe figuratif
«Phutawan»), qui est en outre un nom assez peu commun et usuel sur le territoire pertinent. Dans ce contexte, et compte tenu de la relation entre les parties, qui s’applique de bonne foi et qui a imposé à la titulaire une obligation de loyauté par rapport à la confiance légitime de la requérante, la division d’annulation ne voit pas quelle aurait pu être la logique commerciale du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la demande de marque contestée autre qu’une intention délibérée de mettre en main le signe de la demanderesse et d’un empêchement de celle-ci ou de l’empêcher de poursuivre ses activités sur le marché de l’UE.
Certes, les observations du titulaire en réponse à la demande en nullité comprennent des captures d’écran d’Amazon (documents en allemand) faisant apparaître des vaporisateurs d’eau «Phutawan» et de rosées et huiles de castors et de jojobun, disponibles à la vente. Toutefois, ces conclusions ne sont pas particulièrement concluantes, surtout en l’absence d’autres éléments de preuve qui pourraient étayer les allégations de la titulaire. Outre le fait que les captures d’écran ne sont pas datées et qu’il n’est fait aucune mention du nom de la titulaire, il est intéressant d’observer que la section où apparaît normalement le nom de la fabricante indique «von Phutawan» et non «von Thai Five».
La titulaire insiste sur le fait qu’elle «n’a jamais eu connaissance d’une éventuelle entrée sur le marché de la demanderesse dans l’Union européenne», selon laquelle la demanderesse n’a jamais indiqué avoir une telle intention et ne pas même fournir de déclaration définitive à cet égard, elle ne distribue aucun produit sur le territoire de l’Union européenne en son nom et, en outre, elle n’a jamais enregistré de marque de l’UE.En outre, les produits de la demanderesse ne répondent pas aux normes européennes dans le domaine des produits cosmétiques et il est impossible d’entrer sur le marché de l’UE.Elle affirme également qu’elle ne fait valoir que la MUE en Europe et qu’elle n’a jamais contesté la zone de distribution de la demanderesse, et elle n’a pas l’intention de le faire. De tels arguments ne sauraient prospérer. Le fait que la demanderesse n’ait pas enregistré le signe «Phutawan» au niveau de l’Union européenne, ne distribuait pas ses produits en son nom propre dans l’Union européenne ou qu’elle n’a jamais informé la titulaire de son intention d’étendre ses activités à l’UE, ne saurait justifier les actions de la titulaire, étant donné que celle-ci a acquis une connaissance du signe de la demanderesse du fait de la relation commerciale qu’entretenait les parties (bien qu’il s’agisse d’un signe plutôt court).De même, le fait que la titulaire n’ait pas «contesté» la «zone de distribution» de la demanderesse ne change rien au fait que, en appliquant et en enregistrant la marque, le titulaire a effectivement fait un obstacle pour la demanderesse sur le marché de l’Union européenne. À titre incident, la division d’annulation ne comprend pas pourquoi, si les produits de la demanderesse «ne satisfaisaient pas aux

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normes européennes pour les produits cosmétiques» (dans les mots de la titulaire), la titulaire a acquis ses produits, enregistrée l’un de ses produits dans l’UE, était prêt à en enregistrer deux autres et place davantage de commandes, fait part de son intérêt pour devenir un distributeur exclusif et, enfin, dernier mais non le moindre, a enregistré la marque de l’Union européenne contestée «de manière à pouvoir offrir les produits de la demanderesse sur Ebay et Amazon correctement et légalement».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé à juste titre que le régime juridique établi par le RMUE repose sur le principe du «premier déposant», en ce sens que les propriétés d’une marque de l’Union européenne ne s’acquièrent pas par une utilisation antérieure mais au moyen d’un dépôt antérieur et que conformément à ce principe, un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne uniquement dans la mesure où une telle marque n’est pas exclue par une marque antérieure. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que l’application de ce principe soit atténuée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, sous lequel une marque de l’UE doit être déclarée nulle si son titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et, que, aux termes de cette disposition, la «mauvaise foi» signifie «malhonnête qui ne correspond pas aux critères d’un comportement commercial acceptable».
En ce qui concerne la proposition de compensation financière formulée à plusieurs reprises par le titulaire, il y a lieu de rappeler que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait proposé une compensation financière (considérable), qui ne suffit en elle- même pas à établir l’existence de la mauvaise foi, constitue, dans certaines circonstances, une éventuelle indication de mauvaise foi. La division d’annulation estime que tel est le cas en l’espèce. Hormis les captures d’écran déjà discutées ci-dessus, la titulaire n’a pas fourni la moindre preuve à l’appui de ses affirmations selon laquelle le montant de 28,000 EUR serait «raisonnable».En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, la division d’annulation estime que la relation entre les parties était de nature à imposer à la titulaire une obligation minimale de loyauté envers la demanderesse. Dès lors, même si le premier avait effectivement réalisé des «investissements financiers importants» (ce qui n’est étayé par aucun élément de preuve), il n’en reste pas moins qu’en soi et en l’absence d’autres circonstances, cette circonstance ne saurait constituer une justification valable du crédit du signe de la demanderesse.
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renvoyé à des décisions nationales/arrêts antérieurs étayant ses allégations selon lesquelles son comportement n’était ni de mauvaise foi, ni de nature anticoncurrentielle. Ces arguments doivent être rejetés. Non seulement les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, 292/08, Often, EU: T: 2010: 399), mais, plus important encore, qu’il n’y a pas d’analogie entre ces affaires et les présentes procédures. Ainsi qu’il est indiqué dans la «synthèse des arguments des parties», la titulaire a conclu que les trois groupes ceux développés par la jurisprudence allemande ne s’appliquent pas, puisque la demanderesse ne dispose pas de droits de marque dans l’UE (pour un type de marque «préusage intérieur»), qu’elle n’est pas présente dans l’UE et que, du moins dans l’hémisphère occidental, les produits de la demanderesse sont susceptibles d’être totalement inconnus (pour le «pré-usage à l’étranger») et que le titulaire distribue des produits tout à fait différents de celui de la demanderesse (produits cosmétiques et médicaments), de sorte que les parties ne peuvent même pas être considérées comme concurrentes (pour le type «acquisition in handicap»).Toutefois, la division d’annulation a exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles le comportement de la titulaire ne peut être qualifié de poursuivant un objectif légitime ou relevant du domaine des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Il a également été expliqué la raison pour laquelle une telle conclusion n’est pas remise en cause par les demandes

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relatives au fait que la demanderesse n’a pas de marque enregistrée dans l’Union européenne ni par une présence sur le marché dans ce territoire. Enfin, comme indiqué, il existe au moins un certain chevauchement entre les produits contestés et les produits de la demanderesse.
Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments de preuve produits par la demanderesse, la charge de la preuve s’est déplacée du demandeur vers la titulaire, en ce sens que celle-ci aurait dû être en mesure d’expliquer et de justifier avec certitude les raisons d’une telle situation.
À l’exception des affirmations exposées ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication ni aucune raison vraie qui constituerait une confiance légitime dans le dépôt de la marque. En effet, l’argumentation de la titulaire pourrait également être interprétée comme de la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, alors qu’elle croit avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009, R 916/2004 1, Gerson, § 53).
«Il n’existe pas un critère simple et décisif pour déterminer si une demande d’enregistrement de marque a été présentée de mauvaise foi» (voir conclusions de l’avocat général précitées, au point 75).En l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les faits et preuves, la division d’annulation considère qu’il est raisonnable de supposer qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire avait pour objectif d’usurper les droits de la demanderesse sur le signe «Phutawan».Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. En déposant et en enregistrant la MUE contestée, le titulaire a effectivement créé un obstacle potentiel pour le demandeur dans le cadre de ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser

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De la division d’annulation
Ioana Moisescu Oana-Alina STURZA Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.