DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 024 513
Real Automóvil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représenté par Elzaburu, S.L.P., Miguel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Mymatchrace srl, Vicolo Santa Maria valle 4, 20123 Milan (Italie), représentée par Rapisardi e Ginevra — Avvocati Associati, Corso di Porta Vittoria, 5, 20122 Milan, Italie ( mandataire agréé),
Le 28/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 024 513 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 990 459 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no
16 990 459. L’opposition est fondée sur la marque espagnole no
3 551 123. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/07/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Espagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les services appartenant aux classes 35, 36, 37, 39 et 41.La liste complète des services de l’opposante (qui n’est pas reproduite en cause en raison de sa longueur) est disponible dans l’acte d’opposition, accessible à l’adresse https: //euipo.europa.eu.En particulier, selon l’opposante, «la marque antérieure est une marque extraordinairement connue dans le domaine des motos, des véhicules, de ses chauffeurs et des passagers (assurances, voyages, services d’assistance dans les écoles, assistance routière, réparation, sécurité routière et information sur les routes, etc.) mais aussi dans le domaine des activités de divertissement et de loisirs telles que celles liées aux pratiques de sports (motocyclisme, cyclisme, motocyclisme, etc.), aux organisation d’événements sportifs, aux activités sportives, à l’organisation de voyages, etc.».
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 41: services d’éducation, de divertissement et de sport.

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Classe 42 : services scientifico-technologiques; Services informatiques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 28/01/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés à l’annexe 1 et aux annexes 92 à 97.
En ce qui concerne les preuves restantes, à savoir les annexes 2 à 91, l’opposante a fait référence aux documents déjà déposés en tant que preuves d’usage lors de la procédure d’opposition 24/07/2019, no B 3 054 527 «Toorace».Dans la mesure où cette partie des éléments de preuve n’a pas été communiquée à la demanderesse, ainsi que des faits, preuves et observations complémentaires présentés par l’opposante le 28/01/2019, l’Office a rouvert la procédure le 20/11/2019 et ait reçu une nouvelle série d’observations. Étant donné que l’opposante a clairement identifié le matériel visé et la procédure dans laquelle elle a été déposée, la division d’opposition accepte les éléments de preuve susmentionnés, indépendamment de leur pertinence par rapport à la présente procédure, comme l’a contesté la demanderesse.
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
annexe no 1:extraits de la base de données espagnole sur les marques et les brevets (Sitadex) contenant des informations sur la marque antérieure dont la traduction en anglais.
annexes no 2-5, annexe no 7 et annexe no 71: différentes décisions de la division d’opposition, datées de 2008 et 2017, et concernant le conflit entre la marque de l’opposante «RACE» et les demandes de marque de l’Union européenne incluant l’élément «RACE»;
annexe no 6:document contenant les résultats d’une étude de marché réalisée en juillet-août 2013 par la société TNS (spécialisée dans la localisation de la marque et la communication avec la marque).Cela montre que, dans le secteur de l’assurance automobile en Espagne, la marque «RACE» occupe en premier lieu la connaissance spontanée, à 47 %, des autres marques notoirement connues telles que MAPFRE, MM (MÚTUA Madrileña) et Racc dont la quatrième place est de 95 % alors qu’elle est spontanée et sensibilisée et précédée uniquement de la MAPFRE, LINEA directa, et de MM (MÚTUA Madrileña).
annexes 8 à 40, annexes 61 et 70 et annexes no 72 à 97:des copies d’un grand nombre d’arrêts des tribunaux nationaux espagnols et de l’Office espagnol des brevets et des marques espagnol (en espagnol et traduit en anglais) concernant les conflits entre la marque de l’opposante «RACE» et les marques contestées contenant l’élément «RACE»; La plupart de ces décisions datant de 2014 à 2018; certains remontent à 2010, 2012, 2003 et 1999. La plupart de ces décisions portent également sur la renommée de la marque de l’opposante en Espagne;
annexe no 41:Des extraits d’ El LiBRO de las Grandes Marcas en España — Volumen I, publiés en 2002 par The Brand Council, The Independent Authority on Branding, où apparaît la marque antérieure «RACE».

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annexe no 42:une déclaration sous serment signée par le président de l’opposante et datée du 20/01/2003.
annexe no 43:Des extraits du magazine des membres de RACE de los socios del Real Automóvil Club de España (RACE)AUTOCLUB.La preuve de l’existence d’une longue tradition de Real Automóvil Club de España ( RACE) en Espagne attestant de la tradition de longue date du Real Automóvil Club de España (RACE) en Espagne prouve également que l’opposante a reçu et les différents services qu’elle fournit en relation avec le secteur automobile.
annexes no 44 à 48:des extraits des rapports annuels/comptes annuels de l’opposante pour la période 2013-2015, mentionnant les activités de l’opposante et le chiffre d’affaires annuel, oscillent entre 27 à 29 millions d’EUR par an environ.
annexe no 49:extraits du règlement de l’opposante, en espagnol avec traduction anglaise.
annexe no 50:impressions du site web www.fia.com, relatives à la Fédération Automobile International, dont fait partie l’opposante, y compris un bref résumé des services fournis par les opposantes dans le secteur automobile.
annexe no 51:impressions du site web www.arceurope.com, dont l’opposante est un membre fondateur.
annexe no 52:une brochure d’une «production d’arc» montrant que l’opposante est membre de cette organisation automobile, qui fournit une protection à environ 4 millions de véhicules.
annexe no 53:des brochures publicitaires diversifiées attestant le développement des différentes activités du secteur automobile en général de la part de l’opposante;
annexe no 54:Un extrait de l’édition juillet/août 2003 du magazine Trafico, qui montre qu’en juin 2003, les services postaux espagnols ont émis une série de quatre timbres pour marquer le centenaire du Real Automóvil Club de España (RACE).
annexe no 55:copie de la question août/septembre 2013 du magazine multimédia RACE multimédia, mentionnant la marque «RACE».
annexe no 56:une liste des rapports et études réalisés par RACE en 2012 et 2013 dans le domaine de la sécurité routière et des échantillons de certaines de ces études.
annexe no 57:une copie de la édition printemps/été 2013 du magazine RACE, montrant l’usage de la marque «RACE» et des activités de l’opposante, allant du soutien aux routes, programmes de sécurité routière et cartes de fidélité à l’organisation d’événements sportifs de tout genre (rembourrage, golf, cheval à cheval, motoring, motocyclisme, etc.).
annexe no 58:Extraits du magazine Actualidad RACE de février 2013.

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annexe no 59:Une copie d’un article relatif à la marque «RACE», publié dans le journal national espagnol ABC, et daté du 20/07/2015. L’article fait partie d’un événement intitulé «Conducir una ilusión» («Drive avec enthousiasme»), organisé par l’opposante, notamment.
annexe no 60:Un article paru dans le journal espagnol ABC daté de 12/12/2013, faisant référence à la rémodélisation du circuit Jarama de RACE, dont l’achèvement est prévu pour 2021.
L’opposante a présenté une abondance de documents, dont certains ne sont pas directement pertinents en l’espèce, comme il a été correctement indiqué par la demanderesse. Cependant, lors de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble, au lieu de les examiner individuellement. Par conséquent, une appréciation globale de tous les éléments de preuve, combinés les uns aux autres, entraîne les conclusions suivantes:
Les éléments de preuve comprennent plusieurs décisions de l’Office, de l’Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que les décisions des juridictions nationales. Les deux offices comme les tribunaux espagnols ont jugé à de nombreuses reprises, d’après les pièces produites par l’opposante, que la marque de l’opposante est notoirement connue. Même si l’Office ne peut conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le fondement de décisions et arrêts antérieurs, il peut être déduit d’autres éléments de preuve, en particulier des éléments de preuve tirés de sources indépendantes (comme l’étude de marché concernant l’assurance automobile, le livre Topbrands — El LiBRO de las Grandes Marcas en España — Volumen I et les sites internet des clubs automobiles européens), que même si la marque sur laquelle la présente opposition a été fondée a récemment été enregistrée, la marque «RACE» est présente sur le marché espagnol depuis le début du 20e siècle, offrant toutes sortes de services liés à l’utilisation et à la jouissance de l’automobile à ses membres et aux clubs internationaux automobiles dont il est un membre (fondateur).
En outre, il ressort du magazine de l’association que les activités de l’opposante vont du à la récupération des véhicules, à l’assistance routière, à l’assistance technique des véhicules, à l’assistance en matière de voyages, à l’assistance juridique en matière de violations de la circulation, aux services de formalités de véhicule, aux auto-écoles, à l’assurance automobile et à la fourniture de services touristiques et de voyage pour l’organisation des activités sportives proposées par l’intermédiaire de ses bureaux et complexes sportifs dans toute l’Espagne. En outre, compte tenu des chiffres d’affaires élevés de l’opposante, il y a lieu de conclure que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent. Dès lors, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour les services suivants:
Classe 35: services de lissage pour véhicules.
Classe 36: assurances de voitures.
Classe 37: services de réparation de voitures.
Classe 39: assistance en matière de voyages et fourniture d’informations touristiques et sur les voyages.
Classe 41: auto-écoles; Courses automobiles.

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Même si la majeure partie de ces services ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la liste des services pour lesquels l’opposante invoque une renommée, ils permettent de considérer, contrairement aux arguments de la demanderesse, de sous- catégories objectives des catégories plus larges de services pour lesquelles l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 35: travaux de bureau.
Classe 36: assurances .
Classe 37: entretien et réparation d’ automobiles.
Classe 39: organisation de voyages.
Classe 41: education ; Activités sportives.
B) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le mot «RACE» de la marque antérieure n’appartient pas à la catégorie des mots anglais de base dont une partie significative du public pertinent en Espagne serait connue. L’équivalent espagnol du mot anglais «race» est «Carrera», qui ne ressemble d’aucune façon au mot anglais. Le vendeur et l’acheteur, par exemple, de «vélo de course» ou d’un «racer» seraient, en espagnol, «bicicleta de CARRERAS» et non anglophones (09/09/2015, R 1566/2014 4-, RACECRAFT/RACE, § 28).Dès lors, le mot «RACE» sera perçu sans signification par le public pertinent et doté d’un caractère distinctif moyen.
L’opposante fournit des extraits d’une recherche en ligne figurant dans le dictionnaire espagnol de l’Académie de Royal montrant que le mot «RACE» n’appartient pas au dictionnaire espagnol. Toutefois, elle soutient que les consommateurs pertinents percevront le terme «RACE» comme un acronyme désignant le nom de l’opposante car tant son nom que son acronyme possèdent un caractère distinctif élevé en Espagne. L’opposante fait également référence à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de son affirmation.
Toutefois, étant donné que le nom de l’opposante n’est pas inclus dans la marque (conjointement avec son acronyme), il ne peut généralement être supposé que le public pertinent percevra le mot «RACE» comme désignant le Real Automóvil Club de

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España.Le mot «RACE» n’existant pas dans la langue espagnole, il ne sera pas immédiatement associé à l’acronyme de Real Automóvil Club de España et sera perçu comme étant dépourvu de signification par une partie significative, au moins, du public pertinent.
En ce qui concerne la référence aux décisions antérieures de l’Office, il convient de rappeler que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Par ailleurs, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière des considérations qui précèdent, même si les décisions antérieures mentionnées par l’opposante sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Par conséquent, le mot «RACE» n’appartenant pas au vocabulaire espagnol et sera perçu comme dépourvu de signification par au moins une partie significative du public pertinent, il doit être considéré comme distinctif.
La représentation d’une couronne de la marque antérieure est un symbole élogieux laudatif couramment utilisé, la légitimité, la légitimité, la victoire, le triumph, l’honneur et l’éblouissement. Par conséquent, il est faiblement distinctif.
Enfin, la stylisation du mot «RACE» est banale et ne se verra attribuer aucune signification de marque propre.
Compte tenu de la petite taille de l’élément figuratif de la marque et de l’absence de signification du mot «RACE» en espagnol, «RACE» est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «MyMatchRace» se présente comme une seule suite de lettres; toutefois, la présence de lettres majuscules permettra aux consommateurs de reconnaître les trois mots «My Match Race», tels que mentionnés par l’opposante. Bien qu’aucun de ces mots ne relève de la langue espagnole, en principe, il ne peut être exclu que le public pertinent ayant une certaine connaissance de l’anglais comprenne le premier élément «My» comme le premier déterminant, qui possède un mot correspondant très similaire en espagnol («mi»).Toutefois, compte tenu de la juxtaposition de ce terme avec les mots «Match» ou «Race», qui sont dépourvus de signification (comme expliqué ci-après), et du contexte des services en cause, il est possible que le terme «My» ne déclenche aucune association conceptuelle spécifique et sera considéré comme fantaisiste.

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Décision sur l’opposition no B 3 024 513 page:8De15
Le deuxième élément, «Match», ne peut être considéré comme un terme anglais de base, comme l’opposante l’a relevé à juste titre. Les éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard, qui comprennent les résultats d’une recherche du mot «match» sur Google, ne sauraient être considérés comme suffisants pour corroborer cette allégation. Premièrement, seuls certains résultats positifs indiquent le mot «match» comme faisant partie du nom du site web et seules certaines de ces lettres semblent être des sites web espagnols. Deuxièmement, la présence de plusieurs sites web espagnols comprenant le mot «match» ne peut être considérée comme déterminante pour l’usage répandu et la compréhension de ce mot par le public pertinent, qui comprend le grand public.
La demanderesse affirme en outre que la combinaison de mots «match race» dans une terminologie voile renvoie à un type particulier de régatta, et produit des éléments de preuve à cet égard, qui sont composés d’extraits du site web mondial pour la navigation (www.sailing.org) et de la Fédération italienne de voiliers (www.federvela.it).Toutefois, les arguments de la demanderesse, ainsi que les éléments de preuve présentés à l’appui de celle-ci, ne font pas expressément référence au public espagnol. En outre, la connaissance de cette expression se limite plutôt à un segment particulier de la société qui suit ou fait du sport. Dès lors, il ne saurait généralement être présumé que le public pertinent des services en cause comprendra cette signification spécifique lorsqu’il rencontrera le terme «match race».
Il s’ ensuit que «MatchRace», considéré dans son ensemble ou comme deux mots distincts, ne véhicule aucune signification claire pour le consommateur pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
La demanderesse affirme que l’élément figuratif de la marque contestée «consiste en l’image de 4 voiles de bateaux à voile, créant ce qui semble être une sorte de «X».Bien que la possibilité que cette perception soit perçue par les consommateurs ne saurait être totalement exclue, la stylisation de l’élément figuratif est d’une nature telle qu’il est impossible de déterminer quels objets sont représentés. En effet, il n’est pas possible de penser à une perception univoque et non équivoque de ce dispositif dans l’esprit du public. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il est plus approprié de conclure que cet élément figuratif, qui consiste en des triangles bleus, se recoupent entre eux, ne porte pas de signification précise au public et est par conséquent distinctif. La couleur bleue et la stylisation des éléments verbaux de la marque contestée ne se verra attribuer aucune signification de marque.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, la marque contestée ne possède pas d’élément plus dominant que d’autres éléments.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Finalement, le syntagme a généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’il est confronté à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

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Décision sur l’opposition no B 3 024 513 page:9De15
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «RACE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est incorporé dans la partie finale du signe contesté, où il joue un rôle indépendant.
Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leur stylisation, ainsi qu’aux éléments «MyLLCH» placé au début de l’élément verbal du signe contesté.
Compte tenu du caractère distinctif des différents éléments des marques et du fait que, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse, le début d’un signe retient généralement l’attention du consommateur, elle a conclu que les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Phonétiquement, les signes coïncident par la prononciation des deux syllabes «ra- ce».Les signes diffèrent par la première partie du signe contesté, «MyMATCH».
Bien que cette différence ne passera pas inaperçue, «MyMatch» étant le premier élément à être prononcé lorsque le signe contesté sera prononcé, le mot commun «course» est audible en tant qu’élément distinct de la marque contestée. Par conséquent, la différence dans la prononciation de la première partie du signe contesté ne saurait empêcher la constatation d’un degré faible à moyen de similitude phonétique entre les marques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les marques diffèrent par la présence de la présence d’une couronne dans la marque antérieure, de sorte que les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cet élément figuratif a une incidence limitée sur le plan conceptuel, étant donné qu’il sera perçu comme un élément limité au caractère distinctif.
Les signes comparés sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal «RACE», qui joue un rôle indépendant dans les deux marques.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;

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Décision sur l’opposition no B 3 024 513 page:10De15
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude des marques en cause, il ressort clairement de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque et lui porterait préjudice (27/11/2008, 252/07-, Intel, EU: C: 2008: 655, § 67 à 69; 18/06/2009, C- 487/07, L’Oréal, EU: C: 2009: 378, § 44).En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, lorsque le public pertinent est confronté à une marque postérieure similaire, il l’associera à cette marque antérieure.
Les marques ont été jugées faiblement similaires sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un degré inférieur à la moyenne. Le fait que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel n’a pas un impact significatif car cela est dû à la présence de l’élément figuratif de la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif limité.
Bien que la similitude entre les marques ne soit pas particulièrement élevée, le degré de similitude des signes requis en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE diffère de celle exigée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En effet, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude moindre entre les marques en cause, pour autant qu’il soit suffisant pour la partie pertinente du public de faire un rapprochement entre ces marques: Pour établir un lien entre elles (24/03/2011, C 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177, § 53).
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, le mot «RACE» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause étant donné qu’il s’agit d’un mot dépourvu de signification en rapport avec les services qu’elle désigne. En outre, comme cela a déjà été démontré ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en Espagne pour différents types de services, à savoir les services de formation35, l’assurance-voiture (classe 36), les services de réparation d’automobiles ( classe 37), l’assistance en matière de voyages et la fourniture d’informations sur les voyages et les voyages (classe 39) et les services d’auto-écoles; Courses de voitures (classe 41).
Un autre facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes est les produits et services pertinents.
Avant tout autre examen, il convient de rappeler que l’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 41: services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 42 : services scientifico-technologiques; Services informatiques.

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Décision sur l’opposition no B 3 024 513 page:11De15
En l’espèce, il est probable qu’un lien existe entre les signes en conflit. Premièrement, la marque de l’opposante est une marque tellement connue en Espagne que le public pertinent est tenu de le connaître. Deuxièmement, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément le plus distinctif de la marque antérieure (le mot «RACE») est présent dans l’élément verbal du signe contesté, dans lequel il se distingue clairement en tant qu’élément distinct. En outre, le mot «RACE» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause car il est un mot fantaisiste en espagnol.
En outre, certains des services contestés: ceux compris dans la classe 41 sont identiques aux services renommés dans la même classe (à savoir l’éducation; Activités sportives).
Certes, les autres services contestés compris dans la classe 42 sont, certes, différents des services renommés de l’opposante. Toutefois, compte tenu de leur nature, la division d’opposition conclut que la différence qu’ils présentent n’est pas excessive. En particulier, les services scientifiques et technologiques contestés ont, ou peuvent avoir, un lien (étroit) avec certains des services renommés, par exemple l’ éducation, compris dans la classe 41, étant donné que les services contestés peuvent être nécessaires pour mener à bien les services de l’opposante, compte tenu en particulier des systèmes d’information numérique.
Dès lors, compte tenu de leur nature et de leur mise en balance de tous les facteurs pertinents de l’espèce, la division d’opposition conclut que la différence entre les services en cause n’est pas si importante. Par conséquent, il existe, du moins prima facie, une possibilité que, lorsque les consommateurs pertinents sont confrontés à la marque contestée, il sera probablement associé à la marque antérieure, autrement dit, qu’ils établissent un «lien» mental entre les signes en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42. De plus, le «lien» existe clairement pour les services identiques compris dans la classe 41.Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).

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Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
L’acceptation de l’enregistrement de la marque contestée permettrait au demandeur de bénéficier de la renommée de la marque antérieure en tirant indûment profit de sa capacité à attirer des consommateurs et des investissements publicitaires réalisés par l’opposante. La marque contestée pourrait pénétrer plus facilement le marché en raison de la familiarité des consommateurs avec la marque «RACE» et de la confiance qu’ils y placent. Les consommateurs qui ont choisi d’utiliser les services proposés sous la marque contestée pourraient avoir fait l’objet, à tort, de services proposés par l’opposante ou avec l’accord ou l’autorisation de l’opposante, si tel n’est pas le cas;
L’ octroi de la demande contestée pourrait donner lieu à un détournement de la marque «RACE» de l’opposante au prestige et à la renommée de l’opposante, non seulement en raison du degré élevé de connaissance de celle-ci auprès des consommateurs, mais aussi du fait de l’image d’excellence, de fiabilité et de qualité qu’elle véhicule. Cette image peut exercer une influence positive sur le choix de la société/fournisseur que les consommateurs font.
La marque «RACE» est présente sur le marché depuis de nombreuses années. La marque reflète en outre l’image d’une entreprise dont l’historique principal a connu un grand succès au fil des ans, wé la confiance du public et créé une solide réputation en ce qui concerne la qualité, du fait de l’excellente qualité de tous ses services et des campagnes de sécurité routière menées en permanence. Cette image serait directement projetée dans les services visés par la demande contestée, même si les secteurs concernés par les deux marques sont différents, même si dans le cas d’espèce ils ne le sont pas.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels

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la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’ il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante base, en partie, son argument tiré de l’allégation selon laquelle le signe contesté profitera sur le sillage de la marque renommée «RACE» parce qu’il bénéficiera injustement d’une partie de la reconnaissance attachée à la marque antérieure et, ce faisant, il bénéficie des années d’efforts et d’investissements que l’opposante a développées en publicité et en développant la renommée de sa marque.
La notion de profit indûment tiré n’implique pas nécessairement l’intention délibérée d’exploiter le goodwill associé à la marque d’une autre personne. Dans plusieurs cas, le Tribunal a jugé que la notion de profit indûment tiré porte sur le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (19/06/2008,- 93/06, Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008,- 128/06, Camelo, EU: t; 2008: § 46).
Il est probable que l’utilisation du terme «RACE» par la demanderesse en tant que partie distinctive autonome de sa marque en rapport avec les services de la demanderesse tirerait indûment profit de la marque «RACE» dans le sens reconnu par le Tribunal au paragraphe précédent.
Compte tenu de la renommée incontestable de la marque «RACE», il semble inévitable que l’image de la marque et les caractéristiques du projet qu’elle projetsoit soient transférées aux services de la demanderesse s’ils sont commercialisés sous le signe contesté.
Les services peuvent tout à fait être recherchés, au moins en partie, par le même public, à la recherche des services renommés de l’opposante. Les consommateurs des services contestés dans les classes 41 et 42 sont pour l’essentiel principalement des membres du grand public ou des professionnels à la recherche, aux services éducatifs ou scientifiques, technologiques et liés à l’informatique, respectivement. Ces mêmes consommateurs seront à la fois intéressés par les mêmes types de services de renommée compris dans la classe 41, pour lesquels, en particulier, les services scientifiques et technologiques contestés pourraient être même nécessaires ou des services de soutien.
Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents feront immédiatement le lien avec la marque de l’opposante et s’attendront à ce que les services proposés possèdent les mêmes normes d’image et de qualité que ceux proposés par l’opposante; ils pourront, par exemple, penser que ces services ont été approuvés, certifiés ou recommandés par le RACE.
Par conséquent, compte tenu de la reproduction identique du terme distinctif «RACE», le signe contesté connaîtrait une «impulsion» déloyale étant donné qu’il est lié à la marque «RACE» de l’opposante dans l’esprit des consommateurs en Espagne, car la commercialisation des services de la demanderesse serait facilitée étant donné que sa

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marque contient un élément clé qui sera immédiatement reconnue par le public pertinent en Espagne. Il convient de souligner que ce serait surtout grâce aux efforts de l’opposante en Espagne et non à ceux de la demanderesse que le signe contesté commencera à percevoir un degré de reconnaissance immédiat. «RACE» est intrinsèquement distinctif en Espagne et n’a pas de signification en espagnol, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un terme utilisé dans d’autres contextes. Dans l’ensemble, l’association du signe contesté avec le signe antérieur connu de l’opposante en Espagne permet au consommateur espagnol pertinent de se souvenir et de reconnaître le signe contesté et, pour ce motif, le signe contesté exploiterait les pouvoirs d’attraction ou le caractère distinctif de la marque antérieure; Dès lors, le signe contesté bénéficiera de la renommée de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition

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CRISTINA CRESPO Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.