DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 096 458
Sicavonline SA, 50 Place de l’Ellipse, Village 5, CS 50053, 92985, Paris la Défense Cedex, France (opposante), représentée par Marchais & Associés, 4 Avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Motorway Online Limited, International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2BN, Royaume-uni (demanderesse), représentée par Kemp Little LLP, Cheapside House, 138 Cheapside, EC2V 6BJ London, Royaume- uni (mandataire agréé).

Le 05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. La décision du 17/08/2020 statuant sur l’opposition n° B 3 096 458 est révoquée et remplacée par la présente décision.
2. L’opposition n° B 3 096 458 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9 : L’ensemble des produits de cette classe.

Classe 35 : L’ensemble des services de cette classe, à l’exception des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail concernant les véhicules.

Classe 36 : L’ensemble des services de cette classe.

Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.

Classe 42: L’ensemble des services de cette classe.

3. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 080 964 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 080 964 pour la marque figurative . L’opposition

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est fondée sur l’enregistrement français n° 4 309 045 pour la marque verbale « MOTION WAY ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. DÉCISION SUR LA RÉVOCATION – Article 103 du RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision. La révocation de la décision doit être effectuée dans un délai d’un an à compter de la date de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure.

Le 21/08/2020, l’Office a communiqué aux parties son intention de révoquer sa décision du 17/08/2020, prise dans le cadre de la présente procédure, en raison du fait que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir qu’il existait une contradiction entre le dictum et la comparaison des produits et services. En effet, les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services de la classe 35 ont été considérés dissimilaires à l’ensemble des services de l’opposante dans la comparaison des produits et services, mais cela n’était pas reflété correctement dans le dictum.

Conformément à l’article 70 du RDMUE, l’Office a également informé les parties qu’il tiendrait compte de toute observation de leur part présentée au plus tard le 26/09/2020.

Les parties n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti, la division d’opposition conclut qu’il y a lieu de révoquer la décision du 17/08/2020 statuant sur l’opposition n° B 3 096 458 et de la remplacer par la présente décision.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 35 : Publicité; mise à disposition d’espaces publicitaires; conception de matériels publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; publicité télévisée; gestion des affaires

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commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 : Assurances et finances, consultation et information en matière financière, analyses financières; consultation et information en matière d’assurance; affaires financières; affaires bancaires; transactions financières; estimations financières; affaires monétaires; affaires immobilières; expertise immobilière.

Classe 41 : Divertissement; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; production de films autres que films publicitaires; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement.

Classe 42 : Conseils en conception de sites web; création et entretien de sites web pour des tiers; récupération de données informatiques; location de serveurs web; stockage électronique de données; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; logiciels d’applications informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; logiciels pour la recherche de données; logiciels de prise de décisions; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; logiciels de gestion de bases de données; logiciels interactifs; logiciels de simulation de véhicules.

Classe 35 : Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail concernant les véhicules; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; recherches pour affaires; informations commerciales par le biais de sites web; services de traitement de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques.

Classe 36 : Services d’expertises et d’évaluations financières; courtage.

Classe 41 : Informations en matière d’éducation; services d’enseignement relatif au commerce; services d’éducation en ligne via des bases de données informatiques, internet ou

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des extranets; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.

Classe 42 : Élaboration [conception] de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels pour ordinateurs; logiciels d’applications informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; logiciels pour la recherche de données; logiciels de prise de décisions; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; logiciels de gestion de bases de données; logiciels interactifs; logiciels de simulation de véhicules contestés sont similaires aux services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante en classe 42. En effet, bien que différents par leurs natures, ces produits et services sont complémentaires. Par ailleurs, leur public ainsi que leurs producteurs/prestataires peuvent coïncider.
Suivant le même raisonnement, les appareils d’intelligence artificielle sont également similaires aux services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante en classe 42 dans la mesure où ces appareils sont principalement composés d’un logiciel leur permettant de fonctionner grâce à l’intelligence. En effet, ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner. Par conséquent, les produits et services sont clairement complémentaires et ils peuvent également coïncider par leur public ainsi que par leurs producteurs/prestataires.

Services contestés dans la classe 35
Les services de compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services de traitement de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

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Les services de recherches pour affaires; informations commerciales par le biais de sites web contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

Les services de fourniture de services de comparaison des prix en ligne contestés sont similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante dans la mesure où ils coïncident dans leur finalité et s’adressent au même public.
En revanche, les services de vente au détail concernant les véhicules contestés sont dissimilaires à l’ensemble des services en classes 35, 36, 41 et 42 de l’opposante. En effet, aucun de ces services ne concerne des services de vente ou en relation avec des véhicules. Par conséquent leur nature, destination et méthode d’utilisation sont différentes. De même, le public visé, les points de vente et les prestataires sont différents. Enfin, ces services ne sont nullement complémentaires ou en concurrence.
Enfin, les services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont des services très spécifiques qui impliquent la mise à disposition d’une plate-forme, par un intermédiaire, où l’acheteur peut exposer et proposer ses marchandises à la vente, sans que l’intermédiaire ne soit nécessairement préoccupé par ce qui est vendu. Il s’agit donc d’un service passif qui consiste à donner à l’acheteur la possibilité de montrer les biens qu’il choisit de vendre, d’en fixer lui-même le prix et de payer une redevance pour l’utilisation de l’espace. Par conséquent, ces services contestés sont également dissimilaires à l’ensemble des services de l’opposante en classes 35, 36, 41 et 42.
Services contestés dans la classe 36
Les services d’expertises et d’évaluations financières; courtage contestés sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

Services contestés dans la classe 41
Les services de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables contestés sont similaires à un degré élevé aux services d’écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires de l’opposante dans la mesure où ils ont la même finalité, peuvent coïncider dans leurs points de vente et prestataires et ils peuvent également viser le même public.

Les services d’informations en matière d’éducation; services d’enseignement relatif au commerce; services d’éducation en ligne via des bases de données informatiques, Internet ou des extranets contestés sont tous relatifs à l’enseignement et à l’éducation. Or, les services en classes 35, 36, 41 et 42 de l’opposante ne couvrent aucun service relatifs à l’éducation. Dès lors, ces services n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’utilisation. Leur public, chaines de distribution et prestataires sont différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en

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concurrence. Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires aux services de l’opposante en classes 35, 36, 41 et 42.

Services contestés dans la classe 42
Les services de maintenance de logiciels d’ordinateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

Élaboration [conception] de logiciels; développement de logiciels sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.

b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels.

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.

c) Les signes
MOTION WAY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments « MOTION » et « WAY ». L’élément « MOTION » est un terme anglais signifiant mouvement ou action et sera perçu comme tel à tout le moins par une large partie du public (en particulier pour les produits et services relevant du secteur des technologies de l’information) (30/10/2015 – R 2701/2014-1 – i-motion / id motion AUTOMOTIVE & TRANSPORT RESEARCH

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(fig.), § 26). Pour le reste du public, ce terme sera associé à sa définition française, à savoir « texte soumis à une assemblée pour exprimer son opinion ou sa volonté ». Quel que soit le sens attribué à cet élément, il est distinctif en lien avec les services en conflit. S’agissant du terme « WAY », il est dénué de sens en français et n’étant pas un mot anglais de base, ni un mot lié au secteur des technologies, il l’est pour l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, cet élément est également distinctif.

Le signe contesté est un signe figuratif composée de l’élément verbal « motorway » écrit en noir en police de caractères standards en gras, seul le « y » final est légèrement stylisé. Les lettres « motor », qui forment un mot anglais, seront comprises par le public du territoire pertinent comme signifiant « moteur » dans la mesure où les deux termes sont très proches. Or, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du Tribunal du 13/02/2007, T- 256/04, « Respicur », point 57). Ceci est également vrai lorsque seulement une partie du mot a une signification claire et d’autant plus vrai lorsque le mot en question est relativement long. Cet élément « motor » n’a pas rapport avec les produits et services en cause et est, par conséquent, distinctif. Le second élément « way », comme vu précédemment, n’a pas de signification et est donc distinctif.

S’agissant de la stylisation du signe contesté, il convient de noter qu’elle est relativement banale et purement décorative et est, dès lors, non distinctive.
Il n’existe pas d’élément visuellement dominant au sein de la marque contestée.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « MOT(*)O* » et « WAY ». En revanche, les signes diffèrent par leurs parties centrales respectives et le fait que la marque antérieure comporte une lettre supplémentaire ainsi qu’un espace entre ces deux éléments contrairement au signe contesté. Ce dernier diffère par ailleurs par sa stylisation.
Cela étant, les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42), dès lors, ces différences sont à nuancer.
Par ailleurs, il convient de noter que l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux- mêmes et non leur forme écrite dans la mesure où le signe est exclusivement écrit en majuscules (31/01/2013, T-66/11, EU:T:2013:48,
§ 57).

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « MO » et « WAY », présentes dans les deux signes. En revanche, les signes diffèrent par le son des lettres « TION » et « TOR »

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respectivement de la marque antérieure et du signe contesté. En effet, les lettres « T » et « O » au regard de la configuration des signes ne sont pas prononcées à l’identique dans les deux signes.
De plus, comme évoqué antérieurement, les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné qu’une partie de chacun des signes sera associée à une signification différente, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie dissimilaires. Ils visent tant le grand public que les professionnels qui auront un niveau d’attention variant de moyen à élevé.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen alors qu’ils sont dissimilaires conceptuellement étant donné qu’une

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partie de chacun de ces signes à une signification. En particulier, les signes ont le même début, partie qui attire généralement le plus l’attention des consommateurs. Par ailleurs, ils partagent le même dernier élément « WAY » qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent.
Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Ainsi, l’élément « WAY », présent dans les deux signes, pourra être perçu comme identifiant les produits et services comme émanant de l’opposante alors que « MOTION » et « MOTOR » pourront être perçus comme signalant une autre gamme de produits et services.

Par conséquent, en l’espèce, les différences conceptuelles entre les signes ne sont pas de nature à empêcher tout risque de confusion, notamment par la présence de l’élément distinctif « WAY ».

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Par ailleurs, s’agissant des services jugés similaires à un faible degré, le risque d’association vaut pareillement en vertu du principe d’interdépendance mentionné auparavant.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

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La division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Eva Inés PÉREZ Cristina SENERIO SANTONJA LLOVET
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.