DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 702 986
JACK Daniel Proties, Inc., 4040 Civic Center Drive, Suite 528, 94903, San Rafael, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kulikowska & Kulikowski Sp. K., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Akwit Spółka Akcyjna, ul. Monopolowa 4, 51-501, Wrocław, Pologne ( demandeur).
Le 06/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 702 986 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 050 487 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 050 487 pour la marque verbale «Jack Strong SCOTCH WHISKY».

L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 154 211 pour la marque verbale «JACK DANIEL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, entre autres, la marque de l’Union européenne no 154 211 «JACK DANIEL’ S».

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Décision sur l’opposition no B 2 702 986 page:2De16
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 28/01/2016.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28/01/2011 au 27/01/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 18/02/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/04/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prolongé jusqu’au 23/06/2019.Le 21/06/2019, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
annexe 2:La feuille de calcul de www.theiwsr.com montre le volume des ventes et de la valeur au détail des différentes variétés de «Jack Daniel» pour chaque année entre 2011 et, entre et 2017, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Belgique et au Luxembourg, en République tchèque, en Roumanie et aux Pays-Bas. À titre d’exemple, dans sa seule année, «Jack Daniel Tennesessee Whisky» au Royaume-Uni, qui concernait un million de dossiers de 9 litres, ont été vendus chaque année de la période pertinente, pour un montant de 300 millions USD en Allemagne, un million d’affaires ont été vendues chaque année en Allemagne pour un demi- million de dollars, pour un montant de 140 à 190 millions USD, soit en Pologne, 166 à 372 cas pour un montant de 47-105 millions de dollars.
annexes 3-4: Plus de 40 factures ont été émises à l’attention de clients de différentes villes d’Allemagne pour la vente de produits d’alcool, notamment «Jack Daniels», «Jack Daniels & Cola», «Jack Daniels & Ginger», «JD Single Barrel» (plusieurs produits apparaissent dans la même facture).Les montants ont été croisés pour des raisons de confidentialité. Le nombre de bouteilles de

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1 litre ou 0.70 litres vendus se situe entre 50 et 1000 litres par facture. Les quantités vendues pour la boîte de 0,33L (par exemple, pour «Jack Daniels & Ginger» et «Jack Daniels & Cola») se situent entre 500 et 1000 par facture.
annexes 5-6: Plusieurs pages du matériel promotionnel en allemand, non datées ou datées de la période 2011-2016, représentant du whisky dans des conditionnements différents, tels que:
annexe 7: 15 factures en polonais adressées à des clients dans différentes villes en Pologne pour la vente de produits d’alcool, notamment «Jack Daniel Whisky 0.5L/1L/3.0L 40 %», «Jack Daniel & Cola», «Jack Daniel & Ginger».Les montants ont été croisés pour des raisons de confidentialité. Le nombre de boîtes vendues varie de 10 à 70 par facture.
annexe 8: 7 factures en polonais émises par «Focus Media Group» à propos du matériel promotionnel lié au «Jack Daniel»;
annexes 9-11: Plusieurs pages du matériel promotionnel en polonais, non datées ou datées de la période 2011-2016, représentant du whisky dans différents emballages, tels que ceux indiqués ci-dessus.
annexe 12: Matériel promotionnel en anglais;
annexe 13: Des factures en anglais, émises au Royaume-Uni, d’après les explications de l’opposante concernant différentes campagnes de «Jack Daniel»;
annexe 14: Des coupures de journaux provenant de journaux anglophones comme «METRO», «Daily Mail», «Mail Online», «écossais Daily Mail», «The Evening Telegraph», etc. contenant des chiffres de grand public/de lecteurs s’élevant ainsi que des articles promotionnels liés aux produits du whisky «Jack Daniel»;
annexes 15-17: Images des produits «Jack Daniel» et des magasins d’affichage en Lituanie, au Danemark, en Finlande, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche
Les factures et documents promotionnels montrent que le lieu de l’usage est, à tout le moins, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni.L’article 15, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété dans le sens que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012,- 149/11, «Leno Merken», point 44, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres); Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent de l’Union européenne;

Tous les éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les factures ainsi que les feuilles de calcul www.theiwsr.com figurant à l’annexe 2 fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

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Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et dans la mesure où elle a été enregistrée (ajout se référant à l’arôme de la boisson, par exemple «& Cola/Ginger» ou de son degré d’alcool, à savoir: «40 %» sont acceptables car ils ne modifient pas le caractère distinctif de la marque antérieure).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Le signe antérieur de l’opposante est enregistré pour des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33 et pour des bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons en classe 32. Cependant, les preuves concernent exclusivement le whisky.L’Office est d’avis que les termes «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» sont suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories (par exemple, du whisky), susceptibles d’être envisagées de manière autonome (14/07/2005, 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288).
Par conséquent, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 33: whisky .
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans

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juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/01/2016.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante jouit d’une renommée, et pour lequel l’usage a été démontré, à savoir:
Classe 33:Whisky.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) en conformité avec la spécification «Scotch Whisky».
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la

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durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 11/10/2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Témoignage du président de l’entreprise de l’opposante qui résume la renommée de la marque antérieure sur la base des pièces suivantes:
Pièces 1 à 3, et 7 à 8: Des extraits de livres anglophones de l’histoire du Jack Daniel Distillery, datant de 1800 (la naissance de Jack Daniel), du site web de l’opposante, Wikipedia, ainsi que des explications concernant «Jack sur les roches» et «Jack and Ginger» du site www.urbandictionary.com;
Pièce 4: Une liste de plusieurs enregistrements dans le registre de l’EUIPO, dont les enregistrements «JACK», «gentleman JACK», «JACK DANIEL»;
Pièces 5 et 6: Des échantillons d’annonces publicitaires «Jack Daniel Whisky», qui représentent le seul terme «JACK», tels que:
Pièce 9: La feuille de calcul de www.theiwsr.com (International Wines et Spirits Record), déjà mentionnée plus haut, avec les preuves de l’usage en tant qu’ annexe 2, affichant un volume significatif de ventes et de valeur au détail des différentes variétés de «Jack Daniel» pour chaque année entre 2011 et 2017, entre autres, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni.
Pièce 10: La feuille de calcul de www.theiwsr.com montrant les parts de marché du whisky de Jack Daniel au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Belgique et au Luxembourg, République tchèque, Roumanie, Pays-BasEn 2017, la ligne «JACK DANIEL’ s» représentait 14,8 % de part de marché pour le whisky en termes de valeur au détail (10,8 % de part de marché en volume de vente), ce qui constituait une part de marché de 4 % en termes de la valeur au détail de l’ensemble du marché des spiritueux dans ces territoires (2,1 % en termes de volume de vente);
Pièces 11 et 18: Des exemples de publicités dans les panneaux d’affichage et de merchandising au Royaume-Uni et en Allemagne; images promotionnelles, liste de médailles décernées à des dégustations de whisky, liste de films avec placement de produit de la marque de l’opposante;
Pièce 19: L’article www.thespiritbusiness.com daté de 2017 sur Jack Daniel la marque la plus grande renommée au monde sur la marque mondiale Interbrand Best Global Brands 2017;
Pièce 20: La liste de Superbrands liste 2009/2010 de classement Jack Daniel sous le no 76 de 500 marques mondiales;

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Pièce 21: Rapport publié par le public le plus 200 (rapport Brand 2009)Le rapport, établi par la société Nielsen sur la base d’une expertise du public britannique, a placé Jack Daniel, dans les 10 premières marques pour des boissons.
Pièce 22: «Le pouvoir 100. The World Mst Powerful Spirits & Wine Brands, 2014. liste préparée par des activités incorporelles, une évaluation indépendante de la marque et des conseils en stratégie. JACK Daniel est placé en 4 à la e place (la seconde plus puissante de whisky).
Pièces 23 à 34, et 36 à 41: Publications de magazine à effet datés de chaque année en 2007-2017; Chaque année, le Whisky Jack Daniel a atteint le 5e rang dans les «Top 100 Premium Spirits Worldwide» (au niveau de la «Premium Spirits Brands Worldwide») et en 1 dans le cadre des «10 marques de Bils» «Montres».Un article explique «une décennie il y a dix, Jack Daniel a été en grande partie un complément de réflexion sur le marché britannique. Après des années d’agencement complet visant à construire la marque en renforçant son imagerie américaine et son petit patrimoine, le Forman, Forman, a transformé la marque en un phénomène britannique».
Pièce 35 édition 2011 de marques de spiritueux à l’échelle mondiale, édition élaborée par International Wine & Spirit Research basée au Royaume-Uni. JACK Daniel est placé en 4. Selon le rapport, «le Royaume-Uni a été, en particulier, un succès considérable pour Jack Daniel, et augmenté de 4,4 % pour atteindre 1.02 millions d’actions en 2010 en 2009. Griffins affirme: «nous ne venons que de 1 mètres. Cette dernière a été une gravure longue depuis longtemps. Nous avons bien trouvé le bon travail pour commercialiser Jack Daniel. Nous bénéficions d’une forte croissance des échanges dans cette direction. Avec l’augmentation du commerce et de la baisse des ventes dans les commerces, nous avons beaucoup fait dans la première. Le déplacement du lieu de la plate-forme a effectivement bénéficié de Jack Daniel.» «Jack Daniel a également connu un succès remarquable avec ses extensions de recherche et développement. La marque est également entrée sur le marché du whisky aromatisé en présentant une variante honnête au début de cette année. JACK Daniel a une note d’innovation de 3.10 qui lui place approximativement au centre du Top 10.»
Pièce 42: Un article au sujet de la stratégie de marketing mise à l’origine du succès «Jack Daniel Daniel»;
Annexes 2-4 bis: Extraits de livres Polish-language concernant du whisky et du «Jack Daniel»;
Annexes 5-6 bis: Des articles en langue polonaise du hurtidétal.pl et du money.pl datés de 2008 et 2007, qui, selon les traductions (certifiées) de l’opposante, font référence à Jack Daniel parmi les marques les plus souvent citées et au whisky de consommateurs les plus souvent cités en Pologne;
Annexe 7bis: Un polonais, un article consacré à la recherche nationale «2015 Favourite Brand», qui retient la catégorie «Jack Daniel», en premier lieu, dans la catégorie des marques «Whisky» en Pologne;
Annexe 8bis: «ventes de whisky en Pologne», réalisées par «Wecombat Solutions» et IWSR basés en Pologne, présentant que «Jack Daniel» est le plus fréquemment choisi parmi le whisky américain et la troisième marque de whisky le plus populaire en Pologne;

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Annexe 9bis: «Jack Daniel» Pologne Brandendeard, non daté;
Annexe 10bis: Des déclarations de «Nielsen Polska» datées de 2018, concernant la part de marché de Jack Daniel dans la catégorie du whisky sur le marché polonais en 2016-2017, notamment une part de 10,5 % en volume (4 th) et une part de valeur de 15,7 % (3 rd); JACK Daniel a sa place en tant que numéro 1 en Pologne pour la catégorie du whisky premium et du whisky américain.
Annexe 11bis: En 2013, rapport sur le comportement et les habitudes des consommateurs sur le marché des boissons alcoolisées en Pologne, préparé par l’indicateur «indicateur», sur la base d’un échantillon de 1000 consommateurs adultes de boissons alcoolisées. Dans la catégorie brandy/cognac, «Jack Daniel» avait le taux de connaissance le plus élevé: 42 % ont incité et 25 % à se présenter spontanément.
Annexe 12bis: Étude préparée par IPSOS «Usage et attitudes envers les spiritueux en Pologne — Whisky» en 2013.«Jack Daniel» avait le taux de connaissance le plus élevé: 92 % poussoirs ont été sollicités.52 % en venant spontanément et 25 % à l’esprit.
Annexe 13bis: Rapport de recherche qualitatif préparé par «Dom Badawczy Maison» en 2011 sur la base des entretiens de groupe de réflexion. La marque «Jack Daniel» a été considérée comme «l’une des meilleures marques de whisky connues et visibles».
Annexe 14bis: Compilation de documents publicitaires à partir de septembre 2015 pour montrer le marketing de l’opposante axé sur l’utilisation du seul élément «Jack» au Royaume-Uni et en Pologne, par l’intermédiaire de slogans tels que «THIRSTY FOR JACK?», «JACK.LE WHISKY DE LEGENDS, «JACK ON FEU», «LAISSER CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DE LA JACK»

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Annexes 15-17: commercialisation des produits «Jack Daniel» en Pologne et dans le monde entier;
Annexes 17 à 20; Captures d’écran de sites web en anglais et en polonais qui commercialisent des boissons alcooliques contenant le terme «STRONG», entrées de dictionnaire pour significations anglaises;
Annexe 21: Rapport préparé par «Kantar Millward Brown» au sujet d’associations avec «JACK STRONG» sur le marché polonais (taille de l’échantillon: 200).63 % des participants ont associé le terme à «Whisky/bourbon», d’eux 55 % l’associent à une seule marque, dont 60 % sont «Jack Daniel», et même lorsque l’option «JACK STRONG» était également l’une des réponses possibles;
L’opposante a également présenté un DVD avec des photos de l’usage de la marque antérieure dans différents pays de l’UE, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne.
L’ opposante a apporté la preuve, pour le Royaume-Uni, de volumes et de valeurs de ventes considérables. Même si les informations sur les parts de marché n’ont été soumises que pour plusieurs États membres combinés, elles contiennent toujours des informations utiles lorsqu’elles sont mentionnées sur la base d’autres éléments de preuve. Les feuilles de calcul de www.theiwsr.com sont ventilées par pays et indiquent clairement que les volumes de ventes de whisky sont de loin les plus élevés au Royaume-Uni parmi tous les États membres de l’UE.Par conséquent, la part de marché de 14,8 % pour le whisky en termes de valeur au détail s’applique, à tout le moins, au Royaume-Uni. Sur le marché saturé du whisky, cette part de marché est assez importante.
L’opposante a produit des listes de marquages préparées par des organisations indépendantes, dont la plupart placées dans le Top 10 du secteur des boissons spiritueuses. L’opposante a principalement présenté des listes globales et des résultats. Néanmoins, les références au Royaume-Uni dans les magazines consacrés à l’impact, dans le «top 200» du public pertinent (rapport Brand 2009) et dans le rapport préparé par l’International Wine & Spirit Research, permettent de tirer des conclusions solides sur la prévalence établie de la marque de l’opposante non seulement dans son ensemble, mais aussi spécifiquement au Royaume-Uni.
De plus, plusieurs études indépendantes élaborées par des sources indépendantes et établies par la société «Nielsen Polska» confirment la part de marché et l’importance de la marque de l’opposante sur le marché polonais. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins en Pologne et au Royaume-Uni, ce qui est considéré comme

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suffisant pour démontrer la renommée de la marque antérieure dans le territoire pertinent.
Les éléments de preuve indiquent clairement que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes, comme différentes sources indépendantes l’attestent.Les chiffres de vente, la part de marché, les résultats de l’étude de marché, les résultats de l’enquête et les diverses références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent pour le whisky.
B) Les signes
JACK DANIEL JACK Strong SCOTCH WHISKY
Marque antérieure Signe contesté

Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Dans les deux signes, l’élément «Jack» sera compris comme un prénom masculin, relativement courant dans les pays anglophones.«Daniel» de la marque antérieure sera compris comme un nom de famille. Une partie du public, en particulier celles qui parlent l’anglais, percevra l’apostrophe et la lettre «s» comme une forme possessive.
Aucun de ces éléments n’a de rapport avec les produits et, par conséquent, ils sont distinctifs.
Le terme «SCOTCH WHISKY» de la marque contestée sera compris dans tout le territoire pertinent comme désignant un type de boisson alcoolisée. Il s’agit d’un élément non distinctif faisant directement référence à l’espèce des produits désignés par la marque contestée «boissons alcooliques (à l’exception des bières) en conformité avec la spécification «Scotch Whisky» [shhisky écossais]».
Le nom de «Strong» dans la marque contestée sera perçu comme un nom de famille à la suite du prénom «Jack»; Dans le même temps, le terme sera également perçu par une partie au moins du public pertinent, en particulier celles comprenant l’anglais, comme un terme communément utilisé sur le marché des boissons alcooliques pour désigner de la teneur en alcool, pour préciser la force de la bière, la liqueur, etc. En cas de compréhension, cette signification peut rendre le terme «Strong» faible en relation avec les produits en conflit, qui sont des boissons alcoolisées. Une partie du public pertinent peut même percevoir le mot «STA»

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comme une indication de la saveur/de la force de «SCOTCH WHISKY» plutôt que comme un nom de famille.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun «JACK» et diffèrent par le terme «Daniel» de la marque antérieure et par le terme «Strong» dans la marque contestée, dont l’existence a été jugée dotée d’une signification susceptible de la rendre faiblement distinctive, comme expliqué ci-dessus; Elles diffèrent également par l’expression «SCOTCH WHISKY», qui cependant est dépourvue de caractère distinctif et qui ne peut indiquer l’origine commerciale.
Dès lors, étant donné qu’ils coïncident par leur élément initial, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Il existe une certaine similitude conceptuelle entre les marques en cause étant donné qu’elles contiennent toutes deux le prénom «Jack» (T-346/04, ARTHUR ET FELICIE, § 84 et 51, 03/06/2015, T-559/13, «GIOVANNI GALLI», ECLI: EU: T: 2015: 353, § 88).Compte tenu du fait que «Jack» est un prénom relativement courant dans une partie du territoire pertinent, le degré de similitude conceptuelle est à tout le moins faible.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;

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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Avant d’examiner l’affirmation de l’opposante, il convient de rappeler que l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) en conformité avec la spécification «Scotch Whisky».
Comme nous l’avons vu plus haut, il a été conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée pour:
Classe 33:Whisky.
Les produits en cause sont identiques (le whisky fait partie de la catégorie des boissons alcooliques) ou très étroitement lié (à d’autres types de boissons alcooliques), car ils appartiennent au même secteur de marché; Les boissons alcooliques coïncident généralement des producteurs et n’est pas rare qu’elles sont promues ou vendues dans l’ensemble, ou par exemple par des cartes de menus, et qu’il y a donc chevauchement ou au moins des parties pertinentes du public pour les produits en cause. Les produits en conflit suffisent dès lors que les consommateurs soient susceptibles d’établir un lien mental entre les marques.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen en raison de la coïncidence de l’élément commun «JACK».La marque antérieure est renommée.
Il pourrait en principe être affirmé que «JACK» est un nom relativement courant dans les pays anglophones, et que les deux signes ont des éléments supplémentaires et qui diffèrent, «DANIEL» et «STRONG».Toutefois, le degré de renommée démontré pour la marque antérieure est suffisamment important pour compenser toute question relative à la question de savoir si «JACK» est un nom courant, ou les deux marques désignent deux personnes différentes.
Il convient également de prendre en considération les efforts de marketing de l’opposante axés sur l’utilisation du seul élément «Jack».L’opposante a également présenté une (même petite) étude selon laquelle une part importante du public pertinent en Pologne associait «Jack Strong» avec «Jack Daniel».
Enfin, il convient également de tenir compte du double sens «fort», du moins pour ce qui est de la partie du public, qui saisira «fort» comme une référence à la force d’une boisson, indépendamment du fait qu’elle soit également perçue ou non en même temps que le nom de famille et que, de ce fait, elle se concentrera plutôt sur l’élément commun, «JACK», particulièrement lorsqu’il sera suivi du terme non distinctif «Scotch Whisky».
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence

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d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante prétend que par l’usage d’une marque similaire, établissant ainsi un lien avec la marque de l’opposante, il existerait un transfert déloyal des qualités que le public associe à la marque de l’opposante, au regard de la marque de la requérante.
En d’autres termes, l’opposante avance que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
En raison de l’utilisation d’une marque similaire, indépendamment de l’intention du demandeur, il est fort probable que la dénomination «JACK» incluse dans la demande contestée, qui dispose d’une association forte et positive pour le

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public, attire le demandeur en termes de promotion de son propre whisky sous une marque très similaire. Désigner les produits avec un élément verbal caractéristique «JACK» aboutira indubitablement à des associations jouissant d’une marque renommée.
Il est possible d’ imitation de marques jouissant d’une renommée compte tenu de la réputation de quelqu’un d’autre et des inclinaisons positives de la clientèle sont exploitées afin de promouvoir sa propre marque, de la placer au sein d’un groupe déterminé de signes, qui sont perçus comme des signes distinctifs attirant des résultats économiques de meilleure qualité sans y apporter une grande importance expresse pour promouvoir et faire la publicité de celle-ci.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’ agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Le signe contesté reproduit le premier élément «JACK» de la marque antérieure; La marque antérieure a été jugée pour le même whisky, ce qui est également couvert par la catégorie plus large de la liste des produits de la demanderesse. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, compte tenu des caractéristiques de l’industrie des boissons, une extension de la marque de la marque antérieure serait naturelle.
Il est donc probable que la marque contestée bénéficie indûment de l’image positive transmise par la marque antérieure en raison de l’usage intensif et de la renommée du mot «Jack Daniel» sur le territoire pertinent. Les clients reconnaîtraient les deux marques faisant référence à deux personnes différentes, bien qu’une partie du public comprendrait également la signification de la marque contestée au sujet de la teneur en alcool des produits. En tout état de cause, compte tenu de l’élément commun «JACK» et du fait de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, il est probable que la marque contestée soit encore évoquée dans l’esprit des consommateurs. Les consommateurs se sentiraient attirés par la marque contestée en raison du degré élevé de renommée obtenu par la marque antérieure, ce qui faciliterait la commercialisation des produits proposés sous le signe contesté; De la sorte, la demanderesse pourrait à tort bénéficier de la renommée de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’image de la marque «Jack Daniel» sera transférée à la marque contestée et peut conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait un profit indu de la renommée bien établie de la marque et des investissements entrepris par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes

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L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types.En l’espèce, comme indiqué ci- dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Conclusion

Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs, à savoir l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, y compris les éléments de preuve de l’usage produits pour certaines de ces marques antérieures.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.

La division d’opposition
ALDO BLASI Marianna KONDAS Sandra IBAÑEZ

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.