DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 29 745 C (INVALIDITY)
Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, 4 Upperkirkgate, Hunly AB54 8JU, United Kigdom (demanderesse), représentée par Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Loch NESS Spirits Limited, Athbhinn Dores, Inverness IV2 6TU, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cloch Solicitors, Standard Buildings 94 Hope Street, Glasgow G2 6PH, Royaume-Uni (représentant professionnel).

Le 17/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits compris dans la classe 33 de la marque de l’Union européenne no 16 751 489 «Loch NESS Absinthe».La demande est fondée sur la marque non enregistrée «Loch NESS» utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en France, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni pour le whisky écossais.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a fait valoir être le titulaire de la marque non enregistrée «LOCH NESS» utilisée en rapport avec le whisky écossais depuis au moins 2008. La marque jouit d’un goodwill et d’une renommée avant la publication et l’enregistrement de la marque contestée. Les marques en cause sont substantiellement identiques et, par conséquent, les dommages se produiront;
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la demanderesse n’avait pas justifié la marque antérieure et a contesté tous les arguments de la demanderesse. Elle a affirmé que la demanderesse n’est pas le titulaire d’une marque antérieure non enregistrée «Loch NESS».La marque antérieure est dépourvue de

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur26 29 745 C
caractère distinctif et, en tant que telle, aucune présentation trompeuse n’est susceptible de se produire en cas de préjudice.
En réponse, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’existence du droit antérieur «Loch NESS»:
1. Un témoignage de M. EUAN C. Schand, président de Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, daté du 08/03/2019, indiquant que la marque «Loch NESS» a été appliquée au whisky et à son emballage au Royaume-Uni par Duncan Taylor Scotch Whisky Limited depuis au moins 2008, et fait un usage continu depuis cette date. Elle est accompagnée:
Pièce 01: Un extrait de Wayback machine, montrant l’utilisation du signe «Loch NESS» sur un flacon whisky le 24/01/2008 et une impression du site internet de la demanderesse www.duncantaylor.com/whisky/ qui montre divers produits, notamment les whisky de Loch NESS, appartenant à la demanderesse;
Pièce 02: Une impression du site web www.lochnesswhisky.co.uk, daté du 06/03/2019, décrivant un whisky de «The Original Loch NESS Whisky Co. Ltd.»;
Pièce 03: Une impression du site internet www.masterofmalt.com, un détaillant en ligne de whisky, datée du 05/03/2019; Elle montre une bouteille de whisky avec le signe «Loch NESS».
Pièces 04 et 07: Images de diverses bouteilles avec des étiquettes incorporant les mots «Loch NESS Scotch whisky»;
Pièce 08: Un extrait daté de 2019, de source inconnue, qui, d’après le titulaire de la MUE, provient du journal des ventes Duncan Taylor pour le whisky «Loch NESS».Elle répertorie les factures présentées durant la période 2009-2019 en vue de la vente de produits «LOCHNESS» à divers clients situés la plupart de ces produits au sein de l’Union européenne, ainsi que la quantité vendue et la valeur totale.
En outre, elle a affirmé qu’en raison du caractère continu et continu de l’usage de la marque antérieure, la marque antérieure a généré une renommée suffisante et une renommée pour le whisky écossais, en particulier au Royaume-Uni.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une déclaration sous serment du D^r Lorein Cameron-Ross d’Athènes, un fondateur et 50 % d’actionnaire de Loch NESS Spirits Limited, dans laquelle elle a rejeté les informations fournies par la demanderesse. Elle expliquait les raisons pour lesquelles la marque contestée a été adoptée comme dénomination sociale et nom commercial, à savoir sa production de spiritueux de consommation artisanale lors du loch NESS.À l’appui de ses arguments, elle a produit des preuves supplémentaires qui, pour des raisons d’économie de procédure, ne seront pas énumérées comme étant dénuées de pertinence.

MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur36 29 745 C
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est, sur demande présentée auprès de l’Office, déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes du droit de l’Union européenne et doit être appréciée, indépendamment du fait que la législation nationale ne doive pas exiger une utilisation effective en ce qui concerne certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale. Cette disposition vise à limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur soit suffisamment important ou significatif pour contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne.

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur46 29 745 C
La demanderesse a fondé sa demande sur la marque non enregistrée «Loch NESS» et tous les soi-disant utilisés dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en France, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni pour le «whisky écossais».
Les documents présentés par le demandeur afin de démontrer l’usage de ses droits antérieurs ont été énumérés ci-dessus.
Les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peuvent être invoqués que si leur utilisation a une portée qui n’est pas seulement locale. Les titulaires de droits dont l’usage a seulement la portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu du droit national applicable conformément à l’article 138 du RMUE.Il y aura lieu de répondre à la question de savoir si l’utilisation d’un signe non enregistré a une portée plus qu’locale sera répondue par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, 506/11 & -- T 507/11, Peek & Cloppenburg, EU: T: 2013: 197, § 19, 47 et 48).
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009,- 318/06 — T- 321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 36-37 et 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU: T: 2010: 417, § 19).
Les signes invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être utilisés non seulement lors du dépôt de la marque contestée, mais doivent continuer à être utilisés lors du dépôt de la demande en nullité. À cet égard, la division d’annulation fait référence à la décision rendue par la deuxième chambre de recours dans l’affaire R R- 1822/2010-2, dans laquelle la chambre de recours a confirmé que «l’exigence de démontrer l’usage du signe, et donc la preuve de son existence continue entre la date de dépôt de la MUE contestée et la date de dépôt de la demande en nullité, est une question qui doit être prouvée.
En l’espèce, les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications suffisantes en ce qui concerne l’utilisation de la marque non enregistrée «LOCK NESS», «LOCK NESS», ni au moment du dépôt de la marque contestée (18/05/2017), ni lors du dépôt de la demande en nullité (16/11/2018).
La liste des ventes fournie par la demanderesse (pièce 08) montre que les activités de vente dans les États membres concernés étaient cohérentes dans le temps. Toutefois, ce document est d’origine inconnue et n’est étayé par aucun exemple de facture ou

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur56 29 745 C
autres informations de sources indépendantes. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve concernant la publicité et la promotion des marques investies dans les États membres concernés, ou d’autres éléments démontrant que le signe en cause s’est imposé sur le marché dans une mesure telle qu’il justifie l’acquisition de droits exclusifs sur une marque non enregistrée.
Les images représentant l’usage du signe «Loch NESS» sur des bouteilles (pièces 01- 07) ne prouvent ni la mesure dans laquelle elle a utilisé la marque en cause dans les dates et lieux pertinents. La demanderesse n’a pas déposé d’autres documents tels que la liste des distributeurs, des catalogues ou des magazines qui pourrait étayer la conclusion selon laquelle le signe a été utilisé dans la vie des affaires.
Il s’ ensuit que la requérante n’a pas prouvé que la marque antérieure non enregistrée «Loch NESS» sur laquelle la marque demandée est basée a été utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ María Belén IBARRA PALOMIQUE DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur66
29 745 C
décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.