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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° 000033808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000033808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 33 808 (nullité)
Fach-Pak Sławomir Budrewicz, ul. Artura Grottgera 16C, 76-200 Słupsk, Pologne (demanderesse), représentée par Cyryle Romejko, Armii Krajowej 19, 30-150 Cracovie, Pologne (mandataire agréé)
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1 Logistics Żuralski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Włynkówko 20, 76- 200 Słupsk (Pologne) (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Kancelaria Patentowa Campta Niburska, Al.3 Maja 68 B, 76-200 Słupsk, Pologne (mandataire agréé).
Le 12.03.2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1La demande en nullité est accueillie.
2La marque de l’Union européenne no 16 142 762 est déclarée nulle dans son intégralité.
3Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 16 142 762 «FachPack» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 6:Conteneurs métalliques, palettes métalliques, montants pour montants métalliques, coffres métalliques, coffres et coffres métalliques.
Classe 11:Récipients frigorifiques.
Classe 12:Chariots élévateurs de chariots de manutention.
Classe 20: Palettes (non métalliques), conteneurs en matières plastiques;
L’ opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).Elle a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, fondé sur la dénomination sociale «FACH-PAK», utilisée dans la vie des affaires en Pologne.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision sur l’annulation no C 33 808 210
La demanderesse affirme avoir exercé son activité sous le nom commercial «FACH-PAK» depuis 2003 et a développé une forte position en Pologne et à l’étranger. Il propose des palettes, des conteneurs et des boîtes sous la marque FACH-PAK.Elle fait valoir qu’en 2016, elle a constaté que la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui exploite une activité dans la concurrence, enregistrée en leur nom de domaine contenant la marque «fach- pack».La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a utilisé ces noms de domaines qu’afin de les redirigeant vers le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse a lancé une procédure judiciaire en matière de concurrence déloyale, grâce laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à cesser d’utiliser les noms de domaine. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également enregistré le signe «FachPack» en tant que marque en Pologne. Cette marque a été annulée au cours de la procédure engagée par la demanderesse en raison de sa mauvaise foi. La demanderesse soutient que le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque contestée de mauvaise foi, étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà utilisé le signe «FachPack» de manière déloyale avant de déposer la demande, et que la demande de marque contestée avait été déposée après que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait reçu une demande de la part de la demanderesse visant à empêcher la concurrence déloyale. La titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait l’utilisation du signe et, après avoir enregistré le signe en Pologne, la titulaire de la marque de l’Union européenne a exigé de la demanderesse que le demandeur cesse de utiliser son signe. En outre, la demanderesse cite la loi polonaise et soutient que, sur la base de son précédent usage du signe «fach-pak», elle peut empêcher la titulaire de la marque de l’Union européenne d’utiliser la marque contestée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La demanderesse a fourni les pièces suivantes à l’appui de ses arguments:
Pièce 1: Extraits d’un registre central et d’informations sur l’activité économique de la Pologne concernant la société de l’opposante, indiquant la date du début de l’activité économique en 2003.
Pièce 2: La décision rendue par l’office polonais des brevets Sp.73.2018 du 19/06/2018 (en polonais, traduite en anglais), par laquelle l’Office annule la marque de la titulaire de la MUE «FachPack» sur la demande du demandeur, au motif que la marque a été demandée de mauvaise foi,
Pièce 3: La décision IX du Tribunal de grande instance de Gdansk, 05/12/2017 (en polonais, traduit en anglais), par laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne est condamnée à s’abstenir d’activités illicites (enregistrement et maintenance des noms de domaines internet «fach-pack.com», «fach-pack.de» et
«fachpack.pl») et à publier de manière très visible sur son site web une exogine à ses concurrents et à ses clients pour des pratiques illégales en matière de concurrence.
Pièce 4: Une lettre datée du 08/03/2018 à la demanderesse, dans laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la demanderesse d’arrêter l’usage de la marque «Fach PAK» pour des produits pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu l’enregistrement en Pologne;
Pièce 5: Impressions du profil Facebook de la demanderesse, avec référence à la marque «Fach PAK» et aux produits de la demanderesse, comme des palettes et des conteneurs, y compris des photos de foires commerciales; Les postes sont datés de
2012 à 2016.
Décision sur l’annulation no C 33 808 310
Pièce 6: Des impressions tirées des sites web de la demanderesse sur lesquels la
marque est affichée en lien avec des produits tels que des palettes et des conteneurs en matières plastiques, certains en même temps imprimées avec le service de recherche d’archives sur l’internet WayBack Machine pour indiquer le contenu du site internet comme il était en 2009 et 2013;
Pièce 7: Factures portant une date de 2012 émise à l’attention de la demanderesse afin d’entretenir les noms de domaine fach-pak.de et de fachpak.de afin de s’inscrire au nom de domaine fach-pak.de (datée de 2010), aux fins de l’enregistrement des noms de domaine fach-pak.de (datée de), afin de conserver le nom de domaine fach- pak.pl (daté de 2009), la tenue du nom de domaine fack.pl, de fac-pak.eu, de fachpak.eu (datées de 2008) et le renouvellement du nom de domaine fachpak.pl de 2007.
Pièce 8: Des factures émises par le demandeur (dont la marque apparaît en partie supérieure), datées de 2012, 2013 et 2015, pour des palettes;
Pièce 9: Des impressions du site internet de la demanderesse montrant la liste des foires commerciales auxquelles la demanderesse a participé, entre 2014 et 2019;
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le demandeur avait déjà formé opposition contre la marque contestée, ce qu’elle a fait. Elle affirme que la demande en nullité à l’examen contient les mêmes documents que ceux de l’opposition précédemment formée, par une décision supplémentaire de l’Office polonais des brevets, selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque polonaise de mauvaise foi. Cette décision n’est pas encore définitive — étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait appel de cette décision; elle ne doit dès lors pas être prise en considération;
La demanderesse précise que le grief formulé par la titulaire de la MUE à l’encontre de la décision de l’Office des brevets a été rejeté par le tribunal administratif de Varsovie de Varsovie. La titulaire de la marque de l’Union européenne a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision devant la cour administrative suprême, qui, d’après la demanderesse, est susceptible d’être également rejetée.
La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse n’a pas le droit de déposer la demande en nullité étant donné que FACHPAK Sławomir Budrewicz n’existe pas depuis 17/12/2015 lorsqu’elle a été transformée en une nouvelle société, à savoir Fach PAK sp. z o.o. sp. K. Elle confirme avoir déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour administrative provinciale de Varsovie et que la décision n’a pas encore été émise.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Annexe 1: Un extrait du site web de la demanderesse contenant un texte publié 17/12/2015 indique que FACHAUS Sławomir Budrewicz a changé de forme juridique et qu’il s’est maintenant Fach PAK sp. z o..K.
Annexe 2: Une copie du grief en matière de cassation déposé par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 18/07/2019;
causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’annulation no C 33 808 410
Remarque liminaire concernant la recevabilité de la demande
La titulaire de la marque de l’Union européenne prétend que la demanderesse en nullité n’a pas le droit de déposer la demande en nullité étant donné que FACHPAK Sławomir Budrewicz n’existe pas dans la mesure où 17/12/2015, une fois qu’elle a été transformée en une nouvelle société, Fach PAK sp. z o.o. sp. K. Elle présente un extrait du site internet de la demanderesse contenant des informations (datées du 17/12/2015) que FACH-PAK Sławomir Budrewicz a modifié et qui est désormais spécifié. K. Cependant, il ne saurait être considéré comme une preuve de l’existence du demandeur lors du dépôt de la demande en nullité (en 2019) ou qu’il n’existe plus actuellement. La demanderesse fournit des extraits du registre central et des informations de la situation économique polonaise concernant la société demanderesse (FACH-PAK Sławomir Budrewicz), indiquant la date du début d’activité économique en 2003, le statut «actif» et les domaines «cessation d’activité» et «radiation de l’activité».La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’extrait du registre pour démontrer l’incontinence du demandeur et un texte vague provenant d’un site web ne peut pas se substituer à un document officiel. L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit dès lors être rejeté.
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
Dès lors, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général énoncé ci-dessus empêchant les enregistrements de marque qui sont dépourvus d’un usage abusif ou contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou commerciale (03/06/2010,- Internetportalportal und Marketing, C 569/08, EU: C: 2010: 311, § 36 et 37).Ces enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne peut être étendue pour couvrir des pratiques abusives de la part d’un professionnel ne permettant pas d’atteindre l’objectif de la législation en cause (14/12/2000, Emsland Stärke,- C 110/99, EU: C: 2000: 695, § 51 et 52, et 07/07/2016, LUCEO,- 82/14, EU: T: 2016: 396, § 52).
À cet égard, si, dans la mesure où il caractérise l’intention de la demanderesse au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée au regard des circonstances objectives de l’espèce (11/06/2009, Lindt Goldhase-, C 529/07, EU: C: 2009: 361, § 42).
Décision sur l’annulation no C 33 808 510
Il appartient au demandeur en nullité qui entend se prévaloir de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi de la demanderesse étant présumée jusqu’à preuve contraire ( 08/03/2017, FORMATA-, T 23/16, EU: T: 2017: 149, § 45).
Il s’ensuit que, si l’Office estime que les circonstances objectives du cas d’espèce invoqué par le demandeur en nullité peuvent entraîner une telle présomption de bonne foi s’appliquant à la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de cette dernière de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, ECLI: EU: T: 2019: 357, § 36).
Le titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’EUIPO des informations sur ses intentions au moment de la demande d’enregistrement de cette marque et afin de lui fournir, en dépit de l’existence de circonstances objectives de nature objective suggérant des intentions malhonnêtes, que ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, 579/14-, EU: T: 2016: 650, § 136, et 05/05/2017, VENMO,- 132/16, EU: T: 2017: 316, § 51 à 59).
L’ existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
Appréciation de la mauvaise foi
La demanderesse affirme avoir utilisé la dénomination sociale et la marque 'FACH-PAK’ depuis 2003 pour des palettes et différents types de conteneurs, en Pologne et ailleurs également à l’étranger. Les preuves déposées étayent ce point. Les factures et les extraits de sites web et Facebook montrent que le demandeur a exercé une certaine activité économique dans le domaine des récipients industriels et des palettes en plastique sous la dénomination commerciale «Fach-Pak Sławomir Budrewicz» et marque , avant le dépôt de la marque contestée (08/12/2016), tout au moins en Pologne. La marque contestée revendique la priorité 30/06/2016 de l’enregistrement polonais de la titulaire de la marque de l’Union européenne; Les documents susmentionnés démontrent qu’avant cette date, la demanderesse utilisait également la raison sociale et la marque bien avant. En tout état de cause, la division d’annulation relève qu’aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est clair que la date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée. Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande de marque contestée et non de la priorité de la marque contestée. Par conséquent, la division d’annulation tiendra compte de la date de dépôt de la marque contestée (08/12/2016) dans l’appréciation ci-dessous.
La titulaire de la MUE ne conteste pas qu’elle a utilisé la raison sociale ou la marque.
Il n’ existe aucune preuve directe de la connaissance par la titulaire de la marque de l’Union européenne de l’utilisation de la marque par la demanderesse. Cependant, dans certains cas, lorsque les circonstances l’entourent, la connaissance de la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être présumée.La connaissance peut être présumée ( «devait avoir connaissance») sur la base, entre autres, de connaissances générales dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage. Plus il est probable que l’usage d’un signe soit plus long, plus il est probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne en ait eu connaissance (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 39).Il existe des
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connaissances, par exemple, lorsque les parties entretiennent une relation d’affaires et, par conséquent, «ne pouvait ignorer — et savait probablement que la demanderesse en nullité utilisait le signe depuis longtemps» (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU: T: 2013: 372,
§ 25) ou lorsqu’il est manifeste que les signes antérieurs sont «manifestement dépourvus de toute identité» (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU: T: 2016: 39, § 60).
En l’espèce, plusieurs indications mettent en évidence que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance de l’usage fait par la demanderesse de la raison sociale et de la marque. Les deux parties ont leur siège à Slupsk, une petite ville polonaise (90 000 habitants) et elles sont actives dans le même secteur d’activité. Comme le démontrent les éléments de preuve, la demanderesse propose des palettes et des récipients industriels. La marque contestée est essentiellement enregistrée pour des palettes et des conteneurs. En outre, la demanderesse est présente sur le marché pendant une très grande période (l’entreprise a été constituée en 2003, des noms de domaines existent depuis 2007, les postes Facebook et les factures relatives à des ventes datent de 2012 et la demanderesse a fait la promotion de la marque lors de salons entre 2014 et 2019), lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée en 2016. Compte tenu du fait que les deux entreprises sont en concurrence sur le même marché, plutôt limité et le marché spécialisé, dans une petite ville, il semble très probable que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait connaissance de l’activité de la demanderesse au moment du dépôt de la marque contestée. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme elle-même que les deux parties se sont connues, dans le pourvoi en cassation qu’elle a déposé (annexe 2), dans lesquelles elle affirme que Sławomir Budrewicz a travaillé pour la titulaire de la marque de l’Union européenne entre 1994 et 2002.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir eu connaissance de l’utilisation par la titulaire de la marque et de la marque lors du dépôt de la demande de marque contestée.
En outre, la marque contestée est fortement similaire à la marque utilisée auparavant par le demandeur. La marque contestée est constituée du mot «FachPack».La demanderesse a utilisé la marque «Fach-Pak Sławomir Budrewicz» et marque le nom de la marque
.L’élément «Fach-Pak» figurant dans la dénomination sociale (le seul élément qui n’est pas le nom d’une personne physique) et l’élément verbal de la marque sont essentiellement identiques à la marque contestée, la seule différence étant la lettre supplémentaire «c» de la marque contestée, laquelle ne sera même pas prononcée. Les abréviations «pak» ou «pack» sont couramment utilisées pour désigner l’emballage et les deux sont pratiquement interchangeables dans l’esprit des consommateurs, tant du grand public que des professionnels. Ces consommateurs ne remarqueront à peine aucune différence entre les mots «FachPack» et «vis-pak».En ce qui concerne la raison sociale, la marque contestée serait simplement perçue comme une variation omettant le nom de la personne figurant dans le nom commercial. En ce qui concerne la marque figurative de la demanderesse, le signe contesté sera également perçu comme une autre variation de la même marque, sans la ligne décorative. La marque contestée est clairement similaire à la fois au nom commercial et à la marque utilisés précédemment par la demanderesse.
Cependant, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est susceptible d’apparaître ne suffit pas à conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C — 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 40).Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en compte les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Décision sur l’annulation no C 33 808 710
Cette intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives ( 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).
Il peut exister une mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne demande une marque qui est identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires/identiques à le point de prêter à confusion, et si le droit antérieur est protégé en droit sur le plan juridique dans une certaine mesure et que le seul but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 46-47).
Pour l’essentiel, le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque contestée avec des intentions malhonnêtes visant à exercer la concurrence déloyale, à s’associer avec le demandeur et à induire le consommateur en erreur. Elle affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a pratiqué des pratiques de concurrence déloyale avant et a produit des décisions de l’Office polonais des brevets (pièce 2) et du tribunal de grande instance de Gdansk (pièce 3) en vue d’illustrer cette constatation. La titulaire de la MUE soutient que la décision de l’Office des brevets, par laquelle l’Office a décidé l’annulation de la marque polonaise de la titulaire de la MUE au motif qu’elle aurait été déposée de mauvaise foi, ne peut être prise en compte dans la mesure où elle n’est pas définitive. Il est incontesté que cette décision a fait l’objet d’un recours par la titulaire de la marque de l’Union européenne et a été approuvée par le tribunal administratif de Voivodship de Varsovie. Cependant, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un pourvoi en cassation (annexe 2) contre la décision du tribunal de Varsovie adressée à la Cour administrative suprême polonaise, de sorte que la décision n’est pas encore définitive. Nonobstant la pertinence des deux instances polonaises qui perçoivent les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’enregistrement de la marque en Pologne comme étant malhonnête, la division d’annulation se concentrera sur l’arrêt du tribunal régional de Gdansk, dont le caractère final n’est pas contesté.Cet arrêt concernait des activités de concurrence déloyale; plus précisément, il a ordonné à la titulaire de la marque de l’Union européenne de s’abstenir d’enregistrer et de maintenir les noms de domaine internet «fach-pack.com», «fach-pack.de» et «fachpack.pl».La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré ces noms de domaine et les a utilisées dans la «typographie», à savoir la responsabilité de tirer profit des utilisateurs ayant saisi ces adresses web en recherche pour les sites web de la demanderesse afin de les rediriger vers les sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cette circonstance particulière n’est pas mentionnée dans l’arrêt rendu mais le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a ordonné, par une décision définitive d’un tribunal polonais, de faire cesser des pratiques illégales et même de publier d’une manière visible sur ses sites internet une application en concurrence déloyale et pour des consommateurs trompeurs, en relation directe avec son utilisation de signes essentiellement identiques à la marque contestée, est une indication très forte du motif général d’illégalité d’un comportement illégal de la titulaire de la marque de l’Union européenne en rapport avec le signe «FachPack» ou «fac-pack».
L’arrêt mentionné a été rendu en novembre 2017, soit près d’un an après le dépôt de la marque contestée. Si les éléments de preuve de la mauvaise foi doivent porter sur les périodes antérieures au dépôt de la marque contestée, les documents postérieurs à cette date peuvent également être pertinents s’ils permettent de faire la lumière sur la situation à la date pertinente. Compte tenu du fait que les procédures judiciaires prennent généralement du temps, il est probable que l’affaire ait été introduite avant ou près de le dépôt de la marque contestée. Cette affirmation est également étayée par le numéro de l’arrêt (IX 540/16), qui laisse entendre que la procédure a été engagée en 2016. Compte tenu du fait que la demande de marque contestée a été déposée en décembre 2016, il est clair que la demanderesse a
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lancé la procédure avant le dépôt de la marque contestée, ce qui signifie qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà exercé les activités susmentionnées en matière de concurrence.
La division d’annulation estime qu’il est utile de relever que la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. Ce n’est que si cette dernière démontre, avec des éléments concrets et convaincants que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi avec malhonnêteté lorsqu’elle a demandé la marque de l’UE contestée, que la charge de la preuve est renversée. La division d’annulation estime que tel est le cas en l’espèce. Il a été démontré que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’utilisation, par la demanderesse, de signes très similaires avant le dépôt de la marque contestée, et qu’elle avait demandé la marque contestée tout en déployant une concurrence déloyale à l’égard de la demanderesse, en utilisant des noms de domaine identiques essentiellement à la marque contestée. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne, après avoir obtenu l’enregistrement en Pologne (devant l’Office polonais annulé (encore qu’en définitive) cet enregistrement pour cause de mauvaise foi), elle a envoyé une lettre de cessation et désistement à la demanderesse. Il s’ agit de indications solides selon lesquelles le titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention de malhonnêteté, lors du dépôt de la demande de la marque contestée, qu’il suffisait à inverser la charge de la preuve. Dans ces circonstances, il appartient à la titulaire de la MUE de démontrer qu’elle avait un intérêt légitime à déposer une demande de marque contestée.
En revanche, la titulaire de la marque de l’Union européenne, malgré des observations formulées à deux reprises, n’apporte rien en ce qui concerne le sujet. Elle se limite à une déclaration selon laquelle le demandeur a précédemment formé opposition contre la marque contestée, ce qui a été rejeté et que la décision de l’Office polonais des brevets ne doit pas être prise en considération car elle n’est pas définitive. Ces arguments ne donnent aucune indication sur les circonstances dans lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque contestée et n’ont aucun élément pour convaincre la division d’annulation qu’à la même époque, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu avoir eu des intentions malhonnêtes en déposant la marque bien qu’elle remplissait des pratiques de concurrence déloyale avec des noms de domaine «fac-pack»; La demande d’opposition antérieure n’était pas fondée sur la mauvaise foi, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée du résultat de ces procédures pour le cas d’espèce. Quant à la décision de l’Office polonais des brevets, comme expliqué ci-avant, même si cette décision n’est pas prise en considération, la demanderesse a produit des éléments de preuve suffisants pour démontrer des pratiques déloyales de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Il ressort clairement de la décision de l’office polonais des brevets et du pourvoi de cassation, de l’Office polonais des brevets, qu’au stade de la procédure devant les autorités polonaises, la titulaire de la marque de l’Union européenne a avancé plusieurs arguments visant à démontrer que le dépôt n’avait pas été effectué de mauvaise foi. Toutefois, aucun de ces arguments n’a été avancé dans la présente procédure. En tout état de cause, la division d’annulation ne dispose pas de preuves permettant d’étayer ces affirmations.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’en déposant la demande relative à la marque de l’Union européenne contestée, qui est presque identique à la marque précédemment utilisée par la demanderesse, au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance de l’utilisation de la demanderesse, et au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait, dans le même temps, faisait concurrence de ses concurrents et était trompée en utilisant des noms de domaine essentiellement identiques à la marque contestée, elle avait l’intention d’étendre les pratiques de concurrence déloyale et d’endommager le demandeur en obtenant une protection à l’échelle de l’UE pour la marque. En l’absence de tout argument susceptible de
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clarifier les intentions et les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il convient de conclure que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il était suffisamment établi que la demande relative à la marque de l’Union européenne contestée avait été déposée de mauvaise foi et que la demande en nullité était accueillie. Étant donné que la marque contestée est enregistrée pour des palettes, des récipients et d’autres produits liés au transport de produits, à savoir des produits pour lesquels le demandeur a utilisé la marque et ceux relevant du même secteur d’affaires, la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité.
La demande en nullité étant entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres motifs sur lesquels la demande était fondée, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Michaela Simandlova Liliya YORDANOVA
Décision sur l’annulation no C 33 808 1010
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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