DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 31 702 C (INVALIDITY)
Pénombra, INC., 1351 Harbor Bay Pkwy, Alameda, 94502 California, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par GÖRG, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne) ( mandataire agréé).
i-n s t
INDIGO diabète N.V., Bollebergen 2B, 9052 Zwuinaarde, Belgique (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices.2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA la Haye, Pays-Bas (mandataire agréé)
Le 30/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 507 683 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 10: Dispositifs médicaux, à savoir capteurs et instruments pour le mesurage du glycémie, de lactate et d’urée par patient.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: services de vente au détail et en gros de capteurs et d’instruments de glycémie, de lactate et d’urea par les patients.

Classe 42: d. Appareils et développement de capteurs et d’instruments de mesurage de la glycémie, de lactate et d’urea par les patients.

4. chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services visés par la marque de l’Union européenne no 16 507 683 «INDIGO DIABETES» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10, 35 et 42.La demande est fondée sur l’ enregistrement de la marque internationale no 1 321 375 «INDIGO» (marque verbale) désignant l’Union européenne.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans sa demande de marque, la demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent.La demanderesse avance que tous les produits et services en conflit sont similaires et que les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.En outre, la demanderesse soutient que le signe présente un degré élevé de caractère distinctif puisqu’il n’est pas lié aux produits enregistrés.À l’appui de ses observations, la demanderesse a fourni différents extraits d’internet concernant la signification du mot «INDIGO».
Dans sa réponse, la titulaire de la marque de l’ Union européenne affirme que les produits et services en conflit sont différents puisque les deux dispositifs sont destinés à traiter différentes maladies et que les services qui y sont associés sont également différents pour la même raison.En outre, ils seront utilisés par un utilisateur final différent et de deux manières différentes.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 10: dispositifs médicaux pour le traitement de maladies vasculaires cérébrales.

Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: dispositifs médicaux, à savoir capteurs et instruments pour le mesurage du glycémie, de lactate et d’urée par patient.
Classe 35: services de vente au détail et en gros de capteurs et d’instruments de glycémie, de lactate et d’urea par les patients.

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Classe 42: D eigne et développement de capteurs et d’instruments de mesurage du glycémie, de lactate et d’urea par les patients.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits du titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés «dispositifs médicaux, à savoir capteurs et instruments pour le mesurage du glycémie, de lactate et d’uites sont similaires à un faible degré aux dispositifs médicaux de traitement de la maladie vasculaire non cérébrale de la demanderesse».Les produits comparés ont la même nature qu’ils sont à la fois des instruments médicaux et des mêmes canaux de distribution.En outre, ils peuvent partager le même public pertinent.

Services contestés compris dans la classe 35

Les services de vente au détail et en gros de capteurs et d’instruments de glycémie, de lactate et d’urée de patients souffrant de maladies vasculaires cérébrales à base de glucose, de lactate et d’urée ne sont pas similaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques.Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause sont seulement faiblement similaires.
Services contestés compris dans la classe 42

Les produits contestés « D» et développement de capteurs et d’instruments de mesure du glycémie, du lactate et de l’urée sont différents des dispositifs médicaux de la demanderesse pour le traitement des maladies vasculaires cérébrales.Par leur nature, des produits sont différents des services, étant donné que les produits sont des articles d’usage, des produits, ou des marchandises, tandis que, d’autre part, les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles.De cette nature divergent, il s’ensuit que les modalités d’utilisation des produits et des services sont dissemblables par nature.En outre, il n’existe pas de lien de complémentarité entre les produits et services et ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.Ils ont une finalité et des canaux de distribution différents.Même s’il est vrai qu’ils peuvent partager les

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mêmes producteurs, ce seul fait n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits de la marque antérieure compris dans la classe 10 et les services contestés compris dans la classe 42.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits de la marque antérieure s’adressent principalement aux professionnels du secteur médical, tandis que les produits contestés qui ont été jugés faiblement similaires s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé, disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques dans le domaine médical.Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion ne sera le public professionnel que dans la mesure où ce sont les seuls consommateurs susceptibles de rencontrer les deux marques.
Le degré d’attention du public est considéré comme relativement élevé, étant donné qu’il s’agit de types d’appareils et d’instruments médicaux et que l’utilisation de ces produits peut affecter son état de santé.
c) Les signes
INDIGO INDIGO DIABÈTE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un mot, à savoir «INDIGO».La marque contestée est une marque verbale composée des deux mots:«INDIGO» et «DIABETES».

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Décision sur la décision attaquée no Page sur57 31 702 C
Comme l’a correctement souligné la demanderesse, le terme «INDIGO», au moins en anglais et en français, désigne une couleur spécifique entre le bleu et le violet qui prend son nom à partir de la couleur de la plante dénommée indigo, laquelle a été une fois utilisée pour la teinture des tissus.Toutefois, ce mot n’a pas de signification directe au regard des produits et services en cause et possède, dès lors, un caractère distinctif moyen pour ces consommateurs qui comprennent le sens du mot, à savoir les consommateurs anglophones et germanophones.
Toutefois, ce mot commun «INDIGO» sera dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent où ce mot n’existe pas, comme en italien, et dès lors, il présente également un degré moyen de caractère distinctif pour ces consommateurs.
Le mot «DIABETES» de la marque contestée évoque l’état de santé dans lequel quelqu’un a trop de sucre dans son sang (extrait du Collins le 17/12/2019 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diabetes) et sera compris par une partie substantielle du public pertinent, par exemple le public anglophone, francophone et hispanophone.Compte tenu du fait que les produits et services contestés sont liés à la maladie du diabète, ce mot est descriptif de la finalité des produits et services pour cette partie du public et donc dépourvu de caractère distinctif.De ce fait, pour ces consommateurs, l’élément le plus distinctif du signe contesté est le mot «INDIGO».
Pour une autre partie des consommateurs, par exemple le public de langue grecque et polonaise, ce mot est fantaisiste et, dès lors, distinctif.
Par conséquent, aux fins de cette comparaison et en tenant compte du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’annulation examinera les signes du point de vue du public qui comprendra les mots «INDIGO» et «DIABETES» sur le territoire pertinent, par exemple le public parlant l’anglais ou le français, étant donné qu’il s’agit de l’hypothèse la plus avantageuse pour l’opposante, à savoir que les mots susmentionnés «INDIGO» et «DIABETES» sont distinctifs pour tous les produits et services pertinents.


Sur les plans visuel et phonétique, les marques présentent un degré élevé de similitude.En effet, les signes coïncident par l’élément distinctif «INDIGO» et ils ne diffèrent que par le mot additionnel non distinctif «DIABETES» de la marque contestée.De plus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, les marques sont très similaires étant donné qu’elles partagent le même concept que le terme «INDIGO» décrit ci-dessus, ce qui est distinctif.De plus, la seule différence entre les signes réside dans le mot supplémentaire «DIABETES» dans la marque contestée, mais dans la mesure où ce mot est descriptif et, en tant que tel, dépourvu de caractère distinctif;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur67 31 702 C
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que sa marque possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas déposé d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques par une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Cette conclusion est applicable au cas d’espèce en raison de la similitude phonétique et visuelle élevée des signes.
Les produits et services comparés sont partiellement similaires, à un faible degré, et partiellement différents.Le public pertinent est le public professionnel dont le degré d’attention sera considéré comme élevé.
Les signes partagent le même élément commun distinctif et ne diffèrent que par un élément non distinctif.Par conséquent, pour le public pertinent, les marques à comparer sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public même s’agissant de produits peu similaires dès lors que le signe contesté contient la marque antérieure dans son intégralité en tant qu’élément distinctif au début du signe, et par ailleurs, même le public professionnel doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 321 375 de la marque internationale désignant l’Union européenne de la demanderesse.Il

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Décision sur la décision attaquée no Page sur77 31 702 C
s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.Les autres services contestés ont été jugés différents.
La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRIGUEZ Birgit CESSY Nicole CLARKE FILTENBORG
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.