DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 813 C (INVALIDITY)
Daimler AG, 063 – H512, 70546 Stuttgart, Allemagne (demandeur)
i-n s t
Suprimmo S.A., 76, Domaine OP Der Haard, L- 4970 Bettange-Mess, Luxembourg (titulaire de la MUE), représentée par Dennemeyer & Associates, PO Box 1502, L- 1015 Luxembourg (Professional representative).
Le25/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 453 491 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne no 16 453 491. La demande se base, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 514 027 «SMART» (marque verbale).La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante soutient qu’ il y a risque de confusion en raison de la similitude des marques et de l’identité des produits. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. La demanderesse renvoie à la décision de la division d’opposition antérieure de l’Office dans l’affaire R 26/09/2018, B 3 000 109, dans laquelle une marque similaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été rejetée en raison du risque de confusion avec la marque antérieure du demandeur associée à la même marque antérieure que celle qui est concernée par la présente procédure; La demanderesse fait également référence à l’arrêt rendu par le tribunal de grande instance allemand à Francfort am Main au motif que l’usage de la MUE contestée pour des voitures était interdit. La demanderesse fait également valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été effectivement utilisée par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des véhicules de petite taille, ce qui constitue une indication du profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;

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À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
annexe 1: une enquête de la GfK concernant la connaissance du mot «SMART» en Allemagne,
annexe 2: l’arrêt du tribunal de grande instance allemand rédigé à Francfort-sur- le-Main,
annexe 3: un extrait du registre du commerce pour les sociétés Suprimmo S.A. et M. S.A. International S.A.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la demande en premier lieu en ce qui concerne l’enregistrement allemand no 39 514 027 de la marque demandée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: véhicules à moteur et leurs pièces (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12).

Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: véhicules à deux roues (pas à un seul essieu), véhicules à trois roues et scooters (électriques et non électriques, autres que les fauteuils roulants).

Les deux véhicules à deux roues (à l’exception d’un seul essieu), les véhicules à trois roues et les trottinettes (électriques ou non électriques, autres que les fauteuils roulants) se chevauchent avec les véhicules à moteur de l’opposante (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12).En effet, tous les produits contestés peuvent potentiellement avoir un moteur. Dès lors ils sont identiques.

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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera élevé étant donné que les produits en cause sont assez coûteux et ne sont achetés que rarement.
c) Les signes
INTELLIGENTE

Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «SMART».La marque contestée est une marque figurative composée de la lettre initiale «i» en rouge et de l’élément «smart» en noir et blanc, affichant la lettre «A» stylisée comme une boussole.
L’élément verbal commun «SMART» sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à certaines fonctions électroniques, Internet, informatiques ou de communication (par exemple, comme dans les expressions «smartphone» et «smart TV»).Étant donné que les produits pertinents sont, en substance, des véhicules, cet élément est considéré comme étant peu distinctif dans les deux marques. La marque antérieure est une marque nationale enregistrée, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif.
Le préfixe «i» de la marque contestée est couramment employé pour désigner l’internet et, de ce fait, il s’agit d’un élément peu distinctif, ce qui implique que les produits peuvent être connectés à l’internet d’une certaine manière.
L’image d’un compas dans le signe contesté n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
L’élément «smart» stylisé est, de par sa grande taille, l’élément dominant de la marque contestée.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en

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décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4-, Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Cela signifie que les éléments verbaux «i» et «smart» du signe contesté ont un impact plus fort que l’image d’un blason.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «SMART».La marque antérieure dans son ensemble est incluse dans le signe contesté, dès lors qu’elle constitue l’élément dominant de la marque. Cependant, les marques diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, à savoir la lettre «i», la stylisation de l’écriture et l’image d’une boussole.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SMART», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son supplémentaire de la lettre «i» de la marque contestée, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe antérieur;
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où il sera associé à une signification similaire en ce qui concerne le mot «SMART», les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse estime que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de cette décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques ont été considérées comme présentant un degré à tout le moins moyen de degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent (le grand public) sera élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il est considéré que les marques sont suffisamment similaires pour qu’elles puissent prêter à confusion. Le public est susceptible de percevoir la marque contestée comme une modification de la marque antérieure et fondée sur le même élément verbal principal «SMART».Le faible caractère distinctif de la marque antérieure et le niveau d’attention élevé du public pertinent sont compensés par l’identité des produits et par le degré élevé de similitude des marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemand de la demanderesse no 39 514 027. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
La demande en nullité étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme la requérante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque antérieure en raison de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Comme le droit antérieur susmentionné entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par le demandeur (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre moyen de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesseEn l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Plamen Ivanov Vít MAHELKA Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.