LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 17 décembre 2020
Dans l’affaire R 922/2005-1
Carnelutti Studio Legale Associato Association promozionali Viaggiatori Viaggiatori Viaggiatori Viaggiatori
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Viaggiatori Arnabouri, Carnelutti, Ritator and Associations Étude Legale Carnelutti Via Principe Amedeo, 3
20121 Milan
Italie Opposante/requérante représentée par Bonelli erede Passegnardo Studio Legale, Giovanni Guglielmetti, Via Barozzi 1, 20122 Milan (Italie)
contre Alexandre Carnelutti 6 avenue George V 75008 Paris France et Leone Franco Incutti Via Paris, 11
00185 Rome Italie demanderesse/défenderesse représentée par SOCIETA À ITALIANA BREVETTI S.P.A, Piazza di Pietra, 39,
00186 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 529 711 (demande de marque de l’Union européenne no 2 391 936)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Langue de procédure: Anglais
17/12/2020, R 922/2005-1 — 5, Carnelutti/STUDIO Carnelutti et al.

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Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2001, Alexandre Carnelutti et Leone
Franco Incuti (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CARNELUTTI
pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38 — Télécommunications.
Classe 41 — Éducation; formation divertissement; activités culturelles et sportives.
Classe 42 — Restoration (alimentation); hébergement temporaire; services médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 13 mai 2002.
3 Le 22 juillet 2002, l’Associazione Professional Bastianini, Arnabouri, Carnelutti,
Ritator et associé — Studio Legale Carnelutti — Carnelutti Studio Legale
Associato (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande susmentionnée.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/90 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et les droits antérieurs suivants:
- les marques non enregistrées «Carnelutti», «STUDIO LEGALE
Carnelutti» et «STUDIO Carnelutti», utilisées dans la vie des affaires en
Italie pour des services juridiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau et d’éducation; formation.
- Company «Carnelutti», «STUDIO LEGALE Carnelutti» et «STUDIO
Carnelutti», utilisée dans la vie des affaires en Italie pour des services juridiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; enseignement; formation.

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5 Par décision no 2381/2005 du 30 juin 2005 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 28 juillet 2005, l’opposante a formé un recours. Le mémoire exposant les motifs du recours et d’autres documents ont été reçus le 6 octobre 2005.
7 Le 18 janvier 2006, les requérants ont présenté leurs observations en réponse. Le 4 avril 2006, l’opposante a introduit son mémoire en réponse. Le 12 juin 2006, les requérantes ont présenté leur réplique.
8 Le 1 mars 2007, les requérants ont envoyé un arrêt de la Cour de cassation italienne no 1476, du 23 janvier 2007, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Milan no 1706 du 30 mai 2003, statuant sur la mise en conformité de la dénomination «Carnelutti» avec les règlements professionnels.

9 Les parties ont présenté des observations supplémentaires sur l’arrêt susmentionné les 28 mars, 20 septembre et 31 octobre 2007.
10 Le7 décembre 2007, les demanderesses en nullité ont joint une copie d’un nouveau jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Rome le 2 octobre 2007 (R.G. 93959/02), qui a rejeté la demande en nullité de l’opposante, entre autres, de l’enregistrement italien no 739 229 au nom des demanderesses en nullité, correspondant à la demande de marque de l’Union européenne «Carnelutti» pour les mêmes services. Les demandeurs ont souligné «que cet arrêt est pertinent pour le présent recours et son mémoire exposant les motifs du recours, confirmant un grand nombre des points soulevés dans (leurs) observations antérieures».

11 Le 14 février 2008, par une communication du Rapporteur, la Chambre a relevé que le litige pendant devant la Cour d’Appel de Rome, que l’opposante puisse ou non se prévaloir d’un droit de préusage du nom «Carnelutti», constituait le cœur du litige pendant devant la même Chambre et que, si l’opposante entendait contester cette décision, la Chambre suspendrait la procédure jusqu’à ce que le litige pendant devant les juridictions italiennes soit définitivement tranché.
12 Le15 février 2008, l’opposante a confirmé son intention de contester le jugement et son consentement à la proposition de suspension de la procédure. Les 24 avril et 20 octobre 2008, elle a fourni la preuve du recours contre le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Rome et a insisté sur la suspension de la procédure en question, conformément à l’article 20, paragraphe
7, point c), du REMC, à ce moment-là, jusqu’à ce que le litige soit tranché devant les tribunaux.
13 Par conséquent, la chambre de recours a confirmé que la procédure de recours enquestion serait suspendue jusqu’au règlement final du litige pendant devant les juridictions italiennes, et a invité les parties à informer la Commission des éventuelles implications procédurales du litige et à communiquer toute décision qui serait prise, y compris la décision définitive rendue par les juridictions italiennes.

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14 Après de nombreux échanges de correspondance, demandant une mise à jour de l’état de la procédure entre les parties devant l’autorité judiciaire, le 25 janvier 2016, l’opposante a indiqué que l’affaire était pendante devant la Cour suprême italienne et que les parties attendaient la date fixée pour l’audience.
15 Après d’autres échanges et demandes de mise à jour concernant l’état de la procédure entre les parties devant l’autorité judiciaire, le 4 avril 2018, l’opposante a informé que l’affaire devant la Cour suprême italienne avait été clôturée par une ordonnance déposée le 9 mars 2018, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Rome, qui avait été déposé le 14 février 2014, qui avait constaté et déclaré la nullité des marques italiennes no 739 229 «Carnelutti», no 739 227, «Studio
Carnelutti», et affaire no 739 228 «Carnetti».
16 Le 26 octobre 2018, le greffe des chambres de recours a donc invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’ordonnance no 5844/18 de la Cour suprême italienne et à informer la chambre de recours de leurs intentions dans le cadre de la présente procédure.
17 Le 26 novembre 2018, l’opposante et les demandeurs ont présenté à la Chambre leurs observations concernant les conséquences de la décision de l’arrêt en Italie sur la présente procédure d’opposition, demandant à la Chambre de se prononcer sur les arguments opposés aux implications de l’arrêt de la Cour de cassation italienne et sur l’interprétation des conditions de la nouvelle législation italienne par rapport à l’usage antérieur qui pourrait fonder l’interdiction de l’usage d’une marque postérieure.
18 Après un examen attentif des sources du droit italien, visant à vérifier l’exactitude des arguments importants avancés par les parties, dans une lettre envoyée le 19 novembre 2020, le rapporteur a d’abord demandé aux demanderesses en nullité de fournir des éléments de preuve suffisants — en particulier la jurisprudence et la doctrine pertinentes — à l’appui de leurs affirmations antérieures, que la chambre de recours n’avait pas été en mesure de vérifier sur la base des sources du droit italien dont elle disposait.
19 Le 10 décembre 2020, les demanderesses en nullité ont adressé à l’Office la demande de retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 2 391 936 «Carnelutti» et ont donc demandé que la procédure d’opposition no B 529 711 et la clôture/clôture du recours, sans qu’il soit statué sur les taxes et les frais dans le cadre de cette procédure, les parties soient convenues que ces frais devaient être partagés entre elles.
Motifs
20 L’article 49, paragraphe 1, du RMUE dispose que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits et services qu’elle contient.
21 En raison du retrait de la MUE, la décision attaquée ne devient pas définitive.

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22 Enoutre, en raison du retrait de la MUE, l’opposition et le recours ont perdu son objet et doivent être clôturées en conséquence.
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours constate que les parties sont parvenues à un accord sur les frais des procédures d’opposition et de recours.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal