LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 juillet 2020
Dans l’affaire R 758/2019-5
Debonair Trading Internacional LDA Avenida ne fantéen 50
9000 Funchal, Madère
Portugal Demanderesse en nullité/requérante représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House, 12 Fulwood Place, Londres WC1V 6HR (Royaume-Uni)
contre
S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG s.Oliver-Str. 1
97228 Rottendorf
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse représentée par Weber & Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 8 868 C (enregistrement international no 1 024 130 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/07/2020, R 758/2019-5, S.O.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande du 21 août 2009, s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG jouissant de date de priorité du 27 avril 2009 fondée sur la marque allemande no
30 2009 025 120 (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci-après la «marque contestée»):

pour la liste des produits et services suivante, telle que limitée le 11 septembre
2019 (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices;
Classe 14 — Articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 24 — Matières tissées et produits textiles, à savoir textiles, rideaux, stores, linge de maison, draps et linge de table; couvertures de lit et de table, non en papier;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de produits en cuir, chaussures et produits textiles, produits en cuir, sacs, cosmétiques, lunettes, lunettes solaires, produits pour bébés de tous genres, joaillerie et instruments chronométriques, produits de décoration et d’ameublement, jouets et articles de sport.
2 La demande a été publiée le 11 janvier 2010 et la marque a été enregistrée le 12 novembre 2010.
3 Le 13 janvier 2014, Debonair Trading Internacional LDA (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point b) (règlement no 207/2009) (voir article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1)
5 Par décision du 11 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:

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Appréciation de la mauvaise foi
La titulaire de l’enregistrement international détient la MUE no 181 792 «S.O.» déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 9 août 2001 pour un certain nombre de produits. Cette marque a été utilisée pour fonder une opposition formée le 17 avril 2009 sur la base des classes 14 et 25. Le 26 juin 2009, la marque de l’Union européenne a été attaquée et la titulaire de l’enregistrement international a présenté une demande en déchéance (no 3 695 C), qui a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 1 juillet 2009. Cette demande en déchéance a, par la suite, été accueillie dans son grande majorité (14/04/2011, 3 695 C) et la déchéance de la marque de l’Union européenne a été déclarée déchue pour non-usage concernant tous les produits, à l’exception de ceux compris dans la classe 25, conformément à une décision définitive des chambres de recours (06/09/2012, R 1295/2011-2,
S.O.)
Entre-temps, le 27 avril 2009, la titulaire de l’enregistrement international a demandé l’enregistrement de la marque «S.O» en Allemagne. Cette marque a été utilisée comme base pour l’enregistrement international contesté désignant l’UE, qui a été déposé le 21 août 2009. Cette marque est enregistrée pour des produits et des services, qui incluent de nombreux produits pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée.
Le 23 mai 2013, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en nullité (no 7 969 C) contre la marque de la demanderesse en nullité, sur la base de l’enregistrement international contesté (toujours dans sa période de grâce à l’époque), y compris pour les produits pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée.
La mauvaise foi a été établie lorsqu’une titulaire de l’enregistrement international tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter la perte d’un droit par défaut d’usage. Il convient de se distinguer de la situation dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément aux pratiques commerciales normales, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué.
La titulaire de l’enregistrement international a envoyé un courrier électronique du 22 avril 2009 entre le service juridique et le service juridique de la licence de la société de la titulaire de l’enregistrement international. Le département juridique l’a informé du manque de protection de la marque «S.O.» en dehors de l’Europe, ainsi que pour certains produits et s’enquiert du plan d’utilisation de la marque par le département des licences. Le département de la licence a répondu qu’en règle générale, il était prévu d’utiliser la marque dans tous les segments de redevances et a également demandé de le protéger pour les cosmétiques, d’autant qu’il a prévu d’entamer des négociations avec un partenaire potentiel. Quelques jours après cet échange d’emails, la titulaire de l’enregistrement international a déposé la

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demande de marque allemande. Cette date a été postérieure à la présentation de l’opposition susvisée par la titulaire de l’enregistrement international, mais aussi après le dépôt de cette demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne. Deux mois plus tard, le recours en déchéance a été formé et deux autres mois plus tard, la titulaire de l’enregistrement international a demandé l’enregistrement international contesté.
Le fait qu’une marque de l’Union européenne antérieure, très similaire, a été déclarée déchue pour des produits ou des services compris dans de nombreuses classes n’est pas, en soi, suffisant pour permettre de tirer des conclusions quant aux intentions de la titulaire de l’enregistrement international lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne pour les mêmes produits ou services.
La division d’annulation estime que la titulaire de l’enregistrement international a fourni une explication plausible de la séquence des événements, en particulier du fait que l’enregistrement international contesté a été déposé à la suite de la demande de marque allemande, qui a été déposée de manière à étendre la protection de la marque pour les produits et les territoires dans lesquels elle était destinée à être utilisée à l’avenir, et que ce dépôt n’avait aucun lien immédiat avec l’action en déchéance contre la marque de l’Union européenne. Il s’agit d’une pratique commerciale courante consistant à examiner la protection de la marque dans une entreprise et à déposer de nouvelles demandes contenant des éléments figuratifs actualisés de la marque ou avec des listes de produits et services modifiés; Il est également une stratégie standard pour introduire une demande nationale en premier lieu et, par la suite, étendre la protection à d’autres territoires par le biais du système international. Le fait que la marque internationale soit protégée pour trois classes en moins par rapport à la marque allemande ne montre pas non plus autre chose que celle de la titulaire de l’enregistrement international au cours du quatrième mois entre le dépôt de la marque allemande et l’enregistrement international, a réévalué l’intérêt qu’elle avait effectué dans ces classes et a conclu que la marque ne serait pas utilisée pour lui. Cela démontrerait, tout au plus, que la titulaire de l’enregistrement international souhaitait en fait protéger uniquement les produits et services pour lesquels elle avait l’intention d’utiliser effectivement ou de licencier la marque, étant donné qu’elle ne reproduit pas uniquement la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure ou qu’elle a ajouté un nombre aussi élevé que possible de produits, comme cela serait généralement le cas si la seule intention de la titulaire de l’enregistrement international était de contourner l’obligation d’usage.
En principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et services qu’elle entend commercialiser à l’avenir.

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La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé à plusieurs reprises la même marque (ou essentiellement la même) marque tous les cinq ans, mais elle a déposé la première marque de l’Union en 1996 et l’enregistrement international contesté en 2009. Le fait que le second dépôt coïncide à temps avec l’attaque contre la MUE pour non-usage peut s’avérer pertinent mais eu égard aux explications de la titulaire de l’enregistrement international, il est plausible que le dépôt soit prévu à l’avance dans le cadre d’une intention commerciale légitime et non en raison de la menace pour la marque et dans le but d’éviter artificiellement l’obligation d’usage.
Il convient également de relever que la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité. Il n’appartient donc pas à la titulaire de l’enregistrement international de prouver ses intentions légitimes, mais au demandeur en nullité de démontrer le contraire. Le demandeur en nullité se fonde uniquement sur la séquence des événements, lesquels, comme indiqué ci-dessus, ont été expliqués de manière satisfaisante par la titulaire de l’enregistrement international. Quant à la procédure d’annulation no 7 969 C, il suffit d’observer que l’enregistrement international contesté n’est plus dispensé de l’obligation d’usage.
La demanderesse en nullité renvoie à la décision de la deuxième chambre de recours (13/02/2014; R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al.]. Dans cette décision, la chambre de recours a conclu qu’aux fins de la preuve de l’usage, la date d’enregistrement des marques antérieures effectivement invoquées était dépourvue de pertinence, et que les marques antérieures devraient effectivement être considérées comme des marques identiques à celles invoquées mais étant enregistrées pour la première fois. Cette affaire ne peut être appliquée aux fins de la présente procédure, la seule conséquence de la décision mentionnée étant que l’opposante était tenue de prouver l’usage de sa marque antérieure si elle souhaitait se prévaloir de ces droits dans le cadre de cette procédure, mais rien n’a été conclu quant à l’existence de ces marques. En l’espèce, c’est l’existence même de l’enregistrement international contesté qui est en cause. Ces cas ne peuvent dès lors être considérés comme analogues.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la titulaire de l’enregistrement international avait fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle a demandé l’enregistrement international contesté et que la demande doit être rejetée.
6 le 5 avril 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juin 2019.
7 Le 11 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a limité sa liste de produits et services. Les produits et services compris dans les classes 9,
10, 12, 18, 20 et 21 ont été effacés;

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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par le demandeur en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Au moment du dépôt de l’enregistrement international désignant l’UE, la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance du fait que la demanderesse en nullité avait demandé à annuler l’enregistrement antérieur «S.O.» en raison d’un non-usage et que l’usage ne pouvait être démontré pour cette marque dans la majorité des classes de produits visés. Le temps nécessaire pour démontrer l’enregistrement est la date de dépôt de l’enregistrement international désignant l’UE et non la date de dépôt de la demande allemande qui en était basée.
La titulaire de l’enregistrement international a précédemment utilisé son enregistrement de l’Union européenne «S.O.» contre le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque «SO COSMETICS» par la demanderesse en nullité, et la titulaire de l’enregistrement international a continué d’utiliser son enregistrement «S.O.» dans des procédures contentieuses mettant en jeu les demandes et les enregistrements de la demanderesse en nullité, dans lesquelles elle affirme l’identité des marques «S.O.» et «S.O», y compris contre l’enregistrement de la marque «SO COSMETICS» par la demanderesse en nullité. En conséquence, la titulaire de l’enregistrement international a continué de tenter d’empêcher l’enregistrement des marques qu’elle juge similaire à ses marques, en utilisant un nouvel enregistrement qu’elle affirme avoir sur un champ identique à son enregistrement antérieur pour lequel l’usage ne pouvait être prouvé.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international à propos de l’enregistrement contesté ne prouvent pas le contraire. Les éléments de preuve, relatifs à la valeur de ce montant, répondent entièrement à l’intention de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de la demande de marque allemande et non de l’enregistrement international désignant l’UE, dont la date est la date pertinente en l’espèce.
La norme des éléments de preuve fournis par la titulaire de l’enregistrement international est mauvaise; il ne fournit aucun témoignage d’une personne qui serait en mesure de témoigner conformément à l’intention de la titulaire de l’enregistrement international à la date considérée. Au lieu de cela, ses observations contiennent des courriels qui ont été interprétés rétroactivement par l’avocat de la titulaire de la marque de l’enregistrement international. Ces éléments ne sauraient être considérés comme ayant une valeur probante élevée.

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Il convient d’observer que les courriels transmis dans les preuves ne distinguent pas la marque «S.O» de la marque «S.O». L’email du 24 avril 2009 qualifie la marque «S.O.» de «non protégées en dehors de l’UE», ce qui implique que cette marque est protégée au sein de l’UE. Cependant, la seule demande déposée à ce stade était «S.O.», la première demande de la société «S.O.» n’avait pas encore été déposée en Allemagne. Il est dès lors manifeste que la titulaire de l’enregistrement international a reconnu l’étendue de l’identité entre «S.L.» et «S.O.».
En outre, les éléments de preuve ne corroborent pas l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international. Il est affirmé que l’intention de déposer des preuves a été établie et ne changerait pas à compter de la date de dépôt de la demande de marque allemande pour «S.O.». De toute évidence, et comme l’a reconnu la division d’annulation, les produits de l’enregistrement international ont fait l’objet d’un examen tout au moins, étant donné que les produits en cause ne sont pas identiques à la demande allemande. À ce titre, l’objet de cet enregistrement a clairement été examiné ultérieurement à la date de dépôt de l’affaire allemande. Par conséquent, il est légitime de rechercher l’intention réelle du titulaire de l’enregistrement international à la date du dépôt de l’enregistrement international, à laquelle la titulaire de l’enregistrement international avait été informée du recours en annulation pour non-usage par l’enregistrement antérieur «S.O» dans son enregistrement antérieur.
Si, comme le suggère l’arrêt «Pelikan», tel que le suggère l’arrêt «Pelikan» (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689), il est vrai que le titulaire peut réfuter une allégation de mauvaise foi lorsqu’il redemande une marque en démontrant l’intention constante d’utiliser l’usage, ce qui signifie que la politique de l’Office est de permettre l’extension du délai de grâce pour l’utilisation de signes. Dans le cas d’espèce, cela signifie que la titulaire de l’enregistrement international est en mesure de soumettre la procédure d’opposition B 1 039 604, S.O./SO COSMETICS en classes 3, 14 et 25, considérant que, durant la période au cours de laquelle la preuve de l’usage de la marque «S.O.» aurait été rendue, la titulaire de l’enregistrement international en classes, 14 et 25 en utilisant sa nouvelle demande de marque de l’Union européenne no 10 742 153 dans les classes 3, et, en utilisant sa nouvelle marque «S.O.» dans l’Union européenne, tout d’abord dans une procédure d’opposition qui a été retirée en raison de l’absence de preuve de l’existence du droit antérieur en temps utile, et ensuite dans le cadre d’une procédure de nullité ultérieure no 7 969 C, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’usage en classes 3, 14 ou 25 pour la marque «S.O» sur laquelle cette action a été engagée. Cette dernière a été déposée le 10 octobre 2012 et, le 23 mai 2013, l’action en nullité ultérieure a été intentée, les deux dates ayant suivi l’annulation de la mention «S.O.» pour non-usage dans les classes 3 et 14. Elle a été reconnue dans la décision «Kabelplus» (13/02/2014; R
1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al.). uceci est une situation indésirable.

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La division d’annulation affirme dans sa décision attaquée que «en ce qui concerne la procédure d’annulation no 7969C, il suffit d’observer que l’enregistrement international contesté n’est plus dispensé de l’obligation d’usage»; Cependant, il apparaît incohérent de gérer ces questions si les directives de l’EUIPO indiquent que le dépôt d’une demande de contourner le recours pour cause de non-usage peut être de mauvaise foi, mais que la seule manière pouvant exercer une sanction sur le demandeur qui s’adopte de cette manière n’est pas que son enregistrement puisse être déclaré nul pour mauvaise foi, mais qu’il soit au contraire permis que cet enregistrement reste dans le registre, mais qu’il soit soumis à la preuve de l’usage en cas d’audition de celle-ci dans le cadre d’une procédure d’opposition, si l’autre partie peut convaincre l’EUIPO d’accueillir la demande de preuve de l’usage. Cela laisse toujours à la titulaire de l’enregistrement international la titulaire de la marque qui a réintroduit une position afin de faire valoir ses droits contre des tiers, entraînant ainsi des dépenses en faveur de ces tiers et qui permet potentiellement au titulaire de l’enregistrement international de décourager les demandeurs de faire usage d’une marque qu’ils pourraient être parfaitement libres d’utiliser dans le cas où une invalidation du droit était permise par l’EUIPO. En particulier pour les plus petits demandeurs, la perspective de défendre des procédures d’opposition pourrait bien suffire pour convaincre les demandeurs de se servir de la marque qu’ils ont choisie et de l’enregistrer.
En conséquence, les motifs relatifs à l’ordre public indiqués dans la décision «Kabelplus» d’avoir exigé la preuve de l’usage dans le cas d’une demande de Reapplication semblent, en conséquence, être invoqués à l’encontre d’un tiers apparemment sans qu’il soit nécessaire de prouver l’usage. en outre, dans une procédure en nullité, il convient, en outre, de permettre que soit déclarée la nullité de l’enregistrement relatif à la mauvaise foi.
La demanderesse en nullité soutient que la décision attaquée a commis une erreur en:
• en prenant en considération les éléments de preuve relatifs à l’intention du titulaire de l’enregistrement international d’indiquer la date de dépôt de la demande prioritaire en Allemagne comme l’indication de l’intention de la titulaire de l’enregistrement international à la date de dépôt de l’enregistrement contesté, lorsqu’il a été présenté, en tant que preuve, d’un examen de la portée du recours avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée;
• méconnaît la jurisprudence de la décision «Kabelplus», qui considère une situation analogue et présente des objectifs clairs en matière d’ordre public en ce qui concerne les autorisations d’extension de la période de grâce pour le non-usage;
• en accordant une importance probante aux spéculations de l’avocat de la titulaire de l’enregistrement international sur la base du contenu des courriers électroniques présentés dans les preuves par la titulaire de l’enregistrement international;

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• abstraction faite du cas fait par la demanderesse en nullité en raison du fait que l’intention d’utiliser l’enregistrement contesté a été montrée par la titulaire de l’enregistrement international;
• la chambre de recours a décidé que la preuve de l’existence de l’intention de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de l’enregistrement contesté était insuffisante pour confirmer la conclusion de mauvaise foi.
Pour chacun de ces motifs, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité. La demanderesse en nullité demande que l’enregistrement international no 1 024 130 désignant l’Union européenne soit déclaré nul dans son intégralité en raison de la mauvaise foi, ou, à défaut, pour toutes les classes, à l’exception de la classe 25, et que les frais sont supportés par la titulaire de l’enregistrement international.
10 Les arguments soulevés en réponse au recours de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
Il est de pratique courante d’examiner la protection de la marque dans une entreprise et de déposer de nouvelles demandes contenant des éléments figuratifs actualisés de la marque ou avec des listes de produits et services modifiés. En outre, il s’agit effectivement d’une stratégie standard visant à introduire une demande au niveau national et d’étendre ensuite la protection à d’autres territoires par le biais du système international (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Polio Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
il est exact que la titulaire de l’enregistrement international estime que l’étendue de la protection de la marque «S.O.» est équivalente à la portée de la protection de la marque «S.O» dans la mesure où les deux marques sont des marques verbales.
Toutefois, la principale raison de déposer la demande allemande no 30 2009 025 120 et l’enregistrement international contesté était la nécessité d’élargir la liste des produits et services afin de pouvoir protéger la marque «S.O» dans toutes les catégories de produits offerts, y compris les produits sous licence. La MUE antérieure «S.O.» no 181 792 ne couvrait pas la totalité des produits visés par l’intérêt.
La demanderesse en nullité fait également référence au fait que la liste des produits et services de la demande allemande no 30 2009 025 120 et de l’EI contesté n’est pas identique. La demanderesse en nullité affirme que la différence dans la liste des produits montre qu’une nouvelle fois, le dépôt de l’EI contesté désignant l’UE a été réexaminé avant son dépôt, en août 2009. Même s’il y a eu un réexamen, cela ne justifie pas la conclusion selon laquelle l’enregistrement international contesté a été déposé de mauvaise foi.
Le fait que l’EI contesté soit protégé pour trois classes de moins que la marque allemande ne montre rien d’autre chose que le titulaire de

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l’enregistrement international, au cours des quatre mois qui précèdent le dépôt de la marque allemande et l’enregistrement international, a réévalué l’intérêt qu’elle avait effectué dans ces classes et a conclu que la marque ne serait pas utilisée pour lui.
Cela démontrerait, tout au plus, que la titulaire de l’enregistrement international souhaitait en fait protéger uniquement les produits et services qu’elle a l’intention d’utiliser réellement ou de concéder une licence sur la marque, étant donné qu’elle ne reproduit pas uniquement la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure ou qu’elle a ajouté un nombre aussi élevé que possible de produits, comme cela serait généralement le cas si la seule intention de la titulaire de l’enregistrement international était de contourner l’obligation d’usage.
En tant qu’annexe 1 de ses observations du 22 septembre 2017, la titulaire de l’enregistrement international a produit des copies de courriers électroniques échangés avant le dépôt de la demande allemande no 30 2009 025 120 et l’enregistrement international contesté concernant le dépôt de la marque contestée.
Le Département juridique a ensuite procédé au dépôt de la demande de marque allemande «S.O.» no 30 2009 025 120 le 27 avril 2009 puis au dépôt de la demande de marque internationale «S.O.» no 1 024 130 de la demande de marque allemande «S.O.» no 30 2009 025 120 afin d’étendre la marque à l’Union européenne et aux pays tiers de l’Union européenne.
Pour une société internationale exerçant ses activités dans plus de 30 pays dans le monde, il est absolument nécessaire d’avoir une protection de marque non seulement en Allemagne, mais également en Europe et dans d’autres pays d’intérêt, en particulier lorsque la direction décide d’utiliser une marque en général. Si cet usage doit être effectué par le biais de partenaires de licence, comme indiqué dans le courriel de M^me SiebenList, il est important que une marque enregistrée puisse être cédée sous licence. Dès lors, il n’a pas été décidé d’enregistrer une marque allemande et une décision, prise ultérieurement, de déposer une marque internationale. Lorsqu’il était clair que la direction a décidé d’utiliser la marque en général, il était clair que la protection de la marque existante n’était pas suffisante et que non seulement une marque allemande était requise, mais également une marque internationale.
En l’espèce, le fait que le dépôt de l’enregistrement international contesté coïncide plus ou moins dans le temps avec l’attaque contre la marque de l’Union européenne pour non-usage n’indique pas que l’enregistrement international contesté a été déposé de mauvaise foi.
À partir de l’échange d’messages électroniques échangés, il est évident que le dépôt de la demande allemande no 30 2009 025 120 et de l’enregistrement international contesté était une simple décision commerciale et qu’il n’était en aucun cas lié à l’action en annulation dirigée à l’encontre de la marque de l’Union européenne «S.O.» no 181 792 par non-usage. La gâchette pour le

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dépôt de tout d’abord le dépôt en allemand et de second la demande internationale était clairement une intention de la direction d’utiliser la marque dans tous les segments de redevances. Cela apparaît également à l’évidence lorsqu’il s’agit de la séquence d’événements qui était la suivante:
L’opposition contre de la marque de l’Union européenne «SO COSMETICS» no 10 742 153 a été déposée le 10 octobre 2012, soit plus de trois ans après le dépôt de la demande de marque allemande «S.O.» no 30 2009 025 120 et le dépôt de l’enregistrement international contesté. Il est évident qu’il n’existe aucune relation entre cette procédure d’opposition et le dépôt de l’enregistrement international contesté.
De plus, la demande de marque contestée «SO COSMETICS» no 10 742 153 a été déposée une fois de plus notamment dans la classe 25, même si la demanderesse en nullité connaissait l’usage intensif de la marque «S.O» pour des vêtements.
Il convient en outre de souligner que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé à plusieurs reprises, tous les cinq ans, la même marque (ou essentiellement la même) marque, mais qu’elle a déposé la première marque de l’Union en 1996 et l’enregistrement international contesté en 2009. Le fait que le second dépôt coïncide à temps avec l’attaque contre la MUE pour non-usage peut s’avérer pertinent mais eu égard aux explications de la titulaire de l’enregistrement international, il est plausible que le dépôt soit prévu à l’avance dans le cadre d’une intention commerciale légitime et non en raison de la menace pour la marque et dans le but d’éviter artificiellement l’obligation d’usage.
Enfin, il convient de souligner que la charge de la preuve incombe au demandeur en nullité et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. Il est erroné de dire que la manière dont ce principe a été appliqué par la division d’annulation conduit à l’impossibilité effective de démontrer l’ existence d’une mauvaise foi lorsque le demandeur en nullité a des liens avec le demandeur en nullité de la marque contestée.
La demanderesse en nullité a simplement allégué que l’enregistrement international contesté a été déposé de mauvaise foi, mais n’a pas avancé le point de vue prima facie. La titulaire de l’enregistrement international a

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démontré que le dépôt de l’EI contesté était une décision purement commerciale, en particulier en envoyant des copies de courriers électroniques précédant le dépôt de la première partie de la demande internationale et l’enregistrement international en second lieu. Il n’existe aucune spéculation quant aux intentions au moment du dépôt, puisque la correspondance électronique est claire sur ce point.
Il procède donc de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
Recevabilité
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 En l’espèce, la décision attaquée a été accueillie dans son intégralité. En conséquence, le présent recours pose une question unique, à savoir la question de savoir si les faits présentés pendant la procédure justifient ou non l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, et le concept juridique de la mauvaise foi figurant dans le présent recours.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée si la titulaire de l’enregistrement international était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
15 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ces motifs d’invoquer les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17).
16 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
§ 64; 28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44, § 71). Dans ses conclusions dans l’affaire 12/03/2009 (C-529/07, Lindt Goldhase, § 41), l’avocat général a indiqué que «la mauvaise foi semble constituer un défaut inhérent à la demande d’enregistrement» et conclut que la mauvaise foi implique un

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comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
17 Il ressort de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE que le moment pour déterminer l’existence de la mauvaise foi du demandeur est le moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35).
18 Par ailleurs, pour déterminer l’existence d’une mauvaise foi du demandeur, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment: I) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; Ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 53; 27/06/2013, C-
320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36-37).
19 Cela étant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les facteurs évoqués ci- dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande de marque
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 11/07/2013, T-321/10,
Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 22). Il incombe au demandeur en nullité de prouver les faits dont découle la mauvaise foi (16/06/2015, T-395/14,
Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 43 et jurisprudence citée). Conformément au principe général selon lequel la bonne foi doit être présumée.
20 Il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut être tenu compte non seulement de la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe, mais également de la chronologie des événements liés au dépôt (voir, en ce sens et par analogie, 03/06/2010, C-569/08, Internetportal,
EU:C:2010:311, § 52; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, §
23).
21 En l’espèce, les arguments de la demanderesse en nullité sont essentiellement fondés sur deux éléments; Premièrement, la marque contestée est identique à l’enregistrement antérieur de l’UE no 181 792 des marques de l’UE «S.O.», précédemment prononcé par la titulaire de l’enregistrement international, qui a été révoqué partiellement en raison de la non-utilisation pour un ensemble de produits (voir décision 06/09/2012, R 1295/2011-2, S.O.) dans le cadre desquels il y a un chevauchement partiel avec ceux couverts par la marque contestée et que, deuxièmement, la demande de marque contestée désignant l’UE a été présentée à proximité immédiate de la procédure d’annulation de cet enregistrement antérieur de l’Union européenne.

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22 En ce qui concerne le premier élément, il est exact que la mauvaise foi peut être établie en présence de l’élément de «re-dépôt». Notamment dans les cas où ces stratégies visent à abuser du délai de cinq ans consacré par le règlement sur la marque de l’Union européenne au début des signes des marques commerciales, ou si le titulaire d’une marque n’a pas l’intention d’utiliser la marque en cause pour les produits ou services couverts par une telle demande (22/07/2019, R
1849/2017-2, «monopole»; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45).
23 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international est titulaire de la marque de l’Union européenne no 181 792 S.O. (w), déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le, pour les produits suivants:
Classe 3 — Eau d’eau;
Classe 6 — Récipients d’emballage et boîtes métalliques;
Classe 9 — Lunettes;
Classe 14 — Montres;
Classe 18 — Produits en cuir, matières plastiques et étoffes, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions et autres produits en cuir, à savoir autres conteneurs non adaptés à des objets particuliers, comme de petits produits en cuir, en particulier trousses, porte-monnaie, étuis à clés;
Classe 20 — Récipients d’emballage et boîtes en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements pour hommes et femmes, y compris vêtements et vêtements tissés et tricotés en cuir et imitations du cuir, en particulier, chemises, chemises, t-shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, hauts, bustiers, pantalons, jupes, twinsets, combinaisons, vêtements de corps, maillots de bain, chapellerie, écharpes, bandeaux pour la jogging, vêtements de fitness et de remise en forme, gants, ceintures pour vêtements, chaussures;
Classe 26 — Buttons.
24 Cet enregistrement a été utilisé comme base d’une opposition déposée le 17 avril 2009 à l’encontre d’une demande appartenant à la demanderesse en nullité.
25 Lue dans le cadre de cette procédure, la demanderesse en nullité a présenté une demande en déchéance, no 3 695 C contre cette MUE sur la base d’un non-usage.
Cette procédure a été menée à la conclusion de ces procédures par la décision finale des chambres de recours (06/09/2012, R 1295/2011-2, S.O.), qui a estimé que l’usage sérieux de la marque ne concernait que les produits compris dans la classe 25.
26 Comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, la marque contestée est une marque verbale composée des lettres «S.O» et a été initialement enregistrée pour les produits et services compris dans les classes 3, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25,
35, mais après une limitation, la date du 11 septembre 2019 est actuellement enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices;
Classe 14 — Articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;

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Classe 24 — Matières tissées et produits textiles, à savoir textiles, rideaux, stores, linge de maison, draps et linge de table; couvertures de lit et de table, non en papier;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de produits en cuir, chaussures et produits textiles, produits en cuir, sacs, cosmétiques, lunettes, lunettes solaires, produits pour bébés de tous genres, joaillerie et instruments chronométriques, produits de décoration et d’ameublement, jouets et articles de sport.
27 Il s’ensuit que les deux marques de l’Union européenne dont le titulaire de l’enregistrement international estime qu’elles présentent une identité en ce qui concerne la marque, qui comprennent toutes deux la marque verbale «S.O.» et, malgré quelques différences de libellé, se chevauchent dans une mesure significative en ce qui concerne les produits couverts actuellement par ces enregistrements. Un chevauchement était encore plus important encore plus proéminents lors du dépôt de la demande de cette marque, avant la limitation du
11 septembre 2019.
28 En effet, dans le cas de nombreux dépôts de marques identiques ou quasiment identiques, il y a effectivement une fine ligne entre des situations où ces dépôts résultent de la recherche légitime d’intérêts commerciaux plutôt qu’un contournement abusif des limitations imposées par les droits conférés aux tels enregistrements en vertu du droit européen des marques.
29 S’il existe un certain chevauchement concernant la protection accordée à ces deux enregistrements, il convient également de rappeler que les intérêts commerciaux peuvent changer au fil du temps. Les entreprises adaptent aux évolutions constantes des conditions du marché et modifieront en conséquence leur comportement et leurs entreprises.
30 En conséquence, quand bien même ils n’auraient pas pu précédemment utiliser une marque enregistrée pour certains produits, ils pourront néanmoins percevoir une nouvelle offre commerciale à une date ultérieure, pour les mêmes segments de marché.
31 À cet effet, la chambre de recours observe que la marque de l’Union européenne antérieure a été demandée en 1996, alors que la marque contestée, soumise à la présente procédure, a été demandée en 2009.
32 Il s’ensuit que ces deux demandes sont séparées par une durée d’environ treize ans, qui doit être considérée comme suffisamment longue pour créer une confiance légitime dans des conditions de ce marché ou des possibilités d’affaires pertinentes pour la titulaire de l’enregistrement international, pour justifier une nouvelle marque, même pour des produits qui n’étaient pas soumis à un usage sérieux.
33 La titulaire de l’enregistrement international a soumis une série de courriers électroniques relatifs à la soumission de la marque contestée faisant l’objet de la présente procédure. La portée et le contenu de cette correspondance par courrier électronique, bien qu’ils ne soient pas particulièrement exhaustifs, correspondent néanmoins à ce qui peut être attendu d’une entreprise dont les principales

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considérations sont de nature commerciale et non d’analyses légales approfondies.
34 De plus, étant donné que la marque contestée a été demandée bien après l’expiration du délai de grâce de cinq ans de la marque antérieure, il ne saurait être conclu que la titulaire de l’enregistrement international a adopté une stratégie de dépôt abusive et répétée en ce qui concerne la marque contestée au moment de son dépôt. En effet, la demanderesse en nullité n’a produit aucun autre élément de preuve à l’appui d’une telle constatation.
35 En ce qui concerne le second élément, il convient de noter que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne ( 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
§ 68) ainsi que de la chronologie des événements (voir jurisprudence citée au paragraphe 21).
36 La titulaire de l’enregistrement international a demandé l’enregistrement de la marque allemande «S.O.», sur laquelle était fondée la marque contestée, le 27 avril 2009, dans l’intention d’élargir le champ de cet enregistrement au niveau international.
37 Le 1 juillet 2009, la titulaire de l’enregistrement international a été informée du recours en annulation contre sa MUE antérieure no 181 792, «S.O.», à la suite de laquelle l’enregistrement international désignant l’UE, constitué du signe contesté, a été déposé le 21 août 2009.
38 Bien qu’il soit fait référence à la protection «… hors d’Europe..» (p. 100 et 103 du dossier) dans les échanges présentés en ce qui concerne le dépôt de la marque allemande fondant l’enregistrement de la marque contestée, il découle de ce courrier, du contenu et du contexte de ce courrier, que celui-ci ne saurait être compris comme signifiant que la titulaire de l’enregistrement international entendait exclure la protection dans l’UE de ses considérations à cet égard.
39 Il résulte au contraire de la combinaison des éléments de preuve et des arguments avancés que la titulaire de l’enregistrement international possède des intérêts commerciaux importants au sein des marchés européens, et que, dès lors, même après la notification de la procédure d’annulation pendante contre sa marque de l’Union européenne antérieure identique, la titulaire de l’enregistrement international semble être une étape naturelle dans la poursuite d’intérêts commerciaux légitimes, en particulier compte tenu des références faites à de nouvelles possibilités de licence dans cette correspondance.
40 Pour ces raisons, la logique sous-jacente et la date de dépôt de la marque contestée ne corroborent pas une conclusion de mauvaise foi.
41 Les actions en annulation fondées sur la mauvaise foi restent un outil important relevant du droit des marques européens, qui sert les fonctions essentielles de la marque. Toutefois, une telle procédure peut également avoir des conséquences

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graves sur le titulaire de la marque faisant l’objet de cette procédure. Pour ces raisons, il ressort de la jurisprudence des tribunaux européens qu’il faut trouver un équilibre entre les intérêts qui sous-tendent l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 À cet effet, comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la Cour a estimé qu’il y avait une présomption de bonne foi et que la charge de la preuve quant à l’établissement de la mauvaise foi incombait à la demanderesse en nullité.
43 Alors que le signe contesté forme la base de la procédure de nullité no 7 969 C contre une des marques de la demanderesse en nullité, cette procédure n’a été engagée que le 23 mai 2013, soit plus de trois ans et demi après le dépôt de la marque contestée. Compte tenu de la durée prolongée entre le dépôt de la marque contestée et l’ouverture de cette procédure, ces derniers ont une valeur probante très limitée dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée, laquelle fait, par ailleurs, l’objet d’exigences relatives à l’usage sérieux.
44 Pour les raisons susmentionnées, et compte tenu de tous les faits et arguments présentés au cours de la procédure, des exigences relatives à la constatation de la mauvaise foi et à l’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, celles-ci n’ont pas été satisfaites sur la base de ces observations.
45 Enfin, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité selon lesquels la confirmation de l’enregistrement de la marque contestée peut conduire à une répétition de procédures précédemment conclues entre les parties, la grande chambre de recours a conclu que le dépôt de nombreuses procédures contre une marque peut, en soi, dans certaines circonstances, constituer un abus de procédure, être rejeté comme non fondé (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra
Pabst).
Conclusion
46 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Coûts
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours.
48 Il s’agit des frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:

Signé
H.Dijkema