DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 318 C (INVALIDITY)

Hoggan Scientific LLC, 3653 West 1987 South, Salt Lake City, United Sates of America (demandeur), représentée par des juristes en PI, De Lairessestraat 107, 1071 NX Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
MusTec, Musmusical Dynamic Dynamic B.V., Louis Christijnstraat 1, 1325 PC Alsimple, Pays-Bas ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).

Le 28/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 . la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 1 4713 747 «BioFET» (Marque verbale) (la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 10:Équipement de rééducation à usage médical; dispositifs d’analyse à usage de diagnostic; appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical; appareils d’analyse à usage médical; appareils de tests de diagnostic à usage médical; susdits produits au profit de la mesure de la force musculaire.

Classe 44:Services médicaux, y compris de traitements médicaux, de tests médicaux et de conseils médicaux; physiothérapie.
L’ opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse fait valoir que la marque contestée a été enregistrée de mauvaise foi au motif que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la titulaire avait parfaitement connaissance de l’existence des marques de la demanderesse qui sont similaires à la marque contestée.
La demanderesse explique également qu’elle a été créée en 1961 pour la fabrication de machines de fitness et que depuis 1981, l’entreprise a principalement consacré des équipements de formation à l’haltérophilie. En 1985, la demanderesse a développé un dispositif de mesure de la force musculaire qui est à la base des systèmes FET.Elle

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souligne que l’acronyme «FET» signifie «Force pour l’évaluation et les essais», et que le dispositif a été introduit pour le secteur médical un an plus tard. Le système «MicroFET», un système plus pratique que les produits FET plus anciens, a été développé en 1988. Le demandeur affirme s’être engagé en faveur du développement d’équipements de tests médicaux et ergonomiques sur plus de 50 ans. Les produits qu’elle développe incluent, mais ne sont pas limités, les produits de la série «MicroFET» et de la série «ErgoFET».
Le demandeur ajoute que les dispositifs sont utilisés par des médecins dans les hôpitaux, les pratiques de physiothérapie et des cliniques de médicaments de sport dans le monde entier par l’intermédiaire de ses distributeurs nationaux; Par conséquent, elle est présente sur le marché européen depuis 2004 et a fourni ses produits aux Pays-Bas par l’intermédiaire de son distributeur basé à Alsimple, Biometrics Europe. La coopération avec Biometrics Europe a duré jusqu’en 2011.
En outre, et selon la demanderesse, la titulaire MusTec, Musmusic Dynamic Technology B.V., désormais le «MusTec» a été créé par M. Van den Heuvel (ancien propriétaire du distributeur de la demanderesse dans ses arrêts, par exemple, Biometrics) et par M. Van Kleef en 2013. Elle fabrique et vend des indicateurs de puissance musculaire et exploite, entre autres, les sites moutstec.nl et biofet.nl. Jusqu’en 2013, M. Van den Heuvel distribuait les produits «MicroFET» de la demanderesse à sa société antérieure.
En 2013, M. Van den Heuvel, qui était auparavant lié à la requérante par le biais de ses précédentes sociétés Biometrics, et M. Van Kleef a établi l’entreprise MusTec et, au sein de cette entité, a commencé à développer et à fabriquer une ligne de produits sous le nom «BioFET».Ce qui n’est pas surprenant, cette ligne de produit comprend le même type de composants/parties que «MicroFET».Les produits correspondants sont commercialisés depuis 2016.
La demanderesse considère que M. Van den Heuvel a créé l’impression qu’elle participait au développement des produits «MicroFET» en lui attribuant, de façon indue, la bonne réputation de la demanderesse que la titulaire utiliserait pour promouvoir ses propres produits. En fabriquant les produits «BioFET», le titulaire a non seulement choisi de développer un produit presque identique, mais lui donner un nom très similaire. La titulaire a même choisi d’enregistrer tant «BioFET» que «MicroFET» en tant que marques.
La demanderesse avait déjà demandé à ce dernier d’annuler la marque contestée. cependant, la titulaire a fait valoir que c’est la demanderesse qui enfreint ses droits de marque, étant donné que les applications, par la demanderesse, des signes «MicroFET» (et d’ «ERGOFET») étaient postérieures au dépôt des marques du titulaire. La titulaire soutient ainsi que tant les marques «ErgoFET» que «MicroFET» portent atteinte à la marque «BioFET».D’après la demanderesse, le mémoire de la titulaire fait valoir l’existence d’une mauvaise foi de sa part du fait qu’il menace d’intenter une action en justice contre la demanderesse afin d’empêcher celle-ci d’utiliser ses marques antérieures.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: plusieurs extraits du site internet de la demanderesse montrant «ErgoFET» et «MicroFET».

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Pièce 2: plusieurs extraits (certains ne sont pas datés et d’autres encore datés de 2002) des différents produits MicroFET.Elle comprend ses caractéristiques et ses spécifications.
Pièce 3: une copie du contrat de distribution conclu entre la demanderesse et Biometrics B.V., daté de 2008.
Pièce 4: plusieurs extraits (non datés) en néerlandais qui, selon la demanderesse, correspondent à une capture d’écran du site internet de la titulaire montrant l’histoire de la titulaire et les produits BioFET.
Pièce 5: une copie de la recherche en ligne de l’EUIPO présentant les détails de l’enregistrement de la marque contestée.
Pièce 6: plus de vingt factures émises par la demanderesse en 2004, 2007-2013, à l’attention de différentes entités de plusieurs pays que le demandeur indique comme acheteurs de produits MicroFET au sein de l’UE.Certaines s’adressent à Biometrics aux Pays-Bas et en France. Elles incluent les signes «MicroFET», «ErgoFET» et «ComputFET».
Pièce 7: plusieurs extraits montrant les enregistrements et les applications «MicroFET» aux États-Unis et «ErgoFET» et «MicroFET» devant l’EUIPO après le dépôt de la marque contestée.
Pièce 8: une copie du courrier de mise en demeure de la demanderesse adressé à la titulaire du 29/04/2019; Elle affirme que la marque contestée «BioFET» est similaire aux signes «ErgoFET» et «MicroFET» de la demanderesse.
Pièces 9 et 10: des copies des lettres représentant la titulaire du 10/05/2019 (représentant la titulaire) qui répondaient à la demanderesse et offraient des alternatives au demandeur d’une coexistence des marques en conflit sur le marché;
Pièce 11: Une copie de la marque Benelux «MicroFET» enregistrée par MusTec.
La titulaire de la MUE fait valoir que l’intention du titulaire au moment du dépôt de la demande était de bonne foi. En effet, l’intention du titulaire était de développer et de commercialiser un indicateur de puissance musculaire, qui devrait être remonté en 2013. Elle a spécifiquement choisi «Bio» comme premier élément de la marque «BioFET» au motif que plusieurs sociétés antérieures de l’un des développeurs et titulaire de la marque BioFET (à savoir: M. Henk van den Heuvel), appelé BioMetrics Motion et Biometrics Europe B.V. et le préfixe «Bio» font référence aux trois premières lettres de Biomechanics. Le titulaire souligne également que l’acronyme «FET» est une abréviation bien connue du domaine médical spécifique de la kinésiologie. Elle fait référence à une méthode/un système de mesure, souvent appelé «le système FET- System».Il s’agit donc de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit la dénomination de la marque contestée.
La titulaire a nié que la marque contestée et les marques de la demanderesse ressemblent étant donné qu’elles ne coïncident que par le mot «FET», ce qui est générique et, par conséquent, le caractère distinctif des marques réside dans leurs préfixes, qui sont différents. Elle rejette également l’argument de la demanderesse selon lequel le produit qu’il propose est presque identique aux produits de la demanderesse, étant donné qu’il existe au moins treize dynamomètres existants différents sur le site en concurrence sur le même marché, tous construits avec un objectif et une fonctionnalité similaires. Par conséquent, la titulaire participe, avec des intentions honnêtes, dans le domaine d’activité spécifique et les facteurs pertinents de la mauvaise foi ne sont pas réunis en l’espèce.

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À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Une copie du certificat d’enregistrement de la marque contestée;
Annexe 2: Des copies de cartes de visite de M. Henk van den Heuvel et de BioMetrics; Extraits de la chambre de commerce néerlandaise (2019) montrant les caractéristiques commerciales suivantes:
A) BioMetrics Motion B.V. B) Van den Heuvel Consultancy B.V. (dont l’historique du changement de nom). C) Biometrics Europe B.V.
Annexe 3: Des captures d’écran du site internet de la titulaire montrant des
images du produit BioFET ; copie de la déclaration de conformité de l’UE relative à la marque BioFET.
Annexe 4: Sept factures émises par des entités différentes et adressées à Biometrics Motion B.V. et MusTec Dynamic Dynamic Dynamic B.V. en 2013, 2015 et 2016. Trois factures émises par MusTec à des clients en 2016; Pour certains d’entre eux, le signe BioFET Hand Held Dynamomètre est inclus.
Annexe 5: Plusieurs images (non datées) montrant des dynamomètres Hand Held par plusieurs entreprises;
Annexe 6: Un document en néerlandais qui, selon la titulaire, comporte des exemples de l’utilisation de l’abréviation «FET».
En réponse, la demanderesse répète que les marques sont très similaires et affirme qu’il n’existe aucune preuve démontrant que l’acronyme «FET» serait descriptif. En outre, elle insiste sur le fait que les produits proposés par les deux parties sont presque identiques ou, à tout le moins, similaires. La demanderesse affirme que le titulaire avait connaissance de l’existence des marques de la demanderesse, dès lors que les parties entretenaient des relations d’affaires. Il s’ensuit que le dépôt a pour but d’obtenir des avantages économiques et que le titulaire a développé un produit similaire, commencé à utiliser une marque similaire, pour empêcher la requérante d’utiliser ses propres marques.
Dans ses dernières observations, la titulaire fait valoir que la demanderesse a fait valoir à tort qu’elle avait tenté d’empêcher la demanderesse d’utiliser soit «MicroFET», soit «ErgoFET» dans la vie des affaires. Elle nie que l’enregistrement de la marque contestée ait été abusif ou est contraire aux pratiques commerciales et commerciales honnêtes.
La titulaire réitère que les signes sont simplement dissimilaires et soutient qu’ils justifient d’utiliser la marque «BioFET» pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Par ailleurs, il estime que la relation commerciale ne peut constituer un indicateur de mauvaise foi qu’à l’égard des mesures prises par l’une de ces parties au détriment de l’autre, par exemple, aux fins de détourner les droits de cette autre partie qui n’est pas le cas en l’espèce. De telles relations ne créent nullement un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il soit équitable d’attendre de la titulaire qu’elle ne dépose pas une demande de manière indépendante sans lui donner au demandeur des informations préalables et un délai de recours suffisants pour prendre des mesures contre la marque

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en cause. L’enregistrement de la marque contestée ne constituait pas une violation d’une obligation de loyauté, si tel est le cas. Les connaissances alléguées et présumées de la titulaire ne sont nullement suffisantes en soi pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
Enfin, elle souligne que sa partie n’a aucune intention malhonnête, dans la mesure où toutes les circonstances pertinentes et objectives du cas d’espèce indiquent que cette dernière a suivi une logique commerciale légitime dans le dépôt de la demande d’enregistrement et qu’elle a déposé et utilisé la marque «BioFET» conforme aux usages honnêtes en matière commerciale et commerciale. Au contraire, la titulaire a proposé à la demanderesse de se mettre d’accord sur la coexistence des signes, laquelle démontre clairement que le titulaire n’avait pas une telle intention malhonnête. Dès lors, la requérante a simplement manqué à l’obligation de prouver l’existence d’une mauvaise foi.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361,
§ 60).
L’ existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
La jurisprudence établit que trois facteurs cumulatifs sont particulièrement pertinents pour constater l’existence d’une mauvaise foi:
— identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec le signe auquel se réfère la demanderesse en nullité. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion

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n’est pas suffisant en soi pour établir l’existence d’une mauvaise foi (concernant l’identité, 01/02/2012-, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90; 28/01/2016, 335/14,- Doggis, EU: T: 2016: 39, § 59 et 60), une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion, n’étayera pas la constatation d’une mauvaise foi;
— connaître l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: le titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait avoir connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires;
— intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne: Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,- C 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).

Appréciation de la mauvaise foi

La prétendue relation entre les parties et la connaissance des signes de la demanderesse par la titulaire
Il a été démontré, au vu des arguments et des éléments de preuve produits, que la demanderesse commercialisait les produits ErgoFET et MicroFET (pièce 1) et établi un accord de distribution avec la société BioMetrics (pièces 3 et 6).Les factures montrent également que la demanderesse distribuait les produits «MicroFET», «ErgoFET», datant de 2004, 2007 à 2013, à différentes entités dans plusieurs pays, ce que le demandeur indique comme acheteur de produits MicroFET.Cependant, elle n’a pas décidé de protéger ses signes devant l’Office seulement après le dépôt de la marque contestée en 2015 (pièce 7).
Selon la demanderesse, le titulaire «MusTec» a été créé par M. Van den Heuvel (ancien propriétaire du distributeur de la demanderesse Biometrics) et par M. Van Kleef en 2013. Par conséquent, jusqu’en 2013, M. Van den Heuvel était un distributeur des produits «MicroFET» de la demanderesse avec sa société antérieure.
Bien que le contrat de distribution (pièce 3) ne fasse pas clairement mention que l’auteur de la titulaire (M. Van den Heuvel) était titulaire de la société Biometrics, distributeur des produits de la demanderesse jusqu’en 2011, certaines des factures sont émises par le demandeur et adressées à ladite société. La titulaire de la marque de l’Union européenne a reconnu qu’il existait l’existence des marques antérieures de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne (revendication de priorité 05/10/2015) étant donné que les parties se connaissaient l’une de l’autre, étant donné qu’elles étaient parties à un accord de distribution.
Les deux parties ont dès lors convenu, confirmé par la preuve que l’un des titulaires de la marque de la titulaire, auparavant distributeur des produits de la demanderesse, avait connaissance des marques de la demanderesse, du moins depuis 2004, date à laquelle les sociétés BioMetrics ont reçu l’une des factures. Il ressort des éléments de preuve que le fondateur de la titulaire savait que la demanderesse commercialisait les signes «MicroFET» et «ErgoFET» pour certains produits dans plusieurs pays du territoire européen.
La demanderesse fait valoir que les connaissances sont un des facteurs pour conclure à la mauvaise foi, cependant il convient de noter que, comme indiqué dans la

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jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est susceptible d’apparaître ne suffit pas à conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 40).
Selon la demanderesse, la titulaire connaissait l’existence des marques de la demanderesse, étant donné que l’une des fondateurs de la titulaire de la marque de la titulaire avait entretenu une relation commerciale avec la demanderesse et la division d’annulation. Il existe des preuves concluantes que les parties concernées par une relation commerciale. Néanmoins, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en compte les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Similitude des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où la demanderesse en nullité soutient que l’intention de la titulaire de la MUE était d’usurper un ou plusieurs droits antérieurs, tels que celui de l’espèce, il est difficile d’envisager comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne présentent pas au moins un faible degré de similitude.
La demanderesse affirme que les marques sont très similaires, mais la titulaire répond que les marques en cause ne sont pas similaires étant donné qu’elles ne coïncident que par l’acronyme «FET» qui est générique et, par conséquent, le caractère distinctif des marques réside dans leurs préfixes.
En l’espèce, la marque contestée est la marque verbale «BioFET», tandis que les droits antérieurs sont également les marques verbales « MicroFET» et «ErgoFET».
Selon la demanderesse, l’élément commun «FET» est un acronyme qui désigne «l’évaluation de la force et les essais» et la pièce 2 présentée par la demanderesse explique la signification de l’acronyme FET.Ces extraits indiquent que «Le système FET est utilisé pour établir la fiabilité tant interentreprises qu’intraîniques du système FET en la mesure de l’intensité musculaire isométrique et pour établir des données normatives pour les différents musculaires utilisant des patients poliomélite».La demanderesse inclut également sur son site web les explications suivantes sur l’élément FET:
La titulaire a confirmé que «FET» est une abréviation bien connue du domaine médical spécifique de la kinésiologie. Elle fait référence à une méthode/un système de mesure, souvent appelé «le système FET-System».Elle produit aussi, à l’annexe 6, les observations de certaines universités américaines (Utah, Boston et Los Angeles) expliquant le système FET.
Considérant que les produits pertinents sont des équipements médicaux et d’essai ergonomiques et que les services sont de nature médicale et physiothérapie, cet élément n’est pas distinctif puisqu’il renvoie directement à la nature et à la destination des

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produits et des services. Le public pertinent percevra la signification de cet acronyme par rapport aux produits et services.
L’élément «Bio» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme une abréviation courante du mot «biological» (biologique); Ce préfixe peut être utilisé dans la signification de «life» ou pour indiquer que quelque chose est organiquement produit, naturel ou respectueux de l’environnement.
En revanche, les marques antérieures comportent le préfixe «Ergo», qui est la forme abrégée d' un type de machine à faire des exercices dans laquelle l’action d’une ligne est simulée par la pratique d’une ligne de câbles souple dotée d’une roue au volant, tandis que le terme «Micro» est utilisé pour former des substantifs qui renvoient à quelque chose d’un très petit exemple ou d’une fraction d’un type particulier d’objet.
Dans ce cas, le seul point de similitude entre les signes réside dans leur élément commun FET, qui est placé à la fin des signes et qui fait référence à un acronyme non distinctif. Les autres parties initiales Bio et Micro et Ergo seront perçues par le public pertinent comme des préfixes d’usage courant, ce qui ajoute un point de différence important entre les marques en cause. Dans ledit scénario, il est difficile d’envisager la voie d’une allégation de mauvaise foi si les signes en cause ne sont pas globalement similaires. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Par conséquent, il est crucial d’établir si une intention malhonnête peut être imputée à la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande.

Intentions d’usurper les droits de la demanderesse
Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).
Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc si la relation entre les parties créait un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il soit équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique/similaire indépendamment sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et son temps suffisants pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004-, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Dans le cas d’espèce, il ressort des observations et des preuves produites que les prétendues relations existaient. Toutefois, il pourrait exister une raison commerciale pour que le titulaire de la marque de l’Union européenne enregistrait la marque contestée, ce qui ne saurait conduire à la conclusion immédiate selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.Même si la relation commerciale a été démontrée, il ne saurait être considéré que la demanderesse a établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en

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matière industrielle ou commerciale.Le fait que les marques en conflit coïncident par leur élément non distinctif FET est contrebalancé par les différences entre les marques et les signes ne sont pas similaires au point d’être confondus et ne saurait permettre de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas la poursuite d’un objectif légitime, mais agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé le dépôt de ce dépôt.
En particulier, l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39,
§ 51, confirmé par 28/02/2013, C-171/12 P, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: C: 2013: 131).Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
En l’espèce, les preuves apportées par la titulaire, à savoir les factures et les extraits tirés de son site internet, montrent la vente par la titulaire de la MUE des produits contestés. Ce fait, associé aux circonstances dans lesquelles la titulaire a commencé à préparer le lancement de ses produits sous la marque contestée, autorise la division d’annulation à considérer qu’il ne peut être conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser sa marque pour les produits et services contestés. La demanderesse en nullité n’a pas procédé à la preuve de la preuve de la mauvaise foi et n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de l’intention ou des objectifs de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. Il convient de noter qu’aucune intention malhonnête n’existe lorsqu’il existe une logique commerciale en ce qui concerne le dépôt de la marque de l’Union européenne et il peut être supposé que le titulaire de la marque de l’Union européenne a l’intention d’utiliser le signe en tant que marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne avait un intérêt commercial légitime à enregistrer la marque contestée pour les produits et services contestés. S’il n’est pas exigé qu’au moment du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne ait également l’intention d’en faire usage, il pourrait être considéré comme une indication d’intention malhonnête, s’il apparaît ultérieurement que l’unique objectif de la titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché et qu’il n’y avait pas eu de logique commerciale dans le chef de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été démontré qu’au moment du dépôt de la demande de marque contestée, l’intention de la titulaire de la MUE était d’empêcher les tiers d’entrer sur le marché ou qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée pour les produits et services contestés. Au contraire, les éléments de preuve produits par la titulaire montrent qu’elle avait tenté de créer une part de marché sur l’utilisation de sa marque BioFET.Il en résulte donc, au moment du dépôt de la MUE, que cette dernière

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était déjà en préparation du lancement de sa marque. De ce point de vue, il ne peut être conclu que le titulaire a pour seul objectif d’exclure la demanderesse de l’utilisation de ses marques sur le marché.
Il convient également de considérer que le système de la marque de l’Union européenne est un système de «premier fichier», ce qui signifie que la propriété de sa marque de l’Union européenne s’acquiert, non pas par son adoption antérieure et son utilisation mais par son enregistrement antérieur. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne était libre d’introduire une demande pour la marque contestée afin de protéger et de continuer à renforcer ses droits sur la marque au niveau européen. L’intention principale et préalable de la titulaire de la MUE était de protéger ses droits de marque à l’échelle européenne et de ne pas empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser leur signe.
Quant à la lettre envoyée par la titulaire de la MUE, la division d’annulation relève qu’ après avoir obtenu l’enregistrement d’une marque, l’intention du titulaire de faire appliquer ce droit contre tout signe identique et/ou similaire couvrant des produits et services identiques et/ou similaires ne peut, compte tenu des circonstances, être considérée comme la preuve du comportement déloyal du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Compte tenu du ton et du contenu de la lettre de la titulaire de la MUE, il semble à la division d’annulation que la titulaire de la MUE s’efforce tout simplement de protéger ses intérêts et sa marque. La titulaire a fait offrir à la demanderesse une coexistence en ce qui concerne l’utilisation des signes et/ou des marques BioFET, MicroFET et ErgoFET.Cela signifie que les MusTec ne s’optent pas, directement ou indirectement, à l’usage et que les parties s’abstiennent de toute action susceptible d’affecter les enregistrements de marque respectifs.
Dans ses observations, la demanderesse avance également que la titulaire a déposé la demande de marque MicroFET au Benelux.
Or, ladite marque n’est pas identique à la marque contestée et la titulaire a répondu à la demanderesse, dans sa lettre, qu’elle est disposée à retirer la marque Benelux − MicroFET.

Aux fins de l’appréciation globale, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits n’indiquent pas que la titulaire avait pour seule intention, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, de créer un obstacle pour ce dernier, mais plutôt de protéger une marque, elle-même qui utilisait ou se préparait à utiliser sur le marché européen.
Dès lors, la revendication de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée car elle est dénuée de fondement.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
COÛTS

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page:11De11 Décision sur la décision attaquée no 37 318 C
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRIGUEZ Carmen SÁNCHEZ Michaela Simandlova PALOMIQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.