DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 994 609
Duplique Group Limited, Centre technique européen, Hall Lane, L40 5UF Lathom, Nr. Ormskirk, Royaume-Uni (opposante), représentée par Richard Christopher Somer Denno, Centre technique européen, Hall Lane, L40 5UF Lathom, Near Ormskirk (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gerflor, 50 Cours De La République, 69627 Villeurbanne Cedex, France (titulaire), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 30/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 994 609 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 355
141 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 147 767, ACTIV (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne,on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque

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antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 147 767.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 29/09/2016. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/09/2011 au 28/09/2016 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 19:Verre de construction; articles fabriqués entièrement ou principalement à partir du verre susmentionné; fenêtres, portes, panneaux et garnitures donc.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 09/07/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 14/09/2018 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 07/09/2018, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Dansce contexte, il convient de noter que toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Le 20/03/2018, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de son opposition. Ces éléments comprenaient également des éléments de preuve concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure, qui, par conséquent, seront également pris en considération comme preuve de l’usage.
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Les brochures en anglais, en français et en allemand concernant le premier verre autonettoyant dans le monde et faisant référence à la société mère Activ Clear, eteractiv Blue and SOC Activ Braverv Brit (verre teinté), ette Activ Actiade Neutral et M^me J. Actifloat, de couleur bleue européenne avec des propriétés de contrôle solaire supérieures, duplique Insulight Activ Activ (EN), duplique Activ Clair, MR.
Échantillons de factures mentionnant des produits tels que SKY Activ Clear Clear Jumbo Coating: ACTIV, DF Activ Clear Clear Lehr End Size Coating: ACTIV et autres produits SOC.
Une capture d’écran du site web avec un article en italien faisant référence à la pierre artificielle Activ glass.

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Les 08/02/2019 et 17/02/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a également produit des éléments de preuve supplémentaires:
Résultats de recherche Google pour «SOC active».
Duplique Activ self-nettoyage et brochure Solar Glass Range faisant référence à la société duplique Activ Clear, duplique Activ Blue et MR Activ Brba en verre teinté, duplique Activ Sunshade Neutral et duplique Activ Sunshade Sunshade Blue colrevenue verly avec des propriétés de contrôle solaire supérieures, le verre Insulight Activ.
Échantillons de factures mentionnant des produits tels que SKY Activ Clear Clear Jumbo Coating: ACTIV, DF Activ Clear Clear Lehr End Size Coating: ACTIV et autres produits SOC.
Peu d’exemples de communiqués de presse en italien et en anglais faisant référence aux produits SOC Activ.
Un tableau avec des chiffres de vente cumulés pour le verre autonettoyant de janvier 2013 à décembre 2017, ventilés par les États membres de l’Union européenne.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Les éléments de preuve produits les 08/02/2019 et 17/02/2020 contiennent de nouveaux éléments de preuve et concernent la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Toutefois, même en considérant les preuves de l’usage de la marque antérieure dans leur intégralité, elles sont considérées par la division d’opposition comme insuffisantes pour satisfaire aux exigences exposées ci-dessous et, à ce titre, la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation peut rester ouverte.
Appréciation des éléments de preuve:
Après avoir examiné avec soin les documents énumérés ci-dessus dans leur intégralité, la division d’opposition estime qu’elle doit conclure que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque en cause pour les produits pertinents.

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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition commence par l’indication obligatoire de la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Le Tribunal a indiqué qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50). En outre, le réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN) s’est mis d’accord sur une pratique commune en ce qui concerne l’utilisation d’une marque sous une forme qui diffère de celle qui a été enregistrée. Les détails de cette pratique commune figurent dans le document de communication PC8, publié le 15/10/2020 et appliqué par l’Office depuis cette date, y compris dans les procédures en cours. La pratique établit que deux questions doivent recevoir une réponse: premièrement, il convient de préciser ce qu’il convient de considérer comme le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée; ensuite, il convient d’évaluer si la marque telle qu’elle est utilisée altère ce caractère distinctif.
Ledocument établit également que, en ce qui concerne l’effet des changements, il convient de tenir compte du caractère distinctif plus ou moins élevé du signe tel qu’il a été enregistré. En d’autres termes, il existe une indépendance entre la force du caractère distinctif d’une marque et l’effet des modifications. Les marques qui possèdent un caractère distinctif élevé peuvent être moins influencées par des modifications que celles dont le caractère distinctif est limité. L’ajout ou l’omission d’éléments de la marque est davantage susceptible d’affecter le caractère distinctif des marques dont le caractère distinctif est limité.
La marque antérieureenregistrée est la marque verbale «ACTIV» et le territoire pertinent est l’Union européenne. Le mot «ACTIV» existe en danois, en finnois et en allemand mais il sera compris comme actif dans toute l’Union européenne en raison de sa proximité avec les mots équivalents dans toutes les langues, par exemple l’actif en français, l’activo en espagnol, actif en anglais, attivo en italien, aktywnie en polonais. Étant donné que le mot «ACTIV» peut être perçu comme décrivant les caractéristiques positives ou la nature des produits pertinents en ce sens qu’ils sont susceptibles de modifier un état ou des

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caractéristiques, ou de pouvoir agir sur quelque chose, le caractère distinctif de la marque antérieure, qui n’est que le mot «ACTIV», doit être considéré comme faible.
En ce qui concerne l’ajout du signe tel qu’il est utilisé, par rapport au signe tel qu’il a été enregistré, le Tribunal a jugé que plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU: T: 2005: 438, § 34).
Aux points 33 et 34 de l’arrêt précité, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il n’existe aucune règle dans le système de la marque communautaire qui oblige l’opposant à prouver l’usage de sa marque antérieure seule, indépendamment de toute autre marque. Selon la chambre de recours, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome, avec ou sans le nom de la société du fabricant, comme c’est le cas, en particulier, dans les secteurs de l’automobile et du vin. Il y a lieu de suivre cette approche.»
De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que la marque antérieure a été utilisée conjointement, mais pas de manière autonome.
Les factures et brochures produites par l’opposante font toutes référence au verre «SOC Activ» et aux articles de presse à l’appui de la conclusion selon laquelle la marque antérieure fait simplement partie de la marque «SOC» de l’opposante et ne bénéficie pas d’un usage autonome en tant que marque. En outre, le fait que la recherche Google effectuée par l’opposante et déposée comme preuve de l’usage de la marque antérieure «ACTIV» ait été effectuée sous la forme «Pilkington activ» tend à étayer la conclusion selon laquelle la marque antérieure n’a pas été utilisée de manière autonome par l’opposante ou avec son consentement.
Comme indiqué précédemment, la marque verbale antérieure possède un faible degré de caractère distinctif et, en tant que telle, son caractère distinctif est aisément altéré. En revanche, le mot «SOC» est dépourvu de signification et considéré comme normalement distinctif. Son ajout au mot «ACTIV» constitue une altération significative du caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, la marque telle qu’utilisée n’est pas une variante acceptable de cette marque et, du moins pour cette raison, la nature de l’usage n’est pas démontrée de manière satisfaisante.
Compte tenu de tous les éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition considère que le fait que la marque antérieure a été utilisée en combinaison avec d’autres marques, à savoir «SKY», doit être conclu que les éléments de preuve n’établissent pas que la marque antérieure «ACTIV» a été utilisée de manière autonome par l’opposante ou en son nom pour indiquer l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée. La précision apportée par le Tribunal dans l’arrêt précité, selon laquelle l’exigence du règlement selon laquelle une marque antérieure doit être utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, selon laquelle il est permis d’utiliser une marque antérieure conjointement avec une ou plusieurs autres marques, à condition que la marque antérieure soit toujours utilisée de manière autonome, ne s’applique pas en l’espèce. En effet, tous les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure n’a pas de rôle autonome en tant que marque, hormis son usage en combinaison avec d’autres marques de l’opposante, en particulier avec la marque «SOC». Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne

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démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), duRMUE.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. Compte tenu de ce qui précède, l’opposition ne sera pas examinée sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.