DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 236 284 Enrico Mandelli S.P.A., Via Mascagni, 2, 23807 Merate (LC), Italie (opposante), représentée par Barzano’ & Zanardo S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel) c o n t r e Trushi Global Consulting Fz Lle, Creative Tower Road Hamad Bin Abdulla 127
- Office 1901, Fujairah, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par David Peral Cerdá, Calle Mariano Benlliure, 6 – Entlo. D, 03201 Elche (Alicante), Espagne (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 284 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 17/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 398 « MANDI MILANO 1915 » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur le nom de domaine https://www.mandelli-milano.it utilisé dans la vie des affaires en Italie et le nom de domaine https://www.mandelli-milano.com utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Pour les deux signes antérieurs, l’opposante se fonde sur l’article 12, alinéa 1, lettre b), du code italien de la propriété industrielle, décret législatif du 10 février 2005, n° 30.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le nom de domaine https://www.mandell-imilano.it utilisé dans la vie des affaires en Italie et le nom de domaine https://www.mandell-imilano.com utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne, tous deux en relation avec des articles d’habillement; des maillots de bain; des ceintures [habillement]; des cravates; des foulards; des gants [habillement]; des chaussettes; des châles; des écharpes; des chaussures; de la chapellerie; des services de vente au détail d’articles d’habillement; de maillots de bain; de ceintures [habillement]; de cravates; de foulards; de gants [habillement]; de chaussettes; de châles; d’écharpes; de chaussures; de chapellerie. L’opposante n’a présenté que le droit national italien. Par conséquent, l’opposition, en ce qui concerne le nom de domaine utilisé dans la vie des affaires

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commerce dans l’Union européenne, n’est considérée comme fondée que dans la mesure où elle se réfère au territoire italien.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:

(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;

(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes:

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;

conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.

a) Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMCUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.

Par conséquent, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les

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informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposant «… de fournir à [l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions nécessaires, conformément au droit national dont il demande l’application…, mais également les indications établissant le contenu de ce droit» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).

Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.

En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, telles que visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne telles que visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la soumission du document original.

En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.

En l’espèce, l’opposant invoque l’article 12, alinéa 1, lettre b) du Code italien de la propriété industrielle, décret législatif du 10 février 2005, n° 30, soumis dans la langue originale et avec traduction en anglais,

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Les marques non enregistrées, telles que les dénominations sociales et les noms de domaine, sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées : l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services/domaines d’activité, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et l’Office pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent facilement être transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En outre, le droit italien invoqué exige que, pour qu’un signe antérieur non enregistré soit opposable, il doit être réputé auprès du public pertinent, précisant en outre que « l’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’implique pas de renommée, ou une renommée purement locale, n’enlève rien à sa nouveauté ». Cette exigence ne peut être transposée de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, car elle y est absente.

Par conséquent, conformément au droit italien régissant le signe en question, les exigences de protection du droit applicable semblent être les suivantes :

• Le signe doit être réputé auprès du public pertinent ;

• Cette réputation ne doit pas être « purement locale » ;

• Il doit y avoir identité ou similitude entre les signes et identité ou affinité entre les produits ou services en question ; et
• Il doit y avoir un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il ne ressort pas clairement des observations de l’opposant ce qu’il faut entendre par « l’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas de renommée, ou une renommée purement locale, ne cause pas un défaut de nouveauté ». L’opposant n’a pas non plus présenté de jurisprudence pertinente à cet égard.

Ainsi que l’a confirmé le Tribunal, le droit national italien distingue entre i) les signes non enregistrés qui n’ont pas acquis de notoriété, ii) les signes non enregistrés dont la notoriété est purement locale, et iii) les signes non enregistrés « notoires », seuls ces derniers étant susceptibles d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque postérieure conformément à l’article 12 du Code de la propriété industrielle. À cette fin, ce n’est pas la « réputation » du signe qui doit être démontrée, mais plutôt la « connaissance du signe par le public » (07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290,
§ 21, 26). Par conséquent, le droit national établit que la notoriété purement locale acquise par un signe n’est pas suffisante pour acquérir un droit exclusif sur le signe lui-même qui permettrait au titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’un signe postérieur en tant que marque. Un tel droit exclusif sur le signe n’est acquis que si est démontré un usage du signe qui implique une connaissance du signe par le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le terme « réputation » ou « caractère notoire » utilisé dans la

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décision doit être comprise telle que définie dans l’arrêt Roncato, à savoir comme
« connaissance du signe par le public ».

b) Évaluation de la notoriété non purement locale du signe antérieur selon le droit italien
En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 13/12/2024. L’opposant était donc tenu de démontrer que les noms de domaine étaient utilisés dans le commerce et avaient acquis une « réputation » d’une portée plus que purement locale en Italie avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que les noms de domaine étaient utilisés dans le commerce en relation avec « articles d’habillement ; maillots de bain ; ceintures [habillement] ; cravates ; foulards ; gants [habillement] ; chaussettes ; châles ; écharpes ; chaussures ; chapellerie ; services de vente au détail d’articles d’habillement ; maillots de bain ; ceintures [habillement] ; cravates ; foulards ; gants [habillement] ; chaussettes ; châles ; écharpes ; chaussures ; chapellerie. »
Le 12/08/2025, dans le délai de production des preuves, l’opposant a soumis les preuves suivantes :

Annexe A Documents attestant que l’opposant est le titulaire des noms de domaine sur lesquels l’opposition est fondée et que ces noms de domaine ont été enregistrés avant la date de dépôt de la demande contestée.
Annexe B La première page de résultats de la base de données WebArchive qui, selon l’opposant, prouve que le nom de domaine italien est utilisé depuis 2013. L’opposant déclare que la première page n’est qu’un exemple parmi 60 pages, pour un total de près de 3 000 URL capturées pour le préfixe d’URL : « mandelli-milano.it »,

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Annexe C Données d’accès des utilisateurs et de trafic fournies par le fournisseur de services pour la période 2023 à 2025 pour le nom de domaine «mandelli-milano.it». Les données sont en italien avec une traduction partielle par l’opposant. Chaque page (11 au total) se réfère au trafic d’une semaine et, selon l’opposant, prouve l’abondance, l’intensité et la continuité de l’usage commercial du nom de domaine «mandelli-

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milano.it”. Les pages ont une structure similaire et affichent un trafic compris entre 12 000 et 35 000,
,
Annexe D Exemples d’environ 15 commandes en ligne provenant du site internet de l’opposant
« mandelli-milano.it » pour la période 2022 à 2025. Les commandes sont passées par des clients situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne et, selon l’opposant, elles prouvent plus qu’une simple activité locale. Elles proviennent de clients en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Grèce et aux États-Unis. Une seule des commandes provient d’Italie. La plupart des commandes concernent un seul article d’un seul produit. Cinq des commandes concernent deux ou trois articles.

Annexe E Extraits non datés de la page web de l’opposant www.mandelli- milano.it/en tels que,

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Les mêmes extraits ont été présentés le 17/03/2025 avec l’acte d’opposition.

Appréciation des preuves
La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas soumis de traductions de certaines des preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves déposées en vue d’établir l’usage dans la vie des affaires du ou des signes antérieurs, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 7, paragraphe 4, EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 24 EUTMIR). Les documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure sont principalement les commandes figurant à l’annexe D. Compte tenu de leur faible nombre (ainsi qu’il sera expliqué en détail dans les paragraphes suivants) et du fait que, même traduites, cela ne modifiera pas l’issue de l’appréciation, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.

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Les preuves présentées sont insuffisantes pour démontrer que les noms de domaine sont suffisamment « connus » en Italie pour dépasser les limites de la « localité ». En fait, les preuves ne sont même pas suffisantes pour démontrer un caractère purement localement connu des noms de domaine invoqués sur le territoire pertinent.

Les captures d’écran de l’annexe E montrent que le nom de domaine italien est utilisé pour des produits tels que des vêtements et des sacs. Les informations de la base de données WebArchive figurant à l’annexe B démontrent simplement que le nom de domaine italien a été visité depuis 2013. Cependant, même en considérant qu’un total de 2952 URL ont été capturées pour ce préfixe d’URL au cours de la période 2014-2025, leur origine géographique n’est pas claire. De même, les données de trafic d’utilisateurs figurant à l’annexe C ne montrent que des chiffres, mais elles ne donnent pas d’informations sur la répartition géographique des visiteurs, ni si ces visites sont uniques. Enfin, presque toutes les commandes figurant à l’annexe D, à l’exception d’une seule, proviennent de clients extérieurs à l’Italie. Une seule commande provenant du territoire pertinent est insuffisante pour démontrer une quelconque connaissance du nom de domaine en Italie.

La division d’opposition reconnaît que les preuves soumises doivent être pondérées dans le cadre d’une appréciation globale, dans laquelle toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et tous les éléments présentés doivent être évalués dans leur ensemble. Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, les preuves soumises par l’opposant présentent des lacunes insurmontables, principalement en ce qui concerne le caractère notoire du nom de domaine de l’opposant, résultant de son usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Italie. En effet, elles ne fournissent pas d’informations suffisantes pour établir que les exigences prévues par la disposition invoquée ont été satisfaites par l’usage fait par l’opposant des noms de domaine antérieurs. L’opposant aurait pu soumettre, par exemple, des chiffres de ventes, des commandes supplémentaires ou d’autres documents comptables relatifs à des clients italiens ou des articles de presse et/ou du matériel publicitaire destiné au public italien, afin de démontrer un certain niveau de connaissance des noms de domaine auprès de ce public. Par conséquent, en l’absence de la complétude et de la force probante nécessaires des preuves soumises, il n’est pas possible de conclure que ces preuves démontrent une quelconque connaissance, même purement locale, des noms de domaine invoqués auprès du public pertinent.

Comme expliqué ci-dessus, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatives. Puisqu’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.

Par souci d’exhaustivité, il est noté que l’opposant n’a pas non plus prouvé la norme européenne, c’est-à-dire que les noms de domaine ont été utilisés dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas purement locale.

La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas purement locale.

Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe ayant une portée qui n’est pas purement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. A

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un droit d’opposition de cette nature doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour vérifier s’il en est ainsi, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166). Comme expliqué ci-dessus, une seule commande pour l’Italie est manifestement insuffisante pour prouver un usage des noms de domaine d’une portée plus que purement locale. Même si les commandes restantes adressées à des clients dans des États membres de l’UE autres que l’Italie devaient être prises en compte, cela ne permet pas de conclure que les noms de domaine sont utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale pour le territoire de l’Italie, étant donné qu’il ne s’agit que de 15 commandes et que chacune d’elles ne montre pas plus de deux ou trois articles. De plus, les documents restants provenant d’Internet ne donnent pas d’informations sur la répartition géographique des visiteurs.

Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, la condition examinée a pour objectif de limiter les possibilités de conflit à celles qui peuvent exister avec des signes véritablement significatifs. Pour vérifier la signification réelle du signe invoqué sur le territoire pertinent, il ne s’agit pas de procéder à une appréciation purement formelle, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en question après qu’il a été utilisé comme élément distinctif (24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 38).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les noms de domaine ont été utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en relation avec l’un quelconque des produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.

Par conséquent, en outre, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée au motif que l’exigence d’un usage dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas satisfaite.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Angela DI BLASIO Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.