DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 288
Icon S.R.L., Via G. Di Vittorio, 11, 40057 Cadriano Di Granarolo Emilia (Bologne), Italie (opposante), représentée par Innova développant Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancône, Italie et Innova grossistes Partners S.R.L., Calderón de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante, Espagne (représentants professionnels)
un g a i ns t
Texstar Produktions- und Beteiligungs GmbH, Aufeldgasse 66, 3400 Klosterneuburg, Autriche (demanderesse), représentée par BARGER Prekop S.R.O., Mostová 2, 85101 Bratislava (Slovaquie) (représentant professionnel).
Le 26/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 288 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Crèmes pour le visage; Crèmes capillaires; Crèmes pour la peau; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes parfumées pour le corps; Produits cosmétiques sous forme de crèmes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 099 581 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 581 «sway» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 7 361 538 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées

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économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 361 538 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de soin et de nettoyage capillaires, en particulier shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses, préparations et produits pour la teinture, la coloration et le blanchiment des cheveux, cosmétiques oxygénés à base d’eau.
Classe 5: Produits capillaires médicamenteux; produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes pour le visage; crèmescapillaires; Crèmes pour la peau; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes parfumées pour le corps; produits cosmétiques sous forme de crèmes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les crèmes capillaires et cosmétiques sous forme de crèmes contestées sont incluses dans les produits de soin et de nettoyage des cheveux de l’opposante, en particulier les crèmes ou les chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
Les crèmes pour le visage; Crèmes pour la peau; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes anti-vieillissement; Les crèmes parfumées pour le corps font partie de la catégorie générale des cosmétiques. Les cosmétiques incluent les produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain et ils sont également souvent parfumés pour ajouter une

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odeur agréable. Ces produits et les produits de soin et de nettoyage capillaires de l’opposante, en particulier shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses, préparations et produits pour la teinture, la coloration et le blanchiment des cheveux, cosmétiques oxygénés à base d’eau ont la même finalité. En outre, contrairement aux arguments de la requérante, ils partagent les mêmes canaux de distribution, c’est-à- dire même s’ils ne sont pas présentés dans les mêmes rayons, ils se trouvent dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés dans les supermarchés, à savoir pour les cosmétiques. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits pertinents jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat (14/04/2011, 466/08-, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 49).
c) Les signes
AUTOROUTES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «WAY» de la marque antérieure, représenté dans une police de caractères standard, et le signe contesté «sway» ont une signification en anglais. Toutefois, ces éléments n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans certains pays où l’anglais n’est pas compris. Étant donné que les concepts véhiculés par les signes peuvent aider le public à les distinguer, la division d’opposition

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estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone et lituanienne du public pour lesquelles les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif;
La marque antérieure contient une représentation d’un élément qui sera perçu par une partie du public pertinent comme la lettre «O», comme le soutiennent les deux parties. L’autre partie du public percevra cet élément comme un cercle en raison de sa forme particulière et également parce qu’il est séparé de l’élément «WAY» par une barre horizontale et qu’il ne sera pas nécessairement perçu comme un élément verbal. Lorsqu’elle est perçue comme une forme géométrique simple, elle est dépourvue de caractère distinctif. Il en va de même pour la barre horizontale. La division d’opposition juge approprié de procéder sur la base de la partie du public qui percevra l’élément figuratif rond du signe comme un cercle non distinctif.
La demanderesse fait valoir que l’élément représentant un cercle, lorsqu’il est perçu comme la lettre «O», est l’élément dominant de la marque antérieure dans la mesure où il attire le regard sur le plan visuel en raison de sa taille et de sa position. Toutefois, ces conclusions ne sauraient être étayées par la division d’opposition étant donné que l’élément verbal est clairement lisible et perceptible et que l’élément circulaire ne l’éclipse pas. En outre, la taille de l’élément figuratif circulaire, bien qu’un peu plus grand que l’élément verbal, ne diffère pas au point de rendre le mot «WAY» secondaire. Par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (marquant sur le plan visuel) que les autres.
Sur le plan visuel, lors de la comparaison de marques figuratives composées d’éléments verbaux et de marques verbales, ce qui importe, c’est de savoir si les signes partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé. En l’espèce, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Les arguments de la demanderesse, fondés sur le principe selon lequel le début des signes est plus important (étant donné que les consommateurs pertinents ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes lorsqu’ils sont confrontés à une marque), ne sont pas pertinents en l’espèce. Cette règle ne s’applique que lorsque les signes contiennent des éléments verbaux qui ne sont pas très courts, mais dans le cas de marques courtes, les signes seront immédiatement perçus dans leur intégralité. Par conséquent, bien que l’ajout de la lettre initiale «S» dans le signe contesté crée une différence visuelle perceptible entre les marques, il ne l’emporte pas sur le fait que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement intégré dans le signe contesté en tant que trois autres lettres.
En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif (pour les raisons expliquées ci-dessus). Dès lors, leur impact est très limité et les consommateurs pertinents n’accorderont pas beaucoup d’attention à ces éléments. Compte tenu de ce qui précède, la différence au niveau de la lettre supplémentaire «S» au début du signe contesté et des éléments figuratifs non distinctifs du signe antérieur ne saurait l’emporter sur la similitude créée par les trois lettres communes, d’autant plus que cette suite de lettres «WAY» constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WAY», qui forment l’intégralité de l’élément verbal de la marque

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antérieure et trois des quatre lettres du signe contesté. La prononciation diffère par le son de la première lettre «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Même en tenant compte de la longueur limitée de l’élément verbal de la marque antérieure, l’ajout de la consonne «S» au début du signe contesté ne l’emportera pas sur les similitudes phonétiques créées par les trois lettres communes «WAY». En outre, l’ajout de ce phonème n’aura pas beaucoup d’impact sur le rythme et l’intonation, qui seront très similaires lorsque les marques seront prononcées. Par conséquent, malgré la différence de prononciation créée par la consonne supplémentaire au début du signe contesté, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que «[…] la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’un champ de protection accru, ce qui est démontré par de multiples enregistrements dans le monde entier, ce qui témoigne également du fait que la marque est connue depuis plusieurs années sur le marché des consommateurs en général». À cet égard, l’opposante a produit une liste avec les enregistrements du signe antérieur. Toutefois, la simple existence d’autres enregistrements de marques (même pour la même marque) ne prouve pas un usage intensif de la marque antérieure, pas plus qu’elle n’indique la nature, le lieu, la durée et l’importance de l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est

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moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent aux éléments figuratifs non distinctifs de la marque antérieure et à la lettre «S» du signe contesté. La demanderesse fait valoir que les signes ne coïncident par aucun élément dominant et marquant sur le plan visuel. Toutefois, le signe contesté est une marque verbale et, en tant que tel, il ne présente pas d’éléments dominants ou remarquables sur le plan visuel. Ce qui importe en l’espèce, c’est la similitude des éléments distinctifs des signes en cause, à savoir «WAY» et «sway». À cet égard, l’apparence identique de l’élément verbal du signe antérieur dans le signe contesté crée une impression d’ensemble similaire de la perception du consommateur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, de l’avis de la division d’opposition, le public pertinent, qui devra également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, confondra les marques ou croira que les produits identiques ou à tout le moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La demanderesse affirme à juste titre dans ses observations que les éléments figuratifs jouent un rôle déterminant dans la comparaison de deux marques lorsque l’une est verbale et que l’autre est une marque figurative et cite des arrêts du Tribunal et de la Cour de justice. Toutefois, dans l’affaire 31/01/2013, 54/12-, Sport, EU:T:2013:50, les éléments verbaux (sport/sports) sont descriptifs et l’élément figuratif est distinctif, ce qui est contraire à la présente affaire, dans laquelle les éléments verbaux sont les éléments distinctifs; Dans l’affaire 23/11/2010,-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, les éléments figuratifs n’étaient pas dépourvus de caractère distinctif. En outre, le Tribunal a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base des éléments verbaux des signes. S’agissant du dernier exemple cité par la requérante, les points cités dans l’arrêt-du 12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, proviennent de la décision-15/06/2005, T 7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, du Tribunal, laquelle a été renvoyée devant le Tribunal. Par conséquent, ces affaires ne sont pas applicables à la présente opposition.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public italophone et lituanienne qui verra l’élément figuratif rond de la marque antérieure comme un cercle. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 361 538 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 361 538 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu

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d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA Lledó Enrico D’ERRICO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.