DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 12 910 (INVALIDITY)
Lucart S.p.A., Via Ciarpi, 77, 55016 Porcari (Lucca), Italie (partie requérante), représentée par Avvocati Associati Feltrinelli indirects Brogi, Piazza dei Martiri, 1, 40121 Bologne (BO), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
DIA Retail España, S.A., C/Jacinto Benavente 2 A — Parque Empresarial las Rozas Ed. Tripark, 28232 Las Rozas — Madrid (titulaire de la MUE), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 12 152 153 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Osmetics, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
Classe 5: Articles hygiéniques, compris dans cette classe, y compris les coussinets d’allaitement.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; Essences; Préparations nettoyantes pour les dents, préparations pour l’hygiène dentaire, non à usage médical.
Classe 5: Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical, comprises dans cette classe; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour jeunes enfants; Pansements adhésifs à usage médical; Pansements (médicaux); Désinfectants à usage hygiénique; Couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables).
Classe 10: Sucettes (tétines) pour bébés, chaînes pour sucettes, tétines, anneaux de semoule ou de dentition, biberons, préparations pour nettoyer les sucettes et préparations pour nettoyer les biberons, thermomètres de bain compris dans cette classe.

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Classe 16: LʼincrustationP; Articles pour reliures; Photographies; Matériel pour les artistes; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Pinceaux; Machines à écrire; Caractères d’imprimerie; Clichés.
4. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS
Le 06/05/2016, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 12 152 153 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans les classes 3, 5 et 16. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 404 285 «SMILE» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique qu’il s’agit d’une société italienne réputée active dans le domaine de la production et de la vente de produits en papier et possède la marque de l’Union européenne antérieure SMILE, qu’elle a largement et intensivement utilisée dans l’Union européenne pour distinguer une variété de produits tissulaires, des produits hygiéniques et nettoyants, comme le montrent les exemples de ventes et de publicité de produits présentés (pièces 3 à 9).
La marque antérieure est intrinsèquement distinctive. Compte tenu du fait que la marque antérieure est utilisée depuis au moins 20 ans et n’a aucun lien avec les produits pour lesquels elle est utilisée, son caractère distinctif est accru selon la demanderesse.
La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion. Les produits sont identiques (classe 16) ou très similaires (classes 3 et 5) et les signes sont visuellement très similaires, quasi identiques et conceptuellement similaires sur le plan phonétique dans la mesure où ils font référence au concept distinctif de SMILE, qui sera immédiatement compris même en Espagne et en Italie où la demanderesse a ses usines.
L’utilisation de couleurs différentes et la division du signe en deux parties amènent les consommateurs à scinder la marque de l’Union européenne en les mots «baby» + «sourire», le mot «sourire» constituant clairement la partie distinctive et dominante du signe et identique au signe antérieur. La demanderesse fait référence aux marques de l’Union européenne no 12 152 203 BABYSMILE (marque verbale), no 12 152 252 JUNIORSMILE (verbale) et no
12 152 229 , qui sont également enregistrées au nom de la titulaire de la MUE et qui partagent toutes le dénominateur commun «smile» associé aux éléments descriptifs «baby» et «junior». Ces derniers ne sont utiles que pour indiquer que les produits concernés sont destinés aux bébés et aux nourrissons. En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne contestée, ils ont une finalité clairement décorative et, en tant que tels, ne créent pas de grandes différences.
Enfin, la demanderesse fait référence à plusieurs décisions de première instance jusqu’à la Cour de justice dans lesquelles il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion entre des

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marques antérieures qui avaient été entièrement incluses dans les marques plus récentes et que les consommateurs décomposeraient en conséquence en plusieurs éléments. À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les documents suivants:

Annexe 1: extrait du registre en ligne de l’EUIPO concernant la marque de l’Union européenne antérieure no 404 285 SMILE.

Pièce jointe 2: Extrait du site web www.diacorporate.com/en/business/private-label de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La demanderesse produit d’autres documents en tant qu’annexes 3 à 9 qui concernent l’usage du signe antérieur et seront dès lors énumérés dans la section «Preuve de l’usage» de la présente décision.
En réponse, la titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage de la MUE antérieure no 404 285 «SMILE» et une traduction en anglais des preuves à produire.
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure «SMILE» a fait l’objet d’un usage étendu et intensif sur le marché européen pour distinguer les produits de vaisselle en tant que papier hygiénique, serviettes, papier essuie-tout, mouchoirs en papier, rouleaux en papier, serviettes en papier, serviettes à main en papier, nappes en papier, serviettes démaquillantes, etc. Elle renvoie aux éléments de preuve déjà fournis avec la demande en nullité et produit environ 400 factures supplémentaires (pièces jointes 11 à 418). Selon la demanderesse, ces factures ne représentent qu’une partie du total et d’innombrables factures qu’elle a émises entre 2008 et 2016 concernant la marque antérieure SMILE. Par souci de commodité et même si les factures doivent s’expliquer par elles-mêmes, la demanderesse fournit également des traductions des informations pertinentes dans une facture par an.
La marque SMILE apparaît directement sur toutes les factures dans la description du produit. Les factures montrent un usage dans plusieurs États membres de septembre 2008 à mai 2016 et concernent du papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-tout et essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes en papier, rouleaux de papier et rouleaux multiusages, nappes en papier et couvertures de table en papier. La demanderesse explique comment les abréviations figurant dans la description du produit, telles que «FAZ», «KR» ou «BOB», sont des abréviations des produits en italien («FAZ zoletti»signifiant mouchoirs de poche, «bobina» signifiant papier/rouleaux polyvalents) ou anglais («kitchen roll») et comment les trois premiers chiffres de chaque code de produit révèlent les produits qu’elle concerne. Les codes produits peuvent également être recoupés avec ceux indiqués dans la brochure jointe en pièce jointe 3.
Selon la requérante, les factures montrent déjà des ventes importantes des produits de la requérante SMILE sur le marché européen au cours de la période pertinente. Néanmoins, la demanderesse fournit également le chiffre d’affaires total et le volume des ventes réalisés avec la vente de produits SMILE dans l’Union européenne au cours de la période 2008-2016, qui sont confirmés dans les déclarations sous sermentjointes (pièces jointes no 419 à 422), qui comprennent également d’autres données de vente, images de produits, catalogues et listes de prix. Outre les preuves de l’usage (pièces 11 à430) qui seront énumérées avec les pièces 3 à 9 dans la section «Preuve de l’usage» de la présente décision, la demanderesse soumet un extrait mis à jour du registre en ligne de l’EUIPO concernant la MUE antérieure no 404 285 SMILE montrant son renouvellement jusqu’au 14/11/2026 (piècejointe 431).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les éléments de preuve produits ne prouvent pas l’usage sérieux de la marque antérieure telle qu’enregistrée, mais uniquement sous une forme différente qui altère de manière substantielle son caractère distinctif. La marque SMILE est souvent accompagnée du terme Lucart (sur les produits) ou

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de la forme abrégée LUC. (Sur les factures). Au cours de la deuxième période pertinente pour la preuve de l’usage, cette combinaison devient une caractéristique régulière.
Même s’il était considéré qu’il s’agissait d’un usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, les éléments de preuve produits ne concernent que l’usage pour une partie des produits qui pourraient être couverts par du papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes compris dans la classe 16, à savoir papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-tout, serviettes de cuisine, mouchoirs en papier, mouchoirs en papier, rouleaux à papier, rouleaux multiusages et nappes en papier.
La titulaire soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion. En l’espèce, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont manifestement suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude. Sur le plan visuel, les éléments figuratifs qui sont particulièrement accrocheurs en raison de leur position, de leur taille et de leur couleur confèrent à la marque antérieure un caractère distinctif que les consommateurs ne sauraient ignorer.
Outre le papier, le carton et les produits en ces matières, non compris dans d’autres classes compris dans la classe 16, les produits contestés sont différents ou seulement similaires à un faible degré aux produits pour lesquels l’usage pourrait tout au plus être prouvé, le cas échéant.
Selon la titulaire, la marque verbale SMILE ne possède qu’un caractère distinctif intrinsèque très limité parce qu’elle est évocatrice de tous les produits et services pour être associée à des concepts positifs tels que la joie, la bonheur, la positivité ou les agréations et qu’il existe de nombreuses marques contenant le mot SMILE et couvrant des produits compris dans la classe 16, qui coexistent actuellement dans le registre de la MUE et sur le marché. Par conséquent, et compte tenu également du fait que la marque antérieure est une marque courte et, en tant que telle, destinée à coexister avec d’autres marques qui ne diffèrent que par des différences minimes, l’étendue de sa protection devrait être très limitée, sauf à empêcher l’enregistrement de marques postérieures qui produisent une impression visuelle identique ou presque identique pour des produits ou services identiques. À cet égard, il est fait référence à la décision d’opposition no B 2 096 751 TOTAL/TOTAL BITE (marque figurative).
Après une suspension de la procédure de mai 2017 à février 2020 en raison d’une action en déchéance pendante contre la marque antérieure, la titulaire présente des observations supplémentaires réitérant ses arguments précédents. En ce qui concerne la prétendue coexistence d’autres marques SMILE, elle ajoute des captures d’écran sur internet visant à démontrer l’usage de huit des marques de l’Union européenne mentionnées précédemment pour des produits ménagers tels que des feuilles d’aluminium ou des emballages et récipients alimentaires.
La demanderesse répond que la coexistence dans le registre est dénuée de pertinence et que la liste restreinte des marques SMILE fait uniquement référence à des marques enregistrées pour différents produits, par exemple la marque de l’Union européenne no 5 908 173 SMILE REPAIR n’est pas enregistrée pour des produits pour l’hygiène domestique et personnelle et n’est pas non plus utilisée pour de tels produits en tissu. À titre de preuve, la demanderesse joint une capture d’écran de ce site internet dans ses observations et indique les produits et services pour lesquels les autres marques sont enregistrées. La seule marque invoquée par la titulaire de la MUE qui est enregistrée pour des produits qui peuvent être similaires à ceux protégés par la marque antérieure est la MUE no 3 913 241 SMILE de la société AS Prime Partner. Toutefois, elle est utilisée pour l’emballage et l’empaquetage d’aliments (tels que les emballages, les feuilles d’aluminium, les sacs à glaçons), comme le montrent les captures d’écran incluses dans les observations de la demanderesse.

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En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la requérante fait valoir que, en raison de sa signification et des sentiments positifs qu’elle évoque, le signe SMILE est inhabituel pour des produits de tissus ou pour des produits d’hygiène et de soins personnels ou des produits à usage domestique. Cette absence de lien avec les produits enregistrés confère un caractère distinctif accru à la marque antérieure dans la mesure où elle ne contient aucun élément descriptif ou allusif que les consommateurs pourraient associer aux produits pertinents. Dès lors, et également confirmée par son usage intensif et intensif sur le marché, la marque SMILE est pleinement distinctive. En tout état de cause, un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas nécessairement de constater l’existence d’un risque de confusion. À cet égard, la demanderesse fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal (13/06/2012, T-277/2012, iHotel; 15/10/2015, T-642/13, «she»).
Contrairement à ce que soutient la titulaire, la requérante affirme que la marque antérieure SMILE n’est pas une marque courte, l’Office ne considérant que les signes composés de trois lettres ou chiffres ou de chiffres courts.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse présente les décisions de la division d’annulation (03/10/2018, C 14 768, «SMILE» — pièce jointe no 433) et de la chambre de recours (16/10/2019, R 2359/2018-2-, annexe 434) dans la procédure de déchéance contre la marque antérieure, ainsi que des impressions du site web www.dia.es montrant des produits pour bébés, proposés à la vente sous la MUE (piècejointe 435) et de la marque figurative JUNIORSMILE de la titulaire de la MUE (piècejointe 436).
Dans sa réponse, la titulaire de la MUE insiste sur le fait que SMILE est élogieux et faiblement distinctif pour tous les produits et services. Le registre révèle un nombre encore plus élevé d’autres marques SMILE lorsque la recherche ne se limite pas à la classe 16, mais concerne également des produits compris dans les classes 3 et 5. Elle inclut une liste de ces marques enregistrées dans ses observations et fait à nouveau référence à l’usage des huit marques de l’Union européenne identiques à celles mentionnées dans ses observations précédentes. En ce qui concerne les affaires antérieures citées par la demanderesse à l’appui de son recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que seule la décision d’opposition du 10/10/2013 dans l’affaire B 2 111 394 pourrait être considérée comme pertinente dans la mesure où elle concerne deux marques qui partageaient l’élément commun SMILE. Toutefois, à la différence du cas d’espèce, dans cette affaire, les produits étaient identiques ou hautement similaires, les deux marques en cause étaient des marques verbales et SMILE était incluse en tant que terme distinct. Étant donné que cette décision date de huit ans et n’a même pas analysé la signification des marques comparées, l’EUIPO pouvait désormais adopter une approche différente compte tenu de la grande notoriété du terme SMILE auprès du consommateur de l’UE et des circonstances actuelles sur le marché avec un certain nombre de marques coexistantes contenant SMILE pour les classes 3, 5 et 16.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.

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La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a invité le demandeur à apporter la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 22/01/1999, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (06/05/2016).
La demande en nullité a été déposée le 06/05/2016. La date de dépôt de la marque contestée est le 18/09/2013. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/05/2011 au 05/05/2016 inclus. Étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 18/09/2008 au 17/09/2013 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée. Après déchéance partielle de la marque antérieure (03/10/2018, 14 768 C; 16/10/2019, R 2359/2018), il s’agit des produits suivants:
Classe 16: Produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 19/08/2016, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 19/11/2016 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 15/11/2016, le délai a été prorogé jusqu’au 19/01/2017 à la demande de la demanderesse. En même temps que la demande en nullité et le 16/01/2017, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce jointe 3: Catalogue non daté, en italien et en anglais, téléchargé du site internet
de la demanderesse montrant l’usage du signe en rapport avec du papier hygiénique, des essuie-tout en papier, des rouleaux en papier polyvalents, des mouchoirs, des serviettes et des couvertures de table en papier.
Pièces jointes 4 A-9 H: Des factures datées des années 2011 à 2016 et émises en italien par la demanderesse et adressées à des entreprises de différents États membres, telles que l’Italie, la République tchèque, Malte, la Roumanie, la Grèce, la Slovaquie, la France, la Bulgarie ou la Pologne. Les factures concernent des produits

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désignés par SMILE et LUC. ou Lucart avec des indications supplémentaires sur les produits tels que la taille ou un acronyme qui, comme l’explique la demanderesse, indique le type de produit concerné. À l’exception de huit codes d’articles, tous les autres codes d’articles peuvent être reliés au catalogue soumis lorsqu’ils sont utilisés pour des mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, rouleaux multiusages, serviettes de table et serviettes de table. Selon les explications fournies par la demanderesse concernant son système de code article, ces huit références supplémentaires renvoient aux mêmes produits, à savoir du papier hygiénique (811A80, 811A52, 811758), des essuie-tout (821), des serviettes (831), des serviettes en papier (841035) et des mouchoirs (842,
842).
Pièces 11 à 418: Plus de six cents pages de factures émises par la demanderesse, régulièrement diffusées tout au long des années 09/12/2008-22/04/2016 et adressées à des clients dans plusieurs États membres de l’Union européenne, tels que la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Les factures concernent principalement des produits désignés sous le nom de SMILE avec des indications supplémentaires sur les produits. Les produits vendus étaient des serviettes
(«TOV»), papier essuie-mains/rouleaux («ASC» ou «KR»), des papier hygiénique
(«C.I.» ou «TP»), des mouchoirs de poche («FAZ» ou «HK»), des mouchoirs en papier («VELINA» ou «2ply faciaux»), des rouleaux multifonctions («BOB») et des nappes/nappes (TOV.ROT.). Pour plus de facilité, la demanderesse inclut également la traduction anglaise des données pertinentes de la facture no V8070082 du 09/12/2008 (pièce jointe 11bis), de la facture no V8061602 du 20/02/2009 (pièce jointe 16bis), de la facture no VD020001 du 04/01/2010 (pièce jointe 55bis), de la facture no VD020003 du 03/01/2011 (pièce jointe 106bis); Facture no 01/12000021 du 02/01/2012 (annexe
154bis), facture no 01/13000042 du 02/01/2013 (pièce jointe 197bis), facture no
01/14000099 du 02/01/2014 (pièce jointe no 235bis), facture no 01/15000076 du
02/01/2015 (pièce jointe no 287bis) et facture no 01/16000036 du 04/01/2016 (pièce jointe no 363bis).
Annexe 419: Une déclaration sous serment du directeur commercial de la demanderesse le 16/12/2016 confirmant l’usage de la marque SMILE entre 2008 et 2016 pour des produits en papier, en particulier pour divers produits de tissus, en Italie et dans d’autres États membres de l’Union européenne tels que la Grèce, la République tchèque, Malte, la Roumanie, la France, Chypre, la Bulgarie, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, l’Espagne, l’Allemagne et l’Autriche. En particulier, la déclaration sous serment fournit des chiffres d’affaires de sept chiffres pour les années 2009-2016 relatifs à l’usage de la marque SMILE dans l’Union européenne (y compris une ventilation par État membre).
Pièce jointe 420: Une déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la demanderesse du 19/12/2016 confirmant l’usage de la marque SMILE entre 2008 et 2016 pour des produits en papier, en particulier une variété de produits tissue, en Italie et dans d’autres États membres de l’Union européenne tels que ceux énumérés ci-dessus (pièce jointe 419). Il fournit des informations sur le volume des ventes pour différents États membres, ventilées par produit pour les années 2011-2016 et les chiffres d’affaires pour les périodes comprises entre septembre 2008 et 31/12/2010 et entre 01/01/2011 et novembre 2016, ventilés par produit (mouchoirs, papier hygiénique, rouleaux de cuisine/papier/essuie-mains, serviettes, rouleaux multiusages, nappes/nappes) et États membres (en particulier l’Italie, la Grèce, Malte, la République tchèque, Chypre, la France, la Roumanie, la Slovénie, la Lettonie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, l’Estonie, la Pologne, l’Allemagne). Les chiffres totaux par État membre de cette dernière correspondent aux chiffres ventilés par État membre pour les mêmes années dans la déclaration sous serment du directeur de la vente aliste des

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consommateurs (pièce jointe 419), du moins en ce qui concerne la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, l’Italie, la France, la Grèce et Chypre. Les bons de commande émis par la demanderesse à des fournisseurs d’emballage (2008-2016), des exemples de courriers électroniques contenant des listes de prix adressées à des clients dans plusieurs États membres en 2011, 2012 et 2014 ainsi que des photographies des produits (comme prétendument vendus à partir du 18/09/2008-14/11/2016) sont également joints à la déclaration sous serment.
Annexe 421: une déclaration sous serment d’un employé de la société Tipografia Tommasi di Tommasi M. ± C. chargée d’imprimer le catalogue SMILE de la demanderesse en 2009 et 2012. Les catalogues et factures respectives ainsi que les bons de livraison sont joints en tant qu’annexes B-E, H et I.
Pièce jointe 422: Une déclaration sous serment d’un employé de la société Tipografia Francsconi snc, chargée d’imprimer la brochure des produits de la demanderesse — division des consommateurs (y compris les produits SMILE) en 2014; La brochure
destinée au groupe Lucart qui affiche le signe sur la page de couverture et qui comprend non seulement les produits SMILE, mais également les produits de la demanderesse commercialisés sous différentes marques de produits, comme «Grazie Natural» ou «Tutto», est jointe avec la facture et le bon de livraison respectifs (pièces jointes B-D).
Pièce jointe 423: Une déclaration sous serment datée du 06/12/2016 et émise par un employé de l’agence de communication Lindbergh s.r.l., chargée de l’idéation et du
dessin du logo SMILE de la demanderesse (pièce jointe B) et de
l’emballage comme (pièce C-F).
Pièce jointe 424: Une déclaration sous serment datée du 14/11/2016 et émise par le PDG de l’agence web Mediaus qui gère les sites internet de la demanderesse, confirmant l’usage continu de la marque SMILE sur le site web de la demanderesse www.lucartgroup.com depuis 2009 (pièce jointe B);
Annexes 425 et 428: Plusieurs déclarations sous serment datées de novembre 2016 et émises par différents techniciens de laboratoire de la requérante qui ont effectué des tests chimiques et des analyses de laboratoire sur les produits SMILE. Les déclarations sous serment sont accompagnées de divers documents concernant ces tests pour papier hygiénique, essuie-tout, serviettes, serviettes de poche et rouleaux de papier (multiusages) réalisés entre 2010 et 2016.
Pièce jointe 429: Plus de 45 commandes émises par la demanderesse à des fournisseurs d’emballages au cours de la période 2008-2016, y compris celles déjà déposées en tant qu’annexes D à L à la pièce jointe 420.
Pièce jointe 430: Extrait du site web de la demanderesse à l’adresse www.lucargroup.com, tel qu’il est archivé le 05/02/2010 sur l’archive internet «WayBackMachine» à l’adresse https://web.archive.org, montrant le signe SMILE sur

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des emballages de papier hygiénique, papier essuie-tout, serviettes de cuisine, mouchoirs et serviettes, ainsi que sur la page de couverture d’un catalogue (apparemment identique à la pièce jointe 3), comme suit:
Analyse des facteurs
Durée, lieu et importance de l’usage
La plupart des preuves de l’usage, telles que les chiffres d’affaires et le volume des ventes, les catalogues, les brochures et les factures, sont datées des deux périodes pertinentes. En particulier, les factures montrent que la marque SMILE est utilisée en Italie et dans de nombreux autres États membres tels que la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Cela peut être déduit des langues des documents (italien, anglais), de la devise mentionnée (l’euro) et de certaines adresses dans les États membres susmentionnés. En particulier, les déclarations sous serment déposées en tant qu’annexes 419 et 420 confirment un chiffre d’affaires important (et coïncidant) au sein de l’UE au cours de la période pertinente et sont étayées à cet égard par un très grand nombre de factures qui sont régulièrement réparties sur l’ensemble des deux périodes pertinentes et adressées à des clients dans de nombreux États membres différents. Les éléments de preuve montrent que l’usage de la marque dans l’Union européenne a été très intense, continu et régulier, ainsi qu’une étendue géographique tout au long de ces deux périodes. Dans l’ensemble, les documents présentés fournissent donc suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée de la période et la fréquence de l’usage. Par conséquent, la demanderesse a fourni suffisamment d’indications concernant la durée, le lieu et l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque

Il ressort clairement des éléments de preuve produits (déclarations sous serment, catalogues, photographies de produits et factures) que la marque SMILE a été utilisée en tant que marque. Ce point n’a pas non plus été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Usage de la marque telle qu’enregistrée

Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’usage du signe tel que montré dans les documents produits, c’est-à-dire accompagné du terme «Lucart» ou de la forme abrégée

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«LUC», altère le caractère distinctif de la marque antérieure et ne devrait dès lors pas être considéré comme un usage de la marque telle qu’enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les documents montrent que la marque est utilisée comme suit sur les produits:
De toute évidence, l’élément verbal SMILE qui constitue la marque verbale antérieure est l’élément le plus frappant. Les caractères minuscules et la police de caractères et la couleur particulière utilisées ne sont pas pertinents car, en tant que marque verbale, la marque antérieure est protégée indépendamment de sa représentation spécifique. La représentation graphique sur fond du logo bleu n’est pas non plus suffisamment stylisée pour altérer le caractère distinctif de la marque verbale SMILE.
En ce qui concerne l’élément Lucart qui est distinctif et, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).
Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise). Dans ces hypothèses, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées, de manière simultanée.
Il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige le demandeur à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 64 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
C’est clairement le cas en l’espèce, où l’élément Lucart est représenté indépendamment sous la marque antérieure dans une taille beaucoup plus petite et dans une police de caractères

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clairement différente correspondant au logo de l’entreprise à cette époque, ainsi qu’il ressort des catalogues et brochures joints:
En 2009 et 2012 (pièce jointe 421 et pièces jointes H et I de celle-ci)
En 2014 (pièce jointe 422 et pièce jointe D de celle-ci).
Le signe tel qu’il est utilisé sera donc perçu comme la juxtaposition du logo de l’entreprise de la demanderesse avec la marque de produits SMILE.
Cela vaut également pour l’usage du signe SMILE tel qu’il apparaît sur les factures où il est suivi de l’abréviation LUC. Cela signifie clairement pour Lucart et sera perçu comme une référence à la société de la demanderesse ou à sa marque maison, qui est utilisée juxtaposé à la marque SMILE, cette dernière étant utilisée telle qu’enregistrée, mais indépendante de celle-ci. Cette perception est également renforcée par le fait que la demanderesse utilise également «LUC.» en plus d’autres marques de produits telles que «Grazie Natural» dans les factures (par exemple, pour du papier hygiénique: «C.I. GRAZIE LUC.»).
Par conséquent, contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
À la suite d’une décision définitive dans la procédure de déchéance C 14 768(03/10/2018, C 14 768; 16/10/2019, R 2359/2018), la déchéance de la marque antérieure a été prononcée, à l’exception des produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle.
Il est de jurisprudence constante que «[s] i la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne le reconnaît également, les éléments de preuve font référence au papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-tout, serviettes en papier, mouchoirs en papier, rouleaux à papier, rouleaux multiusages et nappes en papier et nappes en papier. Une telle utilisation couvre un large éventail de produits en papier à des fins d’hygiène domestique et personnelle. À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, l’usage démontré est donc suffisamment diversifié pour établir l’usage sérieux pour cette large catégorie dans son ensemble.

Appréciation globale

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Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, la division d’annulation conclut que l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits enregistrés dans la vie des affaires dans l’Union européenne et au cours des deux périodes pertinentes a clairement été établi.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 16: Produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Essences, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Préparations nettoyantes pour les dents, préparations pour l’hygiène dentaire, non à usage médical.
Classe 5: Substancesdiététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical, comprises dans cette classe; Articles hygiéniques, compris dans cette classe, y compris coussinets d’allaitement; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour jeunes enfants; Pansements adhésifs à usage médical; Pansements (médicaux); Désinfectants à usage hygiénique; Couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables).
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit

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une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les serviettes contestées imprégnées de lotions cosmétiques ne sont que faiblement similaires aux produits de la demanderesse en papier à des fins d’hygiène domestique et personnelle. Ces derniers sont des produits en papier jetables utilisés dans la maison et pour l’hygiène personnelle, tels que papier hygiénique ou essuie-tout, serviettes, filtres à café, tampons en papier pour langes, etc. En particulier, ils incluent également des serviettes en papier à usage cosmétique, telles que le démaquillage. Étant donné que les produits contestés peuvent être fabriqués en cellulose, ces produits peuvent à tout le moins avoir une nature similaire et leur utilisation est la même. Ces produits ont la même destination, à savoir le nettoyage du visage. Par conséquent, ils peuvent être concurrents et sont proposés à la vente aux mêmes clients via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, la division d’annulation considère que ces produits en conflit sont au moins similaires;
Ouate à usage cosmétique contesté; Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont de nature différente et ne coïncident pas nécessairement par leur utilisation avec les mouchoirs en papier à usage cosmétique visés par les produits de la demanderesse. Toutefois, ces produits s’adressent aux mêmes clients, ont la même finalité cosmétique et peuvent être interchangeables. Ils peuvent également se trouver dans les mêmes rayons des drogueries ou des supermarchés. Étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent, leur destination et leurs canaux de distribution, et qu’ils peuvent également être concurrents, ces produits sont similaires.
Les cosmétiques contestés incluent, entre autres, les nettoyants cosmétiques qui sont au moins faiblement similaires aux produits de la demanderesse qui, comme indiqué ci-dessus, incluent les mouchoirs en papier à usage cosmétique. Les nettoyants cosmétiques et les mouchoirs en papier à usage cosmétique servent tous deux à nettoyer le visage et peuvent également être utilisés en combinaison. Dans ce contexte, les produits en conflit peuvent coïncider par leur destination et être commercialisés auprès du même consommateur via les mêmes canaux de distribution, tels que les drogueries ou les supermarchés, par exemple lorsque ces produits seront présentés dans des rayons adjacents ou à proximité immédiate. Cette constatation de faible similitude est également conforme à la décision de la deuxième chambre de recours [22/12/2016, R 979/2016-2, COQUETTE COQUETTE (fig.)/KOKETT, § 24] à laquelle la titulaire de la MUE a fait référence, entre autres, à l’appui de sa position.
Les autres produits contestés compris dans la classe 3, à savoir les savons; Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; Essences; Produits nettoyants pour les dents; Les préparations pour l’hygiène dentaire, non à usage médical, sont trop éloignées des produits de la demanderesse. Ils sont de nature différente et ne coïncident pas par leur utilisation, leurs fabricants ou leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont donc dissemblables. Cette conclusion est conforme à la décision de la quatrième chambre de recours (05/10/2015, R 366/2015-4, DODIE/DODOT ET AL., § 28) citée par la demanderesse à l’appui de son raisonnement concernant la similitude de certains autres produits.
Produitscontestés compris dans la classe 5

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Les articles hygiéniques contestés compris dans cette classe, y compris les coussinets d’allaitement comprennent également des tapis de couches jetables pour bébés. Ces produits sont au moins de nature similaire, coïncident par leur destination, leur utilisation et le public pertinent avec des coussinets en papier pour changer de couches, qui relèvent des produits de la demanderesse en papier destinés à l’hygiène personnelle. Ces produits spécifiques qui relèvent des catégories de produits en conflit peuvent également être concurrents. Par conséquent, et contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les articles hygiéniques, compris dans cette classe, y compris les coussinets d’allaitement sont au moins similaires aux produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle.
Les couches sont exclusivement classées dans la classe 5. Le terme «couches» compris dans la classe 16 ne couvre donc que les couches de table, mais ne comprend pas les couches pour bébés (couches). Même si les couches jetables pour bébés en papier et en cellulose contestées peuvent relever de la catégorie vague des produits en papier et en cellulose, comme le soutient la requérante, ils ne sont pas identiques à des produits compris dans la classe 16 et différents des produits de la requérante fabriqués à partir de papier à usage domestique et hygiénique. Si ces derniers peuvent également inclure des produits destinés aux bébés, tels que des bavoirs pour bébés en papier ou des tampons en papier pour changer de couches, ces produits en papier ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises qui fabriquent des couches, même s’ils peuvent parfois donner librement de tels produits pour promouvoir leur vente de couches. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure que ces produits sont même faiblement similaires. Ces produits coïncident tout au plus par leur public cible et leurs canaux de distribution. Toutefois, ils ont une finalité très spécifique différente. Les couches, d’une part, servent à absorber l’humidité des excréments des bébés ou des jeunes enfants qui ne peuvent pas encore utiliser de toilettes, à les garder secs et à protéger leur peau et leurs vêtements. En revanche, les coussins pour changer de couches servent de surface propre à placer le bébé ou l’enfant pour le changement de couches et de bavoirs servant à maintenir les vêtements du bébé tout en manger. Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires au sens strict. Même une peluche en papier pour changer de couches n’est pas indispensable à l’utilisation d’une pellicule et peut également servir de surface utilisée à d’autres fins que le changement de couches, comme la décoration de l’enfant, son séchage après un bain, la prise en charge de la peau, la fourniture de médicaments, etc. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est certainement pas courant, mais plutôt peu probable que les couches et les serviettes ou serviettes en papier soient utilisées ensemble. La peau de bébé est particulièrement sensible, raison pour laquelle une mère utiliserait des lingettes pour bébés spécifiquement adaptées aux besoins de la peau du bébé, très douces et habituellement imprégnées de substances de soin pour éviter l’irritation de la peau, étant donné que les couches doivent être modifiées fréquemment. En tout état de cause, le simple fait que ces produits puissent être utilisés en combinaison ne serait pas suffisant pour établir une similitude pertinente entre eux.
Les produits contestés restants compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques et médicaux, des aliments pour bébés et des enfants, des substances diététiques, des emplâtres, des pansements et des désinfectants. Ces produits servent à des fins médicales et nutritionnelles et n’ont rien en commun avec les produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle de la demanderesse. Ces produits sont de nature différente. Leur utilisation, leurs canaux de distribution ou leurs producteurs ne coïncident pas. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces produits sont considérés comme différents.
Produitscontestés compris dans la classe 16

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Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune sur la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014), le terme «produits en ces matières [à savoir le papier et le carton], non compris dans d’autres classes, en tant que tel, ne donne pas une indication claire des produits visés, étant donné qu’il indique simplement quels sont les produits fabriqués, mais pas quels sont les produits. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, qui peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et qui pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des secteurs de marché différents.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne doit identifier avec suffisamment de clarté et de précision les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée.
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point b), et à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE, l’Office examine si une demande de marque satisfait aux exigences établies et demande au demandeur de remédier à la demande en conséquence lorsque ces exigences ne sont pas remplies.
Toutefois, un enregistrement contenant un terme peu clair ou imprécis ne satisfait pas à ces conditions légales du simple fait que l’examinateur ne s’est pas opposé au libellé de la spécification. Il incombe en dernier ressort à la demanderesse de se conformer à ces conditions (01/06/2017, R 2103/2016-1, BAD ASS/BADASS et al., § 14-15; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.)/DEVICE OF A Maltaar CROSS (fig.),
§ 55). En l’espèce, la classification de la marque contestée ne peut être rouverte d’office par l’Office et c’est donc uniquement le titulaire de la marque de l’Union européenne qui peut clarifier (au moyen d’une renonciation partielle) exactement quels produits sont censés être couverts par le terme peu clair et imprécis produits en ces matières [à savoir du papier et du carton], non compris dans d’autres classes.
En outre, étant donné que le manque de clarté et de précision n’est pas le résultat d’une traduction incorrecte, le terme lui-même n’est pas clair et imprécis (première langue: «art ículos de estas materias [PAPEL y Cartón] no comprendidos en otras clases») et ne permet pas à l’Office de déterminer clairement l’étendue exacte de la protection, il ne saurait être interprété dans un sens favorable au titulaire de la marque de l’Union européenne (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 31; 06/02/2014, C-301/13 P, Club Gourmet, EU:C:2014:235, § 66).
Par conséquent, étant donné qu’une spécification qui manque de clarté et de précision ne peut être interprétée d’une manière favorable au titulaire de la marque de l’Union européenne si elle n’a pas clairement précisé les produits censés être couverts et que l’Office est empêché de rouvrir la classification de la marque, le terme peu clair et imprécis produits en ces matières
[papier et carton], non compris dans d’autres classes, ne peut être considéré comme excluant des produits qui pourraient autrement relever de son sens naturel et littéral, sauf renonciation partielle expresse à cet effet.
Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’une renonciation partielle explicite de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne à clarifier le terme peu clair et imprécis, les produits contestés en papier non compris dans d’autres classes doivent être considérés comme englobant les produits de la demanderesse en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnelle, qui sont des produits jetables en papier (à des fins spécifiques) et pourraient donc potentiellement être couverts par le terme contesté.

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Par conséquent, étant donné que l’Office ne peut pas ex officio préciser ou limiter les produits contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Pour les mêmes raisons, les produits contestés en carton, non compris dans d’autres classes, doivent être considérés comme incluant des produits tels que des tapis de table, des tapis de sport ou des dessous de verre en carton. Les produits de la demanderesse sont des produits en papier jetables utilisés à la maison et pour l’hygiène personnelle, qui comprennent, par exemple, des sets de table en papier. Dès lors, ces produits contestés sont au moins très similaires aux produits de la demanderesse fabriqués à partir de papier à usage domestique, auxquels ils ne peuvent différer que par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur client pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs avec des tapis de table en papier couverts par les produits de la demanderesse. Ces produits sont également en concurrence les uns avec les autres.
Le papier contesté chevauche les produits de la demanderesse fabriqués à partir de papier à usage domestique dans la mesure où les deux catégories incluent des produits tels que, par exemple, des doublures de tiroirs en papier. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la vaste catégorie des produits contestés, le papier et les produits en papier non compris dans d’autres classes sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les produits d’emballage sont des articles dans lesquels les produits sont emballés, stockés et transportés. Ils sont principalement conçus et utilisés pour ou utilisés dans le cadre du transport, de la manutention, de la protection, de la commercialisation ou de la vente de produits. En revanche, les produits en papier jetables sont des produits fabriqués à partir de papier qui sont conçus pour une seule utilisation après laquelle ils sont recyclés ou sont détruits en tant que déchets solides. Si leur principale caractéristique est leur caractère jetable, les produits de la demanderesse qui servent à des fins domestiques peuvent également inclure des produits d’emballage qui sont utilisés dans le ménage et qui sont spécifiquement conçus pour un usage unique et qui seront facilement évacués après une telle utilisation. Par conséquent, lesmatières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) contestées sont fortement similaires aux produits en papier à usage domestique de la demanderesse dans la mesure où ces deux catégories couvrent des produits qui peuvent avoir la même destination et être concurrents, en particulier lorsqu’il s’agit de matériaux recyclés. Ces catégories contradictoires, par exemple, couvrent des sacs d’emballage qui peuvent être fabriqués en papier biodégradable ou en plastique biodégradable et ne diffèrent donc fondamentalement que par le matériau dont ils sont composés. Ces produits peuvent également coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. La décision concernant l’opposition B 2 099 540 citée par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour étayer la différence entre les matières plastiques servant à l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ne saurait modifier cette conclusion. Dans cette décision, les matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) n’étaient que comparées aux produits qui n’incluaient aucun produit en papier biodégradable servant à des fins d’emballage, comme c’est le cas en l’espèce des produits de la demanderesse.

Selon un raisonnement similaire, le carton contesté est au moins faiblement similaire aux produits de la demanderesse dans la mesure où il peut également servir à l’emballage et donc avoir la même finalité et être en concurrence avec les produits en papier à usage domestique de la demanderesse. Ces produits peuvent donc également coïncider par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les adhésifs contestés pour la papeterie ou le ménage sont différents types d’adhésifs tels que la colle ou le ruban adhésif utilisé pour la papeterie ou la maison. Ces produits sont

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faiblement similaires aux produits de la demanderesse fabriqués à partir de papier à usage domestique. Étant donné que ces derniers incluent des produits en papier jetables pour l’emballage, ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Pour les mêmes raisons, la papeterie contestée, qui inclut notamment des adhésifs pour la papeterie, doit également être considérée comme faiblement similaire aux produits de la demanderesse.
Les articles pour reliures contestés incluent des produits utilisés dans le processus de reliure, tels que du papier pour reliures ou des adhésifs et colles pour reliures. Les produits de l’ imprimerie contestés comprennent des produits qui sont imprimés et présentent généralement un certain contenu, comme des affiches, des calendriers ou des livres. Les articles de bureau contestés (à l’exception des meubles) sont des produits nécessaires pour le travail de bureau, tels que des punchs, des agrafeuses ou des plioirs à papier. Lematériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) comprend des livres, mais aussi d’autres produits utilisés à des fins éducatives (à l’exception des appareils) tels que des carnets ou des agendas d’enseignants. Le matériel pour artistes contesté comprend les produits utilisés pour la fabrication d’articles d’ art, entre autres, papiers pour la peinture, stylos et crayons. Les photographies et pinceaux contestés sont des œuvres artistiques produites par des artistes (photographes), principalement à des fins nostalgiques ou décoratives, ainsi que des ustensiles utilisés pour produire des pièces d’art (peintures) ou pour colorer des objets. Machines à écrire contestées; Caractères d’imprimerie; Les clichés sont des machines à écrire et des ustensiles utilisés pour l’impression. En revanche, les produits en papier à usage domestique et pour l’hygiène personnellede la demanderesse sont des produits en papier jetables utilisés dans la maison et pour l’hygiène personnelle, tels que papier hygiénique ou essuie-tout, serviettes, filtres à café, tampons en papier pour langes, etc. Ils sont différents de tous les autres produits contestés compris dans la classe 16 mentionnés ci-dessus, dont aucun n’ a de point commun pertinent avec les produits de la demanderesse. Tous ces autres produits contestés ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits de la demanderesse. Ils sont généralement fabriqués par des entreprises ou des professionnels différents et, au moins en partie, également commercialisés par des canaux de distribution différents auprès d’un public différent. À l’exception des adhésifs à usage domestique, aucun de ces produits contestés ne sert à des fins d’hygiène ou de ménage. Même les adhésifs à usage domestique servent à fixer, à réparer ou à décorer des choses dans la maison et ont donc une finalité spécifique qui reste différente de celle des produits jetables en papier à usage domestique de la demanderesse, qui sont principalement utilisés pour nettoyer, cuire ou poser la table. Le simple fait qu’ils partagent une destination plus large ne suffit donc pas à créer une similitude pertinente entre ces produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent en partie au grand public et en partie (également) à un public de professionnels (par exemple, les articles hygiéniques).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat, du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes

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SOURIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les signes en conflit contiennent ou consistent en l’élément commun SMILE et, dans le cas du signe contesté, également l’élément supplémentaire BABY. «Baby» fait référence à «un enfant très jeune, en particulier un enfant qui n’est pas encore capable de marcher et de prendre soin d’autrui; An infant» (www.oed.com/view/Entry/14250?rskey=w1P8vG&result=1&isAdvanced=false#eid, consulté le 04/06/2021) et «sourire» décrit «unacte de souriage; Un mouvement légèrement et plus ou moins involontaire de l’expression du plaisir, de l’amusement, de l’affection, etc., ou d’un mépris amusé, de dédain, d’imagination ou d’une émotion similaire.» (www.oed.com/view/Entry/182595?rskey=8FP0K9&result=1&isAdvanced=false#eid, consulté le 04/06/2021).
Comme déjà établi par le Tribunal, les mots «smile» et «baby» sont des mots anglais de base (05/07/2012, T-466/09, Mc. Baby, EU: T: 2012:346, § 40; 25/09/2014; T-484/12; SMILECARD, EU:T:2014:810; § 22). En ce qui concerne le terme «baby», le Tribunal a explicitement confirmé qu’il pouvait donc être compris par une partie pertinente du public dans l’ensemble de l’Union européenne. Cela peut également s’appliquer au «sourire». En tout état de cause, le public anglophone comprendra certainement la signification des deux mots. La division d’annulation estime dès lors qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
En tant que marque verbale, la marque antérieure SMILE est protégée indépendamment de sa représentation spécifique. Aux fins de la comparaison des signes, il est donc indifférent, en particulier, que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules.
La marque contestée est un signe figuratif composé de l’élément verbal BAbYSmile dans une police légèrement stylisée, avec certains éléments figuratifs décoratifs dans le coin inférieur droit consistant en une étoile, un cœur et une spirale avec certains éléments ornementaux (une ligne courbe, un cercle et deux points). L’élément baby est écrit en caractères gras

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colorés (rose, vert, orange et bleu) et l’élément SMILE est écrit en caractères gris légèrement moins épais.
Comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, l’élément commun SMILE est associé à un état de joie, de bonheur, de positivité ou de plaisir. Dans la mesure où il peut faire allusion à la nature ou à la qualité des produits pertinents que les consommateurs seront heureux ou heureux, elle est donc laudative et, par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Le mot «baby» dans le signe contesté fait référence à «un enfant très jeune, en particulier un enfant qui n’est pas encore capable de marcher et de dépendre d’autrui; Un bébé» ou «une chose relativement petite de son genre» (www.oed.com/view/Entry/14250?rskey=MsMfNT&result=1&isAdvanced=false#eid, consulté le 04/06/2021). En ce qui concerne les produits pertinents qui peuvent soit être adaptés aux bébés, soit être de taille relativement petite, l’élément BABY à lui seul est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. En combinaison avec SMILE, elle fait office de qualificatif. L’élément verbal BABYSMILE dans son ensemble sera donc perçu comme faisant référence au sourire d’un bébé ou à un sourire relativement petit. Dans les deux cas, il est laudatif dans la mesure où un «sourire» en général (et également un sourire de bébé) évoque des connotations positives telles qu’exposées ci-dessus.
Les couleurs et la police de caractères utilisées pour les éléments verbaux ainsi que les éléments figuratifs, même s’ils contiennent des formes spécifiques, ne seront perçus que comme de simples ornements qui sont communément utilisés en rapport avec des produits destinés aux jeunes enfants. Ces éléments sont au mieux faibles et, par rapport aux éléments verbaux, ils sont clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui serait plus dominant, c’est-à-dire visuellement accrocheur, que les autres. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SMILE» qui constitue la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «BABY», par la stylisation des éléments verbaux et par les éléments figuratifs du signe contesté qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Cependant, ce n’est pas une règle immuable et le résultat dépend des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il ne s’applique pas, d’une part, parce que BABY à lui seul est dépourvu de caractère distinctif et, de toute façon, comme un qualificatif sera perçu comme subordonné à SMILE, et, d’autre part, parce qu’en raison de la couleur et de la stylisation différentes des mots BABY et SMILE, la marque antérieure SMILE sera toujours reconnue comme un élément distinct et plus distinctif dans le signe contesté.

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Dans ce contexte, même si les différences entre les signes résultent principalement de leurs débuts différents et que l’élément commun est légèrement faible, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «S-M-I- L-E», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des premières lettres «B-A-B-Y» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant la signification des éléments des signes en conflit. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils évoquent tous deux le concept de sourire. Dans le signe contesté, l’élément BABY précise le concept du sourire d’un jeune enfant, d’un bébé ou d’un sourire relativement petit. Bien que le signe contesté évoque donc un concept plus étroit que le signe antérieur, il existe toujours un chevauchement dans la mesure où les deux signes évoquent le concept d’un sourire qui peut dans les deux cas être le sourire de jeunes enfants ou nourrissons. Par conséquent, les similitudes l’emportent sur l’incidence limitée de la variation conceptuelle introduite par l’élément BABY dans la marque contestée qui, à lui seul, est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent donc à tout le moins un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits, mais est, dans une certaine mesure, laudative du point de vue du public anglophone du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement inférieur à la moyenne.
L’argument de la demanderesse selon lequel le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est accru parce qu’elle ne contient aucun élément descriptif ou allusif que les consommateurs pourraient associer aux produits pertinents doit être rejeté. Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. En particulier, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

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Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «SMILE». À l’appui de son argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne et présente des captures d’écran visant à démontrer l’usage de huit de ces marques sur le marché.
Ainsi que le fait valoir la demanderesse, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont été effectivement utilisées.
Les quelques exemples d’usage de telles marques ne sont pas particulièrement probants, en particulier en ce qui concerne la mesure dans laquelle les consommateurs ont effectivement été exposés à de tels signes. Ils concernent également des signes différents, tels que
«DirectSmile», «Combismile» , ou «SMILE REPAIR» pour différents produits (par exemple, papier aluminium, moustiquerie, papier de cuisine, films d’argile, logiciels, blog d’art, albums photos, produits/services de soutien aux ventes ou services bancaires).
Si, pour le maintien d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’elle ait été utilisée dans une partie substantielle de l’Union, l’argument d’un faible caractère distinctif en raison de l’existence d’autres marques repose sur le fait que l’usage de nombreux signes consistant en ou incluant un certain élément, en l’occurrence le mot SMILE, peut avoir une incidence sur la perception du consommateur, qui aura alors tendance à se fier à d’autres éléments pour identifier l’origine commerciale des produits et services en cause et, partant, à accorder moins de poids à l’élément couramment utilisé.
Pour présumerun faible caractère distinctif de la marque antérieure, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû démontrer que le même public a été confronté à un grand nombre de marques composées de l’élément «SMILE» ou contenant l’élément «SMILE» pour les produits concernés et s’étant ainsi habitué à ces marques, qu’elle ne percevra la marque antérieure que comme possédant un caractère distinctif minimal pour ces produits. Toutefois, une partie des exemples ne concerne que le Royaume-Uni (www.co- operativebank.co.uk)etl’Argentine (https://trascopier.com.ar/)qui n’appartiennent pas à l’Union européenne ou, à tout le moins, ne sont pas clairement adaptés à un public britannique (http://combismile.com/). Les autres exemples montrent seulement un usage isolé de quatre marques différentes dans certains États membres, mais jamais les mêmes États membres, à savoir l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande ou, selon la titulaire, la Suède, la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie, l’Irlande et le Danemark.
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que le même public pertinent ait été exposé à un usage généralisé de marques comprenant ou composées de l’élément «SMILE» et s’y soit habitué. Dans ces circonstances, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (risque d’association).

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Bien que les signes diffèrent par leur début, il existe un risque de confusion même en ce qui concerne les produits qui ont été jugés au moins faiblement similaires (cosmétiques; cartons; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage). Ces derniers sont des produits de consommation courante qui sont le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont davantage guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent. Selon les directives, la similitude visuelle peut avoir un impact accru en ce qui concerne ces produits. La stylisation et la couleur différentes de BABY et de SMILE dans la marque contestée créent une discontinuité visuelle entre eux. En l’absence de différences conceptuelles claires entre les signes, il ne saurait être exclu que le consommateur anglophone pertinent perçoive donc toujours la marque antérieure comme un élément indépendant et plus distinctif au sein de la marque contestée. Cela vaut tant pour le grand public que pour le public spécialisé, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Compte tenu du fait que l’élément BABY est perçu comme un qualificatif de l’élément commun SMILE ayant les significations susmentionnées, le public pertinent est susceptible de supposer que la marque de l’Union européenne contestée est une simple variante de la marque antérieure désignant une gamme de produits spécifique pour les enfants en bas âge ou les nourrissons ou avec des produits de petite taille relativement faible.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement inférieur à la moyenne. Conformément à la pratique commune CP 5 concernant l’incidence des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs sur l’appréciation du risque de confusion (https://www.tmdn.org/network/documents/10181/897c811d-65ca-4779-b91d- 636c71de2ec9), lorsque les marques ont en commun un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques, telle qu’elle a été examinée précédemment lors de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents.
La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.
En l’espèce, il existe un risque de confusion malgré le caractère distinctif plus faible de l’élément commun SMILE, car l’élément supplémentaire «BABY» à lui seul est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents et est également secondaire dans la marque contestée, où il est subordonné à l’élément commun SMILE et il en va de même pour les éléments figuratifs du signe contesté. L’élément commun en l’espèce demeure donc plus distinctif que les éléments qui diffèrent et constitue la marque antérieure dans son intégralité. Étant donné que les deux marques évoquent également un concept chevauché et donc similaire d’un sourire (spécifique), un risque de confusion ne saurait être exclu, même en ce

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qui concerne à tout le moins des produits similaires et compte tenu du public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir qu’ il existe de nombreuses marques contenant le mot SMILE et couvrant des produits compris dans la classe 16, qui coexistent actuellement dans le registre des marques de l’Union européenne et sur le marché. Par conséquent, et compte tenu du fait que la marque antérieure est un signe court, elle considère que la marque antérieure ne devrait pouvoir s’opposer à l’enregistrement de marques presque identiques.
Premièrement, il convient de préciser que l’Office ne considère que les signes composés de trois lettres ou moins comme des signes courts. Dès lors, les arguments de la requérante tirés de ce que la marque antérieure serait un signe court doivent être rejetés. Même si la marque antérieure était relativement courte, pour les raisons susmentionnées, les différences entre les signes sont clairement insuffisantes pour exclure un risque de confusion. En ce qui concerne la prétendue coexistence, selon une jurisprudence constante
[…] il ne saurait être entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les division [d’annulation] et la chambre de recours entre deux marques en conflit. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré qu’une telle coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.
(11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86)
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il convient également de prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office limitera en principe son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’annulation peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans un registre) au niveau national/de l’Union comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de la demanderesse, ce qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Cela doit être apprécié au cas par cas et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent, par exemple, dans des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou dans des accords de droits antérieurs entre les parties concernées.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est principalement appuyée sur la situation dans le registre des marques de l’Union européenne pour étayer son argument, qui ne fournit pas à l’Office des éléments de preuve suffisants pour tirer des conclusions significatives sur la perception de l’ensemble du public pertinent. Comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve produits à l’appui de l’usage de telles marques sont rares, pas particulièrement concluants et ne concernent pas exactement les mêmes signes ou produits. Même si ces derniers pouvaient à tout le moins être considérés comme similaires aux signes et aux produits en cause, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus

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démontré que la coexistence de tels signes était paisible et en raison de l’absence de confusion (et non, par exemple, du résultat d’un accord entre les parties). En fait, les éléments de preuve ne démontrent même pas l’usage de plus d’une ou deux marques sur le même territoire.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté comme non fondé.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la titulaire de la MUE (21/10/2013, B 2 096 751, TOTAL BITE; 20/01/2006, b 673 758, WONDERSMILE) ne sont pas pertinents pour la présente procédure. Ils concernent des produits ou services différents (par exemple, dans les classes 31 et 35) et/ou différents signes qui ont d’autres éléments verbaux en commun [par exemple, TOTAL/TOTAL BITE (marque fig.)] ou qui contiennent des éléments différents (WONDER et «(:») qui ont été considérés comme suffisants pour différencier les signes. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce où le signe contesté inclut entièrement la marque antérieure et où les éléments verbaux et figuratifs différents sont dépourvus de caractère distinctif ou, à tout le moins, clairement secondaires.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que la demande en nullité est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse, même pour des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure pour des produits différents, étant donné que la similitude des produits est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans

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l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Elena NICOLÁS GÓMEZ Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.