LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2021
Dans l’affaire R 1326/2020-2
The Topps Company, Inc. One Whitehall Street
New York, New York 10004-2109
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW, Londres (Royaume-Uni)
contre
TREBOR Robert Bilkiewicz Obronvache Wybrzeza 25 b/107
80-398 Gdansk
Pologne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Kancelaria Patentowo — Prawna Grażyna Pomianek, Subislawa 23 C lok. 7, 80-354, Gdańsk (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 30 742 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 400 407)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2021, R 1326/2020-2, FORME D’UNE BOUTEILLE DE BÉBÉ (MARQUE 3D)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 1999, The Topps Company, Inc. (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D

pour la liste de produits suivante:
Classe 30 — Confiserie, sucreries; bonbons; sucreries; sorbets.
2 La demande a été publiée le 24 juillet 2000 et la marque a été enregistrée le 4 janvier 2001.
3 Le 12 décembre 2018, TREBOR Robert Bilkiewicz (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le23 avril 2019 et le 23 septembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des documents à titre de preuve de l’usage. À partir de la pièce 49, les documents ont été fournis en dehors du délai imparti (à savoir le 23 avril 2019). Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la division d’annulation a tenu compte de tous les documents et les a résumés comme suit:
Pièce 1: une déclaration sous serment datée du 12/09/2018 du conseil juridique général de la titulaire a fourni un usage dans le cadre de procédures devant le tribunal de district de Varsovie. Elle a indiqué que le signe contesté est utilisé en relation avec le produit de bonbons bien connu de la titulaire intitulé «Big Baby Pop». Ce produit candi a la forme d’une bouteille pour bébé avec un couvercle amovible en forme de thé qui couvre le thé comme illustré ci-dessous:

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Ce produit est présent sur le marché depuis 20 ans et de nombreux millions ont été vendus dans l’Union européenne (en particulier au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Autriche, en Finlande, en Norvège, en Suède, au Portugal et en Espagne). Le produit a toujours été en forme de flacon de bébé et a été visible en tant que tel pour les consommateurs.
Pièce 2: lettres de trois distributeurs confirmant qu’ils ont vendu Big Baby Pop en France, en Finlande et au Portugal au cours de la période pertinente.
Pièce 3: photographies de bonbons «Big Baby Pop» sur des rayons dans des magasins de vente au détail en France, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Autriche, en Allemagne et en Irlande. Les produits sont à peine visibles sur certaines images. Dans d’autres, ils peuvent les voir comme suit:
Pièce 4: photographies de produits «Big Baby Pop» et liens vers des sites web les commercialisant en ligne
Pièces 5 à 20: factures faisant référence, entre autres, à des produits «BBP» («Big Baby Pop»).
Pièces 21 à 27: des photos de produits «Big Baby Pop», y compris les produits suivants:

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Pièces 28 et 29: factures et bons de commande faisant référence à divers produits, entre autres, «BIG BABY POP CANDY».
Pièce 30: une liste du nombre de ventes sur le marché de l’UE entre 2008 et 2018.
Pièces 31 à 46: exemples de matériel promotionnel pour les produits Big Baby Pop distribués dans l’Union européenne, portant les signes
Pièce 47: six articles de presse datés entre 2013 et 2018 faisant référence à des produits «Big Baby Pop», mentionnant des collaborations et des accords de licence comportant des personnages de films pour enfants (Transformers, Age of Extinction et Despicable Me 2) sur les produits, et commentant la réduction du prix du produit.
Pièce 48: une capture d’écran de YouTube montrant une vidéo promotionnelle publiée en novembre 2014 et un article du site www.scottishgrocer.co.uk mentionnant les produits «Big Baby Pop» comme l’un des «Bazooka Candy Brands» et comportant une image du produit.
Pièce 49: capture d’écran du site web www.solinest.com/fr affichant le signe
Pièce 50: capture d’écran du site web www.alfmix.fi/en/company; le signe n’est pas représenté.
Pièce 51: capture d’écran du site web www.pepsico.com/about/about-the- company; le signe n’est pas représenté.
Pièce 52: images de produits «Big Baby Pop» vendus en ligne par des détaillants britanniques et de l’UE montrant:

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Pièces 53 à 56: définitions des confiseries, bonbons, bonbons et échichés extraits du dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary.
Pièces 57 et 58: photographies d’un produit «Big Baby Pop» (avec une teinte comestible) et de son étiquette, montrant la liste des ingrédients.
Pièce 59: photographies de produits «Big Baby Pop» sur des rayons de magasins de détail (ceux déjà visibles dans la pièce 3 et autres où les produits sont plus visibles) et matériel promotionnel
Pièce 60: des impressions de la Wayback Machine montrant des sites internet de détaillants en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en
Suède et au Royaume-Uni faisant la promotion de produits «Big Baby» au cours de la période pertinente.
Pièce 61: une impression du site web d’un détaillant des produits «Big Baby Pop» (groupe asiatique Media Group), datée de septembre 2019;
6 Par décision du 21 mai 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée dans son intégralité à compter du 12 décembre 2018.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La division d’annulation conclut, sur la base des éléments de preuve produits, que le signe utilisé ne constitue pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée parce que les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires sont dominants au sein du signe tel qu’il est utilisé et que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée en est altéré de ce fait.
La marque contestée est une simple représentation en noir et blanc de la forme d’une bouteille de bébé, tandis que sur les photographies des produits vendus, le produit vendu est toujours coloré et associé à son nom représenté de manière très figurative ainsi que d’autres éléments figuratifs représentant

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un bébé. Certains des produits contiennent également des personnages de films. Tous ces éléments sont distinctifs.
Le nom du produit et la représentation du bébé sont clairement les éléments dominants des produits et du matériel promotionnel. En outre, le témoignage indique que les produits sont vendus sous le nom de bonbons «Big Baby
Pop», ce qui est corroboré par les factures dans lesquelles les produits sont énumérés sous «BBP» ou «BIG BABY POP CANDY», tandis que la marque contestée n’est pas représentée sur ces documents.
Rien ne prouve que la marque jouit d’un niveau de reconnaissance si élevé auprès du public pertinent que, même lorsqu’elle est utilisée en association avec les éléments exposés ci-dessus, elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans l’esprit des consommateurs. Au contraire, les éléments de preuve montrent que les produits sont toujours associés au nom du produit
«Big Baby Pop» et que les consommateurs, et même les détaillants, associent les produits de la titulaire de la MUE au nom «Big Baby Pop» et non à la forme de base de la marque elle-même.
7 Le 29 juin 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 novembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours et la condamnation aux dépens en sa faveur.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’annulation a déterminé à tort, en premier lieu, quels sont les éléments distinctifs et dominants du signe tel qu’il est utilisé, avant de déterminer s’ils sont présents dans le signe enregistré. Toutefois, les éléments distinctifs et dominants du signe tel qu’il a été enregistré sont clairement représentés dans le signe tel qu’il est utilisé, également avec le couvercle supprimé, ce qui aurait dû être pris en considération. La forme du signe tel qu’il est utilisé est exactement la même que celle du signe tel qu’il a été enregistré.
La marque de l’Union européenne contestée protège une forme 3D et, dès lors, tout élément verbal ou figuratif sur la surface de la bouteille qui ne modifie pas sa forme est dénué de pertinence. Le produit est la même forme avec ou sans les éléments verbaux et figuratifs. La marque telle qu’utilisée n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Selon les directives de l’EUIPO, l’ajout d’un élément verbal/figuratif à une marque de forme 3D n’altère généralement pas le caractère distinctif du signe.

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Une marque telle qu’enregistrée en noir et blanc est généralement réputée bénéficier d’une protection qui inclurait toutes les combinaisons de couleurs
(01/09/2009, R 1526/2008-2, Cube avec des faces ayant une structure en grille). L’ajout de couleurs et de mots n’altère pas le caractère distinctif de la marque de forme 3D telle qu’enregistrée (13/07/2015, 9 398 C, 3D).
Le nom du produit (BIG BABY POP) figure sur l’étiquette principale et souvent sur le couvercle. Ces éléments sont accompagnés d’éléments de marque verbaux et figuratifs supplémentaires, y compris ceux qui pourraient identifier l’arôme du produit (par exemple, la cola, la fraise, la framboise bleue) ou une variation particulière du produit (par exemple, MEGA SOUR). Il est de pratique commerciale courante d’apposer le nom commercial d’un produit sur la surface des produits de confiserie/bonbons et d’autres indications qui permettent aux consommateurs de savoir quelle version du produit est celle qu’ils achètent (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604).
Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, le public concerné associe la forme du signe contesté à une forme unique sur le marché de la confiserie, qui est associée à la titulaire de la MUE. Dans sa pièce 2, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs lettres de distributeurs confirmant ces conclusions.
La marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée.
10 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité demande, en substance, la confirmation de la décision attaquée, étant donné que les consommateurs associent les produits de la titulaire de la MUE au nom «Big Baby Pop» et non à la forme de base de la marque elle-même, qui est à peine distinctive.
La jurisprudence citée par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Le présent recours soulève, en substance, la question de savoir si l’usage de la marque contestée est conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Cadrejuridique
13 L’article 5 quater, paragraphe 2, de la convention de Paris dispose que «l’usage d’une marque par le titulaire sous une forme qui diffère par des éléments

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n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union n’entraîne pas l’annulation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque».
14 Leconsidérant 25 du RMUE est libellé comme suit:
«Pour des raisons d’équité et de sécurité juridique, l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à conserver les droits conférés, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée».
15 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, intitulé «Usage d’une marque de l’Union européenne», dispose ce qui suit:
«Constituent également un usage au sens du premier alinéa [qui établit l’obligation d’usage sérieux dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement]:
(a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
16 La Cour a établi que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent donc être considérés comme globalement équivalents (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31;
12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-
482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).
17 Le Tribunal a également mentionné que le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, effectué sur la base des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir, à cet effet, arrêts du
15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-
135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas
Transport, EU:T:2010:229, § 31).
18 La Cour a jugé qu’il convient de tenir compte des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque (enregistrée) antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui- même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue

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comme une indication de l’origine des produits et services dans le signe tel qu’il est utilisé. L’inverse est également vrai [13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG
EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29].
19 En outre, la Cour a confirmé que la condition de l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsqu’une marque enregistrée est utilisée conjointement avec une autre marque ou en tant que partie d’une autre marque, pour autant que les différences résultant de la forme sous laquelle la marque est utilisée ne modifient pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée (voir, à cet effet, 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31;
18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
20 Enfin, la Cour a fait référence aux situations où plusieurs signes sont utilisés simultanément de manière autonome et, par conséquent, le signe tel qu’il a été enregistré est perçu de manière indépendante dans cette combinaison. La situation n’est pas, en l’espèce, que le signe tel qu’il a été enregistré soit utilisé sous une forme différente de celle sous laquelle il a été enregistré, mais que plusieurs signes soient utilisés simultanément (voir, à cet effet, 08/12/2005, T-29/04,
Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33-34; 06/11/2014, T-463/12, MB,
EU:T:2014:935, § 43).
21 En ce qui concerne les marques de forme, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
«s’agissant de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, […] en cas d’usage conjoint du produit avec une autre marque, il peut être plus facile d’établir l’altération du caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que l’altération du caractère distinctif d’une marque verbale ou figurative» [23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al.,
EU:T:2020:439, § 146; 24/09/2015, T-317/14, forme d’un four, EU:T:2015:689,
§ 37);
«S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, pour parvenir à la conclusion que la marque antérieure a été effectivement utilisée conformément à sa fonction essentielle, la preuve de l’usage doit prendre la forme d’éléments permettant de conclure sans équivoque que le consommateur est en mesure d’associer la forme protégée par la marque antérieure à une entreprise déterminée» ( point 147);
«Enfin, il y a lieu de considérer que, lorsqu’une marque est extrêmement simple, même des modifications mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variations significatives, de sorte que la forme modifiée ne saurait être considérée comme globalement équivalente à la forme enregistrée de cette marque. En effet, plus la marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus il est vraisemblable qu’une altération de cette marque affecte l’une de ses caractéristiques essentielles et, partant, la perception de celle- ci par le public pertinent» (point 148).

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22 La chambre de recours observe que la pratique commune «CP 8» excluait spécifiquement de son champ d’application les marques «Forme» également connues sous le nom de marques «3D».

La présente affaire
23 Les éléments de preuve révèlent que la marque a été utilisée comme suit:

Marque telle qu’enregistrée Marque telle qu’utilisée
24 Le caractère distinctif de la marque contestée en tant que telle est faible. En effet, la marque contestée consiste en une bouteille pour bébé de forme courante. Par conséquent, l’étendue de la protection de la marque contestée telle que définie par sa représentation graphique s’avère être étroite. Par conséquent, son caractère distinctif est facilement altéré.
25 Les formes présentées dans les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne diffèrent de celles protégées par la marque contestée par des variations significatives de la nature, de la longueur et de la position. Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires tels que
, , ,
ne sont pas négligeables, mais plutôt distinctifs per se.

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26 Les marques telles qu’utilisées ne peuvent être considérées comme «globalement équivalentes» à la marque telle qu’enregistrée au sens de la jurisprudence précitée.
27 Par conséquent, la division d’annulation a conclu à juste titre que cet usage, tel que démontré par les éléments de preuve produits, non seulement n’était pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée, mais n’était pas non plus un usage sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
28 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme en outre que la division d’annulation n’a pas tenu compte de la possibilité d’un usage conjoint de plusieurs marques de différents types. Elle soutient que plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage sérieux sur un produit à la fois, bien qu’elles soient enregistrées séparément.
29 C’est le cas (voir, par exemple, 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31). Toutefois, l’apposition de marques multiples sur les produits ne dispense pas la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer, conformément à l’article 42, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, que la marque pour laquelle l’usage doit être démontré est toujours perçue comme une marque indépendante et que le fait de la combiner avec l’autre marque n’altère pas son caractère distinctif.
30 En outre, la Cour de justice, dans le cadre de la question du caractère distinctif acquis, pleinement applicable à la présente affaire, a rappelé que «si la marque dont l’enregistrement est demandé peut avoir été utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle-même, le demandeur de marque doit prouver que seule cette marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise particulière dont les produits proviennent» (C-215/14, EU:C:2015:604).
31 La marque telle qu’enregistrée doit être perçue par le consommateur pertinent indépendamment du second signe.
32 Ce n’est pas le cas. Comme déjà indiqué, la marque de l’Union européenne contestée telle qu’elle a été enregistrée a fusionné avec les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires pour former, aux yeux du consommateur pertinent, un autre signe.
Conclusion
33 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.

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Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse en nullité à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, auxquels s’ajoute la taxe de demande en déchéance de 630 EUR pour un total de 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:

Signature
P.O. N. Granado Carpenter