LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 juillet 2021
Dans l’affaire R 293/2021-5
REWE-Zentral AG Gewerblicher Rechtsschutz
Matthias Humborg Domstr. 20
50668 Köln
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Schmitt Teworte-Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln (Allemagne)
contre
Penny Black Coffee Ltd 4 église Row
Chislehurst BR7 5PG
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Marks indirects Us Lawyers, Marcas Y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 207 (demande de marque de l’Union européenne no 18 020 524)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/07/2021, R 293/2021-5, Penny black/Penny

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2019, Penny Black Coffee Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PELLICULE NOIRE
pour la liste de produits suivante:
Classe 30 — Café;

Classe 33 — liqueurs à base de café.

2 La demande a été publiée le 14 février 2019.
3 Le 14 mai 2019, REWE-Zentral AG (ci-après l’ «opposante») et PENNY-Markt
GmbH ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Dans l’acte d’opposition, il a été soutenu que l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 41 616 pour la marque verbale«penny» détenue par REWE-Zentral AG et sur l’enregistrement de la marque européenne no
12 824 694 pour la marque figurative détenue par PENNY-
Markt GmbH. Les deux marques sont enregistrées notamment pour du «café» compris dans la classe 30.
4 À la suite d’une communication envoyée par l’Office le 19 octobre 2020 pour régulariser la situation en demandant le retrait de l’opposition pour l’un des opposants et sa marque antérieure, les parties ont répondu le 23 novembre 2020, confirmant que l’opposition devait se poursuivre uniquement à l’égard de l’opposante REWE-Zentral AG.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 41 616
PENNY

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déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 7 septembre 2001 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 42, dont les produits suivants:
Classe 30 — Café.

7 Par décision du 11 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, de la DMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demande de production de la preuve de l’usage a été présentée en temps utile. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque fondant l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 8 février 2014 au 7 février 2019 inclus. À la suite d’une demande de l’opposante, le délai pour produire la preuve de l’usage a été prorogé jusqu’au 18 mai 2020.
– L’opposante a produit des preuves de l’usage et a indiqué que «la preuve de l’usage de la marque de l’opposante «penny» peut être limitée aux produits dérivés du café».
– La déclaration sous serment déposée émane d’une société liée à la partie intéressée, les autres éléments de preuve produits n’étayent ou ne corroborent pas son contenu.
– Lesannexes 1 et 4 [BIS] (extraits de Wikipédia) sont postérieures à la période pertinente. Ils ne contiennent aucune information sur l’usage de la marque pour aucun des produits ou services. Les éléments de preuve produits en tant qu’annexe 3 (deux articles de presse) concernent des enquêtes de satisfaction/des avis de clients sur le «penny» en tant que supermarché à réduction. Il ne contient aucune information sur l’usage de la marque pour aucun des produits et services.
– L’annexe 4 (impression du site web www.statista.com) fait référence au chiffre d’affaires de «penny» en Europe (pas dans l’Union européenne) et, en tout état de cause, elle ne fournit pas d’informations sur la vente/le chiffre d’affaires correspondant aux produits et services spécifiques sur lesquels l’opposition est fondée.
– Lesannexes 2 et 5 (impressions du site web www.penny.de) montrent l’usage de la marque «penny» sur des images d’emballages de café et sur d’autres emballages alimentaires. La marque antérieure est utilisée sous forme verbale (telle qu’enregistrée) ou représentée d’une manière qui n’altère pas le caractère distinctif du (mot) tel qu’il a été enregistré, étant donné que les éléments supplémentaires sont purement décoratifs (fond carré et point placé

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après le terme) ou descriptifs (par exemple, «Der Würzige» pour du café, à savoir «l’arôme»). Toutefois, ces impressions sont datées après la période pertinente et l’opposante n’a pas expliqué comment elles pourraient permettre de tirer des conclusions quant à l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
– Ence qui concerne les annexes 6 à 9 (factures fournisseurs concernant le produit à base de café «penny Der Würzige» émises par la société Schirmer
Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH), conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire. En outre, le fait que l’opposante ait produit ces pièces pour prouver l’usage de sa marque par des tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’ opposante.
– Ces factures émanent d’un fournisseur qui, selon l’opposante, fabrique les produits à base de café «penny Der Würzige» pour le compte de l’opposante. Ces factures ne sont pas des preuves suffisantes pour démontrer que le produit référencé a été mis sur le marché au cours de la période pertinente et vendu à des clients finaux. Le fait que la titulaire de la marque antérieure (ou une société appartenant au même groupe) ait commandé du café n’établit pas sa présence réelle sur le marché.
– Les impressions tirées du site www.discounter-preisvergleich.de (annexe 11) sont postérieures à la période pertinente. Il contient l’image de l’emballage d’un café «penny Der Würzige» ainsi que la simple indication de l’évolution des prix d’un produit à trois dates (relevant de la période pertinente). En l’absence de toute autre information sur ce site web, il ne permet pas de considérer cet élément de preuve comme étant solide, objectif et suffisant pour corroborer à lui seul le contenu de la déclaration sous serment et la présence réelle de la marque sur le marché. À l’annexe 12 (captures d’écran du site web www.discounter-preisvergleich.de), l’une des captures d’écran n’est pas datée et l’autre est datée bien après la période pertinente. En outre, elles font référence à un produit qui n’est pas cité dans la déclaration sous serment ou dans les factures fournisseurs, à savoir «penny Classic Instant
(Löslicher Kaffee)».
– L’opposante a produit (tardivement) l’annexe 13 pour confirmer que les supermarchés «penny» font partie du groupe REWE et que la marque «Penny» est utilisée par d’autres sociétés du groupe, telles que PENNY- Markt GmbH, avec le consentement préalable de l’opposante. L’annexe 13 est prise en considération en tant qu’élément de preuve supplémentaire.
Néanmoins, étant donné que les éléments de preuve supplémentaires produits ne permettent pas de satisfaire à l’exigence relative à l’importance de l’usage

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de la marque antérieure et, par conséquent, l’acceptation de ces preuves tardives ne porte pas préjudice à la demanderesse. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’adresser à la demanderesse une nouvelle série d’observations.
– L’opposante n’a pas fourni d’autres informations et preuves permettant d’apprécier de manière réaliste la présence sur le marché de la marque antérieure, telles que du matériel publicitaire daté distribué, des copies de tickets de caisse, des factures de vente ou des documents comptables faisant référence aux produits dérivés du café (ou à tout autre produit et service de l’opposante) portant la marque «penny» au cours de la période pertinente sur le territoire de l’Union européenne (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741, § 48).
8 Le 11 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mai 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– On ne comprend pas pourquoi la division d’opposition a mal essayé de trouver des indications quant à une éventuelle insuffisance de la valeur probante des éléments de preuve uniques au lieu d’apprécier les éléments de preuve produits dans leur intégralité.
– Les ventes d’une chaîne de supermarchés sont automatiquement capturées et enregistrées dans le système centralisé de gestion des marchandises qui, en l’espèce, a fourni la base des chiffres de vente et du chiffre d’affaires tels qu’ils sont confirmés avec certitude par la déclaration sous serment de M. Stroeks (présentée en tant qu’annexe 10). Il n’est tout simplement pas possible pour l’opposante de produire un quelconque type de factures (comme l’a demandé la division d’opposition) pour la vente importante du produit dans ses milliers de supermarchés.
– La présentation de matériel publicitaire pour du café étiqueté «penny» n’est pas non plus faisable en l’espèce, étant donné qu’il est habituel pour les discompteurs que le matériel publicitaire, qui est effectivement publié à grande échelle, contenait uniquement des offres de marques (notoirement connues), et non des produits commercialisés sous la marque maison.
– Afin de prouver l’usage de la marque Penny sur divers produits à base de café, l’opposante a produit la déclaration sur l’honneur émise et signée par le Senior Buyer du groupe REWE de l’opposante, M. Thomas Stroeks en lieu et

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place d’un serment (annexe 10). Même si une telle déclaration est faite par une personne liée aux parties à la procédure, il est manifestement irrecevable de faire totalement abstraction de la déclaration. La déclaration écrite ne doit pas être ignorée si la crédibilité et la plausibilité ne sont pas réduites à zéro. Lorsque d’autres éléments de preuve ne sont pas disponibles, une déclaration sous serment peut à elle seule être considérée comme suffisante pour prouver l’usage de la marque (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 56 et suivants).
– L’opposante a montré plusieurs photographies des produits à base de café spécifiques vendus sous la marque «penny». En outre, l’opposante a présenté un grand nombre de factures sélectionnées à titre d’exemple prouvant la commande et la livraison d’importantes quantités de café «penny» pour la vente au détail à la clientèle [livraison de produits en 2015 concernant 58 752 packages/29 376 kg de café penny (annexe 6); Livraison de produits en 2016 concernant 36 864 packages/18 432 kg de café penny (annexe 7); Livraison de produits en 2017 concernant 38 016 packages/19 008 kg de café labellisé
«penny» (annexe 8); Livraison de produits en 2018 concernant 36 864 packages/18 432 kg de café «penny» (annexe 9).
– Des centaines de milliers de paquets de café «penny» livré à une grande chaîne de supermarchés ne sont assurément pas destinés à l’autoconsommation mais manifestement à la vente dans lesmagasinsde l’opposante.
– L’opposante a produit plusieurs impressions du site web de tiers «discontre- preisvergleich.de», qui prouvent également clairement que le café Penny de l’opposante a été vendu en Allemagne durant toutes les années consécutives 2015, 2016, 2017 et 2018.
– Les ventes importantes de produits à base de café étiquetés «penny» sont également confirmées par GfK SE. Les chiffres sont une simple extrapolation effectuée sur la base du comportement de consommation du groupe représentatif de ménages participants. Par conséquent, les données GfK concernant des produits individuels peuvent différer de manière significative des chiffres de vente réels. Néanmoins, les données de GfK montrent clairement (a) qu’un produit spécifique a été vendu en Allemagne, (b) donne une indication de l’évolution des chiffres de ventes au fil des ans, et (c) véhiculent au moins une idée approximative de l’ampleur approximative des ventes pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour l’Allemagne. GfK vient de fournir à l’opposante les chiffres estimés suivants (extrapolés):

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– Les données GfK ont été mises à la disposition du D^r Matthias Humborg, chef de la propriété intellectuelle du groupe de l’opposante, par une lettre de GfK datée du 06er avril 2021. Outre les fiches techniques, la lettre confirme également, de manière générale, la vente importante de café «penny» en
Allemagne (une copie de la lettre comprenant une traduction en anglais des parties pertinentes est produite en tant qu’annexe 14). La lettre confirme la vente des produits à base de café «penny» déjà exposés par l’opposante (penny Caffe Crema, Penny Caffe Gustoso, penny Extra ou penny Mild soluble).
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le document émis par GfK déposé au stade du recours ne peut être pris en considération pour plusieurs raisons. Elles ont été déposées plus d’un an après la date à laquelle elles auraient dû être déposées.
– Les graphiques produits ne montrent aucune preuve cohérente de l’usage, premièrement, ils ne complètent aucun fait pertinent ni aucun élément de preuve pertinent qui aurait été produit en temps utile, étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage de sa marque antérieure «penny».
– Les graphiques GfK peuvent tout à fait constituer une preuve de l’usage de la marque de l’Union européenneantérieureno 12 824 694 «penny» (marque figurative) de l’opposante, qui est détenue par PENNY-Markt GmbH. Qui n’est pas à la base de cette opposition. Cette marque de l’Union européenne antérieure appartient à Penny Markt GmbH, et non à l’opposante REWE- Zentral AG.
– L’opposante a effectivement déposé une déclaration sous serment signée par M. Thomas Stroeks, Senior Buyer de Rewe Group. Il mentionne que Penny-
Markt GMBH vend depuis de nombreuses années des produits à base de café étiquetés Penny. Il est évident que la déclaration sous serment n’a aucun usage probant en l’espèce, étant donné que Penny-Markt GMBH n’est pas l’opposante en l’espèce.
– Si les factures et les chiffres de la communication GfK font référence aux chiffres figurant dans la déclaration sous serment signée par M. Stroeks, où il est indiqué que Penny-Markt GmbH vend du café sous la marque «penny» entre 2015 et 2018, il peut être exclu que l’opposante ait produit la preuve de l’usage de la marque européenne détenue par Penny Markt GmbH, qui n’est pas à l’origine de l’opposition et du recours ultérieur.
– Compte tenu également du fait que d’autres éléments de preuve, tels que des factures de vente ou du matériel publicitaire, n’existent tout simplement pas, il est évident que l’ensemble des documents, déclarations, images, chiffres d’affaires, chiffres d’affaires et éléments supplémentaires produits par l’opposante ne peuvent pas être considérés, dans leur ensemble, comme

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suffisants pour prouver l’usage de la marque de l’opposante «penny» dans la présente procédure d’opposition.
– Il est de bonne pratique qu’un supermarché délivre un bon de commande à chaque client acheteur. En l’absence d’un reçu, un client ne peut pas être remboursé pour un produit renvoyé. En outre, chaque supermarché conserve une comptabilité complète et correcte pour chaque opération financière; En particulier, à des fins de déclaration fiscale, de réapprovisionnement des stocks et de transaction avec des fournisseurs. L’opposante ne peut fournir de matériel publicitaire pour du café étant donné qu’elle ne vend pas de café sous sa marque «Penny».
Absence de risque de confusion
– La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif moindre, car le produit est prétendument vendu dans des supermarchés dissolés, avec une marque
«penny», ce qui signifie que les produits de fan-lier sont bon marché. Le
Penny est formellement utilisé pour désigner une pièce de la plus petite dénomination similaire, ce qui sera compris par les consommateurs allemands qui sauront qu’un «pfennig» est un flamme.
– La marque possède un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. C’est ce que reflètent les nombreuses marques existantes commençant par ou contenant le signe Penny dans ses marques. Le fait que les marques ne jouissent pas d’un caractère distinctif élevé, au contraire, est ce qui permet de conclure à la coexistence de la nouvelle demande et de la longue liste de marques antérieures. Il est fait référence à: MUE no 8 964 645 «Penny THE
POSTIE» (enregistrées pour des produits compris dans la classe 30); No
10 110 691 «MISS penny penguin» (classe 30); No 11 906 591 «THE Penny loaf COMPANY» (classe 30); No 8 190 894 «LUCKY Penny» (classe 33);
No 8 550 841 «PENNYPACKER» (classe 33); No 15 901 234 «HA» penny
(classe 33); No 17 752 486 «Penny DROP» (classe 33); Et l’enregistrement international no 992 450 «penny BLUE» désignant l’UE (classe 33).
– Une liste jointe à la première réponse (pièce 12) montre plus de 20 marques nationales enregistrées en Europe (Benelux, France, Allemagne, Irlande,
Italie et Royaume-Uni) et qui commencent par le mot «penny» ou contiennent le mot «penny» pour des produits identiques compris dans la classe 30. La pièce 13 montre également plus de 20 marques nationales contenant ou consistant en du «penny» pour des produits identiques compris dans la classe 33. Dès lors, le caractère distinctif revendiqué par l’opposante pour ses marques antérieures ne saurait être pris en considération en raison de l’existence d’autant de marques.
– En termesdescriptifs, il s’agit d’un traitement correct de la notion juridique de risque de confusion, de limiter la portée à sa propre empreinte, empêchant ainsi uniquement la défense de marques identiques (17/05/2004, R
1547/2004, BEAUTY SPA).

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– L’opposante a totalement ignoré le fait que la demande contestée est une marque complexe qui consiste non seulement en le mot «penny» mais aussi en le mot «BLACK». Le terme «penny» est descriptif des produits protégés par la marque antérieure. Par conséquent, le mot «penny» n’est pas susceptible de dominer le signe contesté. Le caractère distinctif de la nouvelle demande découle de la conjonction des mots «penny» et «BLACK».
– Comme le Tribunal l’a expressément indiqué (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN, EU:T:2002:261), une similitude entre des marques complexes qui n’ont qu’une partie en commun ne peut être présumée que si la partie commune constitue la partie dominante qui produit l’impression d’ensemble dans les deux marques.
– Les marques peuvent coexister sur le marché sans risque de confusion pour le public.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante a contesté la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition au motif qu’elle n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
15 Dès lors, la chambre de recours examinera d’abord si l’usage sérieux a été démontré et, le cas échéant, appréciera s’il existe un risque de confusion entre les marques conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur les éléments de preuve produits tardivement
16 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve, à savoir des estimations de chiffres de ventes fournies par un tiers. Les chiffres concernent des produits dérivés du café vendus par l’opposante.
17 Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai imparti, les preuves peuvent être prises en considération à la suite d’un exercice objectif et raisonnable si le pouvoir d’appréciation conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE est exercé.

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18 Compte tenu des circonstances de l’espèce et du type de documents produits par l’opposante, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer les preuves produites tardivement comme étant nouvelles. L’opposante a déclaré avoir produit les éléments de preuve concernés afin de surmonter les brèves combinaisons concernant l’importance de l’usage qui ont été relevées par la division d’opposition comme étant déterminantes pour conclure que l’usage sérieux n’avait pas été démontré et, partant, rejeter l’opposition. L’opposante avait déjà fourni quelques informations sur l’importance de l’usage au stade du recours. Par conséquent, les éléments de preuve produits au stade du recours ne peuvent être considérés comme nouveaux. Pour les raisons susmentionnées, la chambre de recours estime que la production de ces éléments de preuve supplémentaires était justifiée par la nécessité de corroborer l’allégation selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée dans une mesure commerciale suffisante. La demanderesse a également eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve supplémentaires produits tardivement.
19 Par conséquent, la chambre de recours tiendra compte des éléments de preuve supplémentaires dans la présente procédure.
Preuve de l’usage
20 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur peut demander que le titulaire d’une marque antérieure apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la MUE, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une preuve, l’opposition est rejetée. Lorsque la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits ou services.
21 Conformément à l’article 10 du RDMUE, l’opposant doit apporter la preuve de l’usage au cours d’un délai fixé par l’Office. Les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives; Par conséquent, si l’une d’elles n’est pas suffisamment étayée, il sera considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé.
22 Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi,

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pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33-34).
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-
356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28; 21/11/2013, T-524/12, RECARO,
EU:T:2013:604, § 21; 07/09/2016, T-204/14, Victor/VICTORIA et al.,
EU:T:2016:448, § 56).
24 Pour qu’une marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux, les produits ou services en cause doivent être présents sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle puisse être perçue par les consommateurs comme une indication de l’origine des produits ou des services en cause (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, §
37).
25 En l’espèce, la marque ayant été déposée le 7 février 2019, l’opposante était tenue de démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 8 février 2014 au 7 février 2019 inclus dans les deux jours.
26 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). Par ailleurs, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39).
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’usage commercial de celle-ci, en particulier les pratiques considérées comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; Voir également, par analogie, 11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
28 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au

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dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 19/12/2012,
C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
(16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51).
29 Le Tribunal a confirmé que les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente peuvent être pris en considération pour analyser la valeur probante de la partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente, dans la mesure où ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (16/06/2015, T-660/11, Polytetraflon/Teflon,
EU:T:2015:387, § 54; 09/12/2015, T-354/14, Zumex (fig.)/JUMEX,
EU:T:2015:947, § 56-57; 25/04/2018, T-312/16, Chatka/Chatka (fig.),
EU:T:2018:221, § 113). En outre, les éléments de preuve non datés peuvent toujours être pris en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve qui sont datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
30 L’usage de la MUE doit être apprécié par rapport au signe et aux produits et services protégés. L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage d’un signe sous une forme différente de celle sous laquelle celui-ci a été enregistré constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Si les différences entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré ne sont que des éléments négligeables, une conformité stricte n’est pas nécessaire; il suffit que la forme sous laquelle les signes sont utilisés soit globalement équivalente. La ratio legis de l’article 18 du RMUE est de permettre d’apporter aux marques, sans en modifier le caractère distinctif, des variations permettant de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
31 Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer l’usage sérieux pour le «café» compris dans la classe 30 sont les suivants:
Éléments de preuve produits le 28 novembre 2019

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Annexe 1: Extrait de Wikipédia sur le «Penny (supermarché)» imprimé le 25 novembre 2019 et publié pour la dernière fois le 6 novembre 2019. Selon laquelle une chaîne de supermarchés de remise alimentaire basée en
Allemagne exploitait 3 550 magasins dans l’industrie de la vente au détail, avec un chiffre d’affaires de 10.3 milliards d’EUR en 2010 et détenu à 100 % par Rewe Group depuis 1989. Elle indique également le nombre de magasins
«penny» en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en
Italie et en Roumanie et montre la marque.
Annexe 2: Captures d’écran tirées du site web www.penny.de datant d’une certaine date du 28 novembre 2019 et d’autres non datées. Ils consistent en des images d’emballages de produits à base de café (Kaffee Der Würzige, Kaffee Classic Instant, Kaffee löslich). Les impressions montrent la marque verbale
«penny» et apposée sur les emballages de café comme suit:
Annexe 3: Deux articles de presse de «Presseportal» en allemand (accompagnés de traductions) et imprimés le 25 novembre 2019. Le premier article (daté du 27 septembre 2013) fait état du résultat d’une étude réalisée par l’Institut allemand du service plat Quality (DISQ) selon laquelle les clients de «penny» (supermarchés discount) étaient les plus satisfaits, avec une valeur de près de 87 % de consommateurs satisfaits. 1 177 personnes ayant acheté au moins un discompteur au cours des 12 derniers mois ont participé à l’enquête en ligne; L’enquête sur le panneau était axée sur les avis des clients sur les services, la qualité des produits, l’assortiment, les prix et la conception de la marque. Le deuxième article de presse (daté du 28 mai 2014) fait état des résultats d’une autre étude réalisée par DISQ de février à avril 2014, en 15 chaînes du marché alimentaire en Allemagne, axée sur la gamme de produits disponibles, la compétence et la convivialité du personnel, les délais d’attente, la conception et la propreté des magasins. L’article indique que le magasin de remise le plus élevé était «penny» et qu’il avait déjà remporté le test de l’institut d’études de marché de Hambourg en 2009, 2011 et 2013.
Annexe 4: Une impression du site web www.statista.com en allemand (avec traduction partielle) montrant un graphique reflétant les chiffres d’affaires de «penny» de 2017 et de 2018 en Europe: 5.14 milliards d’euros en 2017 et 5.48 milliards d’euros en 2018. Les chiffres ne sont pas ventilés par catégorie de produits et/ou pays.
Éléments de preuve produits le 14 mai 2020
Les observations écrites comprennent les images suivantes avec les informations selon lesquelles le dessin ou modèle du produit «Penny — Der
Würzige» a changé en 2017:

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Annexe 4 [BIS]: Deux extraits de Wikipédia imprimés le 8 mai 2020 (identiques à celui produit en tant qu’annexe 1). Le second fournit des informations sur le groupe «REWE Group» et indique qu’il s’agit d’un groupe allemand de sociétés de commerce de détail et de tourisme sise à Cologne et que les entreprises les plus importantes sous son parapluie opèrent sous les noms REWE-Zentral AG (l’opposante) et REWE-Zentralfinanz eG. «Penny» figure parmi les divisions du groupe et décrit comme une chaîne de supermarchés à réduction avec 3 000 magasins en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Roumanie, en Hongrie et en République tchèque.
Annexe 5: Extraits du site web www.penny.de en allemand datés du 8 mai 2020 montrant l’usage de «penny» sous forme verbale et apposés comme suit:
(1) sur différents emballages alimentaires et (2) sur des emballages de café, entre autres. En ce qui concerne les produits du café, elle montre des images d’emballages de «penny Kaffee der Würzige» (café aromatique), de «penny Kaffee löslich mild» (café soluble mild), «penny Kaffee löslich» (café soluble), «penny Kaffee Gustoso Crema».
Annexe 6: Dix factures de fournisseurs avec un exemple de traduction partielle (deux copies de la facture no 90 285 déposée), émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY-Der Würzige 500 g» («penny — The Aromatic 500 g»), datées du

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25 février 2015 au 23 décembre 2015. Ils couvrent une quantité totale de
23 616 kg de café «PENNY-Der Würzige» en 500 g.
Annexe 7: Dix factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY-Der Würzige 500 g», datées du 5 février 2016 au 23 décembre
2016. Ils couvrent une quantité totale de 18 432 kg de café «PENNY-Der
Würzige» en 500 g.
Annexe 8: Neuf factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH, adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY-Der Würzige 500 g», datées du 29 mars 2017 au 22 décembre
2017. Ils couvrent une quantité totale de 12 672 kg de café «PENNY-Der
Würzige» en 500 g.
Annexe 9: Dix factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture, entre autres, de «PENNY-Der Würzige 500 g», datées du 28 mars 2018 au 20 décembre 2018. Ils couvrent une quantité totale de 24 778 kg de café «penny
— Der Würzige», en 500 g.
Annexe 10: Une déclaration sous serment de M. Thomas Stroeks, Senior Buyer of REWE Group Buying GmbH (entité d’achat centralisée du groupe REWE), responsable des produits vendus dans les magasins «penny», montrant les 7.9 millions d’emballages de produits à base de café «penny — Der Würzige» vendus en Allemagne entre janvier 2015 et décembre 2018
(2 317 571 emballages vendus en 2015; 1 891 148 emballages vendus en
2016; 2 021 002 emballages vendus en 2017 et 1 671 741 emballages vendus en 2018). Selon cette déclaration, le chiffre d’affaires total généré en Allemagne avec le produit «Penny — Der Würzige» au cours des années janvier 2015 et décembre 2018 s’élève à plus de 20 millions d’euros.
Annexe 11: Deux impressions datées du 7 mai 2020 tirées du site web www.discounter-preisvergleich.de en allemand (avec traductions) montrant un emballage d’un produit café «penny — Der Würzige» et comportant les informations suivantes: (1) 2.99/ground EUR torréfié coffee-500 g pack/marque «penny»/le prix du produit n’a pas été mis à jour depuis longtemps et il convient donc de le vérifier de toute urgence/dernière mise à jour le 6 mai 2018/créé le 20 mai 2015; (2) évolution des prix: 20 mai 2015,
2,99 EUR; 26 novembre 2016, 2,99 EUR; 27 novembre 2017, 2,99 EUR. Les signes sont présentés comme suit:
.

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Annexe 12: Une capture d’écran non datée et une capture d’écran datée du 7 mai 2020 du site web www.discounter-preisvergleich.de en allemand (avec traductions) montrant un paquet de café «penny Classic Instant (Löslicher
Kaffee)» et comportant les informations suivantes: (1) 3.59-200 g/marque
«penny»/le prix du produit n’a pas été mis à jour depuis longtemps. (2) évolution des prix: 3 juillet 2012, 3,59 EUR; 6 janvier 2016, 3,59 EUR; 13 février 2017, 2,89 EUR; 12 juillet 2017, 3,89 EUR; 6 mars 2018, 3,59 EUR.
Éléments de preuve produits le 20 juillet 2020
Annexe 13: Quatre pages du rapport de gestion du groupe Rewe-Zentralfinanz EG pour l’exercice 2019 et une impression datée du 20 juillet 2020 du site https://www.rewe-group-geschaeftsbericht.de, toutes deux en anglais. Ils font référence à la structure du groupe Rewe. Le secteur d’activité du groupe Retail
Germany comprend, entre autres, la division de la société centrale de Penny
Allemagne, qui gère 2. 169 magasins de réduction sous la marque Penny et que son secteur commercial Retail International couvre, entre autres, les divisions internationales Penny où les marques Penny MARKT et Penny
MARKET sont exploitées sur un total de 1 550 endroits en Italie, en Autriche, en Roumanie, en République tchèque et en Hongrie.
Éléments de preuve produits au stade du recours
Annexe 14: Chiffres de vente du café «penny — der W ürzige» pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentés par GfK, le plus grandinstitut d’études de marché. Selon laquelle les chiffres publiés par GfK sont des extrapolations effectuées sur la base du comportement de consommation du groupe représentatif de ménages participants et peuvent donc différer des ventes effectives. Selon le graphique, plusieurs millions de paquets de «Penny
— Der Würzige» ont été vendus chaque année en Allemagne (3.1 millions de paquets vendus en 2015, 2.3 millions en 2016, 2.8 millions en 2017, 2.6 millions en 2018 et 2 millions en 2019) pour une valeur annuelle de plusieurs millions d’euros (9 millions pour l’année 2015, 7 millions pour 2016, 8.6 millions pour 2017, 7.9 millions pour 2018 et 5.7 millions pour 2019). GfK confirme en outre la vente d’autres produits à base de café «penny» (penny Caffe Crema, penny Caffe Gustoso, penny Extra et penny Mild soluble café).
Remarque liminaire — valeur probante d’une déclaration sur l’honneur
32 La déclaration sous serment de M. Thomas Stroesk, Senior Buyer de REWE
Group Buying GmbH, qui est responsable des produits vendus dans les magasins «penny», inclut les ventes et le chiffre d’affaires relatifs aux produits à base de café vendus sous la marque «penny» pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par conséquent, les chiffres se rapportent à la période pertinente. En ce qui concerne la valeur probante des déclarations sous serment, il convient, premièrement, de rappeler que l’article 10 (4) du RDMUE relatif aux pièces justificatives qui peuvent être produites aux fins de prouver l’usage d’une marque mentionne, entre autres, les déclarations écrites faites sous serment ou

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solennellement, visées à l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE. En outre, selon la jurisprudence, les déclarations sous serment ayant valeur probante en vertu de la législation nationale constituent, en principe, des éléments de preuve recevables dans les procédures devant l’Office (07/06/2005, T303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40-41). Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que les déclarations faites sous serment d’une partie ayant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne sauraient à elles seules constituer des éléments de preuve suffisants
(16/06/2015, T-585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 28 et jurisprudence citée; 15/02/2017, T-30/16, natural Instinct, EU:T:2017:77, § 41).
33 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
34 Les déclarations faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants et doivent être étayées par d’autres preuves (11/12/2014, T-498/13, la nana, EU:T:2014:674, § 38 et la jurisprudence citée). Toutefois, cela ne signifie pas qu’un tel document est dépourvu de toute valeur probante.
35 La déclaration en cause est signée par un Senior Buyer of REWE Group Buying GmbH, c’est-à-dire une personne ayant des liens étroits avec l’opposante, et doit être corroborée et étayée par les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante.
Appréciation des éléments de preuve
36 À titre préliminaire, en ce qui concerne l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, il convient de noter que lorsqu’un titulaire de la MUE apporte la preuve de l’usage de ses marques par un tiers, il s’agit d’une indication implicite qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, le tiers dans la présente affaire, PENNY-Markt GmbH, appartient à la même organisation faîtière. L’existence d’une autre marque de l’Union européenne enregistrée comprenant l’élément verbal «penny» au nom de PENNY-Markt GmbH n’exclut pas qu’un tel usage puisse être pris en considération aux fins de la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. L’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage de sa marque antérieure étant donné que la preuve de l’usage produite concernerait une marque détenue par PENNY-Markt GmbH et qui n’est pas à la base de l’opposition et du recours ultérieur, doit être rejeté comme non fondé.
Durée

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37 Les éléments de preuve, en particulier les annexes 3, 4, 6 à 12 et 14, fournissent de nombreuses indications concernant la durée de l’usage au cours de la période pertinente. Même si certains des exemples d’emballages de produits ne sont pas datés ou sont postérieurs à la période pertinente, il peut néanmoins être déduit de l’interaction des factures (annexes 6 à 9), qui font référence au produit café «Der Würzige» et aux photographies de modèles d’emballage fournies avec les observations écrites du 14 mai 2020, que les modèles d’emballage suivants
ont été utilisés pendant la période pertinente.
Lieu
38 Il ressort clairement des annexes 1 à 14 que la marque a été utilisée dans l’UE en tant que territoire pertinent. En particulier, les documents se rapportent à l’Allemagne, qui peut être déduite des adresses mentionnées, de la devise (EUR) affichée et de la langue des documents (l’allemand). En outre, les chiffres de vente fournis concernent expressément l’Allemagne (annexes 10 et 14). Compte tenu de la nature des produits, l’usage en Allemagne est suffisant pour constituer un usage dans l’Union européenne.
39 La Cour de justice a confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée est en fait limité au territoire d’un seul État membre (19/12/2012, C- 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50) et le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-
380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
40 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque sur le territoire pertinent.
Nature
41 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du

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RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
42 Les éléments de preuve (en particulier les annexes 2, 5, 11 et 12) montrent avant
tout la marque telle qu’elle est apposée sur des emballages de café accompagnés d’éléments verbaux purement descriptifs en rapport avec des produits dérivés du café, en particulier «Der Würzige» (dans la langue de procédure: «L’arôme»). Leur caractère descriptif sera facilement identifié par la grande majorité du public germanophone. En revanche, le terme «penny», même s’il peut faire allusion, du point de vue d’une partie du public pertinent, à une petite pièce et, partant, à un prix bas du produit, ne saurait être considéré comme descriptif du prix des produits «café» ou des produits «café» en tant que tels. Le terme «Penny» apposé sur l’emballage des produits est simplement utilisé en tant que marque.
43 Le mot «penny» est clairement lisible dans la marque telle qu’utilisée. Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 49 et jurisprudence citée).
44 En ce qui concerne la stylisation de la marque, l’élément «penny» est représenté en lettres relativement standard sur un fond rouge, purement décoratif. Le point jaune placé après la lettre «Y» indique simplement la fin de l’élément verbal. Ainsi, les éléments graphiques qui accompagnent l’élément verbal sont de nature purement décorative et secondaire. Le consommateur ne considérera pas qu’il remplit la fonction de distinguer le produit en cause de ceux d’autres entreprises, compte tenu de son caractère distinctif très faible (voire inexistant) (12/03/2014,
T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 38).
45 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que cet usage équivaut à un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. Dès lors, la représentation de la marque telle qu’elle apparaît dans les éléments de preuve produits constitue un usage de la marque antérieure au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
46 Lors de l’appréciation de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

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47 Les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, §
36-38, etlajurisprudence citée). Toutefois, les données relatives aux ventes des produits couverts par la marque antérieure doivent être fournies (31/01/12, T-
378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 82).
48 La preuve de l’usage doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante (18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 22).
49 La chambre de recours souligne que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
50 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 25).
51 Les informations financières de la déclaration sur l’honneur (annexe 10) sont au moins partiellement étayées par les informations fournies par l’institut GfK (présenté en tant qu’annexe 14 au stade du recours), un tiers indépendant. Même si ces chiffres fournis par GfK sont des extrapolations effectuées sur la base du comportement de consommation du groupe représentatif de ménages participants et peuvent donc différer des ventes effectives, ces chiffres sont néanmoins de nature à corroborer les informations contenues dans la déclaration sur l’honneur. Les éléments de preuve, examinés dans leur intégralité, ne laissent aucun doute quant au fait que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et dans une mesure significative en rapport avec le «café» compris dans la classe 30 en
Allemagne pendant toute la période pertinente.
Conclusion sur la preuve de l’usage
52 Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, y compris les éléments de preuve produits au stade du recours, la chambre de recours considère que la preuve de l’usage a été apportée pour le «café» compris dans la classe 30.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une

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marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
54 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
55 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent
56 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
57 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
58 Les produits «café» compris dans la classe 30 sont des produits de consommation courante destinés au grand public. Les produits «liqueurs à base de café» compris dans la classe 33 s’adressent également au grand public. Le niveau d’attention ne sera pas supérieur à la moyenne étant donné que les produits pertinents sont au moins achetés de manière habituelle et qu’ils sont, en outre, plutôt peu onéreux.
59 L’enregistrement antérieur invoqué est un enregistrement de marque de l’Union européenne. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

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Comparaison des produits
60 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services en cause.
61 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
62 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30 — Café;

Classe 33 — liqueurs à base de café.

63 Les produits antérieurs pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été apportée sont les suivants:
Classe 30 — Café.

64 Le «café» compris dans la classe 30 figure à l’identique dans les deux listes de produits.
65 Il existe de fortes coïncidences entre les «liqueurs à base decafé» contestées comprises dans la classe 33 et le «café» de l’opposante compris dans la classe 30. Le café est indispensable pour la fabrication des liqueurs désignées par la marque contestée, celles-ci étant par définition basées sur le «café». Ce lien étroit entre les produits comparés les rend complémentaires. En outre, les produits coïncident également au niveau de leurs consommateurs finaux, de la manière dont ils sont consommés (c’est-à-dire qu’ils sont consommés après un repas, parfois en tant que digestif) et de leurs canaux de distribution (c’est-à-dire généralement dans des restaurants ou des bars, mais aussi dans des magasins spécialisés). En outre, il est de nos jours fréquent de trouver des boissons alcooliques contenant toutes sortes d’additifs ou d’arômes, comme le café ou le chocolat. À cet égard, du point de vue du grand public, les producteurs de café peuvent également produire des boissons alcooliques à base de café. Pour toutes ces raisons, les produits comparés sont considérés comme étant au moins similaires.
Comparaison des marques
66 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les

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signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
67 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 28/04/2004, C-
3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §
43; 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
68 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément et la question de savoir si celui-ci est ou non descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
PENNY PELLICULE NOIRE
Marque antérieure Signe contesté
69 Les signes à comparer sont les suivants:
70 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux «penny» et «penny BLACK» ont une signification en anglais, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent. La partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S
LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée)
71 La marque antérieure est la marque verbale «penny». Le signe contesté est la marque verbale «penny BLACK».

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72 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET
AL., EU:T:2020:470, § 27 et jurisprudence citée).
73 L’élément commun «penny» signifie «un centaines d’une livre (britannique), ou une pièce avec cette somme d’argent» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penny,extrait le 2 juillet
2021). Le public pertinent percevra cette signification. En ce qui concerne les produits en cause, le terme «penny» peut faire allusion, du point de vue du public pertinent, à un prix prétendument bas des produits en cause. Toutefois, contrairement au point de vue de la requérante, l’élément «penny» ne peut pas non plus être considéré comme descriptif du prix des produits en cause ou des produits en tant que tels (voir point 42 ci-dessus). Ainsi, le caractère distinctif de l’élément «penny» est quelque peu limité.
74 L’élément «BLACK» signifie «quelque chose qui est de la couleur la plus foncée là», «le café noir ou le thé n’y ajoute aucun lait ni crème» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/black, extrait le 2 juillet 2021). Cet élément est donc descriptif par rapport au «café» et pour l’ingrédient de base de la «liqueur à base de café». L’élément «BLACK» est par conséquent dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
75 Le public pertinent identifiera immédiatement l’élément «BLACK» comme descriptif des produits en cause. Le public pertinent ne fera aucun effort mental supplémentaire pour pouvoir attribuer à la marque complexe «penny BLACK» une signification supplémentaire autre que celle véhiculée par les éléments
«penny» et «BLACK» en tant que tels.
76 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «penny», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément initial et le seul élément distinctif du signe contesté. Compte tenu du fait que les signes diffèrent simplement par l’élément non distinctif supplémentaire «BLACK» du signe contesté et que les consommateurs attachent généralement plus d’importance au début du signe (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, §
81 et 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64), les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan visuel.
77 Étant donné que les signes coïncident par la prononciation de l’élément «penny» et diffèrent uniquement par la prononciation de l’élément non distinctif «BLACK» du signe contesté, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan phonétique.

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78 Les deux marques véhiculent le concept de «penny» une petite pièce qui, comme indiqué précédemment, pourrait être perçue comme faisant allusion au faible prix des produits en cause. Le concept de couleur «BLACK», qui est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, ne saurait neutraliser le fait que les signes en conflit sont perçus comme identiques sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
79 Comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la haute connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
80 Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours n’appréciera pas la revendication d’un caractère distinctif accru. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure est quelque peu réduit (voir point 72 ci-dessus).
Appréciation globale du risque de confusion
81 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
82 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
83 Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme quelque peu limité. Les produits sont (au moins) similaires et identiques. Le niveau d’attention du public est moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent.

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84 Même si le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme faible, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans l’appréciation globale. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée).
85 Le signe contesté contient la marque antérieure dans son intégralité. Les différences entre les signes se limitent uniquement à l’élément supplémentaire «BLACK» du signe contesté. Cet élément supplémentaire est dépourvu de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits en cause. Dans ce contexte, l’élément supplémentaire «BLACK» ne peut en aucun cas être considéré comme suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit de la partie anglophone du public en ce qui concerne les produits contestés.
86 Les arguments de la demanderesse ne sauraient modifier cette conclusion.
87 La demanderesse a indiqué plusieurs marques enregistrées contenant l’élément «penny» et a indiqué que la marque contestée et la marque antérieure pouvaient coexister sur le marché sans risque de confusion.
88 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne peut être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). À cet égard, la chambre de recours observe que la coexistence sur le marché ne peut être prise en considération en tant que facteur susceptible de réduire le risque de confusion que si un certain nombre de conditions spécifiques sont remplies: La coexistence doit se trouver sur le marché, doit être «paisible» et la demanderesse doit démontrer que cette coexistence paisible reposait sur l’absence de risque de confusion (11/05/2005, T- 31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
89 La coexistence de deux marques au sens de la jurisprudence précitée doit être fondée sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce qui implique que ce public est conscient du fait que les marques appartiennent à des entreprises différentes (conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:49, point 29; Voir également, dans le cadre de l’évaluation de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L
40, p. 1), arrêt du 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 81;
Ordonnance du 13/01/2015, C-320/14 P, Asos/Assos, EU:C:2015:6, § 20, non publiée; Arrêts du 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86, et du
14/11/2007, T-101/06, CASTELL DEL REMEI ODA, EU:T:2007:340, § 76, non publié).

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90 Tout argument fondé sur la coexistence nécessite la démonstration préalable, entre autres, de l’usage sérieux des marques sur lesquelles se fonde la demanderesse sur le territoire pertinent, à savoir le territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [06/04/2017, T-178/16, Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU:T:2017:264, § 67 et jurisprudence citée].
91 En l’absence de preuves concernant l’usage des marques prétendument coexistantes, la chambre de recours doit rejeter l’argument tiré de la coexistence.
Conclusion sur le recours
92 Il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée pour l’ensemble des produits. L’opposition et le recours sont fondés et la décision attaquée doit être annulée.
Frais
93 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
94 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
95 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.









Signature Signature Signature



V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet

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Greffier:

Signature

H. Dijkema
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