LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 décembre 2021
Dans l’affaire R 1886/2019-4
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH Werner-von-Siemens-Str. 22-28
64625 Bensheim
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par BLUMBACH• ZDCI GREBE Patentanwälte PartG mbB, Elisabethenstr. 11, 64283 Darmstadt, Allemagne
contre
HEXAL AKTIENGESELLSCHAFT Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Str. 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 922 246 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 336 181)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/12/2021, R 1886/2019-4, Sedalam/Sedam

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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 décembre 2016, la requérante a obtenu l’enregistrement international no 1 336 181 désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international») pour le mot

pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir solutions d’injection à usage humain pour injection intraveineuse ou infustrer intraveineuse dans le domaine des soins intensifs.
2 Le 5 juillet 2017, la défenderesse a formé opposition à l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de sa marque polonaise antérieure no
R.165 105 pour la marque verbale
barrage de mer
enregistrée le 1 août 2005 et renouvelée pour les produits suivants:
Classe 5 — Médicaments, produits pharmaceutiques.

3 À la suite d’une demande déposée en ligne sous la forme d’un document électronique unique avec ses observations en réponse, mais en annexe dans un document séparé contenant une en-tête et une signature de lettre, la requérante a demandé à la défenderesse de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. En conséquence, la division d’opposition a invité la défenderesse à apporter la preuve de l’usage.
4 La défenderesse a produit divers documents pour démontrer l’usage sérieux, à savoir:
Pièce Brève description
1 Une déclaration sous serment datée du 10/04/2018 du conseil supérieur en marques de l’opposante;

2 Une copie d’une notice (information destinée aux patients) en polonais accompagnée d’une traduction en anglais, avec un numéro de référence se terminant par «.2013»;

3 2 flyers de marketing en polonais (non datés) montrant comment la marque a été et est utilisée;

4 Des copies d’exemples de factures en Pologne émises par LEK S.A., la licenciée de la requérante, à des clients dans ce pays entre 2012 et 2016.

5 Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
6 Elle a déclaré que la demande de preuve de l’usage était irrecevable parce que la requérante n’avait pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un

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document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Sur cette base, elle a comparé les produits en conflit tels qu’enregistrés (qu’elle a jugés identiques) et les signes (jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, sans possibilité de comparaison conceptuelle). Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (composé du grand public et de professionnels, qui feraient preuve d’un niveau d’attention élevé pour ces produits en raison de leur nature et de leur finalité pharmaceutiques), compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure.
Moyens et arguments des parties
7 La requérante a formé un recours contre cette décision, dûment suivi de son mémoire exposant les motifs du recours, demandant que l’opposition soit rejetée et que les frais soient accordés en sa faveur.
8 D’une part, la requérante a fait valoir que le document contenant la demande de preuve de l’usage constituait effectivement un document distinct; par conséquent, la décision attaquée a commis une erreur en n’appréciant pas les éléments de preuve.
9 D’autre part, la requérante a fait valoir que le public pertinent ne se compose pas seulement de professionnels, mais aussi de médecins, qui feront preuve d’un niveau d’attention encore plus élevé lorsqu’ils travaillent dans des unités de soins intensifs. En outre, elle a contesté les conclusions relatives à la similitude des signes et a fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas dûment tenu compte du fait que les signes en conflit sont sensiblement différents, étant donné que le signe contesté contient 40 % de plus de lettres que le signe antérieur. La suite de lettres supplémentaires «AL» au milieu du signe contesté crée une différence visuelle, ce qui ajoute une syllabe supplémentaire qui différencie la prononciation. À la lumière de ces différences, et compte tenu de l’attention particulière du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits concernés.
10 La défenderesse a présenté des observations en réponse, faisant valoir que la distinction entre les «professionnels» et les «médecins» n’était pas pertinente, étant donné que les seconds font partie des premiers et font tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les produits en cause en l’espèce. En ce qui concerne les signes, elle a relevé que les quatre premières lettres de chacun,
«SEDA», sont identiques, tout comme les deux dernières lettres «AM», ce qui crée une forte similitude visuelle, tandis que la syllabe supplémentaire dans le signe contesté ne produit pas un son très différent, de sorte que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique; dès lors, la différence mineure au milieu des signes est insuffisante pour contrebalancer leurs similitudes. Elle soutient que la décision attaquée était correcte à cet égard.
11 Le 30 septembre 2020, la quatrième chambre de recours a rendu une décisionprovisoire conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du

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RDMUE suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la grande chambre sur le recours R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat vos limites/DIESEL, afin de clarifier le point de droit concernant ce qui devait être considéré comme un «document distinct» au sens de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et qu’il convenait d’éviter toute interprétation divergente sur ce point.
12 Le 28 juin 2021, la grande chambre de recours a rendu sa décision sur le recours
R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite/DIESEL. Elle a notamment considéré ce qui suit:
45 la demanderesse a sélectionné l’option e-action «soumettre des observations», au lieu de sélectionner la «demande de preuve de l’usage», par laquelle le site Internet aurait généré automatiquement la présentation appropriée.
46 lorsque le demandeur n’utilise pas l’option e-action spécifique «Demande de preuve de l’usage» pour soumettre la demande de preuve de l’usage, mais, par exemple, l’action électronique «Remarques», pour autant que les annexes soient correctement identifiées (comme expliqué dans la réponse du directeur exécutif aux questions de la grande chambre), le fait que la demande de preuve de l’usage et les observations de la demanderesse aient été présentées dans un seul fichier électronique (par exemple dans un fichier PDF unique) ne constitue pas une base pour une objection.
47 en effet, comme indiqué dans la réponse du directeur exécutif à la Grande Chambre, l’exigence de présenter une demande de preuve de l’usage au moyen d’un «document distinct» ne saurait être assimilée à la présentation de celle-ci au moyen d’une «pièce jointe à fichier électronique distincte», d’une «transmission par télécopie séparée» ou d’une «enveloppe séparée». La jonction d’observations aux fins de communication n’exclut pas la présentation d’un «document distinct».
48 l’exigence de «document distinct» n’exclut pas que la demande de preuve de l’usage soit formulée dans une «annexe» d’un mémoire.
Motifs
13 Le recours n’est pas fondé.
14 La demande de production de preuve de l’usage sérieux était recevable. Les éléments de preuve produits en première instance suffisent à prouver l’usage sérieux des produits antérieurs «médicaments, produits pharmaceutiques, à savoir médicaments contre l’anxiété» compris dans la classe 5 et, compte tenu de l’identité des produits en conflit et de la similitude des signes en conflit, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits visés par la demande.
I. Preuve de l’usage
15 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou nationale antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet

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d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, un enregistrement international désignant l’UE produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date de la désignation postérieure de l'^Unionconformément à l’article 3 (2) du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marquede l’Union européenne.
16 Une telle demande doit être présentée dans un document distinct, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
17 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
18 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
19 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
20 En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la requérante, à la lumière de la décision de la grande chambre de recours 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite/DIESEL,
§ 45-48 (voir paragraphe 12 ci-dessus), étant donné que cette demande a été présentée dans une annexe séparée, sur une feuille séparée et même sous une signature distincte, la demande a été présentée dans un document distinct, conforme à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, de sorte que la demande a été valablement présentée.
21 Parconséquent, en l’espèce, à la suite de la demande visant à ce que l’opposante prouve l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, la période pertinente pour ces preuves est la période de cinq ans précédant la date d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, à savoir du 16 décembre 2011 au 15 décembre 2016.

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22 En ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve produits par la défenderesse, la déclaration sous serment est corroborée par les autres éléments de preuve, en particulier les informations médicales et le large choix de factures de clients en Pologne au cours de la période pertinente (la possession même de ces factures par la défenderesse confirmant davantage que la vente des produits sous la marque a été effectuée avec son consentement).
23 Quant aux produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, ils consistent en des produits pharmaceutiques (qui sont des produits de la nature d’un médicament), à savoir des médicaments pour le traitement des troubles de l’anxiété, sous forme de comprimés de différentes doses (3 mg et 6 mg).
24 Il ressort clairement de la jurisprudence constante qu’une sous-catégorie ne peut être effectuée dans une large catégorie de produits et de services que si elle est susceptible d’être envisagée de manière autonome et ne représente pas une manière artificielle de diviser le même groupe (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45, 46, 51). En l’espèce, les «médicaments, produits pharmaceutiques, à savoir ceux pour le traitement des troubles de l’anxiété» compris dans la classe 5 constituent un sous-groupe objectif, cohérent et clairement défini dans la catégorie plus large des «médicaments, produits pharmaceutiques», qui comprend les médicaments qui sont des produits pharmaceutiques pour le traitement de toutes sortes de maladies, y compris celles qui n’ont aucun lien avec les troubles de l’anxiété. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été démontré que pour cette sous-catégorie en ce qui concerne les produits enregistrés compris dans la classe 5. En outre, le critère de finalité ou de destination du produit ou du service en cause revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services, et la finalité et la destination d’un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique (23/09/2009, T-493/07, T-26/08 COD
T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37) et il ne sauraitdonc être considéré que la fourniture de tels médicaments sous forme de tablettes, par opposition à des solutions injectables, constitue une sous-catégorie objective, de sorte que les tablettes d’usage ne peuvent être limitées aux produits.
25 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, la marque antérieure doit donc être considérée comme enregistrée uniquement pour les produits
«médicaments, produits pharmaceutiques, à savoir ceux pour le traitement des troubles de l’anxiété» en classe 5.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’ identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les

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produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
Consommateur pertinent et son niveau d’attention
27 Leterritoire pertinent est la Pologne, étant donné que l’opposition est fondée sur une marque polonaise et que les produits pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels, à savoir les professionnels de la santé tels que les médecins, qui feront tous preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, étant donné que le choix et le dosage corrects de ces médicaments sont essentiels pour la santé des patients.
28 L’argument selon lequel les produits antérieurs sont destinés à être utilisés par des médecins traitant des patients en soins intensifs, de sorte qu’un niveau d’attention encore plus élevé sera fait, est dénué de fondement. Les tâches professionnelles des spécialistes médicaux, tels que les médecins, exigent un niveau élevé d’attention à l’égard de la prescription des médicaments corrects pour les patients, que le patient fasse ou non l’objet de soins intensifs, et, en outre, les soins intensifs dont il a besoin (par exemple après un accident de voiture grave, qui les rend inconscients et incapables de prendre des médicaments oralement) ne sont pas nécessairement liés aux injections intraveineuses, par exemple, de médicaments pour le contrôle des troubles de l’anxiété, alors qu’ils font preuve de soins intensifs. Le choix des médicaments injectables dans n’importe quel patient requiert un degré d’attention élevé dans tous les cas, et il ne saurait en principe être affirmé qu’une attention plus élevée serait accordée à cet égard aux patients en soins intensifs que pour les patients qui ne le sont pas.
Comparaison des produits
29 Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
30 Les produits pour lesquels l’usage sérieux de cette marque a été prouvé sont des «médicaments, produits pharmaceutiques, à savoir ceux pour le traitement des troubles de l’anxiété» en classe 5.

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31 Cesproduits sont identiques aux «produits pharmaceutiques, à savoir solutions d’injection à usage humain pour injection intraveineuse ou infusion intraveineuse dans le domaine des soins intensifs» contestés compris dans la même classe, étant donné qu’il s’agit d’une catégorie large qui comprend les «médicaments, produits pharmaceutiques, à savoir ceux pour le traitement des troubles anxieux», qui peuvent également prendre la forme de solutions d’injection à usage humain pour injection intraveineuse ou infustrer intraveineuse dans le domaine des soins intensifs.
Comparaison des signes
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 6/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). Par conséquent, lors de la comparaison de signes, il y a lieu d’éviter toute dissection artificielle des éléments d’une marque verbale.
33 Les signes en conflit sont chacun composés d’un seul mot et seront tous deux perçus comme des mots dépourvus de signification par le public pertinent.
34 Sur le plan visuel, le signe antérieur est composé d’un seul mot de cinq lettres, «SEDAM». Le signe contesté est également un mot unique, qui commence également par les lettres «SEDA» et se termine par «AM», mais il contient les lettres supplémentaires «AL» entre sept lettres. Dans l’ensemble, compte tenu des différences de longueur et de composition et de l’ajout des deux lettres centrales
«AL» dans le signe contesté et compte tenu du fait que les deux signes ont en commun les premières lettres «SEDA» et se terminent par «AM», bien que le signe contesté contienne les deux lettres supplémentaires «AL» entre eux, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
35 Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé en trois syllabes, «SE-DA-
LAM. Le signe antérieur sera prononcé en deux syllabes, «SE-DAM». Dans l’ensemble, compte tenu des similitudes et des différences, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes ne sera compris comme véhiculant une signification sémantique et, par conséquent, aucune comparaison ne peut être effectuée.
Appréciation globale du risque de confusion
37 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle

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des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude plus important entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
39 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
40 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen.
41 Compte tenu de l’identité des produits en conflit, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, du degré élevé de similitude visuelle et phonétique et du souvenir imparfait du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard.
Conclusion
42 Le recours est rejeté.
Frais et fixation des frais
43 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE pour le recours, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) dans la présente procédure, fixés à 300 EUR pour la procédure d’opposition, conformément à la règle 94 (7), point d) i), du REMC, et à 550 EUR pour la procédure de recours conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, auxquels s’ajoutent la taxe d’opposition de 320 EUR, soit un total de 1 170 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant total à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz