DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 927 773
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17
, 30855 Langenhagen, Allemagne (opposante), représentée par Dentons Europe LLP, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marconi LLC, 1717 McKinney Ave., Suite 1050, Dallas TX 75202, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par FECHNER Rechtsanwälte PartmbB, Rathausstraße 12, 20095 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:

1.l’ opposition no B 2 927 773 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services de la classe 35.
2. l’enregistrement international no 1 334 906 sevoit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités en classe 35.Elle peut être enregistrée pour les autres services compris dans les classes 36 et 45.
3) chaque partie supporte ses propres frais.


MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 334906 ( marque verbale:«Marconi»), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 451 794(marque verbale:«Markomi»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les services
Les services compris dans les classes 35 et 42n fondant l’opposition sont les suivants:

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Décision sur l’opposition no B 2 927 773 page:2De 7
Classe 35:Prestation de services de publicité, de marketing, de promotion et de conseils connexes pour des tiers;services de marketing et de conseil dans les domaines de la promotion;la création, le développement, la mise en œuvre, la gestion et l’optimisation de campagnes publicitaires, de promotion et de marketing de tiers;travaux de bureau.

Classe 42:Programmation pour ordinateurs;base de données accessible, informatique en nuage, services d’hébergement, fourniture de logiciels par le biais de logiciels en tant que service (SaaS);conception de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers, à savoir logiciels pour campagnes de marketing;intégration de systèmes et réseaux informatiques;services de conseil en informatique;services de conseil dans le domaine des campagnes de marketing personnalisées;conseils informatiques en matière de logiciels et développement et conception de solutions logicielles pour des tiers pour des campagnes de marketing;conception de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers;ingénierie logicielle.

Lesservices contestéscompris dans les classes 35 et 36 sont les suivants:
Classe 35:Services de gestioncommerciale, à savoir commercialisation et monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour des tiers;services d’assistance aux entreprises sous forme de développement de stratégies et de procédures commerciales pour maximiser le retour des actifs de propriété intellectuelle grâce à la fusion d’actifs de brevets;services de gestion des affaires commerciales, à savoir fourniture d’outils et de ressources pour évaluer et analyser les actifs de propriété intellectuelle sur les marchés et les entreprises;services d’assistance, de conseil et de conseil aux entreprises, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés;services de gestion des affaires commerciales, à savoir regroupement de brevets en portefeuilles pour la concession de licences;services de gestion commerciale, à savoir gestion de portefeuilles en brevets.

Classe 36:Services d’investissement, à savoir acquisition, concession de licences et cession de biens de propriété intellectuelle;services de conseils et d’assistance financiers, à savoir conseil pour des tiers concernant les investissements dans des actifs de propriété intellectuelle, tant directement qu’indirectement par l’intermédiaire d’autres entités;services financiers, à savoir services d’acquisition et de financement d’actifs de propriété intellectuelle fournis dans le cadre de l’acquisition, de la gestion et de la concession de licences d’actifs de propriété intellectuelle;services de conseils en investissements, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés;services d’évaluation de la propriété intellectuelle;services de courtage, à savoir regroupement de brevets en portefeuilles pour l’octroi de licences et la commercialisation et la monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour des tiers.

Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire et de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

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Décision sur l’opposition no B 2 927 773 page:3De 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des services incluent, en particulier, la nature et la destination des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35

Tous les services de gestion commerciale contestés, à savoir commercialisation et monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour des tiers;services d’assistance aux entreprises sous forme de développement de stratégies et de procédures commerciales pour maximiser le retour des actifs de propriété intellectuelle grâce à la fusion d’actifs de brevets;services de gestion des affaires commerciales, à savoir fourniture d’outils et de ressources pour évaluer et analyser les actifs de propriété intellectuelle sur les marchés et les entreprises;services d’assistance, de conseil et de conseil aux entreprises, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés;services de gestion des affaires commerciales, à savoir regroupement de brevets en portefeuilles pour la concession de licences;les services de gestion des affaires commerciales, à savoir la gestion de portefeuilles de brevets, peuvent avoir la même destination, le même public et le même fournisseur que les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
La publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché.Comme indiqué ci-dessus, la destination des services de publicité est de «renforcer la position [de l’entreprise] sur le marché» et la destination des services de direction des affaires est d’aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché».Il n’existe pas de différence nette entre «renforcer la position d’une entreprise sur le marché» et aider une entreprise «à développer et à augmenter ses parts de marché».Un professionnel qui offre des conseils relatifs à la stratégie à adopter pour diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales.En outre, les consultants d’entreprise peuvent offrir un service de conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle.Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré (22/11/2011, R 2163/2010-1, NINOGAME/INNOGAMES, § 13-17).
Services contestés compris dans la classe 36

La classe 36 comprend essentiellement les services offerts en matière financière et monétaire.
Lesservices de l’opposante compris dans la classe 35 comprennent des services de sociétés de publicité, qui se concentrent sur tous types de produits ou services, principalement pour la communication au public, et diffusant des informations et de la publicité, ainsi que des travaux de bureau, qui couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale.
Les services del’opposante compris dans la classe 42 contiennent essentiellement des services et des conseils basés sur les logiciels;ces services sont fournis par des programmeurs.
Parconséquent, tous les services d’investissement contestés, à savoir l’acquisition, la concession de licences et la cession de biens de propriété intellectuelle;services de

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Décision sur l’opposition no B 2 927 773 page:4De 7
conseils et d’assistance financiers, à savoir conseil pour des tiers concernant les investissements dans des actifs de propriété intellectuelle, tant directement qu’indirectement par l’intermédiaire d’autres entités;services financiers, à savoir services d’acquisition et de financement d’actifs de propriété intellectuelle fournis dans le cadre de l’acquisition, de la gestion et de la concession de licences d’actifs de propriété intellectuelle;services de conseils en investissements, à savoir conseil aux titulaires de brevets sur la monétisation de leurs propriétés;services d’évaluation de la propriété intellectuelle;les services de courtage, à savoir l’amalgame de brevets en portefeuilles pour la concession de licences et de commercialisation et la monétisation d’actifs de propriété intellectuelle pour des tiers, ont une nature et des finalités différentes.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont également différents.Les services opposants concernent également des consommateurs ayant des intérêts différents.Les consommateurs ne supposeront pas que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En outre, l’opposante n’a fourni aucune motivation à l’appui d’une conclusion de similitude.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés similaires à un faible degré s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes

Markomi MARCONI

Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lesdeux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.Étant donné qu’ils n’ont pas de signification pour le public pertinent, ils sont donc distinctifs.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la

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Décision sur l’opposition no B 2 927 773 page:5De 7
partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont le même nombre de lettres (à savoir sept).Ils ont le même début, «MAR», la même cinquième lettre, «O», et la même terminaison, «I».Ils diffèrent par leurs quatrième lettres, «K» et «C», et par leurs avant-dernières lettres, «M» et «N».Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au- dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les lettres «C» et «K» des signes seront prononcées de la même manière qu’un «K» dans de nombreux territoires, sinon la plupart, de l’Union européenne.Étant donné que les sons des lettres «N» et «M» sont assez similaires et que le reste des signes coïncide, les marques sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;Et 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Le niveau d’attention du consommateur est

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Décision sur l’opposition no B 2 927 773 page:6De 7
susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;Et 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:C:2011:238, § 38).
Les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires à un faible degré et les services compris dans la classe 36 sont différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les services compris dans la classe 36 sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits.
Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique et de l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle, ainsi que du début identique des signes («MAR»), du fait que les signes diffèrent simplement par deux lettres (l’une au milieu et l’autre vers la fin, où ils ne sont pas facilement remarqués par les consommateurs) et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Tel est lecas même lorsque le degré d’attention du public est élevé et que les services contestés ne présentent qu’un faible degré de similitude.Par conséquent, l’opposition est accueillie.Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
La titulaire n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.


De la division d’opposition
Natascha GALPERIN Peter quay Karin KLÜPFEL

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.