LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 8 octobre 2021
Dans l’affaire R 2760/2019-2
Astel Medica SA Rue du Zoning, 5
4557 Soheit-Tinlot
Belgique Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par NEOVIAQ IP / ICT Solutions, 61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach, Luxembourg
contre
Probiotical S.p.A. Via Mattei, 3
28100 Novara (NO)
Italie Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par HOFFMANN EITLE S.R.L., Piazza Sigmund Freud, 1 – Torre 2 – Piano 22°, 20154, Milano, Italie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 20 464 C (marque de l’Union européenne n° 8 992 794)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 mars 2010, Laboratoires Phacobel, Société Anonyme, devenue Astel Medica SA (« la titulaire de la marque de l’UE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour des produits en classes 3, 5 et 10.
2 La demande a été publiée le 3 mai 2010 et la marque a été enregistrée le
25 avril 2013.
3 Le 8 mars 2018, Probiotical S.p.A. (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque figurative du Royaume-Uni n° 2 377 438

déposée le 27 juillet 2000, enregistrée le 17 juin 2005 et dûment renouvelée pour les produits suivants en classes 5 et 29 :
Classe 5 – Cultures de micro-organismes (bactéries lactiques et/ou levains) à effet probiotique sur l’organisme humain et des animaux d’élevage, à usage médical ou vétérinaire ;
Classe 29 – Aliments et/intégrateurs alimentaires d’origine animale consistant en des cultures de micro-organismes (bactéries lactiques et/ou levains) à effet probiotique sur l’organisme humain et des animaux d’élevage.
b) Marque figurative italienne n° 1 402 498
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déposée le 15 décembre 2009 (en renouvellement d’un dépôt du 21 avril 2000 enregistré le 31 août 2000 sous le numéro 822 090) et enregistrée le
12 janvier 2011 pour entre autres des produits en classe 1 sur lesquels la demande est basée :
Classe 1 – Cultures de micro-organismes (bactéries lactiques et/ou levains) à effet probiotique sur l’organisme humain et des animaux d’élevage, à usage médical ou vétérinaire .
c) Raison sociale PROBIOTICAL utilisée dans la vie des affaires en Italie,
France, Espagne, Pologne, Slovénie, Autriche, Irlande, Slovaquie, Royaume-Uni,
République Tchèque, Suède, Lituanie, Danemark, Portugal, Belgique et
Allemagne pour :
Fabrication, transformation, vente et distribution de cultures de micro-organismes
(bactéries du lait et/ou de la levure) et matières premières (produits chimiques) pour la formulation de préparations pharmaceutiques et de produits, produits et préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques, suppléments ; recherche et développement.
6 La demanderesse en annulation a invoqué la loi italienne, à savoir le Décret-loi du
10 février 2005 n°°30, le Code de la Propriété Industrielle en vertu de l’article 15 de la loi du 12 décembre 2002 n°°273 tel que modifié successivement par la loi n°°115 du 29 juillet 2015 et par la loi n°°194 du 1er décembre 2015, et en particulier l’article 12(1)(b) et l’article 14(c) du Code de la Propriété Industrielle.
7 La titulaire a demandé que la demanderesse en annulation fournisse des preuves d’usage de ses droits antérieurs. L’Office a invité la demanderesse en annulation à produire la preuve de l’usage des marques antérieures enregistrées. La demanderesse en annulation a fourni des preuves d’usage.
8 La marque de l’Union européenne contestée n° 8 992 794 a fait l’objet d’une action en déchéance à l’encontre de l’ensemble des produits en classes 3 et 10 référencée sous le numéro 22 701 C. L’Office a rendu une décision le
27 septembre 2018 par laquelle il a accepté la demande en déchéance et déclaré la titulaire déchue de ses droits sur la marque pour tous les produits contestés à compter du 30 mai 2018. Cette décision est devenu définitive.
9 En conséquence, la demande en nullité a été examinée à l’égard des produits restants, à savoir :
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques et compléments alimentaires à usage médical pour le renforcement de la flore intestinale et la stimulation du développement de bactéries intestinales bienfaisantes.
10 Par décision rendue le 17 octobre 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans sa totalité sur la base de l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni
n° 2 377 438 et a condamné la titulaire à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
La titulaire affirme que la demanderesse en annulation a toléré l’usage de la marque contestée depuis son dépôt, ou à tout le moins depuis sa publication.
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La titulaire fait également référence à la correspondance échangée entre les parties en septembre et octobre 2009 concernant l’utilisation du signe
« PROBIOTICAL » par la titulaire et ajoute que la demanderesse en annulation, ayant un représentant, ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée depuis cette date.
Les correspondances échangées sont relatives à un usage de la dénomination « PROBIOTICAL » par la titulaire mais non à un usage spécifique de la marque contestée. La présomption de connaissance invoquée par la titulaire ne peut être déduite de la simple affirmation de l’existence d’une telle connaissance, ni déduite du seul fait que la demanderesse en annulation fait appel à un représentant ou qu’elle devait vraisemblablement surveiller les dépôts de marques. Au contraire, il doit être démontré par la titulaire qu’il existe un lien entre la demanderesse en annulation et l’usage de la marque contestée tel que la demanderesse en annulation ne pouvait ignorer l’exploitation de ce signe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la production par la titulaire de copies d’articles mentionnant la société Phacobel (précédent nom de la titulaire lors de sa création en 2000) et son activité dans le secteur des probiotiques ou de publicités pour la marque
« Probiotical » adressées aux professionnels de la santé en Belgique sont insuffisantes. Dès lors qu’il n’y a pas de démonstration par la titulaire de la connaissance par la demanderesse en annulation de la connaissance de l’usage du signe contesté objet de la présente procédure, l’allégation de forclusion par tolérance doit être rejetée.
Les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque du Royaume- Uni n° 2 377 438 uniquement pour les produits suivants : « Culture de micro- organismes (bactéries lactiques et/ou levains) à effets probiotique sur l’organisme humain, à usage médical » en classe 5.
Les produits en présence sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé. Le degré d’attention est considéré comme étant relativement élevé.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré normal mais ils sont identiques phonétiquement pour une partie du public.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque de l’élément « PROBIOTICAL » faiblement distinctif.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même si celui-ci fera preuve d’un niveau attention relativement élevé. La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni n° 2 377 438. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 2 377 438 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre
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lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse en annulation.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 4 du RMUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE.
11 Le 4 décembre 2019, la titulaire a formé un recours, auquel a été attribué le numéro R 2760/2019-4, à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2020.
12 Le 21 avril 2020, le greffe des Chambres de recours a accordé une prolongation de délai jusqu’au 6 juillet 2020 à la demanderesse en annulation pour présenter des observations.
13 Dans ses observations en réponse reçues le 29 juin 2020, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours.
14 Le 6 août 2020, le recours R 2760/2019-4 a été réalloué à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence R 2760/2019-2.
15 L’enregistrement de la marque contestée n’ayant pas été renouvelé dans les délais, l’Office a notifié à la titulaire de la marque de l’UE, le 11 octobre 2020, la perte des droits découlant de l’enregistrement de la marque à compter du 30 mars 2020, conformément à l’article 53, paragraphe 8 et à l’article 99, du RMUE.
16 Le 16 octobre 2020, le représentant de la titulaire de la marque de l’UE a déposé une demande pour la reconsidération de la perte des droits attachée à la marque de l’UE (article 99 du RMUE).
17 Par décision du 20 octobre 2020, l’Office a rejeté cette demande.
18 Le 15 décembre 2020, la titulaire de la marque de l’UE a déposé un recours, numéro R 2456/2020-4, à l’encontre de cette décision.
19 Par décision interlocutoire du 22 janvier 2021, la Chambre a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire R 2456/2020-4 (ensuite réallouée à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence R 2456/2019-2).
20 Par décision du 20 juillet 2021, la Chambre a fait droit au recours R 2456/2019-2, et a décidé que la demande de renouvellement était considérée comme ayant été déposée dans le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 53, paragraphe 3, deuxième phrase, du RMUE et a renvoyé l’affaire au Registre du
Département « Opérations ».
21 Le 12 août 2021, le renouvellement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été inscrit au registre des marques de l’UE.
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22 Le 13 septembre 2021, le Greffe des Chambres de recours a informé les parties de la reprise de la procédure.
Moyens et arguments des parties
23 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Annulation a de manière erronée considéré que les preuves d’usages présentées témoignent d’un usage du signe en tant que marque alors qu’elles témoignent plutôt de l’usage du signe à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, ce qui est insuffisant pour établir un lien entre le signe et les produits concernés.
Le constat de la Division d’Annulation selon lequel les produits en classe 5 sont identiques n’est pas correct car les produits de la demanderesse en annulation sont des produits bruts non finis s’adressant exclusivement à un public professionnel, tandis que ceux de la titulaire sont des produits finis.
Il existe une contradiction dans le raisonnement de la Division d’Annulation quant à l’analyse du caractère distinctif de la dénomination « Probiotical ».
En raison de la similitude très limitée des marques en litige, contrebalancée par d’importantes différences, du caractère distinctif extrêmement limité de la marque antérieure, et du niveau d’attention particulièrement élevé qu’aura le consommateur des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion, entre les marques en présence, même pour des produits identiques surtout si
l’on considère le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public concerné et le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
24 La demanderesse en annulation renvoie aux arguments développés dans son mémoire du 6 décembre 2018 présenté devant la Division d’Annulation. Ses arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Les preuves d’usage confirment clairement l’utilisation du signe à la fois comme marque et comme dénomination sociale pendant la période demandée, et prouvent ainsi le lien entre les signes et les produits en question.
Les produits sur lesquels se fonde la demande en nullité sont également les produits finis de la classe 5.
Le terme « Probiotical » ne figure pas dans un dictionnaire anglais, en tant que tel. Il est allusif mais n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif.
Les deux marques sont pratiquement identiques.
La décision attaquée est bien fondée.
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Motifs de la décision
25 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
26 La Division d’Annulation a rejeté l’argument de la titulaire selon lequel il existe une forclusion par tolérance. Dans son recours, la titulaire reproduit dans l’exposé des faits les conclusions de la Division d’Annulation sur la forclusion par tolérance mais ne les conteste pas. Par conséquent, cette partie de la décision attaquée n’entre pas dans l’objet du recours.
Demande en nullité
27 Il convient de noter que la demanderesse en annulation a fondé sa demande en nullité sur un enregistrement de marque du Royaume-Uni, un enregistrement de marque italienne et une raison sociale utilisée dans la vie des affaires en Italie,
France, Espagne, Pologne, Slovénie, Autriche, Irlande, Slovaquie, Royaume-Uni,
République Tchèque, Suède, Lituanie, Danemark, Portugal, Belgique et
Allemagne.
28 La Division d’Annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans sa totalité sur la base de l’enregistrement de marque du Royaume- Uni n° 2 377 438.
29 Or, depuis le 1er janvier 2021, les droits antérieurs du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office. Cela vaut également pour les procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués, comme il sera expliqué ci-après.
30 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ « accord de retrait »), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Néanmoins, il est stipulé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union restait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
31 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
32 Toutefois, à minuit (HEC) entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au
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Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-
Uni n’ont plus de base juridique valable.
33 Il est fait référence à la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période transitoire, c’est-à- dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
34 La position exposée dans ladite communication concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures inter partes pendantes contre des marques de l’Union européennes est parfaitement alignée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une marque de l’Union européenne.
35 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition ou demande en nullité est fondée doivent rester valables au cours de la procédure devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la Chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.) / ALTOS et al.,
EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort clairement de l’article 16, paragraphe 1, point b) du RDMUE, renvoyant à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE qui fait référence à l’obligation du demandeur en annulation de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former la demande en nullité, y compris à la permanence de la marque antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20,
DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE
SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579 , § 80).
36 Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni
n° 2 377 438 ne peut plus constituer une base valable dans la présente procédure en nullité.
37 Par conséquent, la demande en nullité doit maintenant être examinée au regard des autres droits antérieurs invoqués sous l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
38 En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la Chambre peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
39 En l’espèce, compte-tenu du fait que les droits antérieurs et motifs de nullité restants n’ont pas encore été examinés en première instance et de l’intérêt des parties à ce que l’affaire soit examinée par deux instances de l’Office, la Chambre considère qu’il est approprié de renvoyer l’affaire à la Division d’Annulation.
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40 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation, en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, du RMUE.
Frais
41 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la Division d’Annulation, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Néanmoins, puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure en nullité, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée ;
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Annulation ;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.




Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter

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