LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la première chambre de recours du 4 août 2022
dans l’affaire R 436/2022-1
Andreas Nienaber Halligenstraße 5
titulaire de la marque de l’Union 49661 Cloppenburg Allemagne européenne/ requérant représenté par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee- Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne)
contre
St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH Talstraße 27
69234 Dielheim demanderesse en nullité/ Allemagne défenderesse représentée par Gail Rechtsanwaltskanzlei, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 48 983 C (marque de l’Union européenne n° 10 055 903)
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 octobre 2011 a été enregistrée au profit de M. Andreas Nienaber (le
«requérant») la marque de l’UE n° 10 055 903
BoneKare
demandée le 17 juin 2011 en revendiquant l’antériorité de la marque allemande n° 30 2011 025 984 du 9 mai 2011, et ce pour les produits suivants:
Classe 5 – Compléments alimentaires à usage vétérinaire.
Classe 31 – Aliments pour les animaux.
2 La marque a été renouvelée jusqu’au 17 juin 2031.
3 Le 18 février 2021, St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH (la «défenderesse») a formé une demande en nullité de la marque de l’UE, fondée sur les motifs de nullité que sont l’indication descriptive et l’absence de caractère distinctif [prévus à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE]. La demande en nullité visait tous les produits de l’enregistrement. La défenderesse a exposé, entre autres, que la marque de l’Union européenne ne serait pas apte à la protection étant donné que, en tout état de cause, elle indiquerait simplement au public spécialisé anglophone ciblé que les produits seraient utilisés pour prendre soin des os et augmenter la masse osseuse.
4 La défenderesse a produit, à l’appui de sa demande en nullité, les documents suivants:
– annexe AS1: extrait du site web de la défenderesse www.st-hippolyt.de;
– annexe AS2: extrait du site web du requérant www.jaraz.eu avec des informations sur les compléments alimentaires pour chevaux «Bonekare»;
– annexes AS3 à AS5: extraits des marques de l’Union européenne refusées n° 13 009 411 «bonecare», n° 3 558 285 «BONE CARE» et n° 4 353 496
«BONE CARE».
5 Le requérant a contesté l’exposé et a fait valoir qu’il ne serait pas possible de déduire de la compréhension actuelle du public celle de la date pertinente de la demande de la marque contestée. Selon lui, il ne serait pas démontré que le public pertinent ait compris le signe en tant que «soin des os» au moment de la demande de la marque contestée. De plus, la signification de «soin des os» ne serait pas évidente. Il a produit les documents suivants:
– annexe AG1: décision du Landgericht de Hambourg du 16/03/2021, réf. 315O 45/21;
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

3
– annexe AG2: extrait du registre de la marque allemande n° 30 331 345 «bonecare»;
– annexe AG3: extrait des directives de l’EUIPO sur les marques descriptives et les fautes d’orthographe;
– liasse d’annexes AG 4: décisions du Bundesgerichtshof [Cour fédérale de justice] et du Bundespatentgericht [Tribunal fédéral des brevets];
– liasse d’annexes AG 5: extrait du registre de la marque allemande n° 30 2011 025 984 «BoneKare» ainsi que de la marque des USA n° 5 455 358
«BoneKare»;
– annexe AG 6: extrait du registre sur la marque de l’UE n° 18 411 756 «BoneKare».
6 La défenderesse a répliqué qu’il n’existerait aucune raison pour laquelle le public professionnel pertinent n’aurait pas compris le terme «BoneKare» il y a 10 ans, et pour laquelle le terme «soin des os» ne serait pas compréhensible. Elle a produit des objections écrites de l’Office en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne n° 18 411 756 «BoneKare» (annexe AS 6).
7 Le requérant s’est opposé aux explications sur la signification descriptive de «BoneKare» et a produit les documents suivants:
– annexe AG 7: extrait de www.wiktionary.org sur l’entrée «Bandwurmwort [mot à rallonge]»;
– annexe AG 8: extrait des résultats d’une recherche sur Google à «beauty care».
8 Par décision du 2 mars 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, annulé la marque de l’UE dans son intégralité, et condamné le titulaire de la marque de l’UE aux dépens de la procédure.
9 À titre de motivation, il a été expliqué entre autres ce qui suit: Si l’on se fonde sur le public anglophone de l’Union européenne, tant le public spécialisé, chargé de s’occuper d’animaux à titre professionnel, comme par exemple les éleveurs et les vétérinaires, que le grand public qui possède des animaux de compagnie comme des chevaux ou des chiens, le signe peut aisément se traduire en français par «soin des os». Le terme linguistiquement correct est certes «bone care». Cependant, il convient de prendre en considération l’utilisation de ce que l’on appelle le «langage SMS», très répandue dans la publicité. Même s’il ne s’agit pas de remplacer un mot par un chiffre, les principes peuvent également s’appliquer à la présente affaire. Le remplacement de la lettre C de «care» par un K qui a le même son n’empêche pas la compréhension simple et directe du mot «Kare» par le public pertinent dans le sens de «soin». Le terme «soin des os» («bone care») correspond aux règles habituelles de la composition des substantifs en anglais, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le signe. La majuscule insérée dans l’élément «Kare» ne fait qu’illustrer la scission du signe en deux mots. Le terme n’est pas perçu comme inhabituel, étant donné qu’il s’insère parmi des concepts formés de manière comparable, comme «soins dentaires» (en anglais «dental care») et «soins de la peau» (en anglais «skin care»). Il est notoire que le soin et l’entretien des os chez
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

4
les animaux dépendent de manière déterminante de leur régime alimentaire. Rien n’indique que la compréhension par le public du signe en cause ait changé par rapport à la date pertinente de mai 2011. Les actuels compléments alimentaires à usage vétérinaire compris dans la classe 5 et les aliments pour animaux compris dans la classe 31 peuvent être destinés à maintenir les os de l’animal en bonne santé et à en prendre soin. Il y a donc lieu de supposer que le public ciblé reconnaît dans le signe une indication de la destination des produits. Par conséquent, la marque est également dépourvue du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
10 Par le recours formé et motivé le 18 mars 2022, le titulaire de la marque de l’UE a demandé l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande en nullité avec condamnation aux dépens. Il s’est opposé à l’hypothèse de la présence de motifs absolus de refus; selon lui, la marque ne serait pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et serait suffisamment distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Pour défendre l’aptitude à la protection de la marque de l’Union européenne, il a exposé: la division d’annulation ne devait pas se fonder sur un langage SMS. Selon lui, ce langage n’est pas non plus transposable à l’utilisation de la lettre «K» à la place de «C». Cet argument n’a pas été exposé par la défenderesse.
12 Selon lui, la référence au «langage SMS» est également incompréhensible sur le fond. Pour raccourcir certains mots ou certaines formules, des abréviations ou des chiffres sont utilisés, comme le chiffre 2 pour «trop» dans l’expression «2 good
[trop bon]» ou le chiffre 4 dans l’expression «4 EVER». Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de raccourcir le signe. L’orthographe «Kare» au lieu de «Care» ne raccourcit pas le mot. Au contraire, même en écrivant à la main, il est plus complexe d’écrire un «K» qu’un «C».
13 Toujours selon lui, pour être inapte à la protection, il ne suffit pas que le signe ne concorde que phonétiquement avec une indication descriptive (en supposant que
«Bonecare» soit descriptif).
14 Le requérant renvoie aux enregistrements de marques pour «KARE» au Royaume-
Uni (annexe B1), à l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni n° 918 010 529
«SkinKare» (annexe B2), ainsi qu’à une décision de la division d’opposition dans la procédure d’opposition n° B 3 131 865, TakeCare/TakeCare (annexe B3).
15 De plus, selon lui, ce que le «soin des os» est censé être n’apparaît pas clairement. Le «soin dentaire» ou le «soin de la peau» portent sur des applications externes. Le fait qu’un tel «soin» soit effectué par l’administration de moyens à usage interne n’a pas été démontré et n’est pas non plus apparent ou n’est pas associé au mot «soin». Cela n’a été exposé ni par la défenderesse ni par la division d’annulation, la charge de la preuve de la nullité incombant au demandeur en nullité. Ainsi, même le terme «soin des os» n’est pas descriptif pour les produits pertinents «compléments alimentaires à usage vétérinaire» compris dans la classe 5 et «aliments pour les animaux» compris dans la classe 31.
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

5
16 La question de savoir si l’orthographe utilisant un «K» au lieu du «C» était déjà usuelle en tant qu’orthographe en 2011 ne saurait être tranchée à partir de la compréhension d’aujourd’hui. La langue est sujette à des changements constants, précisément dans le domaine des nouveaux médias tels que les SMS.
17 La défenderesse demande que le recours soit rejeté et que la nullité de la marque de l’Union européenne soit déclarée. Selon elle, la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif. Il s’agit d’une orthographe habituelle. Une faute d’orthographe ne change le caractère descriptif d’un signe que si elle est fantaisiste et frappante, ou change le sens du mot. Ce n’est pas le cas en l’espèce, en raison de l’identité phonétique.
18 La marque contestée indique clairement que les produits sont destinés au soin des os. Les préparations vétérinaires peuvent prévenir l’ostéoporose, l’arthrite ou d’autres maladies osseuses, les guérir ou renforcer les os dans leur ensemble. Les aliments pour animaux et compléments alimentaires peuvent renforcer, reconstruire et soigner les os des chiens et des chats.
Motifs de la décision
19 Le recours est recevable, mais non fondé. Au moment de la demande, le motif de refus d’indication descriptive visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ainsi que celui d’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposaient à l’enregistrement de la marque contestée, si bien qu’il convenait de déclarer sa nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Droit applicable
20 Compte tenu de la date pertinente de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, le 17 juin 2011, qui est pertinente pour déterminer le droit matériel applicable, ce sont les dispositions matérielles du règlement
n° 40/94 qui sont applicables aux faits en cause (5/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39 et 40; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER, EU:C:2020:308,
§ 3). Par ailleurs, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission c. Royaume d’Espagne,
EU:C:2012:781, § 45), le litige est soumis aux dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001, compte tenu de la date à laquelle a été rendue la décision attaquée – le 2 mars 2022.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

6
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Il convient de prononcer le rejet d’une marque comme étant descriptive s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 12/01/2005, T-367/02, SnTEM, EU:T:2005:3,
§ 21).
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
25 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C-51/10
P, 1000, EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite (07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17). Toutefois, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux (07/10/2015, T-292/14, XAɅɅOYMI, EU:T:2015:752, § 55).
26 Conformément à une jurisprudence constante, la date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est celle du dépôt de la demande de marque contestée (03/06/2009, T-
189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19-20, confirmé par 23/04/2010, C-332/09
P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41-48; 06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P,
Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59).
27 Il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

7
29 La marque contestée se compose du mot «BoneKare» qui, en raison de la majuscule insérée, est aisément reconnaissable comme étant la combinaison des mots anglais
«bone» et «Kare», équivalent au terme anglais «care».
30 Étant donné qu’il s’agit de termes anglais, la chambre, tout comme la division d’annulation, se fonde sur le public anglophone, c’est-à-dire au moins le public de Malte et de l’Irlande. Les produits protégés par la marque contestée sont des compléments alimentaires à usage vétérinaire et des aliments pour animaux, qui sont destinés au public spécialisé du domaine vétérinaire et au consommateur final qu’il convient de considérer comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
31 À l’appui de la demande en nullité, la défenderesse a présenté des extraits de son site internet et du site internet du requérant, des extraits du registre des marques de l’Union européenne refusées «bonecare» ainsi que des objections concernant une demande de marque de l’Union européenne «Bonekare».
32 La signification des éléments anglais «bone», ou «os» en français, et «care», ou
«soin» en français, est constante entre les parties.
33 Toutefois, le requérant fait valoir que l’orthographe «Kare» au lieu de «Care» aurait pour effet de motiver la protection, et qu’une inaptitude à la protection ne pourrait se fonder sur une identité phonétique des mots. Selon lui, une compréhension dans le sens de «soin des os» ne serait par ailleurs pas descriptive des produits litigieux.
34 C’est à juste titre qu’il a été présumé dans la décision attaquée que la combinaison «BoneKare» est aisément comprise par le public anglophone pertinent comme
«bone care», et donc comme «soin des os» en français. La structure de la marque contestée n’est une combinaison ni inhabituelle ni arbitraire d’éléments verbaux dont la signification diffère de celle de la simple somme de ses éléments, la perception dans le sens de «os» et «kare» étant encore facilitée par la majuscule insérée. Cela ne nécessite pas non plus une approche analytique du signe. La combinaison est plutôt évidente. La combinaison des deux termes, sans espaces, est un moyen habituel dans la publicité et ne représente pas une caractéristique contraire aux règles linguistiques ou frappante d’une quelconque manière, ou même distinctive (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29).
35 De plus, orthographier le mot anglais «care» avec la lettre initiale «K» n’empêche pas une compréhension directe, d’autant plus que cela ne change pas la prononciation (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 28; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 40). La question de savoir si le remplacement du C dans le mot «care» par un K phonétiquement identique peut effectivement être décrit comme un soi-disant «langage SMS» n’est pas pertinente sur le fond. La motivation de la décision attaquée se fonde sur le fait que l’orthographe incorrecte n’empêche pas que le mot «Kare» soit compris simplement et directement par le public pertinent comme ayant le sens de «soin». La chambre adhère à cette allégation.
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

8
36 C’est également à juste titre qu’il a été présumé, dans la décision attaquée, que les motifs de refus existaient pour le public anglophone pertinent au moment de la demande, en mai 2011. Dans sa demande en nullité, la défenderesse a exposé la signification descriptive de la marque «BoneKare». Les deux termes sont des mots simples et très répandus du vocabulaire de base de la langue anglaise, qui n’ont pas intégré le vocabulaire que ces dernières années. À cet égard, ce n’est pas non plus la compréhension du public germanophone qui est importante, comme le fait valoir le requérant, mais, comme exposé ci-dessus, la chambre se fonde sur le public anglophone.
37 En ce sens, «BoneKare» décrit que les produits litigieux compris dans les classes 5 et 31 servent au soin des os. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la signification du mot «soins» ne se limite pas à une application externe des produits.
Le soin est plutôt en général un traitement comportant les mesures nécessaires au maintien en bon état (29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629,
§ 33), ce qui peut naturellement aussi se faire par l’ingestion de produits. Ainsi que la défenderesse l’a exposé à juste titre, les compléments alimentaires peuvent contribuer à prévenir l’ostéoporose, l’arthrite ou d’autres maladies osseuses, à les guérir ou à renforcer les os dans leur ensemble. Les aliments peuvent également être destinés à renforcer et à construire les os des animaux, et donc à en prendre soin.
38 Lorsque le requérant invoque une décision du Landgericht de Hambourg du 16/03/2021, réf. 315O 45/21, dans le cadre d’une action en référé contrefaçon entre les parties, cela est inopérant. L’appréciation de ce tribunal, qui repose sur la perception du public allemand, n’est pas contraignante pour la perception du public anglophone.
39 L’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 411 756 «BoneKare», invoqué par le requérant, a été refusé par l’Office le 5 janvier 2022 à la suite de la réception d’observations de tiers, contre lesquelles un recours est actuellement pendant.
40 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques comportant l’élément «KARE» au Royaume-Uni ainsi que de marques allemandes et d’une marque des USA «BoneKare», il suffit d’indiquer que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG
EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46; 21/01/2009, T-399/06, Giropay,
EU:T:2009:11, § 46; 5/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). L’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres, même si lesdites décisions peuvent être prises en considération dans l’examen de l’aptitude d’un signe à l’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84,
§ 33).
41 La marque de l’UE est donc descriptive pour tous les produits litigieux, et c’est à juste titre que sa nullité a été déclarée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

9
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Les indications descriptives sont par principe également dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19), parce que le public ne peut plus percevoir le signe comme une indication d’une origine commerciale, en raison de sa signification descriptive.
43 C’est à juste titre que la division d’annulation a également déclaré la nullité de la marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le requérant (titulaire de la marque de l’UE) étant la partie perdante dans la procédure de nullité et dans la procédure de recours, il supportera les frais exposés dans les deux instances.
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, en lien avec l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, la chambre fixe les frais de représentation pour la procédure de recours, dont la défenderesse (demanderesse en nullité) peut réclamer le remboursement, à 550 EUR. Ils s’élèvent à 450 EUR pour la procédure de nullité. Il convient de rembourser 630 EUR pour la demande en nullité. La somme totale s’élève donc à 1 630 EUR.
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare

---

10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne le requérant à supporter les frais exposés dans les procédures de nullité et de recours, qui sont fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H.Dijkema
04/08/2022, R 436/2022-1, BoneKare