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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2021, n° 000046591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 591 (INVALIDITY)
Wind Tre S.p.A., Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI), Italie (partie requérante), représentée par Barzanò délibéré ZANARDO Rom S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wind Mobility GmbH, Leipziger Str. 26, 10117 Berlin (Allemagne) (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange- Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (représentant professionnel). Le 29/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 097 491 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre
de la marque de l’Union européenne no 18 097 491 (marque figurative), déposée le 19/07/2019 et enregistrée le 13/11/2019 (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 751 271 , déposée le 18/02/1998 et enregistrée le 10/08/1999 (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
A. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
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Lademanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée est (presque) identique à ses marques «WIND» et que les produits contestés compris dans la classe 12 sont similaires aux produits et services compris dans les classes 9 et 38 couverts par les droits antérieurs. Dès lors, selon la requérante, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il est également affirmé que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Italie, respectivement. La requérante fournit des informations générales sur l’histoire de sa société «l’un des plus grands opérateurs italiens de téléphonie mobile, le plus important de l’homme SIM1 avec une part de marché de 28,8 % (en juin 2020), et le troisième opérateur fixe italien disposant d’une part de marché de 13,9 % (en juin 2020)» et souligne les principales étapes de la croissance commerciale Wind au cours des dix dernières années. Elle décrit le contenu des éléments de preuve produits et avance des arguments expliquant pourquoi l’usage sans juste motif de la marque de l’Union européenne contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures de la demanderesse. La demanderesse conclut que la marque de l’Union européenne contestée doit être annulée dans son intégralité.
Le 26/02/2021, la demanderesse a fourni des éléments de preuve (78 annexes stockées sur DVD) à l’appui de ses allégations, dont le contenu peut être résumé comme suit:
Sélection de documents concernant l’enregistrement de la fusion entre Wind telecomunicazioni S.p.A. et Wind Tre S.p.A. et l’inscription du changement de titulaire des enregistrements de marques italiennes/MUE, respectivement (annexes 1 à 4); Dans ses observations, la requérante fait valoir que la société Wind Tre S.p.A. a été créée fin 2016 à partir de la fusion entre H3G S.p.A. et WIND telecomunicazioni S.p.A. Elle indique en outre que cette dernière société a été fondée en 1997 et qu’elle était (avant la fusion) «le deuxième opérateur fixe le deuxième plus grand opérateur en Italie», avec «plus de 21.6 millions de clients mobiles avec une part de marché de 22,1 % et de 2.7 millions de clients sur des lignes fixes avec une part de marché de 13,1 %».
Décision de la division d’opposition du 28/02/2006 statuant sur l’opposition no B 440 513 et reconnaissant «au moins un degré minimal de renommée» en Italie pour les marques verbales et figuratives «WIND»/pour des services
de télécommunications, à savoir des services mobiles, fixes et internet via un réseau commun (annexe 5);2
Des impressions de Wikipédia, extraites de septembre 2018, fournissant des informations sur Wind telecomunicazioni S.p.A. et mentionnant la
1 Selon le rapport publié par l’AGCOM (voir liste de preuves en bas de l’annexe 77), «SIM humain fait référence au sim (voix vocale et données ou uniquement voix ou données) utilisé par la personne, à l’exception de la carte de tamm M2M».
2 Dans ses observations du 26/02/2021, la demanderesse renvoie également à la décision de la division d’opposition du 29/08/2019 statuant sur l’opposition no B 3 051 923 et reconnaissant la
renommée de la marque en Italie et dans l’Union européenne et soutient qu’une copie de ce document est jointe en annexe 5. Toutefois, l’annexe correspondante ne contenait que la décision de la division d’opposition du 28/02/2006 statuant sur l’opposition no B 440 513.
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marque «WIND», y compris sous une forme figurative (annexe 6);
Impressions de Wikipédia extraites en novembre 2020 et fournissant des informations sur Wind Tre S.p.A. (annexe 7); Les éléments de preuve montrent que WINDTRE compte 27.1 millions de clients mobiles avec une part de marché de 30,8 % (se positionnant à l’avant TIM, Vodafone Italy et Iliad Italia) et 2.7 millions de clients sur des lignes fixes avec une part de marché de 13,2 % (ce qui fait qu’il s’agit du deuxième opérateur fixe, derrière TIM). Il est également mentionné que depuis mars 2020, toutes les offres de consommateurs et d’entreprises sont vendues sous la nouvelle
marque «WINDTRE» ( ) et sont des «logos abandonnés (de 2016 à mars 2020)».
Document contenant des photos de la marque «WIND» ( , ) sur la partie initiale des jerseys de football A.S. Rom avec des indications internes de la saison de football concernée, la date de la rencontre et les noms des équipes de football (couvrant la période allant de 2007 à 2013) (annexe 8) et des articles de presse (de corrierecomunicazioni.it, laprovinciadivarese.it et Repubblica.it) concernant l’accord de parrainage entre WIND et A. S. Rom (annexe 9). La requérante fait valoir que WIND était «le sponsor principal» du club de football de 2007 à 2013 et que les jeux sont joués à Champions League, Europa League et le Championnat italien et que le contenu des éléments de preuve confirme de telles déclarations.
Des impressions de www.fiat.it contenant un communiqué de presse du 04/04/2019 sur le nouveau modèle de voiture «Fiat Panda» intitulé «Panda connected by WIND» (document en italien) (annexe 10) et des impressions du site www.windtregroup.it contenant un communiqué de presse de la même date (en anglais) sur l’accord de comarquage entre Wind Tre S.p.A. et FCA (annexe 11); Ledocument figurant à l’annexe 11 présente les
signes et indique, entre autres, ce qui suit: «Aujourd’hui, le nouveau Panda connecté par Wind a été présenté, au Mirafiori Motor Village à Turin, le fruit du partenariat entre Wind, une des marques de Wind Tre, une société dirigée par Jeffrey Hedberg, et la marque Fiat. La nouvelle série spéciale, personnalisée avec les couleurs et le logo de la Wind, permettra aux passagers d’être toujours connectés aux services mobiles à une vitesse maximale de transmission, grâce aux performances du réseau Wind Tre.»
[…] «Conformément au positionnement de la marque Wind, qui a toujours été proche des besoins des familles et que cette année fête son 20 anniversaire, Panda connected by Wind représente une solution innovante qui permet aux passagers d’être toujours connectés. Fiat Panda, la voiture la plus vécue par les Italiens, devient donc connectée même à la mobilité, d’une manière simple et intuitive, grâce à un large trafic de données destiné à partager, personné avec les couleurs de la marque de téléphone, mis enévidence par les bouchons du côté orange et les nouveaux fléaux contrastés sur le toit, disponibles sur demande». Le terme «WINDPACK»,
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déjà présent dans les voitures spéciales, comprend une Wind SIM rechargeable avec un trafic internet mensuel de 50 Giga pour une année et un routeur Wi-Fi portable «Linkzone 4G», ce qui vous permet de connecter simultanément jusqu’à 15 appareils pour que les familles puissent toujours se trouver sur différentes plates-formes de communication. La voiture se transforme donc en un point d’accueil sur quatre roues, où, conformément au modèle communautaire standard de la communauté Panda, les passagers peuvent parcourir, chat, télécharger de la musique et des fichiers, et partager des photos et des vidéos grâce à la connexion Wind 4G/4.5G. Il est également possible de transporter le routeur Wi-Fi, équipé d’une batterie intégrée, même en dehors de la voiture, pour se connecter à la vitesse maximale où vous vous trouvez.»
Sélection d’articles de presse issus de divers journaux italiens (par exemple, «La Repubblica», «Il Giornale di Vicenza», «pubblicità Italia
Today», «Il Secolo XIX», «Il Tempo», «Avvenire» , etc.)datés entre 2012 et 2020 (en italien avec des traductions partielles en anglais
) mentionnant la marque «WIND» (y compris, dans certains cas, également sous forme figurative, «ind» ou «Wind», «WIND», «WIND», «WIND»). Pour la plupart des articles, la quantité de lecteurs et le nombre de fois où les articles ont été diffusés sont indiqués en haut des extraits. Ces chiffres sont plutôt élevés (par exemple, «Réaders: 428.000» et «Circulation 73.133» pour «Il Secolo XIX», «Readers: 350.000» et «Circulation 107.541» pour «Avvenire» ou «Reader 566.000» pour «La Repubblica»).
Un article de septembre 2013 présente des rapports sur le prix décerné «Aquila d’oro» 2013 au PDG de Wind, dans la catégorie «Business et développement» pour «une carrière dédiée aux télécommunications», tandis qu’un autre de janvier 2014 indique que «Wind figure parmi les dix entreprises gagnantes du «Ruban D’Honeur» pour la catégorie «The Business of the Year Award with a Turnover of Euro 150 m or plus»». Dans un autre article de septembre 2014, il est indiqué que selon l’Institut allemand de la qualité et des finances, «WIND» est «le meilleur opérateur de téléphoniemobile» et «en première qualité pour ce qui concerne les services de téléphones portables en Italie». Des déclarations et des évaluations similaires sont répétées dans plusieurs des articles présentés, tels que «Selon l’Institut allemand de la qualité et des finances, la Wind s’est traduite par «le meilleur opérateur pour téléphones portables». Il a été dit dans une note qu’ «[e] n succès, il s’agit de trois des cinq dimensions des services de qualité, à savoir le rapport qualité-prix, l’assistance et la communication avec les clients», selon l’enquête. L’attribution de l’Institut allemand «concerne les choix en matière de transparence et de qualité des services, qui se rapportent fortement à Wind, en particulier au cours des dernières années»; «Le vent s’est vu décerner le prix du meilleur site web de l’année et du site web le plus populaire dans la catégorie des télécommunications en 2014»; «Vent a permis d’être les entreprises les
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plus rapides en communications et en réponse à des clients» (les associations de clients récompensent Wind); «Vent […] l’opérateur le plus recommandé par les associations de clients»; «Vent, la société dirigée par Maximo Ibarra, s’est vu attribuer la première place parmi les opérateurs de téléphones portables pour «les services d’excellence offerts à ses clients dans ses magasins», selon l’étude «The Best in Italy — Champion in the Service» réalisée par l’Institut allemand de la qualité et des finances. L’institut, leader européen des enquêtes de qualité, a confirmé que 7 clients sur 10 pensent que le service Wind est parfait. Ces données ressortent d’une analyse approfondie et nuancée fondée sur plus de 125.000 avis exprimés par les clients. Le prix accordé pour le service à la clientèle concerne la clarté, la transparence et la qualité, qui a toujours caractérisé l’entreprise. Il n’est en effet pas surprenant qu’au cours des dernières années, Wind ait déjà été accordée par l’Institut allemand, également au titre du rapport qualité-prix, de l’assistance à la clientèle et de la communication avec le client.»; «Le vent a de nouveau attribué la première place parmi les opérateurs téléphoniques pour 'l’excellent service offert à ses clients dans ses magasins', selon l’étude «The Best in Italy — Champions of the Service» réalisée par l’institut allemand de qualité et de finance. Cet institut, leader européen des enquêtes de qualité, dans le cadre d’une analyse précise, note que plus de 7 clients sur 10 considèrent que le service reçu par Wind est «excellent»».
Certains articles concernent également la publicité de la demanderesse. Par exemple, un article de avril 2016 indique que «Wind gress un autre prix prestigieux en tant que meilleure publicité 'pour l’ironie et la comédie jamais excessive ni vulgaire dans ses spots» par le jury du prix Charlot, à sa 8e édition», tandis qu’un autre de mai 2017 indique que «ladeuxième et troisième place, ont été respectivement prises par «à vos yeux» par Ogilvy for Wind Telecommunications […]» lors de la 11eédition du groupe de prix NC, l’ADC. D’autres articles contiennent les citations suivantes: «Le nouvel épisode de la campagne publicitaire Wind est en plein air depuis plusieurs jours […]»; «Le vent est désormais en air avec une nouvelle campagne de publicité télévisée, utilisant à nouveau le format «film», lancé précédemment en novembre»; «Depuis le dimanche dernier, Giorgio Panariello est sur l’air avec une nouvelle campagne de télévision, dans laquelle il nous fait de vivre à nouveau la magie de Noël».
En outre, un certain nombre d’articles contiennent des informations sur diverses offres «Wind», telles que: «Grandes nouvelles pour les clients ind
[…]. Ils peuvent choisir parmi les meilleurs téléphones portables avec un prix particulier […]», «Les nouvelles propositions de Wind développent de nouvelles solutions pour tous les clients, tant pour les téléphones fixes que pour les téléphones portables» ou «Wind lance de nouvelles offres dédiées aux téléphones mobiles et aux téléphones fixes».
Sélection de vidéos promotionnelles concernant des services de télécommunications «WIND» qui, selon la demanderesse, ont été diffusées sur des chaînes de télévision italiennes et sur YouTube (annexes 29 à 75). Étant donné que certaines vidéos affichent une date (par exemple, 09/12, 17/02/2013, 03/02/2019, 22/09/2019, 31/12/2019, 31/03/2020 etc.) et/ou sont référencées dans les articles de presse susmentionnés, il est possible de déterminer qu’elles ont été diffusées entre 2012 et 2020. Les éléments de preuve montrent la marque antérieure (configurée principalement
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comme , et ) et contiennent des informations sur les prix en EUR pour différentes offres concernant, entre autres, les SMS, MMS, minuti (minutes), l’internet, diverses quantités de GB (gigabytes), les téléphones portables/smartphones etc. ou les prix proposés à l’occasion du 20eanniversaire de «WIND» (entre autres, un «Fiat Panda connecté par Wind»).
Document interne contenant un tableau de flux concernant la diffusion de publicités «Wind» sur la télévision italienne en 2019 (annexe 76).
Rapport intitulé «Communication Markets monitoring System» no 3/2020 publié par AGCOM («Autorità Per Le Garanzie nelle Comunicazioni»)3 contenant divers graphismes et analyses concernant le marché des télécommunications en Italie (annexe 77). Selon les éléments de preuve, les données sont «basées sur l’élaboration par l’AGCOM de données d’entreprises et d’autres sources (mises à jour jusqu’en juin 2020)». Le document fournit des informations sur, entre autres, la part de marché de Wind Tre en juin 2020 en ce qui concerne les lignes fixes (lignes globales), les lignes fixes (lignes à haut débit et ligne mobile par type de client), les lignes fixes (lignes à large bande par type de client), les lignes fixes (grandes lignes par technologie et par opérateur), les lignes mobiles (total des abonnés), les lignes mobiles (abonnés par type de client), les lignes mobiles (trafic de données) et les lignes mobiles (la portabilité du trafic antérieur).
Une déclaration sous serment du directeur de la société Wind Tre S.p.A., datée du 30/11/2020 (annexe 78); L’histoire de la société italienne est brièvement présentée. Le pourcentage de part de marché indiqué dans le document est important (le plus grand opérateur sur le marché humain SIM avec une part de marché de 28,8 % en juin 2020 et le troisième opérateur italien sur le marché des lignes fixes avec une part de marché de 13,9 % en juin 2020). En outre, il est indiqué que «au fil des ans, WIND a obtenu plusieurs enregistrements dans le secteur des télécommunications, comme la fourniture d’une offre commerciale pour des MMS vidéo sur des téléphones portables, le service de commerce en ligne via WAP, plus de 20,000 km d’épine dorsale à fibres optiques, un réseau radio mobile complexe et innovant avec plus de 12,299 stations de base GSM/GRI et plus de 7,900 Node B pour le réseau UMTS». En outre, il est indiqué que les marques «WIND»/ marques de la demanderesse sont utilisées de manière continue depuis 1999 surdes «produits et servicesde télécommunications». Des informations supplémentaires sont fournies sur (i) le chiffre d’affaires de Wind Tre S.p.A. provenant de la vente de produits et de services portant les marques «WIND» (ventes annuelles de produits et services «WIND» en Italieentre 2008 et 2019millions d’euros), ( ii) les dépenses publicitaires ( dans la gamme de «millions d’euros» de «millions d’euros» en Italie pour la publicité et la promotion des marques «WIND» par l’intermédiaire des plus populaires, des journaux et des médias en Italie) sont les plus populaires en Italie.
3 L’autorité italienne de réglementation des communications, dont la principale mission consiste à assurer une concurrence équitable dans le secteur de la communication et à protéger les utilisations, comme l’indique la requérante.
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Latitulaire de la marque de l’Union européenneaffirme que les produits contestés compris dans la classe 12 sont différents des produits et services désignés par les marques antérieures et, dès lors, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Elle fait valoir que les marques antérieures possèdent «tout au plus un caractère distinctif moyen» et que, pour les consommateurs qui comprennent l’anglais, «le niveau de caractère distinctif doit même être considéré comme faible étant donné que le mot WIND est un mot notoirement connu couramment utilisé dans la langue anglaise». La titulaire soutient qu’en mars 2020, «en raison d’une fusiond’entreprises», la demanderesse a «définitivement» renoncé aux marques «WIND» et
utilise plutôt la nouvelle marque . À l’appui de ces affirmations, la titulaire invoque un article Wikipédia et une impression du site internet de la demanderesse (en tant que pièce 1). Selon la titulaire, la part de marché détenue par les marques antérieures est, par conséquent, «zéro». La titulaire fait également valoir qu’une marque cédée ne peut jouir d’une renommée et qu’une marque pour des services qui n’ont pas été utilisés depuis plus d’un an sera oubliée par les consommateurs. Dès lors, selon la titulaire, «la demanderesse ne peut pas fonder la renommée sur des preuves ou des sondages qui n’auraient pas été préparés au cours des dernières semaines». La titulaire affirme en outre que la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande en nullité. Elle soutient que le fait de fonder la demande sur une marque cédée a pour principal objectif «d’entraver la libre circulation des produits et services et n’est pas légitimé par aucune fonction de marque» et renvoie, à l’appui de ses arguments, au point 50 de la décision de la deuxième chambre de recours du 22/07/2019, dans l’affaire R 1849/2017-2, MONOPOLY. La titulaire conclut que la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée en raison de l’absence de renommée et de la mauvaise foi de la demanderesse. La titulaire demande également à la demanderesse de fournir la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée.
Lademanderesse détaille les principes et critères à prendre en considération lors de l’appréciation de l’usage sérieux, renvoie aux éléments de preuve déjà produits à l’appui de la renommée des marques antérieures et soutient principalement que les documents respectifs démontrent clairement que les marques «WIND» ont fait l’objet d’un usage continu et répandu en Italie et dans l’Union européenne pour des services de télécommunications compris dans la classe 38. En réponse aux allégations de mauvaise foi de la titulaire et à l’abandon des marques, la demanderesse affirme que «même si l’usage de la marque WIND avait été suspendu au début de l’année 2020, cela ne signifie pas
— comme l’affirme l’autre partie — que les marques antérieures ont été «définitivement abandonnées». En effet, il est incontestable que, même si Wind Tre avait, pour des raisons commerciales, suspendu pendant une courte période l’usage des marques WIND seules, elle reprendrait utiliser ces marques dans les termes courts». La demanderesse soutient que la marque de l’Union européenne contestée doit être annulée dans son intégralité.
En ce qui concerne la preuve de l’usage, la titulaire de la marque de l’Union européenne observe tout d’abord que les éléments de preuve produits par la demanderesse le 26/02/2021 sont «irrecevables» étant donné que les CD-ROM ne sont pas acceptés par l’Office en tant que supports de données en vertu de
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l’article 1 (2) de la décision no EX-20-10 du directeur exécutif de l’Office du 22 décembre 2020 relative aux spécifications techniques pour les annexes soumises sur des supports de données. Elle fait ensuite valoir que les captures d’écran citées directement dans les observations de la demanderesse sont clairement insuffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures. Les «documents limités» sont en italien et non dans la langue de procédure et il est impossible de déterminer si les marques sont utilisées pour les produits et services enregistrés. En ce qui concerne le cas où l’Office décide que les preuves déposées sur CD-ROM sont recevables, le titulaire souligne qu’en tout état de cause, près de la moitié des pièces jointes ne font pas référence à la période pertinente. La titulaire avance des arguments détaillés concernant la différence entre les produits et services, le niveau de caractère distinctif des marques antérieures et l’absence de risque de confusion, qui seront détaillés et appréciés par la division d’annulation dans la décision uniquement dans la mesure nécessaire et/ou pertinente pour l’issue de l’affaire. En ce qui concerne les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la titulaire insiste sur le fait que les marques antérieures n’ont pas fait l’objet d’un usage depuis mars 2020 et que, par conséquent, leur part de marché est nulle depuis lors. Elle répète que la requérante a agi de mauvaise foi et renvoie au paragraphe 16 de la décision de la deuxième chambre de recours du 13/02/2014 dans l’affaire R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al. La titulaire souligne également que tous les documents produits par la demanderesse concernent l’Italie et qu’aucun élément de preuve ne vient étayer l’usage des marques antérieures en dehors de ce territoire. En outre, il n’existe pas de sondages d’opinion ou d’études de marché susceptibles d’informer sur le degré de connaissance des marques de la demanderesse ou sur la position qu’elles occupent sur le marché. La titulaire affirme qu’en raison de la «dissemblance absolue entre les produits et services concernés», il n’existe aucun lien entre les signes. Il n’existerait pas non plus, selon elle, de risque de préjudice invoqué par la requérante. En outre, la titulaire soutient qu’elle a un juste motif pour l’usage de la marque contestée (la division d’annulation détaillera les arguments de la titulaire et analysera cette allégation à la section B, point e) ci-dessous). La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve (pièces 2 à 6) qui seront énumérés et appréciés plus en détail dans les sections suivantes de la présente décision, uniquement dans la mesure nécessaire et/ou pertinente pour l’issue de l’affaire.
Observations liminaires
Sur la mauvaise foi du demandeur
Comme détaillé à la section A ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demande en nullité a été déposée de mauvaise foi. Cela résulterait, selon la titulaire, du fait que la demande est fondée sur des marques qui ont été «définitivement abandonnées» parla demanderesse en mars 2020 en raison d’une fusion d’entreprises. À l’appui de ses allégations, la titulaire invoque la pièce 1 contenant i) un communiqué de presse de la demanderesse de 06/03/2020 présentant des informations sur le lancement de la nouvelle marque «WINDTRE» et indiquant, entre autres, que «lesmarques originales se tournent en une nouvelle marque pour le marché des consommateurs, WINDTRE, de couleur orange avec des formes arrondies et «liquides», renforçant le positionnement de la valeur de la société» et ii) une impression de Wikipédia, reproduisant le 04/03/2021, mentionnant que «depuis
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mars 2020, toute la marque et
l’offre commerciale sont vendues sousla forme de marques arrondies
et «liquides» .
La division d’annulation ne trouve pas les éléments de preuve avancés par la titulaire particulièrement convaincants ou probants à l’appui de ses allégations selon lesquelles la demanderesse a renoncé «de manière permanente» aux marques sur lesquelles la demande en nullité est fondée, entre autres, à la marque de l’Union européenne antérieure. Dès lors, le dépôt de la demande en nullité ne saurait, sans autres éléments de preuve, être qualifié d’abusif.
L’extrait de Wikipédia ne présente pas la marque antérieure en tant que telle (ou sa version en couleur) parmi les logos abandonnés. Plus important encore, il est de jurisprudence constante qu’un extrait de Wikipédia manque de certitude en tant que source d’information, puisqu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme (voir, à cet effet, arrêts du 10/02/2010, 344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46, et du 16/11/2011, 500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 55).
Il est vrai que le communiqué de presse du 06/03/2020 rend compte du lancement de la seule nouvelle marque «WINDTRE». Toutefois, la stratégie de marketing dudemandeur ne saurait être attribuée, en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes, à un comportement abusif de la part du demandeur et à la preuve manifeste de la mauvaise foi lors du dépôt de la demande en nullité. Le seul communiqué de presse ne permet pas non plus de conclure automatiquement que la marque antérieure a été «définitivement abandonnée», comme le soutient la titulaire. À cet égard, la division d’annulation observe que, par exemple, la publicité figurant à l’annexe 71 montre la marque
en lien avec une offre valable jusqu’au 30/03/2020. En outre, la demanderesse a produit des éléments de preuve qui démontrent avec un degré de certitude suffisant à la fois l’usage sérieux et la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure aux dates pertinentes (comme ils seront détaillés dans les sections B. et C., respectivement).
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les décisions antérieures des chambres de recours invoquées par la titulaire à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’objectif principal de la demande en nullité est d’ «entraver la libre circulation des produits et services et ne sont légitimées par aucune fonction de marque» concernent des circonstances factuelles différentes de celles de l’espèce et4 qu’aucune analogie ne peut être établie entre elles et la question en
4 En substance, les enregistrements dits «défensifs» ou «stratégiques» dont le seul but est d’empêcher d’autres opérateurs d’enregistrer des signes similaires à l’avenir, en prolongeant frauduleusement le délai de grâce de cinq ans pour échapper indéfiniment à l’obligation légale d’usage sérieux et aux sanctions correspondantes.
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l’espèce. Bien que le principe général du droit de l’Union en vertu duquel la fraude et l’abus de droit sont illégaux soit respecté, comme il l’a été dans l’appréciation ci-dessus, lors de l’application de ce principe au cas d’espèce, il a été conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que le dépôt de la demande en nullité a été effectué de mauvaise foi.
Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de preuves convaincantes de l’abus de droit de la part de la demanderesse qui pourrait invoquer l’application de principes de droit plus élevés et remettre en cause la recevabilité de la demande en nullité. Les prétentions de la titulaire doivent donc être rejetées comme non fondées.
Sur l’étendue de la protection de la marque de l’Union européenne antérieure
Dans la demande en nullité du 28/09/2020, la demanderesse a indiqué, dans les sections «Produits et services servant de base» et «Produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée», les services suivants couverts par la marque de l’Union européenne antérieure compris dans la classe 38: Services detélécommunications pour la réponse automatique, l’attente d’un appel, la tenue d’appels, le renvoi d’appels d’urgence, l’appel de taxi et la réception de messages à texte courts.
La division d’annulation observe qu’il existe une légère différence entre le libellé anglais de la liste des services compris dans la classe 38 tel que publié au Bulletin des MUE et le libellé original tel que déposé, dans la mesure où il manque une virgule dans la première liste entre les services de «télécommunications» et les «services de répondeurs automatiques, attente d’appel […]».
La demande de marque de l’Union européenne antérieure a été déposée le 18/02/1998 en italien, l’anglais étant indiqué comme deuxième langue de la demande. La demande de marque contenait la liste des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne antérieure en italien et sa traduction en anglais. Tant la version italienne que la version anglaise de la liste des services compris dans la classe 38 telles qu’indiquées dans la demande de marque du 18/02/1998 comportaient une virgule entre les services en cause.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation examinera, dans le cadre de l’examen de la demande en nullité, la version définitive de la liste des services compris dans la classe 38 comme incluant le signe de ponctuation correspondant, comme suit: télécommunications, services de répondeurs automatiques, d’attente d’appel, d’appel, de renvoi, d’appel d’urgence, d’appel de taxi et de réception de messages à texte courts (soulignement ajouté).
Sur les liens hypertextes insérés dans les observations de la demanderesse
Dans ses observations du 26/02/2021 et du 07/05/2021, respectivement, la demanderesse a inséré plusieurs liens directs vers des sites web. Par exemple, il existe des liens vers des sites web de tiers, tels que Vodafone ou Telekom (voir observations du 26/02/2021, page 8), avec la mention que «desentreprises spécialisées dans les télécommunications et les produits et services informatiques produisent et commercialisent actuellement des moyens de transport durables», des liens vers Fiat et vers le site internet de la demanderesse, le blotgrouped p.it (voir observations du 26/02/2021, page 20),
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comme preuve d’une collaboration entre la marque «WIND» et la marque «PANDA» ou un lien vers Wikipédia (voir pages 2019 et 11) de la demanderesse.
À cet égard, il convient de préciser que la division d’annulation ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties et qu’une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un lien vers un site web particulier. Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’événements, comme le prévoit, par exemple, l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et, en particulier, en ce qui concerne la justification des droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans d’autres cas, comme en l’espèce, les documents, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous forme physique (sous forme d’impressions, de captures d’écran ou enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve de l’usage ou de la renommée de la marque antérieure incombe au titulaire de la marque et non à l’Office ou à l’autre partie. Par conséquent, une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit pas à l’Office suffisamment d’indications sur le lieu, la nature, la durée et l’importance de l’usage de la marque ou sur le degré de connaissance de la marque parmi le public pertinent. En outre, il n’appartient pas à la division d’annulation de vérifier ou de tenter de clarifier les informations fournies en accédant aux sites internet respectifs afin de déterminer si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux ou non [04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63] ou si cette marque jouit d’une renommée.
Par conséquent, la présentation de liens vers des sites web ne peut être considérée comme un élément de preuve valable et ne peut être prise en considération.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits sur DVD
La division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel l’Office n’accepte plus les disques durs externes, les cartes mémoire, les CD-ROM, les DVD, d’autres disques optiques ou supports d’enregistrement magnétiques de quelque nature que ce soit. Toutefois, la décision EX-20-10 n’est entrée en vigueur que le 01/03/2021 (voir article 7). Les éléments de preuve produits par la demanderesse sur DVD sont parvenus à l’Office le 26/02/2021. Par conséquent, il est recevable car il satisfait aux exigences5 énoncées dans la décision en vigueur à l’époque, à savoir la décision
5 «L’Office considère que les supports de données sont des supports tels que des cédéroms, des DVD et d’autres petits lecteurs de stockage portables tels que des clés USB ou des unités de mémoire similaires» (voir l’article 1, paragraphe 1, supports de données de la décision EX-17-6).
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no EX-17-6 du directeur exécutif de l’Office du 22 septembre 20176 concernant les spécifications techniques des annexes soumises sur des supports de données. Les arguments de la titulaire sont rejetés comme non fondés.
Sur la traduction des éléments de preuve
Dans ses observations du 21/07/2021, la titulaire de la MUE fait valoir que les captures d’écran insérées dans les observations de la demanderesse du 07/05/2021 ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, mais en italien et, par conséquent, il est «impossible de déterminer si les marques de la demanderesse en nullité sont utilisées pour les produits et services enregistrés».
Il est rappelé d’emblée que la demanderesse n’ est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). De même, la demanderesse n’est pas tenue de traduire les éléments de preuve produits en vue de prouver la renommée de la (des) marque (s) antérieure (s), à moins qu’elle ne soit spécifiquement invitée à le faire par l’Office (article 16, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE).
En l’espèce, la demanderesse a fourni des traductions partielles en anglais de la grande majorité des articles de presse déposés le 26/02/2021. En outre, et contrairement à ce que prétend la titulaire, la demanderesse a inclus dans ses observations du 07/05/2021 une brève description du contenu de l’article concerné ou une explication concernant les captures référencées de vidéos précédemment soumises. Certes, les articles figurant aux annexes 24 à 28 ne sont rédigés qu’en italien. Toutefois, ces documents permettent de déduire les informations et données pertinentes (telles que, par exemple, les conditions de l’offre «Wind» ou les références à la marque «Wind») sans traduction explicite, en raison de la proximité des termes avec les mots anglais équivalents (par exemple, l’estensione da 30 a 50 giga di Navigazione, 100 sms, minuti illimitati, tutti al Prezzo di 6.99 al. la soluzione comprend 100 giga di internet, minuti e sms illimitati a 11,99 EUR AL; Vent, uno dei brand di Wind Tre; Wind, ecco le Nuove offte per gli sous 30 e gli sous 14: 50 o 100 GB di Internet a clore da 6,99 EUR; Vent sur air […] un nuovo spot consacré à une «FIBRA 1000»; inclusi nell’ offta «FIBRA 1000» une marque Wind, la Panda «by Wind», etc.).
Parconséquent, compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, la division d’annulation ne juge pas nécessaire de rouvrir la procédure et demande explicitement à la demanderesse de fournir une traduction des documents respectifs dans la langue de procédure.
La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure de la requérante et par rapport à certains des services compris dans la classe 38 sur lesquels la demande en nullité est fondée, à savoir en ce qui concerne les télécommunications.
6 La décision no EX-17-6 a été annulée à compter du 01/03/2021 (voir article 6 de la décision no EX-20-10).
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B. PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse de produire des preuves de l’usage, entre autres, de la marque de l’Union européenne antérieure.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure a été enregistrée le 10/08/1999, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (28/09/2020).
La demande en nullité a été déposée le 28/09/2020. La date de dépôt de la MUE contestée est le 19/07/2019. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28/09/2015 au 27/09/2020 inclus (ci-après la «première période pertinente»). Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 19/07/2014 au 18/07/2019 inclus (ci-après la «seconde période pertinente»).
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels la demande est fondée, entre autres:
Classe 38: Télécommunications. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 05/03/2021, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 10/05/2021 pour produire des preuves de l’usage, entre autres, de la marque de l’Union européenne antérieure.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse ont été énumérés à la section A ci-dessus.
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Analyse des quatre facteurs
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents considérés chacun isolément n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent des périodes pertinentes. Les allégations de la titulaire selon lesquelles les annexes 30, 32, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 55, 61 et 69 ne sont «pas du tout datées» ou que les annexes 8, 9, 11, 18, 19, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 51 et 66 font référence à des périodes situées en dehors des délais pertinents ne sauraient prospérer. Il est de jurisprudence constante que des éléments de preuve tels que des images de produits/emballages de produits, même non datés, peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée en rapport avec les produits pertinents et des impressions/captures d’écran internet pour fournir des informations sur le type de produits que le titulaire fabrique/commercialise, et ne sauraient donc être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68). Dès lors, même si certaines des publicités respectives mentionnées dans les annexes indiquées par la titulaire ne comportent pas de date, elles ne sauraient être totalement ignorées, étant donné qu’elles fournissent des informations sur le type de services proposés par la demanderesse sous la marque et démontrent comment le signe a été utilisé à cet égard. En outre, la division d’annulation doit procéder à une appréciation globale des éléments de preuve, ce qui implique que tous les facteurs pertinents doivent être considérés dans leur ensemble et non isolément. Comme déjà indiqué dans la section A ci-dessus, d’autres publicités sont référencées dans les articles de presse produits aux annexes 12 à 28, ce qui permet de déduire qu’elles concernent les périodes pertinentes. En outre, certaines des publicités énumérées par la titulaire comme non datées affichent une date, comme c’est le cas, par exemple, des vidéos figurant aux annexes 44 ou 47 qui montrent les dates du 22/09/2019 et du 03/02/2019 respectivement. En ce qui concerne les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors des périodes pertinentes, ils ne sont généralement pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la requérante à l’époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Tel est le cas en l’espèce, où, comme indiqué précédemment, la majorité des éléments de preuve datent des périodes pertinentes (ce qui, en outre, se chevauchent de manière significative) et où les documents datés en dehors de la simple preuve de l’usage de longue date de la marque de la demanderesse.
En ce qui concerne la durée de l’usage et les allégations de la titulaire sur la marque «définitivement abandonnées»en mars 2020, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 64,
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paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008 4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28]. Les éléments de preuve versés au dossier démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure entre 2012 et au moins fin mars 20207 et fournissent donc à la division d’annulation suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque antérieure aux fins de la présente appréciation.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l' usage» inclut, entre autres, la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction et de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Les documents produits, appréciés dans leur ensemble, montrent que la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les services pertinents compris dans la classe 38 et la demanderesse.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il est rappelé que
la marque de l’Union européenne antérieure est la marque figurative . Elle a été utilisée soit en tant que marque verbale (dans les articles de presse), soit sous une forme figurative (essentiellement telle qu’enregistrée, mais en couleur) et, dans certains cas, accompagnée d’éléments supplémentaires (tels que le mot «BUSINESS», l’expression «più Vicini» ou l’image du drapeau italien) (voir section A ci-dessus).
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
L’usage en tant que marque verbale est acceptable, étant donné que le caractère distinctif de la marque est largement dominé par l’élément verbal «WIND» et n’est que marginalement influencé par l’élément figuratif de la ligne ondulée et du point. L’ajout d’autres éléments dans certains cas n’altère pas non plus le caractère distinctif de la marque. «Business», outre le fait qu’il occupe une position secondaire dans le signe, informe simplement les consommateurs que les services s’adressent à des clients professionnels et, en tant que tels, ne se verra attribuer aucune importance en tant que marque. Il en va de même pour l’expression«più Vicini» (qui signifie plus près en italien), qui sera considérée comme un slogan purement promotionnel, la publicité auprès des consommateurs permettant aux consommateurs d’accéder aux services de la demanderesse. L’élément figuratif représentant une version stylisée du drapeau italien doit également être considéré comme une variation acceptable de la
7 Voir la publicité en annexe 71 sur laquelle figure la marque en lien avec une offre valable jusqu’au 30/03/2020.
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marque de l’Union européenne antérieure, étant donné qu’il est principalement décoratif, voire négligeable, et que, de ce fait, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque. Enfin, l’utilisation de couleurs est également acceptable dans la mesure où le mot «WIND» est clairement lisible.
Parsouci d’exhaustivité, il convient de noter qu’une partie des éléments de preuve fait référence à l’usage du signe «WIND» avec un autre signe («PANDA (connecté par Wind)») dans le contexte d’un modèle de voiture qui permet aux passagers d’être toujours connectés aux services mobiles de la demanderesse. Cela est acceptable dans la mesure où plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Il n’existe aucune règle juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige le titulaire d’une marque à fournir la preuve de la marque seule lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 64, paragraphe 2, et (3),du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome ou avec la dénomination sociale sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). En outre, il est de la nature même des collaborations croisées de représenter les marques indépendantes des entités respectives sur les produits, les signes respectifs étant utilisés conjointement mais de manière autonome.
Dans ce contexte, il est considéré que, dans le contexte des éléments de preuve dans leur ensemble, les documents produits montrent que la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure sur le territoire pertinent (à savoir l’Union européenne).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l' usage» inclut également la preuve de l’usage du signe pour les produits et/ou services pour lesquels il est enregistré.
Les documents fournis par la demanderesse montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents/publicités (en italien), de la devise mentionnée ou des références à des villes/régions situées dans ce pays (telles que Florence, Milan ou Toscane). En outre, il est fait référence à des études menées par un institut allemand et mentionnant des services «WIND» et à la disponibilité des services de la
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demanderesse dans l’Union européenne8. La titulaire avance que la marque de l’Union européenne antérieure n’a jamais été utilisée en dehors de l’Italie et qu’il n’est pas possible d’établir si la marque est utilisée pour les produits ou services enregistrés. À cet égard, la division d’annulation rappelle qu’à la suite de l’ arrêt Leno Merken9, l’article 18, paragraphe 1,10 du RMUE doit être interprété en ce sens que les frontières du territoire des États membres doivent être ignorées pour apprécier si une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (paragraphe 44). Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux. Comme l’a observé la Cour dans l’affaire « Leno Merken», il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55).
Le matériel publicitaire et les extraits de presse déposés par la demanderesse montrent la couverture médiatique intensive de divers services de télécommunications commercialisés sous le signe «WIND», que de tels services étaient proposés à la vente aux consommateurs et que l’usage était public et que le signe était exposé au public dans le but de créer un marché pour les services en cause. Ilest vrai, certes, qu’il n’existe aucune preuve de ventes directes concernant la fourniture de services de télécommunications sous la marque de l’Union européenne antérieure. Il convient néanmoins d’observer que la fourniture d’éléments de preuve de ventes traditionnels, tels que des factures sur papier, peut ne pas nécessairement être fonctionnelle lorsqu’il s’agit d’activités commerciales menées dans le secteur de marché concerné.
D’autre part, l’ensemble des éléments de preuve produits devant la division d’annulation permet clairement de conclure que la marque de l’Union européenne antérieure a été exposée au public dans le but de créer ou de maintenir une part de marché, qu’elle a fait l’objet d’un usage de longue date et qu’elle jouit même d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent (voir plus bas à cet égard). En particulier, les informations tirées d’articles de presse indépendants et du rapport de l’AGCOM ainsi que les activités publicitaires intensives servent à étayer les informations fournies dans la déclaration sous serment sur le chiffre d’affaires et les dépenses publicitaires et sont suffisantes pour démontrer que la demanderesse a sérieusement tenté de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamment d’ informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Ence qui concerne l’usage pour les services enregistrés, les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée pour divers services de télécommunications. En outre, il est rappelé que la demanderesse n’est pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie de services. Par conséquent, et compte tenu de
8 Voir annexe 11: «Avec Panda connecté par Wind, vous pouvez recevoir l’offre «WINDPACK», rester connecté au déménagement et continuer à surpasser, même dans l’Union européenne».
9 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816.
10 Selon laquelle les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
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l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de services11, dans les limites des termes décrivant les services pour lesquels la marque a été enregistrée, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque doit être établi pour toute la catégorie de la spécification, à savoir les télécommunications.
C. renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour, entre autres, les télécommunications comprises dans la classe 38.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
11 Voir à cet effet 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288: «Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ousous-catégoriescohérentes».
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(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 — T -357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée de la marque de l’Union européenne antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité invoquant une renommée doit prouver que son droit antérieur a acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée (article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RMUE).
En outre, la renommée de la marque antérieure doit toujours exister au moment où la décision sur la demande en nullité est rendue, étant donné que les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE sont formulées au présent. Par conséquent, le demandeur devrait également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue. La marque contestée a été déposée le 19/07/2019. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle la demande est fondée, entre autres, avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date et qu’elle existait toujours au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 28/09/2020. Les éléments de preuve doivent également prouver que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels la demanderesse a revendiqué une renommée, notamment les télécommunications comprises dans la classe 38.
La demande est dirigée contre les produits suivants: Classe 12: Scooters, en particulier scooters électriques; bicyclettes; motocyclistes. Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Les éléments de preuve produits par la demanderesse le 26/02/2021 ont été énumérés à la section A ci-dessus.
Dans ses observations du 04/03/2021, la titulaire avance que la demande en nullité doit être rejetée «en raison de l’absence de renommée». Elle affirme que la marque de l’Union européenne antérieure «n’a jamais été utilisée en dehors de l’Italie» et, en outre, en mars 2020, la demanderesse s’est «définitivementdésistée» de la marque en raison d’une fusion d’entreprises. Selon elle, la part de marché détenue par la marque de l’Union européenne antérieure est «zéro», l’étendue géographique de l’usage est inexistante et une marque qui a été abandonnée ne saurait jouir d’une renommée. Dans ses autres observations du 21/07/2021, la titulaire répète pour l’essentiel ses précédents arguments concernant la part de marché de la marque de l’Union européenne antérieure «zéro, depuis mars 2020» et l’absence d’usage depuis la même date. Elle renvoie également au rapport produit par la demanderesse en annexe 77, affirmant que le document attribue des parts de marché à WindTre et aux fichiers figurant dans la pièce 3, «àtitre de comparaison», un rapport publié par la même autorité en 2016,12 qui «attribuaitdes parts de marché à Wind». La titulaire fait également valoir qu’il n’existe pas de sondages d’opinion ou d’études de marché sur le degré de connaissance de la marque de la demanderesse ou sur la position qu’elle occupe sur le marché pertinent.
Ces arguments ne sont pas convaincants et doivent être écartés.
La réglementation ne contient aucune mention directe du type de preuve le plus approprié pour démontrer la renommée. La demanderesse en nullité peut recourir à tous les moyens de preuve visés à l’article 97, paragraphe 1, du RMUE, pour autant qu’ils soient de nature à démontrer que la marque jouit effectivement de la renommée requise.
Enoutre, il est important de noter que, lors de l’appréciation des éléments de preuve produits, la division d’annulation doit procéder à une appréciation globale et toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération. Tous les documents produits doivent être examinés les uns en rapport avec les autres. Les éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls, mais ils peuvent contribuer à prouver la renommée en combinaison avec d’autres documents et informations.
En l’espèce, il ressort clairement de l’ensemble des éléments de preuve que la marque de la requérante a été utilisée pendant une longue période13( jusqu’à (au moins) fin mars 202014) et qu’elle a fait l’objet d’une exposition massive. Cela peut notamment être déduit du parrainage de l’équipe de football A.S. Rom et de sa participation à divers grands tournois, en particulier Champions League, ainsi que du nombre assez important d’articles de presse et de publicités vidéo. En effet, le parrainage d’une équipe renommée et son inclusion dans l’une des plus importantes ligues au sein de l’UE signifient que la marque a été exposée non seulement dans les stades, mais également dans les journaux et à la télévision lorsque l’événement a été télévisé et publié. En outre, la publicité en général et les articles de presse démontrent clairement que la marque est non seulement
12 Le rapport se fonde sur des données mises à jour jusqu’en juin 2016.
13 Voir les références dans les éléments de preuve à la célébration du 20e anniversairede WIND en 2019.
14 Voir, par exemple, la publicité figurant à l’annexe 71, qui affiche la marque en lien avec une offre valable jusqu’au 30/03/2020.
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fortement impressionnée, mais aussi que la marque est fortement parlée dans le domaine des télécommunications. Ainsi qu’il ressort clairement de l’énumération des éléments de preuve, un certain nombre d’accolades ont été attribuées à «WIND» et ses services de télécommunications sont considérés comme «excellents» et «en première qualité».
En ce qui concerne le rapport figurant à l’annexe 77, il convient de noter que le document concerne, entre autres, des opérateurs sur le marché des communications électroniques et qu’il fait donc nécessairement référence à «Wind Tre» et non à «Wind Tre», étant donné que «Wind Tre» est le nom de la société de la demanderesse depuis la fin de l’année 2016. Même en supposant, comme le soutient la titulaire, qu’il n’y a pas eu d’usage de la marque de l’Union européenne antérieure après mars 2020, les chiffres figurant dans le rapport concerné sont basés sur des données mises à jour jusqu’en juin 2020. Par conséquent, ils englobent nécessairement toutes les données relatives à l’usage de la marque en rapport avec des services de télécommunications jusqu’en mars 2020 au moins. En outre, dans certains cas, le rapport présente également les différences par rapport à juin 2019. À titre d’exemple, le document montre que pour les «Vins fixes», Wind Tre est en troisième position avec une part de marché de 13,9 % en juin 2020 et une différence (en points de pourcentage) de
+ 0.4 contre juin 2019.
En ce qui concerne l’usage uniquement en Italie, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). En l’espèce, certes, les éléments de preuve concernent principalement l’Italie. Toutefois, comme indiqué précédemment, il est également fait référence à des études menées par l’Institut allemand de la qualité et des finances et à la disponibilité des services de WIND dans l’Union européenne15. Dans l’ensemble, les éléments de preuve fournis concernant le parrainage, la publicité dans des articles de presse et les publicités, ainsi que les déclarations sous serment figurant dans la déclaration sous serment et les informations contenues dans les observations supplémentaires, sont, pour cette raison, suffisants pour permettre à la division d’annulation de conclure que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de reconnaissance auprès du public italien, ce qui conduit à conclure que la marque antérieure jouit d’au moins un certain degré de renommée dans l’Union européenne aux dates pertinentes, à savoir la date de dépôt de la MUE contestée (19/07/2019) et la date de dépôt de la demande en nullité (28/09/2020).
Comme indiqué ci-dessus, en outre, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur la nullité soit rendue. Toutefois, en principe, il suffira que la demanderesse démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à la date de dépôt de la demande de MUE et de la demande en nullité contestées, respectivement, tandis que toute perte de renommée ultérieure incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne à revendiquer et à prouver.
À cet égard (comme déjà examiné dans la section «Remarques préliminaires» ci- dessus), la division d’annulation ne trouve pas les documents produits par la titulaire particulièrement probants ou convaincants. Certes, le communiqué de presse de la demanderesse du 06/03/2020 rend compte du lancement de la
15 Voir annexe 11: «Avec Panda connecté par Wind, vous pouvez recevoir l’offre «WINDPACK», rester connecté au déménagement et continuer à surpasser, même dans l’Union européenne».
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nouvelle marque «WINDTRE». Il est également vrai qu’il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure après le 31/03/2020. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la renommée est généralement construite progressivement sur une période plus longue et ne peut être simplement basculée et offensante. Une analyse comparative du rapport déposé par la titulaire de la marque de l’Union européenne et du rapport déposé par la demanderesse montre que l’entreprise de la demanderesse a conservé une position relativement constante sur le marché pertinent entre 2016 et 2020 (par exemple, sa part de marché pour les «lignes fixes» était de 13,6 % en juin 2016 et de13,9 % en juin 2020). Par conséquent, même en tenant compte du marché spécifique concerné (où la renommée peut être diluée plus rapidement puisqu’il s’agit d’un marché très concurrentiel qui connaît une croissance rapide et une perte rapide par rapport aux autres), en l’absence de preuves convaincantes de la part de la titulaire de la MUE, le communiqué de presse ne permet pas automatiquement de conclure à une perte totale de renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. En conclusion, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de reconnaissance parmi le public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents.
b) Les signes
MUE antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Les signes à comparer sont des marques figuratives, en noir et blanc, telles que représentées dans le tableau ci-dessus.
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L’élément commun «WIND» sera compris par une partie du public pertinent (c’est-à-dire les consommateurs anglophones ainsi que les consommateurs extérieurs aux communautés native-anglophone mais maîtrisant cette langue) comme faisant référence à un courant aérien qui traverse la surface de la terre. La partie restante du public percevra cet élément comme un terme inventé et dépourvu de signification. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire16, «WIND» n’est ni descriptif des produits et services pertinents, ni évocateur de leurs caractéristiques d’une manière susceptible d’affecter substantiellement sa capacité à indiquer l’origine commerciale. Il possède donc un caractère distinctif moyen.
L’élément figuratif de la ligne ondulée avec le point supplémentaire inclus dans la marque de l’Union européenne antérieure est plutôt abstrait et ne véhicule aucune signification claire et immédiatement perceptible par rapport aux services pertinents. En soi, il possède un caractère distinctif moyen. Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, les consommateurs décrivent et reconnaissent généralement les signes en cause en citant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
La stylisation de l’élément verbal de la marque de l’Union européenne antérieure n’est ni particulièrement frappante ni fantaisiste et ne diverge pas de manière significative d’une police de caractères standard. En tout état de cause, il sera perçu comme une simple décoration du mot lui-même et, en tant que tel, sans signification en tant que marque. La même conclusion s’impose en ce qui concerne la stylisation du signe contesté. Bien que les lettres soient représentées graphiquement d’une manière légèrement plus élaborée que dans le cas de la marque antérieure, une telle stylisation reste néanmoins un simple support de l’élément verbal.
Pour conclure, il est considéré que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque de l’Union européenne antérieure, c’est le mot «WIND» qui aura le premier et le plus fort impact sur les consommateurs et sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale.
Aucun des signes ne comporte d’élément clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel (étant donné que les seules différences résident dans leur stylisation et la présence de l’élément figuratif représentant la ligne ondulée avec le point de la marque de l’Union européenne antérieure) et sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, pour les consommateurs qui comprennent le concept de vent, les signes sont presque identiques (étant donné que l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne antérieure n’introduit aucune signification particulière susceptible d’altérer la perception conceptuelle du signe). Pour la partie restante du public, pour laquelle aucun des deux signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
16 Selon laquelle «pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais, le niveau de caractère distinctif doit être considéré comme faible étant donné que le mot «WIND» est un mot notoirement connu dans la langue anglaise».
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Compte tenu des conclusions qui précèdent, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont très similaires dans l’ensemble. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (voir, à cet effet, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67 à 69; et arrêt du 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44). De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est probable que, confronté à une marque postérieure similaire, le public concerné l’associe à la marque antérieure. Par conséquent, c’est à la lumière de la jurisprudence susmentionnée qu’il convient d’examiner l’allégation de la requérante.
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En l’espèce, comme établi à la section b) ci-dessus, il existe un degré élevé de similitude visuelle, une identité phonétique et (pour une partie des consommateurs) une quasi-identité conceptuelle entre les signes résultant de la reproduction du seul élément verbal de la marque antérieure en tant que seul élément du signe contesté. La marque de l’Union européenne antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et jouit en outre d’un certain degré de renommée en ce qui concerne les télécommunications.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il n’existe aucun lien étant donné que les produits et services pertinents sont «absolument dissemblables» et que le consommateur moyen qui achète des services de télécommunications ne souhaite pas acheter des scooters ou d’autres véhicules à deux roues auprès de la même entreprise. Dans le cadre de la comparaison des produits et services au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle avance également que, si le consommateur moyen est habitué aux équipements de télécommunications de voitures, tel n’est pas le cas des trottinettes. Le lien entre le marché des voitures et le marché des services de télécommunications est beaucoup plus étroit que celui entre le marché des trottinettes et d’autres véhicules à distance à deux roues et le marché des télécommunications. Quant à la collaboration entre la demanderesse et Fiat, le consommateur sait pertinemment que les deux sociétés ont travaillé ensemble pour fournir un produit combiné, comme le montre le nom même «PANDA relié par WIND». Toutefois, selon la titulaire, aucun consommateur ne supposerait qu’une entreprise vendant des voitures propose également des installations de télécommunications et de connexion ou vice versa.
Ces arguments ne sauraient prospérer.
Il ressort clairement de la jurisprudence qu’un lien entre les marques exige que la partie du public qui connaît déjà la marque antérieure soit également exposée à la marque postérieure. En outre, lefait que les produits et les services désignés par les marques en conflit appartiennent à des secteurs commerciaux éloignés ne suffit pas, à lui seul, à exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris des aspects qualitatifs, tels qu’une image particulière, ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenues associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre que l’image de la marque renommée soit transférée à la marque contestée malgré la distance entre les secteurs de marché concernés.
Cela s’applique pleinement au cas d’espèce, dans lequel la demanderesse a produit des éléments de preuve démontrant17 que sa société a établi un lien avec le constructeur automobile italien, Fiat, et que cette collaboration a abouti au lancement en 2019 du modèle de voiture «Panda connecté par WIND», qui permet aux passagers d’être toujours «connectés» aux services de télécommunications de WIND. Il convient également de noter que cette collaboration a fait l’objet de l’attention des médias, comme en témoignent la sélection d’articles de presse mis à disposition par la requérante (voir annexe 28).
Dans ses observations du 26/02/2021, la demanderesse donne d’autres exemples de sociétés qui proposent désormais des produits/services de mobilité durable, tels que, par exemple, les bicyclettes électriques et les trottinettes, les
17 Voir annexes 10 et 11.
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services de bine/scooter/partage de voitures, bien que leur activité principale ait été utilisée pour être sans rapport avec ce secteur. Elle souligne également que les sociétés spécialisées dans les télécommunications et les produits et services informatiques (comme Vodafone ou Telekom) produisent et commercialisent des moyens de transport durables et de nombreuses entreprises de télécommunications développent et fournissent des systèmes de transport intelligents. La division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les services de télécommunications compris dans la classe 38 et les trottinettes, en particulier scooters électriques; bicyclettes; les motos comprises dans la classe 12 sont différentes. Néanmoins, une association avec la marque antérieure demeure possible, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, de la renommée acquise par la marque antérieure et du fait que la marque de l’Union européenne antérieure est déjà exploitée en dehors de son secteur de marché naturel et plus particulièrement en rapport avec des véhicules.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T- 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par souci d’exhaustivité, les affaires antérieures18 invoquées par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’appui de ses allégations selon lesquelles il n’existe pas de lien avec la présente procédure ne sont pas analogues à la présente procédure, étant donné qu’elles concernent des produits et services différents de ceux concernés par la présente analyse. Bien que les principes généraux de la jurisprudence soient respectés, comme ils l’ont été dans l’appréciation ci-dessus, lors de l’application de ces principes au cas d’espèce, il a été conclu que la marque contestée, lorsqu’elle est appliquée aux produits pertinents compris dans la classe 12, évoquera la marque de l’Union européenne antérieure. d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure; il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être uniquement potentiel dans le cadre d’une procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas pour que
18 R 2057/2018 et B 440 513.
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l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012,60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que la requérante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, au sens qu’il est prévisible dans le cours ordinaire des événements. À cette fin, la requérante devrait produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
La demanderesse affirme, en substance, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde, en substance, sa revendication sur les éléments suivants: I) les marques en cause sont identiques/presque identiques; II) la marque de l’Union européenne antérieure de la demanderesse possède un caractère distinctif intrinsèque élevé et jouit d’une forte renommée et d’un caractère notoire; (III) les consommateurs associeront à tort la marque de l’Union européenne contestée à la demanderesse et la marque antérieure serait évoquée dans l’esprit du public pertinent lors de la visualisation du signe contesté; (IV) De nos jours, il est très fréquent que les entreprises de télécommunications et les entreprises du secteur de la mobilité concluent des accords de comarquage et, par conséquent, les marques de télécommunications soient associées à des marques de véhicules; (V) la marque «WIND» elle-même fait l’objet d’un co-marquage avec la célèbre marque automobile «PANDA», la société FCA ayant lancé en 2019 le modèle automobile «Panda connecté par WIND» avec des installations de connexion fournies par Wind Tre et différenciées par la marque WIND; (VI) la titulaire de la marque de l’Union européenne bénéficiera de l’attractivité de la marque antérieure en apposant sur ses produits un signe identique à une marque largement connue sur le marché italien; (VII) le signe contesté peut tirer profit de la notoriété de la marque antérieure en exploitant indûment son prestige; un tel risque sera particulièrement élevé lorsque la marque antérieure a acquis non seulement un degré élevé de reconnaissance, mais aussi une renommée «bien» ou «particulière», en ce sens qu’elle reflète une image d’excellence, de fiabilité ou de qualité.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
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[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur le fait que les produits contestés compris dans la classe 12 et les services de télécommunications de la demanderesse sont «totalement indépendants» et que, dès lors, selon elle, les consommateurs ne supposeront pas que la marque contestée est une nouvelle marque de la demanderesse. La titulaire répète également que la demanderesse a cessé d’utiliser la marque antérieure en mars 2020, ce qui rendrait encore plus improbable que les consommateurs supposé que la demanderesse continue d’offrir des produits sous sa marque antérieure, «notamment, bien sûr, si ce sont des produits que la demanderesse en nullité n’avait aucun lien avec le passé».
Il a déjà été expliqué dans la section c) ci-dessus pourquoi un lien entre les produits et services respectifs ne peut être contesté et pourquoi le public serait amené à établir un lien entre les signes, malgré la différence entre les produits et services en cause. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables et s’appliquent mutatis mutandis à la présente appréciation, compte tenu du fait que le profit indu doit être la conséquence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public.
Il convient également de garder à l’esprit que l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques antérieures renommées en cas d’association ou de confusion qui n’a pas nécessairement trait à l’origine commerciale des produits/services. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu’elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit.
Lors de l’appréciation du profit indu, l’intention de la titulaire de la MUE n’est pas un facteur pertinent. Le profit indu ne nécessite pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
À ce stade, il convient également de rappeler que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage qui pourrait être fait de la marque contestée, le titulaire de la marque
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antérieure n’est pas tenu d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir annuler la marque. Le titulaire de la marque antérieure doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur et une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmé sur pourvoi 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d’une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).
Compte tenu des conclusions formulées dans les sections précédentes de cette décision, il est clair qu’il existe un degré considérable de similitude globale entre les marques et que la marque de l’Union européenne antérieure jouit au moins d’un certain degré de renommée en ce qui concerne les services de télécommunications. Ces facteurs associés aux éléments de preuve montrant que la marque antérieure a déjà été exploitée en dehors de son secteur de marché naturel contribuent à l’existence du «lien» entre les marques en cause.
En outre, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque de l’Union européenne antérieure est associée à une image de haute qualité, d’excellence et à une combinaison avantageux de coûts, de qualité et de durabilité pour répondre aux besoins des clients.
Le risque de profit indu englobe les cas d’exploitation manifeste ou de parasitisme d’une marque renommée, à savoir le risque de transfert de l’image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celle-ci aux produits couverts par la marque postérieure, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation approuve les arguments de la demanderesse et considère qu’un transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure est très possible en l’espèce et qu’une partie importante des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 12 en pensant que le signe contesté est en quelque sorte lié à la marque renommée de la demanderesse, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, partant, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la titulaire est autorisée à tirer un «avantage» des investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir et créer une bonne volonté pour sa marque.
Par conséquent, la division d’annulation considère qu’il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 12 puisse acquérir un avantage indu et entraîner un parasitisme, c’est-à-dire qu’il soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.
Autres types de préjudice
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La demanderesse fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. Comme indiqué ci-dessus, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) La cause de nullité
Comme indiqué ci-dessus, les conditions relatives à l’identité ou à la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque d’atteinte ont toutes été remplies. Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. La demande peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire de la MUE établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Cela résulterait des circonstances suivantes:
(I) Le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande en nullité sur la base d’une marque «cédée»et la seule finalité de la demande est d’entraver la libre circulation des produits et services; (II) La marque de l’Union européenne contestée a été très bien acceptée par le public pertinent et jouit d’une très bonne renommée. Depuis la création de la titulaire de la marque de l’Union européenne, en 2017, WIND est entrée sur plusieurs marchés de la micro-mobilité dans l’Union européenne. En outre, en raison de son engagement social et environnemental et de son accent mis sur l’autonomisation des jeunes femmes aux postes de direction, la marque a été très bien accueillie. À l’appui de ces affirmations, la titulaire a produit en tant que pièce 4 des impressions de son profil LinkedIn, extraites en juillet 2021 et montrant des références à des événements liés à la micromobilité ou au transport durable, ainsi que des impressions de son site web contenant plusieurs entrées (en italien, anglais, allemand et français) datées de juillet 2019 à juin 2021; (III) Les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée et les services de la demanderesse n’ont aucun lien et la marque de la titulaire n’apparaît pas «comme une extension naturelle des services» de la marque antérieure; IV) La titulaire de la MUE ne tente pas d’établir un lien entre les marques en cause, par exemple en s’appuyant sur des campagnes publicitaires spécifiques ou des slogans de la demanderesse en nullité. À l’appui de ces affirmations, la titulaire a produit des impressions de son site web contenant une entrée de août 2019 intitulée «E-Scooter Firm Wind gets New Superhero Brand Identity» (pièce 5) et une entrée de avril 2021 intitulée «Women of Wind: Rencontrer Janet, chef créatif poche Graphic Designant» (pièce 6).
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La titulaire conclut que «en raison de la notion de juste motif, la demanderesse en nullité est en tout état de cause tenue de tolérer l’usage de la marque postérieure pour les produits pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, à savoir des scooters, en particulier scooters électriques, vélos, vélos». L’existence d’un motif justifiant l’usage de la marque contestée est un moyen de défense que la titulaire de la MUE peut invoquer dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, il appartient à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer qu’elle dispose d’un juste motif pour utiliser la marque faisant l’objet d’une procédure de nullité. Il s’agit d’une application de la règle générale selon laquelle «il doit prouver», qui est l’expression de l’ancienne règle ei qui affirme incumbit probatio [01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.)/OLYMPIC, § 23].
En l’espèce, aucune des circonstances invoquées par la titulaire de la MUE ne saurait être considérée comme un juste motif pour l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
Il convient de noter d’emblée que la condition relative au juste motif n’est pas simplement remplie par le fait que le signe est particulièrement apte à identifier les produits pour lesquels il est utilisé.
Un juste motif peut être constaté lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne établit qu’il ne peut raisonnablement être tenu de s’abstenir d’utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits et de services — que ce soit au moyen de mots génériques ou d’éléments figuratifs génériques), ou lorsqu’il dispose d’un droit spécifique d’utiliser la marque pour les produits et services (par exemple, il montre qu’un accord de coexistence pertinent permet l’utilisation du signe).
La division d’annulation a déjà examiné et rejeté les allégations de la titulaire concernant la prétendue mauvaise foi de la demanderesse en nullité (voir section «Observations préliminaires» ci-dessus). En tout état de cause, il est difficile de voir comment le dépôt de la demande en nullité le 28/09/2020 peut constituer un juste motif pour justifier l’usage de la marque de la titulaire avant cette date.
En ce qui concerne les autres arguments du titulaire, il est vrai que la Cour, en interprétant l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE19du Conseil, a donné des éléments détaillés à prendre en considération lors de l’appréciation des conditions dans lesquelles l’usage antérieur d’un signe similaire à une marque renommée peut relever de la notion de «juste motif». Plus précisément, la Cour a indiqué qu’il convient de tenir compte de la manière dont le signe a été accepté et de sa renommée auprès du public pertinent, de l’intention de la personne qui l’utilise, du degré de proximité entre les produits et services ainsi que de l’importance économique et commerciale de l’usage (06/02/2014, C- 65/12, Leidseplein Beheer et de Vries, EU:C:2014:49, § 54-60). Ce sont
19 Dont le contenu normatif est en substance identique à celui de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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précisément les circonstances invoquées par la titulaire, hormis la prétendue mauvaise foi de la demanderesse. Il est également vrai que la Cour a jugé20 que le titulaire d’une marque renommée pourrait être obligé, en vertu de la notion de «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel cette marque avait été enregistrée. Toutefois, cela vaut s’ il est démontré que le signe a été utilisé avant le dépôt de cette marque (soulignement ajouté) et que l’usage de ce signe pour le produit identique est de bonne foi. En revanche, en l’espèce, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernent une période allant de juillet 2019 à juin 2021, tandis que la marque de l’Union européenne antérieure a été déposée quelque 20 ans avant cette date (le 18/02/1998).
Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas de juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels la demande était fondée. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage ou la preuve de la renommée en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 38 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
20 06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer et de Vries, EU:C:2014:49, § 60.
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De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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