DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 29 544 (REVOCATION)
KARELIA Tobacco Company Inc, Athinon Street, 24100 Kalamata (Grèce), Grèce (demanderesse), représentée par CSY London, 10 Fetter Lane, EC4A 1BR London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, Foothill Ranch, California 92610, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str.40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 08/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est partiellement accueillie.
2) la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 651 008 à compter du 13/11/2018 pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac [à l’exception du tabac à capuchon];articles pourfumeurs;allumettes.
3.l’enregistrement de la marque de l’Union européenne reste enregistré pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 34:tabac à narguilé.
4) chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 10 651 008 «OCEAN mist» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs;allumettes.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 13/11/2018, la demanderesse a fait valoir que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (UE) pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de la présente demande en déchéance pour les

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produits contestés compris dans la classe 34.Elle a également fait valoir qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de la marque enregistrée et a demandé que la déchéance de la marque contestée soit prononcée pour tous les produits désignés.
En réponse, le 01/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage du signe contesté (énumérées et appréciées ci-dessous).Elle a fait valoir que les documents dans leur intégralité démontraient un usage sérieux dans l’Union européenne pour le tabac et les produits du tabac au cours de la période pertinente.
Le 16/04/2019, la demanderesse a fait valoir que les documents ne démontraient pas l’usage de la marque contestée pour les produits enregistrés.Elle a notamment fait valoir que certains documents n’étaient pas datés ou datés en dehors de la période pertinente et devaient être écartés, et a affirmé que les éléments de preuve ne contenaient pas d’indications suffisantes en ce qui concerne l’importance de l’usage.La demanderesse a notamment fait référence aux catalogues et a affirmé qu’ils montraient l’usage du signe en relation avec un arôme spécifique du tabac nord-hookah, qui est différent du tabac en général, de ses succédanés et du tabac traditionnel pour pipe, ainsi que d’une utilisation en rapport avec des produits non couverts par la marque contestée (pierres à vapeur, jus d’électricité).En outre, elle a affirmé que rien ne prouvait que les catalogues étaient effectivement distribués aux consommateurs dans l’Union européenne.
Elle a également fait valoir que les factures ne contenaient que des indications de poids et non de prix.En outre, les factures faisaient principalement référence au marché britannique, et seulement quelques concernaient d’autres pays (Estonie, Allemagne, Lituanie, Pologne et Espagne).En outre, les ventes relatives à l’Andorre ne devaient pas être prises en considération étant donné qu’elles étaient en dehors de l’UE.Par conséquent, les factures n’étaient pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne et l’importance des ventes n’était pas suffisante compte tenu de la valeur mondiale du marché du tabac dans l’UE et du nombre estimé de consommateurs de tabac sur le territoire pertinent.En ce qui concerne les captures d’écran YouTube, elles devaient également être ignorées étant donné qu’il n’était pas clair quel public cible et la date du nombre de vues était postérieure à la fin de la période pertinente.
La demanderesse a également fait valoir que le tabac brisha était différent du tabac traditionnel couvert par la marque contestée:il est conçu pour être utilisé spécifiquement avec des hookahs et n’est pas compatible avec d’autres pipes ou cigarettes;il est produit selon un procédé de fabrication différent et avec différents ingrédients.La requérante s’est référée, à l’appui de ses allégations, à un article de la Food and Drug Administration des États-Unis.Elle a conclu que si l’usage devait être considéré comme suffisamment démontré, il ne pourrait l’être que pour la catégorie de produits correspondant à l’usage spécifique démontré, à savoir uniquement pour le tabac niché.
Le 29/08/2019, la titulaire de la marquede l’Union européenne a répondu aux observations de la demanderesse concernant la preuve de l’usage.En particulier, elle a souligné qu’il convenait de procéder à une appréciation globale et que les preuves produites étaient suffisantes en ce qui concerne l’importance de l’usage et que l’usage n’avait pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux et devait prendre en compte les caractéristiques des produits.La titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu des produits dans le monde entier, y compris sur le marché de l’Union européenne.«Citrus Mist» était l’une des nombreuses saveurs de tabac proposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la série de marques «MIST-» enregistrées et utilisées pour d’autres saveurs spécifiques.Des factures montrent que les produits «Citrus Mist» ont été vendus au moins entre 2014 et 2017 et que des livraisons ont été effectuées à des clients dans l’Union européenne

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(Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, Espagne, Allemagne et Autriche).Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas tenue de fournir une déclaration sous serment ou des informations concernant le chiffre d’affaires résultant des ventes de produits sous le signe contesté.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents supplémentaires (énumérés ci-dessous).Elle a indiqué que 10 000 catalogues étaient imprimés et distribués aux consommateurs lors de salons professionnels.Elle a également fourni des déclarations de distributeurs en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que des photos de sa présence dans des salons professionnels.Enfin, des vidéos YouTube, publiées au cours de la période pertinente, ont été produites à l’appui de la preuve de la disponibilité des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le marché.
En ce qui concerne l’usage pour les produits pertinents, la titulaire de la MUE a affirmé que le tabac vendu sous le signe «Citrus Mist» relevait des catégories de produits « tabac brisha, tabac pour pipe et tabac à fumer.Elle a fait référence à un arrêt de la Cour fédérale de justice allemande selon lequel le tabac brisha était un type particulier de tabac pour pipe (26/07/2017, 1 StR 19/16).
Le 13/01/2020, la demanderesse a réitéré ses observations précédentes et a affirmé que les éléments de preuve démontraient un certain usage pour un type de tabac très spécifique:un arôme spécifique du tabac brisha.Cet usage spécifique a été reconnu par la propre littérature d’entreprise de la titulaire, selon laquelle elle était «leader du marché mondial de l’industrie du tabac à hookah».Toutefois, cet usage a été limité et insuffisant pour établir l’usage sérieux du signe contesté.
Le 18/05/2020, la titulaire de la MUE a répondu à la demanderesse en faisant valoir que l’usage du signe contesté ne devait pas se limiter au tabac brisha mais devait être accepté pour toute la catégorie du tabac, étant donné que la titulaire d’une marque n’était pas tenue de prouver l’usage de la marque pour toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle elle était enregistrée.À cet égard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à des décisions antérieures de l’Office.
Le 03/07/2020, l’Office a informé les parties qu’il considérait la phase contradictoire de la procédure comme close.Toutefois, le 15/07/2020, la demanderesse en nullité a demandé un cycle supplémentaire d’observations en réponse aux derniers arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’Office a accepté cette demande par lettre du 25/07/2020 adressée aux deux parties.Un nouveau délai a été accordé à la demanderesse, qui a été prorogé à sa demande jusqu’au 29/11/2020.
Le 26/11/2020, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’était pas d’accord avec les commentaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne et n’a spécifiquement pas considéré que le signe contesté avait été utilisé pour la catégorie générale du tabac.Elle s’est référée à l’affaire du 14/07/2005-, 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, selon laquelle l’idée de sous-catégories appropriées était appréciée du point de vue du public pertinent et de sa perception des produits.Dans le contexte des produits du tabac, la demanderesse a considéré que le tabac brisha constituait une sous-catégorie cohérente au sein de la vaste catégorie du tabac et faisait référence à une procédure d’annulation (10/06/2020, 34 161 C) dans laquelle la marque de l’Union européenne contestée avait été enregistrée pour, entre autres, du tabac et la division d’annulation avait conclu que l’usage pour du tabac à capuche relevait de la large catégorie du tabac.
Le 11/12/2020, la titulaire de la marquede l’Union européenne a réitéré ses observations antérieures et, notamment, que les éléments de preuve devaient être appréciés

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globalement et que les catalogues étaient imprimés aux États-Unis parce que la titulaire de la marque de l’Union européenne a son siège aux États-Unis.Toutefois, les catalogues ont été distribués sur le territoire pertinent directement lors de salons professionnels au sein de l’Union européenne.La titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu que les éléments de preuve démontraient que du tabac était vendu sous la marque contestée et a demandé à l’Office de clôturer la phase contradictoire de la procédure et de rendre une décision sur la base des observations et des éléments de preuve produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Toutefois, l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est à

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la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28 septembre6et le 201septembre 2.La demande en déchéance a été déposée le 13 octobre11et le 201septembre 8.Parconséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’ est-à-dire du 13 au 11septembre3 au 12octobre 201 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 01/02/2019, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Pièces 1 et 2:des images de l’emballage du produit sur lesquelles figure la marque
«OCEAN mist»: Et impression des sites web www.shopstarbuzz.com, datée du 28/01/2019;il présente à la vente le produit Starbuzz Tobacco «OCEAN mist» exotique.
Pièces 3 à 6:des extraits de quatre catalogues de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, Starbuzz Tobacco, datés de 2015 à 2018;ils montrent des images d’une grande variété de produits du tabac, y compris du tabac à houille aromatisé, sur lequel figure le signe «OCEAN mist» (comme dans les pièces 1 et 2);la titulaire de la marque de l’Union européenne est présentée comme un leader dans l’industrie du tabac à capuche, proposant plus de 80 saveurs exotiques de tabac à capuchon, dont la saveur «OCEAN mist».
Les catalogues montrent le produit suivant sur lequel figure la dénomination «OCEAN mist»:
— tabac à capuche aromatisé .
Pièces 7 à 11:une grande sélection de factures datées de 2013 à 2018;ils s’adressent à des clients en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.Ils font notamment référence à des produits «EXOTIC OCEAN mist» suivis d’une indication/g ou/kg;certains produits sont indiqués sous la mention «EXOTIC OCEAN mist WATER PIPE TOBACCO»:les prix ne sont pas visibles mais les quantités sont importantes (plusieurs centaines) sur l’ensemble de la période.

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Le 29/08/2019, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres documents à titre de preuve de l’usage:
Pièce 12:un extrait du catalogue des produits de 2015 dans lequel aucune mention de «OCEAN mist» n’est faite;

Pièce 13:factures de sociétés d’imprimerie concernant les catalogues de la titulaire de la marque de l’Union européenne;datés entre 2013 et 2016 et faisant référence à des impressions de commandes de 10 000 catalogues;

Pièce 14:une déclaration d’un distributeur officiel en Espagne, datée du 01/07/2019;le distributeur a déclaré avoir reçu des catalogues de 2013 à 2018 et a commandé, entre autres, du tabac «OCEAN mist» à la titulaire de la marque de l’Union européenne et a vendu les produits à des clients de l’Union européenne;
Pièce 15:une déclaration d’un distributeur officiel au Royaume-Uni, datée du 26/06/2019;Selon cette déclaration, le distributeur a reçu les catalogues de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 2013 à 2018 et avait commandé du tabac, notamment du tabac «OCEAN mist», et avait vendu ces produits à des clients au Royaume-Uni et dans l’Union européenne;
Pièces 16 à 19:factures et photos de la participation de la titulaire de la marque de l’Union européenne à des foires en 2014, 2015, 2016 et 2018;
Pièce 20:des informations générales sur le salon InterTabac international, Dortmund (la plus grande foire commerciale au monde pour les fournitures de tabac et de fumeurs, tenue en Allemagne depuis 1978);12 500 visiteurs du commerce ont participé en 2018;
Pièce 21:des informations générales sur EuroTab, Krakow (plus grand salon paneuropéen de vente au détail et de distribution liés au tabac organisé en Pologne);
Pièce 22:informations générales sur HookahFair, Frankfurt (détenues en Allemagne depuis 2013);
Pièce 23:des informations générales sur le TabEXPO, Londres (organisé dans différents pays de l’UE, déclaré être le principal salon commercial de l’industrie du tabac depuis le début des années 1990);
Pièce 24:factures et photos de la participation de la titulaire de la marque de l’Union européenne à des salons entre 2013 et 2019:EUROTAB (en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), salon hookah (2016, 2017, 2018, 2019), TABEXPO (2015).

OBSERVATIONS LIMINAIRES

Sur les preuves produites tardivement

Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.

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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites tardivement à la suite de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Àcet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’ Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (-29/09/2011, 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33;18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits tardivement.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le29/08/2019.
Sur les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée.Les éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’Union européenne».Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
Sur les arguments de la requérante

La demanderesse fait valoir que certains documents sont datés en dehors de la période pertinente et que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents.Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur

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globalité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En outre, certains des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne proviennent d’autres entreprises, à savoir ses distributeurs.Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.Par conséquent, lefait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de sa marque par des tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).Parconséquent, on peut présumer que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par les autres entreprises a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des déclarations de deux des distributeurs qui apparaissent comme émettant certaines des factures, ce qui corrobore le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a donné son consentement à l’usage par ces sociétés.
En ce qui concerne les déclarations contenues dans les pièces 14 et 15, il convient de tenir compte du fait que l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente, c’ est-à-dire entre 13et11et3 à 12/11et201 inclus.

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La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente (comme les factures) ou font référence à des événements qui se sont tenus au cours de la période pertinente (comme les déclarations de distributeurs).
Certains éléments de preuve sont datés en dehors de la période pertinente, comme des impressions de sites internet (pièce 2).Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’évaluer plus précisément la mesure dans laquelle la marque contestée a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Comme indiqué ci-dessus dans la liste des documents, les éléments de preuve démontrent l’usage dans plusieurs pays de l’UE, en particulier en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.Cela peut être déduit notamment des factures et des adresses indiquées dans, ainsi que des extensions du site web (.de et.uk) et de la devise indiquée, à savoir GBP et EUR.
Parconséquent, la division d’annulation estime que les documents produits sont des preuves suffisantes en ce qui concerne le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.Une règle de minimisne peut, dès lors, être fixée.Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

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Décision sur la procédure d’annulation no C 29 544 page:10De 15
La disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des factures datées régulièrement tout au long de la période pertinente et adressées à des clients dans plusieurs États membres, ainsi que des catalogues fournissant des informations sur les produits pertinents et datées de la période pertinente.La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des déclarations écrites de ses distributeurs en Espagne et au Royaume-Uni confirmant les ventes à leurs clients.Considérés dans leur ensemble, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque.
La demanderesseaffirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le marché pertinent pour déterminer l’importance de l’usage du signe contesté.En outre, en l’absence d’indication des prix dans les factures et de tout autre document financier, il n’est pas possible de déterminer le volume des ventes.
Toutefois, comme indiqué dans la liste des documents ci-dessus, bien que les prix et les noms des clients soient éclipsés, les quantités sont visibles et elles sont importantes (certaines factures faisant référence à plus de 200 kilos de produits).
Comme lesouligne la demanderesse, il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans l’industrie ou le commerce en question, il peut être déduit des documents produits que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.En l’espèce, compte tenu du marché des produits du tabac, le volume commercial de l’usage est suffisamment important et ne saurait être considéré comme un simple usage symbolique.Il suffit de produire des éléments de preuve qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent une réelle exploitation commerciale de la marque de l’Union européenne contestée qui n’est pas purement symbolique et qui est d’une importance et d’une constance suffisantes pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits désignés par la marque.
Par conséquent, compte tenu de la durée de la période d’usage, de la fréquence de l’usage et de l’étendue territoriale, l’importance de l’usage a été suffisamment démontrée, à tout le moins pour une partie des produits enregistrés.

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Nature de l’usage:usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits ou services pertinents.Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014,-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38).Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque.
Il ressort clairement des éléments de preuve que le signe contesté a été utilisé pour identifier les produits vendus sur le marché au public (affichés sur l’emballage des produits et dans les catalogues, les sites internet et indiqués dans la liste des produits sur les factures), ce qui permet au public d’établir un lien clair entre les produits vendus et la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent bien un usage du signe en tant que marque.
Nature de l’usage:usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (-23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Le signe contesté est la marque verbale «OCEAN mist».
La plupart des documents font référence à l’usage du signe sous une forme figurative
comme – parfois représenté avec le symbole ® et le nom «STARBUZZ», soit comme une marque verbale «OCEAN mist» dans les factures.
À titre liminaire, le symbole ® indique à titre informatif que la marque est enregistrée et n’est pas considérée comme faisant partie de la marque.
L’élément «STARBUZZ» fait référence au nom de la titulaire de la MUE.Dans certains secteurs du marché, ilest assez fréquent que les produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais également la marque de l’entreprise ou du groupe de produits («marque maison»).Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005,-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).

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En ce qui concerne la représentation du signe en lettres majuscules rouges légèrement stylisées, ces éléments sont de nature purement décorative et n’ont donc pas d’incidence significative sur le caractère distinctif du signe (29/09/2011,-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63).
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée est démontré sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif et que les éléments de preuve démontrent effectivement un usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Nature de l’usage:usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement de la marque internationale est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour du tabac, des articles pour fumeurs;allumettes comprises dans la classe 34.Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par

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conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288 appliqué par analogie)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix.Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour, entre autres, du tabac.Il est évident que cette catégorie de produits est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories soient identifiées en leur sein.
Il ressort clairement des éléments de preuve que le signe «OCEAN mist» a été utilisé pour un type spécifique de tabac, à savoir un tabac aromatisé destiné à être utilisé avec du tabac narguilé ou à base de tabac à capuchon.À cet égard, les catalogues contiennent des informations justificatives sur le type de produits distribués par la titulaire de la marque de l’Union européenne, entre autres, sous le signe «OCEAN mist», c’est- à-dire du tabac aromatisé pour un narguilé.Ces documents présentent également la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même comme l’un des leaders de l’industrie du tabac à capuche, comme l’a souligné la demanderesse.Parconséquent, il est clair qu’aucun autre type de tabac n’a été associé au signe contesté.
Le tabac à houkah fait référence à un type spécifique de tabac, populaire spécialement au Proche-Orient, destiné à être utilisé avec une pipe à tabac oriental (un hookah ou shisha) composée d’un tube long et flexible qui attire la fumée par l’eau contenue dans une panse.Il est souvent mélangé à des arômes tels que la menthe (https://www.lexico.com/definition/hookah et https://www.lexico.com/definition/shisha).
Compte tenu de la finalité des produits et de leurs spécificités en termes d’utilisation et de public, la division d’annulation conclut que l’usage pourdu tabac à capuchon, qui relève de la large catégorie du tabac, constitue un usage pour la sous-catégorie du tabac à capuche, mais pas pour toute la catégorie plus large, qui englobe le tabac brut et toutes les variétés de produits du tabac, tels que les cigares, les cigarettes, le tabac à fumer et le tabac à mâcher.
La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne à juste titre qu’elle n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque est enregistrée.Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve montrent l’usage du signe pour un seul type de tabac spécifique, à savoir du tabac aromatisé destiné à être utilisé avec un hookah/shisha, qui peut être clairement

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identifié dans la catégorie plus large du tabac, alors qu’il n’existe aucune preuve de l’usage du signe pour tout autre type de tabac.
La titulaire de la MUE a fait référence à des décisions antérieures du 17/12/2013, B 2 028 788, du 17/12/2013 KARELIA Slims/Slims Raquel et du 29/05/2018, 13 925 C, WINCHESTER/W WINCHESTER AMERICAN BLEND pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
La division d’annulation observe que, dans ces affaires, l’usage du signe a été démontré pour plusieurs types de cigarettes, et l’Office a considéré que l’usage pour plusieurs types de cigarettes était suffisant pour démontrer l’usage pour les catégories plus larges, respectivement, du tabac et du tabac transformé.Toutefois, il n’y a aucune raison d’appliquer le même raisonnement aux produits pertinents dans la présente procédure, à savoir le tabac à capuche, compte tenu des différences claires entre les caractéristiques des produits pertinents, à savoir les cigarettes et le tabac à capuchon.
En ce quiconcerne les autres produits compris dans la classe 34, les articles pour fumeurs;la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour ces produits et n’a fourni aucun motif pour le non-usage.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents en ce qui concerne la durée, le lieu, la nature et l’importance de certains des produits, à savoir le tabac à capuche compris dans la classe 34.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 34: Tabac [à l’exception du tabac à capuchon];articles pourfumeurs;allumettes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés.Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.

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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 13/11/2018.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Solveiga Bieza Andrea VALISA Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.