DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 823
Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008 Zürich, Suisse (opposante), représentée par Luis María Gutiérrez de Quijano y Sáinz, Provença no 392, 6th Floor, 08025 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Globamos Inc., SL55 Tower, Av. Samuel Lewis, Panama City, Panama (partie requérante), représentée par Friederike Lemme, Nürnberger Straße 24a, 10789 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 823 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 238 506 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 238 506 «UROTRIN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 139 208 «UROTRIM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Classe 35: Publicité; Marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Lescompléments nutritionnels contestés sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir les maladies. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées pour traiter une maladie) de l’opposante dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
L’opposante fait valoir que les services contestés sont incontestablement destinés à être utilisés pour la publicité, la commercialisation et la promotion des compléments nutritionnels contestés et doivent être considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
Toutefois, les services de publicité diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, les services de publicité contestés; Marketing; Les services de publicité, de marketing et de promotion sont différents des produits ou services faisant l’objet de publicités telles que les produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5.
b) Public pertinent — niveau d’attention

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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine médical ou nutritionnel.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
La division d’opposition observe que le Tribunal a confirmé que le niveau d’attention est également supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits compris dans la classe 5, y compris les compléments nutritionnels (02/10/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 46).
c) Les signes
Urotrim UROTRIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Les éléments verbaux constituant les signes sont dépourvus de signification dans leur ensemble pour le public du territoire pertinent, étant donné qu’il n’existe pas de mots identiques ou étroitement liés en polonais. Toutefois, bien qu’ils soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

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À cet égard, il est considéré qu’en ce qui concerne les produits concernés, à savoir lesproduits pharmaceutiquesde l’opposante et lescompléments nutritionnels contestés, le public pertinent associera clairement l’élément «URO-» au «préfixe de mots composés indiquant leur relation sémantique avec des organes urinaires ou urinaires» (informations extraites du dictionnaire PWN polonais le 13/09/2021 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/uro.html) et le considérera comme une indication descriptive de leur finalité (traitement ou prévention d’une maladie urologique). Par conséquent, le préfixe est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés. Les autres parties des signes, à savoir «-TRIM» de la marque antérieure et «-TRIN» du signe contesté, n’ont aucune signification pour le public pertinent concerné et sont, dès lors, distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «UROTRI *», qui coïncident par six de leurs sept lettres, placées dans la même position, en particulier au début. Ils diffèrent par leur dernière lettre, à savoir «M» dans la marque antérieure et «N» dans le signe contesté. Toutefois, ces lettres présentent une certaine similitude dans certains de leurs traits.
Par conséquent, même en tenant compte du caractère distinctif susmentionné de l’élément «URO-», les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des six premières lettres «UROTRI *», présentes à l’identique dans les deux marques. En outre, les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation. La prononciation diffère uniquement par le son de leur dernière lettre, à savoir «M» dans la marque antérieure et «N» dans le signe contesté, qui sont toutefois toutes deux des consonnes nasales dont la prononciation est très similaire, comme l’a affirmé l’opposante.
Par conséquent, même en tenant compte du caractère distinctif susmentionné de l’élément «URO-», les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «URO-», présent dans les deux signes, sera associé à la signification non distinctive expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante et les services contestés sont différents. Les produits similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels, faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par leurs six premières lettres et phonèmes (sur sept au total), tandis que la dernière lettre et le son différent sont assez similaires, tant sur les plans visuel que phonétique. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel en raison du caractère non distinctif du préfixe commun «URO-».
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure ou des éléments qui la composent doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que la faible différence entre les signes, qui se limite à leur dernière lettre et à leur son, n’est pas suffisante pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les produits similaires, même en tenant compte du degré d’attention relativement élevé dont fait preuve le public pertinent à l’égard de ces produits. Dès lors, le public pertinent pourrait croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 139 208 de l’ opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.

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Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et par rapport aux produits similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
La division d’opposition poursuivra l’examen du deuxième motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne les services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/05/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Pologne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Publicité; Marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 05/02/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: extrait de la base de données TMview concernant l’enregistrement de la marque polonaise antérieure, fourni à des fins de justification.

Annexe 2: tableau non daté d’origine inconnue montrant la vente d’unités de produits sous plusieurs marques, dont la marque antérieure «UROTRIM», sur le marché polonais, entre 2016 et 2020. Le document est signé en bas, mais la capacité de la personne qui signe n’est pas identifiée.

Annexes 6: deux documents en polonais datés du 07/01/2021 concernant l’enregistrement auprès de l’agence nationale des médicaments et les autorisations de mise sur le marché connexes du produit pharmaceutique «UROTRIM» pour le traitement et la prévention des infections urinaires, dans les présentations de 100 mg et 200 mg.

L’opposante insinue également dans les observations deux images de l’emballage du produit dans les deux présentations comme suit:
ainsi que deux liens, faisant prétendument référence aux produits présentés sur la page web www.polpharma.pl. Toutefois, les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’événements, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification des droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale. Dans tous les autres cas, les documents respectifs, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous forme physique (sous forme de

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captures d’écran ou d’enregistrements sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée). Par conséquent, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles sur les liens respectifs peuvent ne pas être prises en considération. En tout état de cause, la présence de certains produits sur Internet n’est pas en soi convaincante de la reconnaissance de ces produits par le public.
Dans ses observations, l’opposante fait également référence à d’autres documents contenant des données de marché (annexe 3), des documents promotionnels (annexe 4) et des factures pour la période 19/05/2015-19/05/2020 (annexe 5). Toutefois, ces documents, lorsqu’ils ne sont pas joints aux observations, ne peuvent pas être pris en considération. À cet égard, il incombe aux parties de s’assurer que tous les documents pertinents sont correctement joints à leurs observations.
Selon l’opposante, «UROTRIM» est, depuis 2018, un produit de premier plan pour le marché des maladies urinaires en Pologne et souligne les ventes de paquets et leur valeur de vente entre 2018 et fin mai 2020. Elle indique également que, au cours de cette dernière période, sa part de marché a atteint 60 %.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Les éléments de preuve concernant les ventes d’unités de produits consistent en un document d’origine et de nature inconnue, non daté et, bien qu’il soit signé, la capacité du signataire n’est pas indiquée. Il s’agit sans doute d’un document interne, probablement rédigé ad hoc pour la présente procédure. En tout état de cause, ces informations ne sont pas placées dans le contexte du marché polonais et sont comparées aux ventes pour le même type de produits de ses concurrents, de sorte qu’elles sont en mesure de démontrer que la marque est perçue comme une marque de premier plan dans ce domaine. En outre, les informations concernant la part de marché et les chiffres de ventes fournis par l’opposante dans ses observations ne sont étayées par aucun document ou document émanant d’une source indépendante, comme indiqué ci-dessus. En outre, les autorisations de mise sur le marché datées de 2021 et les photos de l’emballage des produits ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque, sa valeur, le prestige (ou l’image positive) qui lui est associé, son succès, sa présence de longue date sur le marché ou le degré de promotion de la marque. L’opposante n’a fourni, par exemple, aucune enquête sur la reconnaissance de la marque ou des publications provenant de sources indépendantes faisant référence à ces aspects de la reconnaissance de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 35 tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle EVA Inés PÉREZ Claudia ATTINÀ
SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.