EUIPO, 23 juin 2021, n° 000042440

EUIPO 23 juin 2021

Arguments

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Rejeté
Droit d'auteur sur le signe 'Winner Flow'
La division d'annulation a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que la forme de l'embout d'exsufflation était une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.
Rejeté
Mauvaise foi de la titulaire lors du dépôt de la marque
La division d'annulation a conclu que la titulaire avait l'intention légitime de protéger une marque qu'elle utilisait déjà sur le marché et qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 23 juin 2021, n° 000042440
Numéro(s) :	000042440
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Sur les parties

Avocat(s) :	Hélène MARINOPOULOS

Texte intégral

DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 42 440 (NULLITÉ)
Luc Guillarme, 28 Quai Gambetta, 71100 Chalon-sur-Saône, France (demandeur), représenté par Hélène Marinopoulos, 38 avenue Hoche, 75008 Paris, France et Pierre-Louis Rouyer, 22, rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentants professionnels)
c o n t r e
STIMED SAS, 22 Impasse de l’Ouillette, 21200 Beaune, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par IP Trust, 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 23/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. Le demandeur supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS Le 23/03/2020, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 000 102 'WINNER FLOW’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir des produits compris dans les classes 9 et 10. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (droit d’auteur en France sur « winner flow »). RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur affirme qu’il a créé et utilisé le signe « Winner flow » depuis de très nombreuses années et que la société STIMED (la titulaire) a déposé, de mauvaise foi une marque identique. Il a développé une méthode brevetée permettant la récupération de la musculature abdominale par le souffle: la méthode GUILLARME, également appelée Concept ABDO-PERINEO-MG. La méthode se pratique avec un embout spécifique et peut-être associée à une électrostimulation déclenchée par la fréquence du souffle. Cet embout est l’instrumentation symbole du souffle vital et est issu d’un travail de recherche expérimentale commencé, il y a près de quarante ans, avec un premier brevet d’invention en 1991 (Pièce n°1 – Notice du brevet FR2677889). Il sera complété par le brevet n°EP1551049, en 2003, qui est une évolution de l’embout breveté en 1991. C’est cet embout d’exsufflation que le demandeur a choisi d’appeler « Winner flow » dès le début de l’année 2010. Pour justifier l’utilisation de son signe de manière publique, régulière et ininterrompue, le demandeur est en mesure de produire un certain nombre de pièces.

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En effet, il a rédigé et publié de nombreux livrets pour promouvoir et approfondir sa méthode de rééducation. Le « Winner Flow » et son utilisation y sont présentés puisqu’il constitue la base de la méthode GUILLARME. Afin de développer et de vendre tous les produits issus de plusieurs années de recherches, le demandeur a créé la société familiale STIMED, laquelle a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 387 804 586, le 25/06/1992. Le demandeur a commercialisé ses produits par l’intermédiaire de la société STIMED pendant plusieurs années. Pour autant, tous les produits étaient revêtus de la mention « Licence Guillarme » afin que la paternité de l’inventeur soit établie.
En août 2014, les consorts GUILLARME ont fait le choix de céder la société à la compagnie GA PROMOTION, sans pour autant renoncer à leur projet d’approfondir la recherche et le développement de leurs inventions. En juin 2014, préalablement à la cession précitée, le demandeur a conclu avec la société STIMED un contrat de licence portant sur ses inventions. C’est grâce à la licence consentie sur le brevet EP1551049, obtenu en 2003, que la société STIMED a obtenu le droit de fabriquer et commercialiser l’embout d’exsufflation créé par le demandeur. C’est pour cette raison que le demandeur a toléré l’utilisation, par la société STIMED, du nom « Winner flow » alors même qu’il n’était plus associé de la société à partir de 2014. En effet, il était prévu que les parties resteraient intimement liées afin que le demandeur puisse poursuivre le développement des produits. Pour cela, le demandeur mentionne qu’un contrat de prestations de services a été conclu avec la cession afin qu’il dispense un certain nombre de formations sur la méthode qu’il a lui-même développée (Pièce n°27 – Contrats de prestations de services). En contrepartie, la titulaire s’engageait à respecter l’ensemble des demandes du demandeur, notamment concernant l’amélioration et la modification des produits, dans la mesure où le demandeur considère qu’il est le seul à bénéficier des connaissances scientifiques et médicales nécessaires au développement de la méthode.
La titulaire exploitait donc le signe « Winner Flow » à partir de 2014, avec l’autorisation du demandeur afin de promouvoir et de commercialiser les embouts d’exsufflation. Le nom était utilisé directement par le demandeur entre 2010 et 2014 alors qu’il était encore associé de la société avant qu’il consente tacitement à ce que le nom soit utilisé par la titulaire après son départ. Pour autant, bien que la titulaire STIMED ait utilisé le nom pendant plusieurs années, elle ne pourra raisonnablement faire croire qu’elle l’a elle-même inventé et qu’elle ignorait que le demandeur l’utilisait. Par conséquent, au regard des éléments précédemment développés, il ne pourra être sérieusement contesté que:

- Le signe antérieur et la marque contestée sont identiques et concernent des produits identiques et similaires,
- Le demandeur a créé et utilise le signe « Winner Flow » depuis plus de dix ans, en France et en Europe,

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- Le demandeur a autorisé la titulaire à utiliser ce nom dans le cadre de l’exploitation du brevet portant sur l’embout exsufflateur dont il lui a cédé les droits,
- La titulaire savait que le demandeur utilisait le nom « Winner Flow » lorsqu’elle l’a déposé en tant que marque.

Bien que les relations entre les parties aient été strictement encadrées par le contrat de cession et les deux contrats de licences portant sur les brevets et marques, de nombreuses difficultés sont venues ternir cette coopération. La société STIMED a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de licence conclu le 25/06/2014, et repris dans les contrats du 29/08/2014, en modifiant la couleur originelle de l’embout « Winner Flow », sans que le demandeur ne l’ait expressément autorisé. Par ailleurs, la société STIMED a refusé de faire inscrire la mention « Licence Guillarme » sur ses produits alors que cela avait été expressément prévu dans le contrat. Le demandeur a été contraint de lui adresser une mise en demeure le 09/01/2019 afin d’obtenir la résiliation des conventions (Pièce n°28).
Le demandeur a enfin informé la société STIMED que les contrats étaient définitivement résiliés dans son courrier du 31/05/2019 (Pièce n°29). Cela fait donc plus de trois ans que les parties sont en conflit et multiplient les procédures devant les juridictions françaises. Le demandeur considère que le signe « Winner Flow » est indispensable à l’exercice de son activité car il s’agit d’un élément central de la « Méthode Guillarme ».

Le demandeur considère par ailleurs qu’il est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur le nom « Winner Flow » qui doit être considéré comme une œuvre de l’esprit dans la mesure où il s’agit bien d’une création de forme originale. Dès lors, si le titre d’un livre et un slogan peuvent être protégés par le droit d’auteur, le nom «Winner flow » doit également pouvoir être caractérisé d’œuvre de l’esprit. Le simple fait que le nom « Winner flow » ait été matérialisé sur les livrets du demandeur et présenté dans la presse comme étant le nom de son embout d’exsufflation suffit pour que l’œuvre soit considérée comme étant matérialisée en une forme concrète.

Concernant l’originalité du nom, il porte l’empreinte de la personnalité de Monsieur GUILLARME puisqu’il a délibérément fait le choix d’utiliser les mots anglais « winner » et «flow» qui signifient respectivement « gagnant » et « souffle ». Ce choix n’est nullement anodin puisqu’il a été effectué en vue de désigner l’embout d’exsufflation du demandeur permettant la rééducation abdominale et périnéale par le souffle, d’où la volonté d’employer l’expression « souffle gagnant ». Le choix d’utiliser une expression en langue anglaise a également été voulue en vue d’une future commercialisation internationale. En l’espèce, le nom « Winner flow » a été divulgué par Monsieur GUILLARME sous son nom bien avant que la société STIMED n’en fasse également usage, avec son autorisation, et procède au dépôt de la marque du même nom à la fin de l’année 2018. Par conséquent, Monsieur GUILLARME en sa qualité de créateur, et en ayant divulgué l’œuvre sous son nom, doit être considéré comme en étant l’auteur. Monsieur GUILLARME n’a jamais entendu céder les droits qu’il détenait sur son œuvre à la société STIMED, raison pour laquelle aucun contrat n’a été signé à cet effet. Dès lors, l’enregistrement par cette dernière du terme «Winner flow» en tant que marque, identique à l’œuvre originale, doit conduire à l’annulation de la marque.

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Au support de ses affirmations, le demandeur a déposé les éléments de preuve suivants:

Pièce n°1 – Notice du brevet de 1991 FR2677889 » Méthode de musculation abdominale et dispositif permettant d’assurer la mise en œuvre de cette méthode » ». WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°2 – Brevet n°EP1551049 de 2003 « Dispositif d’électrostimulation musculaire ». WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°3 – Note WINNER FLOW et FEEDBACK, non datée mais mentionne les années 2009 et 2010.

Pièce n°4 – Livret CIG 80 INNOVATIONS Méthode Guillarme 1969/2019.
Pièce n°5 – Livret FLUX LAMINAIRE FLUX TURBULENT, non daté mais mention de la date plus récente étant 2017.
Pièce n°6 – Ouvrage L’ACCOUCHEMENT NOUVELLE METHODE, éditions FRISON-ROCHE, non daté.

Pièce n°7 – Livret LA VRAIE REEDUCTATION ABDOMINALE, non daté.

Pièce n°8 – Livret REEDUCATION URO-ANDROLOGIQUE AVEC LA METHODE GUILLARME, non daté.

Pièce n°9 – Livret INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT FEMININE ET CONCET ABDO-PERINO-MG, non daté.

Pièce n°10 – « Méthode de correction du défaut de transmission d’origine abdominale », formations 2010 et 2011.

Pièce n°11 – Les 2ème Assises de Gynécologie Obstétrique – Conférences du 2010 à Lille.

Pièce n°12 – « Implications du concept abdo-périnéo-pg en gériatrie », Conférence Bruxelles juin 2012.

Pièce n°13 – Article « La méthode abdominale de Luc Guillarme » dans le livre Le Guide de l’Ostéopathie, non daté.

Pièce n°14 – Article « Le kiné qui redonne du souffle au ventre », avril 2011.

Pièce n°15 – Article Le « souffle gagnant » dans le Journal de Saône et Loire du 12/10/2010.
Pièce n°16 – Article « Maîtrise feedback du souffle et stimulation » dans la Revue Professionkiné, non daté.

Pièce n°17 – Article « La rééducation du périnée féminin » sur un site féminin http://www.mamanchoups.fr/, avec une illustration daté de juillet 2017. Il y est fait mention de WINNER FLOW.

Pièce n°18 – Article « Winner Flow, une césarienne au naturel » , sur le site https://etilsvecurentheureux.wordpress.com, imprimé le 19/02/2020.

Pièce n°19 – Article « La césarienne extra périnéale, bientôt pour toutes » sur le site, https://fojedh.org imprimé le 19/02/2020. Il y est fait mention de WINNER FLOW.

Pièce n°20 – Article « Utilisation du Winner flow de Guillarme » sur le site https://www.veroniqueabeels.com/ imprimé le 19/02/2020.
Pièce n°21 – Article « La rééducation de la respiration abdominale » sur le site http://www.jacques-paquier.fr/ imprimé le 19/02/2020. Il y est fait mention de WINNER FLOW.

Pièce n°22 – Brevet n°FR2793946 « Dispositif pour le déclenchement automatique du fonctionnement d’un appareil électrique par le souffle », 19/05/1999.

Pièce n°23 – Brevet n°FR2948008 « Appareil d’évaluation de la capacite musculaire de la sangle abdominale d’un sujet », 17/07/2009. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

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Pièce n°24 – Contrat de cession entre les parties daté du 29/08/2014 et en annexe, copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société STIMED ayant agrée la cession. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°25 – Contrat de licence de brevets d’invention et marques du 25/06/2014 et contrat de licence de marques URO-MG et ABDO-MG. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°26 – Contrats de licence de brevets d’invention et de marques URO-MG et ABDO-MG du 29/08/2014. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°27 – Contrats de prestations de services entre les parties daté du 29/08/2014 relatif à la méthode Guillarme. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°28 – Mise en demeure du 09/01/2019 du demandeur à la titulaire au sujet des conventions sur les brevets. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°29 – Courrier de résiliation du 31/05/2019 des contrats relatifs aux licences de brevets entre les parties. WINNER FLOW n’y est pas mentionnée.

Pièce n°30 – Bulletins de formation de la société STIMED pour l’année 2020 mentionnant la marque WINNER FLOW.

La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le demandeur n’était titulaire d’aucun brevet couvrant un embout d’exsufflation à la date de la cession en août 2014. Par ailleurs, ce dernier n’aurait pas créé l’expression « WINNER FLOW » et ne l’a jamais directement exploitée commercialement. De plus, cette expression n’est nullement un élément central de la méthode développée par le demandeur. Enfin, ce dernier ne s’est jamais opposé à l’utilisation du terme «Winner flow » par la titulaire. Le demandeur n’a jamais déposé non plus la marque « Winner flow ». Il ne fait à ce jour aucun usage de la marque « WINNER FLOW ». Quant au droit d’auteur, la titulaire considère que le demandeur ne peut se prévaloir d’une quelconque mise en forme de l’expression «Winner flow », termes qui par ailleurs ne sont pas originaux. Enfin, le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’auteur. La titulaire considère que la première mise en forme de l’expression «WINNER FLOW » est attribuable à la société STIMED et non au demandeur (et résulte des échanges intervenus, dans le courant du mois de mai 2010, entre Monsieur GILLE et la société NEXTIS), ce qui permettrait d’attribuer la qualité d’auteur à la société STIMED.

Au support de ses affirmations, la titulaire a déposé les éléments de preuve suivants:

1. Acte de cession des titres de la société STIMED crée par le demandeur à G.A. PROMOTION (société dont Monsieur GILLE était gérant). Cette cession du 29/08/2014 comporte une clause de non concurrence de 5 ans.

2. Contrat de licence exclusive de brevets du demandeur à STIMED en date du 29/08/2014.

3. Contrat de licence exclusive de marques URO-MG et ABDO-MG du demandeur à STIMED en date du 29/08/2014.

4. K-BIS et statuts de la société CIG constituée par la famille du demandeur le 30/09/2015.

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5. Assignation en référé du 18/06/2018 de la société STIMED par le demandeur visant à récupérer l’usage des marques URO-MG et ABDO-MG.

6. Assignation en référé du 02/08/2018 de la société STIMED par le demandeur visant à interdire la commercialisation par la titulaire de dispositifs de rééducation fonctionnelle couverts par les brevets concédés à titre exclusif.

7. Ordonnances de référé rendues les 18/01/2019 et 04/02/2019 afin d’obtenir la résiliation judiciaire des contrats de licence de brevets et marques URO-MG et ABDO-MG (suite à l’échec des résiliations entreprises en 2018).

8. Assignation en référé expertise du 20/07/2017 au sujet de modifications apportées par la titulaire aux produits objets du contrat de licence, (aujourd’hui en veille).

9. Assignation du 30/08/2017 devant le Tribunal de Nancy au sujet de la publication d’un ouvrage intitulé « rééducation abdominale décongestive des algies pelvi-pudentales avec la méthode GUILLARME » par M. Guillarme.

10.Assignation en date du 04/03/2020 devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin d’obtenir la résiliation judiciaire des contrats de licence de brevets et marques, suite à l’échec des résiliations entreprises en 2018 (en lien avec pièce 7).

11.Procès-verbal de Constat d’huissier en date du 06/03/2020 (site www.methodeguillarme.com) montrant que le demandeur prend part avec la société CIG à la commercialisation de produits couverts par les marques et brevets concédés à la titulaire.

12.Photographies de la mallette STIMED non datée.
13.Mode d’emploi et guide d’utilisation de l’électro-stimulateur URO-MG de STIMED (extrait) non daté.

14.Extrait du registre européen des brevets (Brevet EP 1551049).

15.Extrait de la base de données Brevet de l’INPI (Brevet EP 2319407).

16.Extrait de la base de données Brevet de l’INPI (notice de la demande de brevet FR3050941 de 2016 déposé par le demandeur pour un dispositif d’exsufflation pour la rééducation musculaire de la sangle abdominale).

17.Extrait de la base de données Marques de l’INPI (notice de la marque verbale SOUFFLEUR déposée par le demandeur le 12/07/2016).

18.à 20: E-mail de M. Luc GUILLARME en date du 08/08/2017 et documents attachés joints: e-mails concernant une lettre circulaire reçue par des clients de la société STIMED au sujet de la conception de nouveaux produits, en cours de fabrication, sous la responsabilité commerciale de la société CIG dont le « Souffleur ». WINNER FLOW n’est pas mentionné.

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21.Photographies de la mallette CIG et de son contenu où le signe WINNER
FLOW n’est pas utilisé .

22.Photographie du stand CIG au salon REEDUCA 2017 (panneau méthode Guillarme). WINNER FLOW n’est pas mentionné.

23.Plaquettes promotionnelles de la société CIG éditées fin 2017 sur la méthode GUILLARME, le stimulateur URO-MG et les formations 2018. WINNER FLOW n’est pas mentionné.

24.Extraits du compte Instagram « méthode_Guillarme »: publication de photo sur le stand REEDUCA – 09/10/2017; du tournage d’une vidéo- 16/05/2018- de publi-reportages. Extraits du magazine professionnel « Profession Sage-Femme» septembre 2018 et de décembre 2018/janvier 2019. WINNER FLOW n’est pas mentionné.

25.Procès-verbal de constat d’huissier en date du 22/10/2018 (site www.methodeguillarme.com). Pas de mention de WINNER FLOW.

26.Procès-verbal de constat d’huissier en date du 26/10/2018 (salon REEDUCA).

27.Procès-verbal de constat d’huissier en date du 29/11/2018 (compte Facebook Luc Guillarme) sur « LE SOUFFLEUR » embout associé à la méthode GUILLARME (pas de mention de WINNER FLOW).

28.Courrier recommandé AR de la société STIMED à la société CIG (M. Luc GUILLARME) en date du 15/11/2018 mettant en demeure cette dernière à cesser toute exploitation d’un souffleur concurrent.

29.Courrier du conseil de M. Luc GUILLARME à la société STIMED en date du 09/01/2019 mentionnant que le souffleur commercialisé par CIG est un produit nouveau. Pas de mention de WINNER FLOW. Le conseil mentionne également que la société CIG va cesser de faire référence aux marques et produits ABDO MG.

30.Compte Facebook « IFG-Méthode Guillarme ».

31.Réponses de M. Luc GUILLARME aux thérapeutes interrogeant CIG sur le winner flow et le stimulateur URO MG (2018/2019).

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32.Interventions de M. Luc GUILLARME dans un groupe de discussion de kinésithérapeutes sur Facebook visant à disqualifier le WINNER FLOW (08/08/2017).

33.Communications de M. Luc GUILLARME du 01/10/2018 via Facebook et SMS visant à disqualifier le WINNER FLOW.

34.Communiqué de M. GUILLARME en Suisse le 10/06/2020 annonçant que le Souffleur remplace avantageusement le Winner Flow appelé à disparaître.

35.Magazines Profession Sage-femme de février et mars 2019 (extraits): ERRATUM dans l’édition de mars
36.Procès-verbal de levée de séquestre du 19/02/2020.

37.Procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 04/04/2019 à l’encontre du demandeur et sur demande de STIMED
38.E-mail de M. Luc GUILLARME à M. ASSOUS, employé de STIMED en date du 28/05/2017 au sujet d’un projet confidentiel de retrouver la possibilité de commercialisation d’un stimulateur pour rééducation périnéale à domicile.
39.Commande de la société CIG à la société AOPB du 12/06/2017 (souffleurs).

40.Commande de la société CIG à la société GAGGIONE du 17/07/2017 (mallettes).

41.Commande de la société CIG à la société SAPRONIT du 27/07/2017 (mousses).

42.Commande de la société CIG à la société BYTECH du 18/09/2017 (électrodes).

43.Facture détaillée de la société CIG pour un pack professionnel en date du 14/12/2018,

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44.Procès-verbal de Constat d’huissier en date du 06/03/2020 (site www.methodeguillarme.com).

45.Présentation du projet WINNER FLOW en date du 18/05/2010 par NEXTIS.

46.Offre de prix pour finalisation du projet « WINNER FLOW » par NEXTIS pour STIMED (07/06/2010).

47.E-mail de M. Yannick CELERIER (NEXTIS) à STIMED en date du 09/06/2010.

48.Offre de prix pièces et outillages pour le projet « WINNER FLOW » à l’attention de André GILLE – client STIMED (01/07/2010).

49.Offre de prix injection à l’attention de André GILLE – client STIMED (27/08/2010).

50.Bon de commande du 27/01/2011 (WINNER FLOW).

51.Bon de commande STIMED (L’accouchement nouvelle méthode).
52.Livret intitulé « La varie rééducation abdominale La méthode ABDO- MG ».

53.Flux Laminaire Flux Turbulent.

54.E-mail de la société ASODEP à STIMED en date du 12/01/2015 et facture STIMED du 28/01/2015.

55.Dépliant « la maîtrise du souffle » (2011).

56.Factures de la société NEXTIS pour le produit WINNER FLOW (mai 2010
– janvier 2011).
57.Marques déposées par M. Luc GUILLARME auprès de l’INPI entre 2003 et 2018.

Dans sa réplique, le demandeur reprend ses arguments précédents puis répond aux divers arguments de la titulaire. La demandeur a créé l’expression « WINNER FLOW » qui a remplacé WIND’ER en mai 2010. Les termes « Winner flow » sont devenus des éléments principaux de la méthode qu’il a développée. Cela s’explique naturellement par le rôle et la place qu’occupe l’embout dans la mise en œuvre de sa méthode de rééducation par le souffle. Ainsi, dans de nombreux articles présentant la méthode Guillarme, les termes « winner flow » sont-ils cités pour désigner l’embout d’un sifflet.

Le demandeur a dirigé et pris en main la conception et le développement des embouts en mandatant la société NEXTIS à cet effet sous la présidence de Madame Blanc. NEXTIS a délivré à STIMED une campagne tests WINNER FLOW en date du 22/10/2010. Si la société a commercialisé les produits sous ce nom, c’est avec l’autorisation tacite du demandeur.

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A la date de la cession de la société STIMED le 29/08/2014, l’ancien brevet était tombé dans le domaine public mais un nouveau brevet portant sur un dispositif identique n°EP2319407 “Dispositif d’électrostimulation musculaire » avait été déposé au 11/06/2004. Le demandeur a donc cédé les droits sur cette demande de brevet à la société STIMED ce qui lui a donné l’autorisation d’exploiter le futur brevet, lequel a été enregistrée le 03/09/2014, soit cinq jours plus tard la cession.
Comme il l’a été dit précédemment, l’utilisation du signe « Winner flow » était autorisée jusqu’à l’expiration de la convention de prestations de services dans la mesure où à l’expiration de ladite convention, la société perdait le droit de communiquer sur la méthode. Ainsi, d’après le demandeur, la société STIMED aurait-elle dû normalement cesser d’utiliser ce nom à compter du 01/09/2017, date de la fin de la collaboration entre les parties. Bien que la société STIMED n’ait nullement modifié la dénomination de son embout, le demandeur a pris la décision de ne pas contester cette utilisation et a renoncé à engager une quelconque action à son encontre. En effet, à cette période, le demandeur pensait avoir régulièrement résilié les contrats de licence de marques et de brevets conformément aux courriers qu’il avaient adressés à la titulaire aux mois de février et mai 2017.

Dans la mesure, où la titulaire a décidé de contester le bien-fondé de cette résiliation unilatérale et qu’elle a refusé d’en prendre acte, le demandeur a saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux mois de juin et août 2018 (Pièces adverses n°5 et 6).

La titulaire devait donc normalement cesser d’exploiter lesdits brevets et arrêter la commercialisation des produits qui en sont issus, dont l’embout d’exsufflation appelé «Winner flow ». La résiliation a finalement été mise en échec par la titulaire, à la fin de l’année 2018, pour manquement aux règles de formalisme imposées par le contrat.

Le demandeur s’est alors désisté des deux procédures les 18/01/2019 et 04/02/2019. Or, quelques semaines plus tôt, le 14/12/2018, la société STIMED déposait la marque européenne WINNER FLOW. Le demandeur n’en a été informé qu’au cours de l’année 2019, la demande ayant été publiée le 04/02/2019. La demandeur explique ensuite les raisons pour lesquelles il n’a pas déposé lui-même WINNER FLOW, pourquoi il n’utiliserait pas ou plus lui-même cette désignation et pourquoi il a déposé la marque SOUFFLEUR en 2016.

Le demandeur répète enfin ses arguments relatifs au droit d’auteur sur l’expression contestée et répond aux observations de la titulaire. Le courrier envoyé par la femme du demandeur mentionne l’expression « WINNER FLOW » le 10/05/2010. Une personne morale ne peut pas, selon le demandeur, avoir la qualité d’auteur. Le demandeur considère que c’est bien lui qui a commencé à communiquer sur ce terme (voir pièce 15 datée du 10/10/2010).
Il dépose les nouvelles pièces suivantes:

Pièce n° 31 – Brevet EP2319407 Dispositif d’électrostimulation musculaire, 11/06/2004. Pièce n°32 – Courriels échangés entre le demandeur et la société NEXTIS daté à partir du 10/05/2010 mentionnant Winner Flow.

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Pièce n°33 – Courrier de Madame BLANC du 08/09/2020 attestant que le « produit » WINNER FLOW a été instauré par le demandeur et NEXTIS.

Pièce n°34 – Courriel de NEXTIS en date du 22/10/2010 mentionnant la réception des maquettes WINNER FLOW.

Pièce n°35 – Dossier de présentation de campagne de tests WINNER FLOW pour le client STIMED daté du 22/10/2010.

Pièce n°36 – Courriel de Monsieur GUILLARME en date du 25/10/2010 demandant de faire figurer « client Luc Guillarme » sur une plaquette WINNER FLOW.

Pièce n°37 – Dossier de présentation de campagne de tests WINNER FLOW pour le client Luc GUILLARME daté du 27/10/2010.

Pièce n°38 – Courriel de Madame GUILLARME en date du 10/05/2010 mentionnant que le nouveau produit ne se dénomme pas WIND’ER mais Winner Flow. Elle mentionne également des recherches d’antériorités.

Pièce n°39 – Article « Prendre les commandes de son périnée » sur le site http://www.viesaineetzen.com/content/pren-dre-les-commandes-de-son-p
%C3%A9rin%C3%A9e. Il y est fait mention de WINNER FLOW. Imprimé le 03/12/2020. Pièce n°40 – Article « Rééducation périnéale: des méthodes ludiques pour rebooster son périnée » sur le site https://www.magicmaman.com/,reeducation- perineale,3281911.asp. Il y est fait mention de WINNER FLOW. Imprimé le 03/12/2020. Pièce n°41 – Publi communiqué non-daté: « Validation d’une méthode de rééducation universelle en périnatalité : le concept Abdo-Périnéo-MG ». Il y est fait mention de WINNER FLOW. Pièce n°42 – Article « Une nouvelle technique d’accouchement par césarienne sur le site https://www.lejsl.com/edi-tion-de-chalon/2014/11/01/une-premiere-en- bourgogne. Il y est fait mention de WINNER FLOW. Daté 01/11/2014.

Dans sa réplique finale, la titulaire répond aux derniers arguments du demandeur. Le second brevet mentionné par le demandeur couvre un dispositif et non un embout d’exsufflation. C’est, d’après la titulaire, la raison pour laquelle le demandeur ne s’en est pas prévalu dans sa demande d’annulation. Les termes « WINNER FLOW » ne figurant dans aucun des brevets invoqués, aucune conséquence juridique ne peut être tirée des brevets. Avant que la titulaire ne produise devant l’Office de nombreuses pièces sur ses échanges avec la société NEXTIS dans le cadre du projet WINNER FLOW, le demandeur n’avait pas pensé à en faire état et n’a jamais mentionné NEXTIS dans sa demande d’annulation. C’est à postériori qu’il a construit ce nouvel argument, avec l’aide de Madame Blanc, présidente de Nextis et amie intime du demandeur. Les pièces déposées par la titulaire attestent que c’est STIMED et non le demandeur qui a ouvert un compte client auprès de NEXTIS le 11/05/2010. Les échanges du mois de juin 2010 renvoient à des entrevues entre NEXTIS et M. André GILLE sur le projet WINNER FLOW. Le 16/06/2010, M^me GUILARME précisait à NEXTIS qu’elle les contactait « suite à l’appel de M. GILLE » pour confirmer l’accord de STIMED sur « la dernière proposition concernant le WINNER FLOW ». M. GILLE donne donc des instructions à Madame Brigitte GUILLARME qui les suit et n’engage que la société STIMED, et non son mari (le demandeur) comme le confirme ce mail qu’elle adresse à NEXTIS le 27/07/2010. En mai 2010, le demandeur n’est d’ailleurs en copie d’aucun des échanges sur le projet WINNER FLOW, qui interviennent entre STIMED, NEXTIS et M. André GILLE. Il n’est intervenu sur le projet WINNER FLOW qu’à partir de juillet 2010. La titulaire se base sur des échanges de courriers afin de démontrer que le demandeur n’a eu ni l’initiative ni le contrôle de la création du nom « WINNER FLOW ».

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Enfin, il est établi d’après la titulaire qu’au moment du dépôt de la marque WINNER FLOW, l’ensemble de la communication de M. GUILLARME sur le «WINNER FLOW » relève du dénigrement (cf. pièces 31 à 34) afin d’y substituer « le souffleur » et que c’est toujours le cas aujourd’hui. Preuve est donc faite de la mauvaise foi du demandeur lorsqu’il prétend que l’usage du mot « WINNER FLOW » est indispensable à son activité.

Sur le droit d’auteur, la titulaire remarque que le demandeur confond le produit objet d’un brevet avec la référence commerciale dudit produit et s’appuie à tort sur la jurisprudence relative aux titres pour ce faire. En effet, si le titre d’une œuvre peut bénéficier en tant que tel de la protection du droit d’auteur ce n’est que parce qu’il dépend d’une œuvre elle-même protégée par le droit d’auteur et ce en application de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose: « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même ». Or, le demandeur ne démontre pas en quoi l’embout d’exsufflation serait une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. Il ne discute ainsi pas de son originalité, alors qu’il appartient à l’auteur d’une œuvre d’en démontrer l’originalité. Il n’établit pas davantage en quoi la forme de cet embout appelé WINNER FLOW lui serait attribuable et ne peut donc revendiquer de droit sur la forme de cet embout, le projet d’étude technique et design sur un embout universel ayant été confié à la société NEXTIS (PROJET WINNER FLOW) par la société STIMED et non par le demandeur, qui confond d’après la titulaire «création technique» et «sa traduction esthétique».

La titulaire répète enfin que le demandeur n’a jamais, avant le jour de la présente demande, invoqué un quelconque droit d’auteur sur WINNER FLOW car il n’en avait pas. Malgré les procédure intentées par le demandeur à l’encontre de la titulaire, cette dernière informe qu’elle reste à ce jour toujours licenciée exclusive des marques et brevets que lui a concédés le demandeur tel que confirmé par le Tribunal judiciaire de Paris aux termes d’un Jugement en date du 11/02/2021 (Pièce n°72). Ce jugement permet d’établir que seul le demandeur est de mauvaise foi en affirmant que les termes « WINNER FLOW » seraient des éléments centraux de son activité qu’il entend utiliser alors qu’il ne cherche qu’à empêcher la titulaire d’en poursuivre l’utilisation légitime.
Elle a déposé les éléments de preuves additionnels suivants:

58.Offres de prix NEXTIS du 05/05/2010 (projet Wind’er) et échanges d’e- mails entre M. GILLE et NEXTIS.

59.E-mails échangés entre STIMED et NEXTIS les 10 et 11/05/2010.
60.Offres de prix NEXTIS du 05/05/2010 (projet Wind’er) et échanges d’e- mails entre M. GILLE et NEXTIS.

61.E-mails échangés entre STIMED et NEXTIS les 10 et 11/05/2010.

62.E-mails échangés entre STIMED et NEXTIS les 18 et 19/05/2010 et présentation jointe (projet WINNER FLOW).

63.E-mails échangés entre STIMED et NEXTIS les 9 et 16/06/2010.

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64.E-mail de STIMED à NEXTIS du 27/07/201063. E-mails de NEXTIS à M GILLE des 4 janvier et 20/02/201164. Offre de prix pièces et outillages pour le projet « WINNER FLOW »- client: STIMED (09/02/2011).

65.Commande STIMED du 24/10/2011.

66.à 66. E-mails de NEXTIS à M GILLE du 24/10/2011. Commande STIMED du 24/10/2011. E-mails de NEXTIS à M GILLE du 21/11/2011.

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67. E-mail de M^me Brigitte GUILLARME (STIMED) à M. CELERIER (NEXTIS) du 22/09/2011 et commande STIMED du 21/11/2011.

68. Factures NEXTIS (juillet et septembre 2011).

69. E-mail de M. Luc GUILLARME à M André GILLE.

70. Historique des inscriptions modificatives relatives à la société STIMED délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône et procès- verbal des décisions de l’associée unique de la société STIMED en date du 29/08/2014.

71. Résultat de la requête « validation d’une méthode de rééducation universelle en périnatalité Luc Guillarme » sur le moteur de recherche Google.

72. Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 11/02/2021.

73. Extrait d’une présentation de la Méthode GUILLARME effectuée par M. Luc GUILLARME le 19/09/2020 au Congrès de l’IPPP et programme du Congrès.

74. Courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de M. Luc GUILLARME à M^me Clémentine DESHAYES en date du 10/01/2018.

75. Résultats comptables de la société STIMED au titre de l’exercice comptable du 0/10/2009 au 30/09/(extraits).

CAUSE DE NULLITE RELATIVE- ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, POINT C), DU RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.

Si le législateur de l’Union européenne a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d’auteur (nous renvoyons ici à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, du 22 juin 2001, pages 10 à 19), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d’auteur n’a été menée, de même qu’il n’existe pas un droit d’auteur de l’Union européenne homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («ADPIC»).

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Le demandeur en nullité doit mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, l’arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452). L’identité des demandeurs a une incidence sur la validité des preuves déposées au nom de la personne morale et non de la personne physique.
Droit applicable
On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 40).

S’agissant du rôle du demandeur en annulation, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C 530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).

On précisera également que le demandeur est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO dans le cadre d’une action en nullité fondée sur un droit antérieur, au sens de l’article 8, paragraphe 4 RMUE (19/04/2018, C-478/16P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 58).
A ce titre, le demandeur en annulation a indiqué les éléments suivants:

Le droit d’auteur invoqué est le droit français qui porterait sur le titre original d’une création de forme, à savoir l’embout d’un sifflet.

L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français dispose que:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] e) Aux droits d’auteur ; […] ».

Originalité de la création de forme auquel WINNER FLOW se rapportait et titularité

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La division d’annulation souligne que le demandeur ne prouve en rien en quoi la forme de l’embout du sifflet serait une œuvre de l’esprit qui lui appartiendrait. Il ne distingue pas, comme souligné par la titulaire, l’invention technique de la forme du produit et s’appuie sur la jurisprudence relative aux titres pour invoquer un droit d’auteur sur WINNE FLOW qui serait le « titre » du design d’un produit. En effet, si le titre d’une œuvre peut bénéficier en tant que tel de la protection du droit d’auteur ce n’est que parce qu’il dépend d’une œuvre elle- même protégée par le droit d’auteur et ce en application de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose: « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle- même ».

Or, le demandeur ne démontre pas en quoi la forme de l’embout d’exsufflation serait un dessin protégeable par le droit d’auteur et dont le « titre » serait également protégeable. Il ne discute ainsi pas de l’originalité de la forme du produit, alors qu’il appartient à l’auteur d’une œuvre d’en démontrer l’originalité. Il n’établit pas davantage en quoi la forme de cet embout appelé WINNER FLOW lui serait attribuable et ne peut donc revendiquer de droit sur la forme de cet embout, le projet d’étude technique et design sur un embout universel ayant été confié à la société NEXTIS (PROJET WINNER FLOW) pour la société STIMED et non par le demandeur personne physique (voir pièces 43 à 53 de la titulaire).

Les pièces déposées par la titulaire attestent que c’est STIMED et non le demandeur qui a ouvert un compte client auprès de NEXTIS le 11/05/2010. Les échanges du mois de juin 2010 renvoient à des entrevues entre NEXTIS et M. André GILLE (aujourd’hui dirigeant de STIMED) sur le projet WINNER FLOW. Le 16/06/2010, M^me GUILARME précisait à NEXTIS qu’elle les contactait « suite à l’appel de M. GILLE » pour confirmer l’accord de STIMED sur « la dernière proposition concernant le WINNER FLOW ». M. GILLE donne donc des instructions à Madame Brigitte GUILLARME qui les suit et n’engage que la société STIMED, et non son mari (le demandeur) comme le confirme ce mail qu’elle adresse à NEXTIS le 27/07/2010. En mai 2010, le demandeur n’est d’ailleurs en copie d’aucun des échanges sur le projet WINNER FLOW, qui interviennent entre STIMED, NEXTIS et M. André GILLE. Il n’est intervenu sur le projet WINNER FLOW qu’à partir de juillet 2010. La division d’annulation se base sur des échanges de courriers afin de démontrer que le demandeur n’a eu ni l’initiative ni le contrôle de la création du nom « WINNER FLOW », tel que démontré par la titulaire.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande sur base de ce motif de nullité relative. La décision continue sur base de l’autre motif invoqué, à savoir un motif de nullité absolu, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE– ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

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Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60)).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
25/06/1992: Création par la famille du demandeur (époux Guillarme et leur trois enfants) de la Sarl ABDO-MG devenue STIMED.
Mai 2010: Projet WINNER FLOW pour développement d’un produit par la société NEXTIS avec la participation de M. GILLE (aujourd’hui à la tête de STIMED) à la tête de GA PROMOTION pour le compte de STIMED (embout d’exsufflation).

29/08/2014:
o Cession par la famille du demandeur de leurs parts dans la société STIMED (titulaire de la marque contestée) à GA PROMOTION.

o Contrats de licence exclusive sur les marques URO-MG et ABDO-MG et sur plusieurs brevets déposés par le demandeur pour 10 ans à STIMED.

o Engagement de non-concurrence du demandeur pour 5 ans (fin août 2019).
o Convention de prestation de service entre M. Guillarme et STIMED pour son intervention en qualité de formateur, son assistance et son accompagnement à la suite de la session pour 3 ans (fin août 2017).
30/09/2015: Immatriculation de la société CIG par les membres de la famille Guillarme pour des activités jugées 'concurrentes’ par le Tribunal judiciaire de Paris le 11/02/2021.

12/07/2016: Dépôt de la marque française SOUFFLEUR par le demandeur pour désigner notamment en classe 10 des appareils de rééducation respiratoire et appareils électroniques permettant le suivi du contrôle de travail rééducatif.

20/07/2017: Le demandeur assigne la titulaire en référé sollicitant la nomination d’un expert pour évaluer les modifications apportées par la

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société STIMED au produit objet du contrat de licence de brevet. Procédure abandonnée depuis.

Fin août 2017: échéance du contrat de prestation de service entre les parties.

18/06/2018 et 02/08/2018: Nouvelles demandes en référé de la part du demandeur à l’encontre de la société STIMED afin de constater la résiliation unilatérale des contrats de licence.

15/11/2018: STIMED met en demeure la société CIG de cesser la commercialisation de produits en violation des licences de marques URO- MG et ABDO-MG et brevets et mise en demeure du demandeur pour contrefaçon de brevet et marque.
14/12/2018: Dépôt de la marque contestée.

18/01/2019 et 04/02/2019: Le demandeur retire les procédures de résiliation contractuelle intentées contre la titulaire.

26/04/2019: STIMED fait assigner CIG en contrefaçon de brevets et marques URO-MG et ABDO-MG.

14/05/2019: Enregistrement de la marque contestée.

23/03/2020: Dépôt de la demande en nullité.

11/02/2021: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris dans lequel il est reconnu que le demandeur a agi de mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire des licences de marques et brevet et qu’il a contrefait les brevets et marques appartenant à la titulaire en vertu de licences exclusives en vigueur.

Appréciation de la mauvaise foi
La Cour, dans l’arrêt du 11/06/2009, C-529/07, Lapin de Pâques (Lindt Goldhase), point 53), a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), RMMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :
– le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
– l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
– le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, §20).
En outre, il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressée de la demande d’enregistrement (arrêt C-529/07, précité, § 35) à savoir le 14/12/2018.

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Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).

Il convient également de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée.

Usage antérieur du signe contesté par la demanderesse en nullité et degré de protection du signe
Dans le cas présent, la société STIMED était le premier utilisateur du signe contesté (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77). Le demandeur et sa famille étaient actionnaires de cette société jusqu’en 2014. Les circonstances dans lesquelles le signe a été d’abord utilisé montrent qu’il s’agissait du nom d’un projet commercial concernant une partie de produit qui est rapidement devenu son nom (embout d’un sifflet). Les développements relatifs au droit d’auteur montrent qu’il n’est pas possible d’attribuer la paternité du signe à l’une ou l’autre partie. Il s’agit probablement d’une décision collective dans laquelle la titulaire était déjà partie prenante.

Quoi qu’il en soit, la marque a d’abord été utilisée par la société STIMED entre 2010 et 2014 dont les actions à l’époque étaient détenues par la famille du titulaire. Ce n’est qu’à partir d’août 2014 que la société a été cédée à la titulaire qui a continué à en faire usage et qui l’a déposée fin 2018.
Identité des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’UE contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où la demanderesse en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la marque de l’UE était de s’approprier abusivement d’un droit antérieur, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires. En l’espèce la marque contestée et le signe utilisé depuis 2010 par STIMED sont identiques puisqu’il s’agit du même signe utilisé par la même personne morale pour les mêmes produits.

Dans la mesure où la société a été vendue, et où STIMED a continué à utiliser le signe contesté, il n’est pas possible d’établir qu’il s’agit d’un autre signe. Le demandeur mentionne que la titulaire exploitait le signe « Winner Flow » à partir de 2014, avec l’autorisation tacite de celui-ci afin de promouvoir et de commercialiser les embouts d’exsufflation. Aucune preuve convaincante n’est

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fournie pour soutenir cette affirmation. Bien au contraire, la titulaire fournit des preuves selon lesquelles le demandeur a commencé à dénigrer les produits « WINNER FLOW » à partir de 2017. S’il considérait que la marque lui appartenait, pourquoi ne pas l’avoir déposée au même titre que URO-MG et ABDO-MG et SOUFFLEUR ? Pourquoi également ne jamais l’avoir mentionnée lors du long conflit qui l’oppose à la titulaire jusqu’au jour du dépôt de la présente demande en nullité ? Les éléments de réponses apportées par le demandeur à ces questions ne permettent pas de justifier de façon rationnelle le comportement du demandeur. En particulier, il n’a pas démontré en quoi les termes «WINNER FLOW» seraient des éléments centraux de son activité qu’il entend utiliser alors qu’il a cherché à empêcher la titulaire d’en poursuivre l’utilisation légitime. Il admet lui-même que jusqu’en 2017, cette utilisation était légitime et mentionne qu’il ne conteste sa légitimé qu’à partir de l’échéance de la convention de prestation de service entre les parties. Pourtant, il a attendu le dépôt de la présente demande en nullité le 23/03/2020 pour manifester son intérêt à l’utilisation de ce signe finalement déposé comme MUE le 14/12/2018.

Connaissance de cet usage antérieur par la titulaire de la MUE
Il découle des éléments de preuve indiquant la nature des relations entre les parties que non seulement la titulaire de la MUE avait conscience de l’existence du signe antérieur du demandeur en nullité au moment où il a déposé la MUE contestée mais qu’il a participé à sa création car les parties étaient déjà en relation d’affaires lorsque le signe « WINNER FLOW » a été adopté commercialement.

Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que le titulaire de la MUE sache ou aurait dû savoir que le demandeur en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt.

Obligation de fair play
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la MUE de ne pas déposer une demande de MUE identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).

Les parties maintenaient des relations étroites et la titulaire a racheté la société de la famille du demandeur. Elle étaient liées par une convention de prestation de service pour l’intervention du demandeur en qualité de formateur, son assistance et son accompagnement à la suite de la session des marques et brevets pour 3 ans (à savoir jusque fin août 2017). Le dépôt de la marque contestée ayant été effectué fin 2018, les parties n’étaient plus liées par cette convention.
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la MUE contestée constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.

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Logique commerciale poursuivie par la titulaire
Les intentions du titulaire de la MUE peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît qu’il n’a pas déposé la MUE contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.

Dans le cas présent, et comme argué par la titulaire, au moment du dépôt de la marque contestée fin 2018, la titulaire utilisait la marque et était aux commandes de la société STIMED depuis août 2014.
Sans aucun doute, le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée répond à une logique commerciale (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77).

L’enregistrement d’un signe d’abord utilisé par la société STIMED appartenant à la famille de la titulaire n’est pas une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse. Il indique plutôt que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention de protéger la marque qu’il utilisait déjà sur le marché depuis plus de 4 ans, et ce conformément au rôle des marques énoncé dans le RMUE.

Quoi qu’il en soit le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer que l’intention de la titulaire était de lui nuire. Bien au contraire, la titulaire a largement démontré son droit légitime au dépôt d’une marque qu’il utilisait.

Litiges entre les parties
Le présent litige entre les parties s’inscrit dans le cadre d’un litige plus vaste qui englobe des questions relatives aux brevets et marques URO-MG et ABDO-MG du demandeur cédés en licence exclusive à la titulaire pour 10 ans (2014-2024), à leur exploitation par la titulaire et bien d’autres sujets étrangers au présent litige, celui-ci ne concernant que la marque contestée « WINNER FLOW ». Cependant, la mauvaise foi doit prendre en compte l’ensemble des facteurs permettant de déterminer la nature des relations entre les parties et des obligations qui en découlent.

La division d’annulation souligne, avec la titulaire, que « WINNER FLOW » n’est mentionné dans aucun des brevets du demandeur et que le premier dépôt du signe à titre de marque réalisé est le dépôt contesté. Il n’existe pas d’autre marque « WINNER FLOW » antérieure.
La titulaire a démontré qu’on 2010, elle a participé au projet WINNER FLOW alors que le demandeur n’était pas même en copie des premiers mail échangés.
Les marques non enregistrées ne sont pas protégées en France mais l’origine de la création et de l’exploitation du signe contesté est importante lorsqu’il s’agit de déterminer si la titulaire était de mauvaise foi.
Le demandeur a prouvé qu’il maîtrise et utilise les droits de propriété industrielle depuis de nombreuses années et dans le long conflit qui l’oppose à la titulaire, jamais le signe « WINNER FLOW » n’a été mentionné ni revendiqué par le

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demandeur jusqu’au dépôt de la présente action. La division d’annulation relève que ce comportement ne pèse pas en faveur du demandeur.

Le fait que le demandeur mentionnait ce signe dans ses articles, livres et formations n’est pas décisif dans la mesure où il le faisait en référence aux produits de la société STIMED avec qui il a collaboré jusqu’en 2017.
Le demandeur considère que le signe « Winner flow » est indispensable à l’exercice de son activité car il s’agit d’un élément central de la « Méthode Guillarme ». Cependant cet argument n’est pas crédible dans la mesure où il a pris ses distances par rapport au signe « WINNER FLOW » en allant même jusqu’à le dénigrer à partir de 2017.

Le fait que le nom du demandeur soit associé à la méthode qu’il a créé et apposé sur les produits au moins entre 2010 et 2014 ne permet de lui attribuer l’usage du signe contesté à titre personnel. Comme souligné par la titulaire, l’invention technique est à distinguer du nom et de la forme du produit. Le fait que le titulaire ait été l’inventeur d’un produit dont une partie se nomme « WINNER FLOW » ne lui donne pas des droits sur le signe s’il a cessé lui-même de l’utiliser. Le signe n’était pas mentionné dans ses brevets et il a déposé d’autres marques. Si la titulaire avait déposé le signe entre 2010 et 2014, peut-être que la situation eut été différente mais le dépôt est intervenu fin 2018. La société STIMED a commencé à utiliser le signe « WINNER FLOW » et a continué à le faire après la cession intervenue en 2014. Le demandeur a adopté en 2016 une autre marque pour désigner ses produits concurrents (SOUFFLEUR) alors que la convention qui le liait à STIMED et la clause de non concurrence étaient encore en vigueur (voir pièce 1 de la titulaire). Il n’est pas conséquent pas possible à ce jour de conclure que la titulaire a effectué le dépôt de mauvaise foi.

Le demandeur a dénigré les produits « WINNER FLOW ». Il n’a pas été capable de démontrer qu’il est à l’origine du choix du signe ni d’expliquer de façon crédible pourquoi il n’a pas opéré de dépôt et n’a pas revendiqué de droits sur la dénomination contestée avant le dépôt de la présente demande en nullité.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient également de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

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La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.