LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 décembre 2021
Dans l’affaire R 1615/2021-4
Pirelli TYRE S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milan (MI)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par WIRSING HASS ZOLLER, Maximilianstraße 35, 80539 Munich (Allemagne)
contre
The Yokohama Rubber Co., Ltd. 36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku,
Tokyo 105-8685
Japon Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Fabio Boscariol De Roberto, Via Gonzaga 5, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 7 104 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 319 176)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2021, R 1615/2021-4, Représentation d’une rainure en forme de L (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 octobre 2002, PIRELLI TYRE S.p.A. (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement du signe

en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 12.
2 Le 27 septembre 2012, Yokohama Rubber Co., Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE pour une partie des produits, à savoir:
Classe 12 — Pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et e), ii), du RMC, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC.
4 Dans ses observations, la titulaire de la MUE a également apporté la preuve que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMC.
5 Par décision du 28 août 2014 («la décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande au motif que la marque constituait une forme exclusivement constituée par la forme des produits concernés afin d’obtenir un résultat technique, enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC. Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’évaluer si la marque devait être annulée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC ni les preuves produites à l’appui de l’allégation selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage. La marque de l’Union européenne a été déclarée nulle pour les produits suivants:
Classe 12 — Pneumatiques, gommes, jantes et couvertures pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre.
6 Le 6 octobre 2014, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité, ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle a affirmé que la division d’annulation avait commis une erreur en concluant que la marque de l’Union européenne avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), et que la marque était à la fois intrinsèquement distinctive et avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC, dont les arguments et les éléments de preuve n’avaient pas été examinés par la division d’annulation.

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7 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 mars 2015, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté, que la décision attaquée soit confirmée et que la marque soit également déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
8 Le 28 avril 2016, la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 2583/2014-5 a partiellement annulé la décision de la division d’annulation. L’ordonnance de la décision se lit comme suit:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle pour les produits suivants:
Classe 12 — «Jantes et couvertures pour roues de véhicules en tout genre»;

2. Confirme la décision attaquée pour le surplus et déclare la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 12 — «Pneumatiques, gommes pleines, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre»;

3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à rembourser 1 700 EUR à la demanderesse en nullité.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours devant le Tribunal demandant à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision dans la mesure où elle déclare la nullité de la marque pour les «pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre».
10 Par son arrêt du 24/10/2018, T-447/16, Représentation d’une rainure en forme de
L, ECLI:EU:T:2018:709, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la cinquième chambre de recours (R 2583/2014-5), à savoir en ce qui concerne les points 2 et 3 de l’ordonnance.
11 Le Tribunal a conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, que
«[l] a chambre de recours a donc considéré à tort que le signe contesté représentait une bande de roulement d’un pneu et que ce signe était constitué par la «forme des produits» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement no 40/94. Cette disposition ne pouvait donc pas s’appliquer à la marque contestée et la déclaration de nullité de cette marque, formulée dans la décision attaquée, repose sur une base juridique erronée.»
12 Le Tribunal a conclu au point 76 que:
«la décision attaquée est annulée dans la mesure où, au point 2 du dispositif de cette décision, la chambre de recours a confirmé partiellement la décision de la division d’annulation mentionnée au point 6 ci-dessus et a déclaré nul l’enregistrement de la marque contestée pour les «pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre», sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), dudit règlement. En outre, et par voie de conséquence, la décision attaquée est également annulée dans la mesure où, au point 3 du dispositif de cette décision, la chambre de recours a condamné la requérante, en tant que partie ayant succombé devant l’EUIPO, à verser 1 700 EUR à l’intervenante.»
13 L’arrêt du Tribunal (24/10/2018, T-447/16, Représentation d’une rainure en forme de L, ECLI:EU:T:2018:709) a fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice par la demanderesse en nullité et par l’Office.
14 Le 3 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans les affaires jointes concernées (3/06/2021, C-818/18 P et C-6/19 P, Représentation

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d’une rainure en forme de L, ECLI:EU:C:2021:431), dans lesquelles elle a rejeté les pourvois et confirmé la décision du Tribunal.
15 Le 20 septembre 2021, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué par décision du présidium à la quatrième chambre de recours conformément à l’article 1, point d), du règlement de procédure des chambres de recours (règlement (CE) no 216/96 de la Commission) et sous le numéro d’affaire
R1615/2021-4.
Motifs
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice du 3 juin 2021, Représentation d’une rainure en forme delame, C-818/18 P,
ECLI:EU:C:2021:43, lié par ses motifs decidendi. La Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal.
17 Conformément à l’arrêt de la Cour de justice, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC n’est pas applicable.
18 Étant donné que la demande en nullité était également fondée sur les motifs visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC et que le caractère distinctif du signe, tant intrinsèque qu’acquis, n’a pas encore été apprécié ou déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (3) du RMC à tout moment dans le cadre de la présente procédure, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner.
Frais
19 Étant donné que la chambre de recours ne se prononce pas sur le fond, elle considère qu’il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision de la division d’annulation du 28 août 2014 dans l’affaire 7 104 C également dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne no 2 319 176 pour les produits suivants:
Classe 12 — Pneumatiques, gommes pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre.

2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:

Signature
P.O. P. Nafz