LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 septembre 2021
dans l’affaire R 1241/2020-4
Preventicus GmbH Tatzendpromenade 2 07745 Jena (Allemagne) demanderesse en transformation/requérante représentée par Fish & Richardson, Mies-von-der-Rohe-Straße 8, 80807 München (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 996 007
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Le recours concerne une requête en transformation d’une demande de marque de l’Union européenne («MUE») qui a été refusée en marque nationale au Royaume-Uni.

2 Par décision du 17 juillet 2019, la demande de MUE n° 17 996 007 «NIGHTWATCH», déposée pour des produits et services compris dans les classes 9, 10 et 44, a été rejetée sur le fondement de motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que la marque était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif dans l’esprit des consommateurs anglophones.

3 Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

4 Le 11 septembre 2019, la demanderesse a retiré sa demande, ce qui a été confirmé par l’Office le lendemain.

5 Le 13 septembre 2019, la demanderesse a sollicité la transformation de la demande de MUE n° 17 996 007 en demandes de marques nationales au Royaume-Uni, en Allemagne, au Benelux, en Italie, en France et en Pologne. À la demande de la demanderesse, la requête en transformation a été traitée séparément et acceptée pour l’Allemagne, le Benelux, l’Italie, la France et la Pologne.

6 S’agissant du Royaume-Uni, l’Office a rejeté la requête en transformation au motif qu’aux termes de la décision de refus du 17 juillet 2019, il existait au Royaume-Uni des motifs de refus qui excluaient la transformation en demande de marque nationale pour cet État membre. Il a été mentionné que la déclaration de retrait ultérieure n’avait aucun effet sur la recevabilité d’une requête en transformation, à moins que la décision de refus sous-jacente n’ait fait l’objet d’un recours, ce qui n’était pas le cas. Référence a été faite aux Directives, partie D, section 1, et partie E, section 1.

7 La demanderesse n’était pas d’accord avec ce raisonnement et a maintenu sa requête en transformation.

8 Par décision du 17 avril 2020 (la «décision attaquée»), l’Office a rejeté la requête en transformation de la demande de MUE en demande de marque nationale pour le Royaume-Uni, conformément à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE,
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

3
qui exclut la transformation dans les États membres où, selon la décision de rejet de la demande de MUE, la demande est frappée d’un motif de refus. Dans la décision attaquée, l’Office a expressément rejeté le fait que prononcer un retrait pendant le délai de recours alors qu’aucun recours n’est formé a eu pour conséquence la suspension ou la révocation de la décision de refus. Le retrait serait inscrit dans le registre, conformément à la décision R 331/2006-G «Optima» de la grande chambre de recours, mais ne pourrait pas empêcher l’application de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ni permettre la transformation en marques nationales, laquelle a déjà fait l’objet d’un refus sur le fondement de motifs de refus à l’égard de l’État membre concerné.

9 Le 17 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis, le 17 juillet 2020, a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

10 La demanderesse a essentiellement insisté sur le fait que i) le droit [sic] de retirer une demande s’appliquait également lorsque la demande avait été rejetée, ii) la demanderesse était en droit de mettre fin à l’examen sans décision sur le fond, iii) en l’espèce, le motif de transformation était le retrait, et non le refus, et iv) au moment où le retrait a été prononcé, la décision de refus n’avait aucun effet; elle n’aurait pris effet qu’une fois le délai de recours expiré.

Motifs de la décision
11 Le recours doit être rejeté. La transformation en demande de marque nationale pour le Royaume-Uni n’est plus autorisée maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE («Brexit»).

12 La situation procédurale à la base du présent recours est la suivante: une demande de marque de l’Union européenne a été refusée sur le fondement de motifs absolus de refus et la requête qui s’est ensuivie visant à la transformer en demande de marque nationale (article 139, paragraphe 1, article 140, paragraphes 1 et 5, du RMUE et article 22 du REMUE) a également été rejetée, pour ce qui concerne le Royaume-Uni.

13 Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ci-après l'«accord de retrait»), et notamment à ses articles 126 et 127, au cours d’une période de transition, qui a pris fin le
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

4
31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Maintenant que cette période de transition a expiré, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et n’est plus «un État membre» au titre des dispositions du RMUE. S’agissant des effets des marques britanniques dans l’UE, les marques nationales britanniques ne bénéficient plus d’aucune protection (en tant que droits antérieurs par exemple).

14 Les effets des MUE et des demandes de MUE vis-à-vis du Royaume-Uni sont traités, dans le cadre de l’accord de retrait, de manière différente pour les demandes et les enregistrements:

Dans le cas des marques de l’UE déjà enregistrées au 31 décembre 2020 (soit avant la fin de la période de transition), l’article 54, paragraphe 1, point a), de l’accord de retrait (intitulé «Maintien de la protection») prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée devient automatiquement titulaire d’une marque nationale au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits et services («prolongation automatique»); l’Office britannique la réenregistre en utilisant les données transmises par l’EUIPO, conformément à l’article 55 de l’accord de retrait.

S’agissant des demandes de MUE qui, à la date du 31 décembre 2020, étaient toujours en instance, l’article 59, paragraphe 1, de l’accord de retrait prévoit que lorsqu’une personne a déposé une demande de marque de l’Union européenne avant le 31 décembre 2020 et qu’une date de dépôt lui a été accordée, cette personne bénéficie d’un droit de priorité pour le dépôt de la même marque pour les mêmes produits et services au Royaume-Uni auprès de l’office britannique, à la condition que la demande nationale britannique soit déposée dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition, soit avant le 30 septembre 2021. Il y a lieu de noter que le raisonnement exposé dans le cadre du recours repose exclusivement sur l’hypothèse selon laquelle, même après la date de la décision de refus mais avant l’expiration du délai de recours, la demande de MUE était réputée pendante.

15 L’article 127, paragraphes 1 et 6, de l’accord de retrait dispose que, jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est applicable «au Royaume-Uni et sur son territoire» et que, jusqu’à cette date, toute référence dans le droit de l’Union (ce qui inclut le RMUE) s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

16 À présent que la période de transition est terminée, le Royaume-Uni n’est plus «un État membre» pour lequel la
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

5
transformation pourrait être sollicitée au titre de l’article 139, ou à l'«office national» duquel une requête en transformation pourrait être transmise au titre de l’article 140, paragraphe 5, du RMUE.

17 La requérante a fait référence à l’article 37 du RMUE, lequel prévoit qu’une demande de MUE a valeur de dépôt national régulier. Toutefois, cette disposition stipule que cet effet d’une demande de MUE a cours «dans les États membres», qualification qui ne s’applique plus au Royaume-Uni. Après le 31 décembre 2020, cet effet n’a plus cours au Royaume-Uni ni sur son territoire. L'«effet de dépôt régulier» et l’effet de priorité sont effectivement appliqués par l’article 59, paragraphe 1, de l’accord de retrait.

18 Il suffit d’ajouter que l’accord de retrait ne comporte aucune règle spécifique sur les procédures de transformation. L’article 54, paragraphe 3, de l’accord de retrait concerne uniquement les procédures d’annulation relatives à des MUE enregistrées qui n’ont pas été déclarées nulles ou frappées de déchéance de façon définitive à la date pertinente.

19 Comme indiqué, la demande de MUE n’a plus le statut «pendante» (du fait du refus qui n’a pas fait l’objet d’un recours, ou, à titre subsidiaire et de l’avis de la requérante, du fait du retrait ou, à la rigueur, pour ces deux raisons) et le statut de la requête en transformation indique qu’elle a été rejetée par l’Office et que le rejet n’est pas encore devenu définitif du fait du présent recours. À ce stade, la requérante sollicite une décision tendant à l’annulation d’une décision de l’Office et à l’acceptation de la requête en transformation, ce qui est désormais exclu car le Royaume-Uni a quitté l’UE.

20 Cette situation est similaire à celle d’une opposition formée avant que le Royaume-Uni ne quitte l’UE et fondée sur une demande de marque nationale britannique: dans ce cas également, l’opposition doit être rejetée dès maintenant, car le droit antérieur n’est plus protégé «dans un État membre», indépendamment de la question de savoir si l’opposition était ou aurait été fondée à la date à laquelle elle a été formée. Cela a été confirmé systématiquement par les chambres de recours (voir 14/06/2021, R 735/2021-4, MOOI MUSEUM OF OPTICAL ILLUSIONS/MUSEUM OF ILLUSIONS; 06/05/2021, R 18/2021- 5, HASCART/HASHCART; 26/04/2021, R 926/2020-1, UWORX/UPWORK; 25/02/2021, R 789/2019-4, THE COMMODORES).

21 Cela est conforme au principe général selon lequel un recours doit être recevable et fondé le jour où la décision sur le recours doit être rendue (02/06/2021, T-169/19, Device of a polo player,
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

6
EU:T:2021:318; 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254,
§ 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwireless/now network of the world, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-4, Beon worldwide/BEON, § 17).

22 La requérante s’est plainte du fait que la pratique de l’Office pourrait «forcer» les demandeurs à procéder d’une certaine manière et qu’elle devrait avoir le «droit» de choisir entre le refus et le retrait. La chambre de recours insiste sur le fait qu’il appartient exclusivement au demandeur de la marque de l’Union européenne de décider des mesures procédurales qu’il souhaite adopter, y compris au regard des implications du «Brexit», qui n’a pas été une surprise mais était latent depuis plusieurs années. La chambre de recours insiste également sur le fait qu’il ne relève nullement de la compétence ni de la mission de l’Office d’aider les demandeurs à obtenir des droits de marque à la suite d’une décision négative d’un examinateur. Qui plus est, il peut exister des effets suspensifs de la procédure de recours ou pendant la procédure de recours, mais il ne peut exister de suspension des effets du retrait du Royaume-Uni de l’UE.

23 L’intégralité de ce raisonnement ne saurait dépendre de la portée de la décision de refus sous-jacente ni des motifs sous- tendant la requête en transformation. Que l’examinateur ait refusé la marque au motif d’une signification descriptive en lituanien, ou que la demande n’ait pas été rejetée du tout mais simplement retirée par la demanderesse de sa propre initiative, la décision devait être exactement la même.

24 Partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question controversée du champ d’application de l’article 139, paragraphe 1, point b), du RMUE ni sur celle de l’application ou de l’interprétation de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire «Optima». La chambre de recours a pris en considération le fait que, de prime abord, ces questions controversées pourraient effectivement être tranchées par la grande chambre de recours, mais, ainsi que nous l’avons indiqué dans le paragraphe précédent, elles ne constituent plus une problématique à la date d’aujourd’hui.

09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch

---

7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernánd ez
Greffier:

Signature
p.o. P. Nafz
09/09/2021, R 1241/2020-4, Nightwatch