DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 055 195
Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Baker majoritaire McKenzie LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhytomyr Butter Plant, 4, Ivana Honty Str., 10002 Zhytomyr, Ukraine (partie requérante), représentée par UAB «Brainera», Taikos G.-235, 05213 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 28/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 055 195 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 853 359 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 853 359 (marque figurative). L’opposition était initialement fondée sur l’enregistrement autrichien no
179 838 ( marque figurative), l’enregistrement international désignant la Bulgarie et l’Autriche no 238 446 et l’enregistrement de la marque bulgare no 40 298, tous deux pour «ESKIMO» (marques verbales). Toutefois, dans ses observations du 25/09/2020, l’opposante a renoncé à l’enregistrement international désignant la Bulgarie et la marque bulgare, en se fondant uniquement sur les marques concernant le territoire autrichien. Les motifs invoqués sont ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque autrichienne no 179 838 et l’ enregistrement international de la marque désignant l’Autriche no 238 446 «ESKIMO».
Pour des raisons qui ressortiront des circonstances exposées ci-dessous et compte tenu du principe d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu la preuve de l’usage et le risque de confusion par rapport à

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l’enregistrement international de la marque internationale de l’opposante désignant l’Autriche no 238 446 «ESKIMO»;
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Compte tenu du fait que les produits contestés sont plusieurs types de crèmes glacées, les produits pertinents pour la présente procédure sont les crèmes glacées comestibles de l’opposante comprises dans la classe 30. Par conséquent, la division d’opposition juge approprié d’examiner les éléments de preuve produits en se focalisant uniquement sur ces produits.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/02/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Autriche du 23/02/2013 au 22/02/2018 inclus.
Le 20/05/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 25/07/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 25/09/2020 à la suite d’une demande de l’opposante. Le 07/08/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 25/09/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté ses observations, dans lesquelles elle renvoyait aux éléments de preuve produits dans le délai imparti (le 02/03/2020, avant l’expiration du délai susmentionné pour produire la preuve de l’usage) afin de démontrer que la marque antérieure jouissait d’une renommée. En particulier, dans ses observations du 25/09/2020, l’opposante a indiqué que, le 02/03/2020, elle avait étayé son opposition et a apporté la preuve de l’usage de sa marque «ESKIMO», démontrant qu’elle était utilisée pendant la période pertinente et jouissait d’une renommée importante pour des glaces dans le territoire pertinent, du fait de son usage intensif. À cet égard, toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
L’opposante a demandé que les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, mais aucune explication, ni aucun intérêt particulier justifiant la confidentialité des documents en question n’a été donnée, comme l’exige l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. Les documents en question ne sont donc pas considérés comme confidentiels par l’Office. Toutefois, dans cette décision, la division d’opposition décrira les preuves en termes généraux sans divulguer d’informations commerciales sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
Une déclaration sous serment, datée du 02/03/2020, signée par M. R., le Global Brand IP of the Food and Refreshments Division de Unilever N.V, accompagnée de 32 pièces (dont certaines sont énumérées ci-dessous). La déclaration donne un aperçu de la société, en général, et de la division qui fabrique les glaces vendues sous différentes dénominations dans 40 pays différents («Eskimo», «Algida», «Wall’ s», «Frigo,», etc.) en utilisant le «logo du cœur» comme thème unifiant. Elle affirme que l’opposante commercialise ses produits à base de crème glacée «ESKIMO» en Autriche, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et

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dans d’autres pays de l’Union européenne depuis de nombreuses décennies. Elle fournit également des informations détaillées et des chiffres concernant les produits vendus sous la marque «ESKIMO», les campagnes publicitaires, la stratégie et les investissements réalisés (tels qu’énumérés ci-dessous), ainsi que des articles de presse contenant des informations sur la marque et sa notoriété auprès du public.
Pièces MR 7 et 8: Extraits de catalogues datant de 2016 et 2017, dans lesquels la marque antérieure peut être considérée comme une marque maison
(généralement représentée comme telle ) en rapport avec une grande variété de crèmes glacées également identifiées par leurs marques individuelles («Magnum», «Riegel», «Minions Bello», «Calippo», «Solero», «Cornetto», etc.). Des informations telles que la description (en allemand), l’emballage et les prix sont également fournies.
Pièce MR 9: Extraits de la base de données «Mintel», une société mondiale de recherche commerciale, fournissant des informations détaillées sur le lancement et/ou la disponibilité des produits «ESKIMO» dans plusieurs supermarchés autrichiens (par exemple, «Interspar», «Merkur» et «Zielpunkt») pendant la période pertinente, mais aussi avant la période pertinente (à savoir depuis 1998). La marque antérieure apparaît dans les détails de la description (dans sa version verbale) et directement sur l’emballage du produit (dans différentes versions figuratives). D’autres informations supplémentaires comprennent l’ID du registre, la société de fabrication, le type de produit, le pays (Autriche), la date d’éditeur, les noms et adresses de supermarchés, le prix et le code-barres.
Pièce MR 10: Extraits du site internet de l’opposante montrant la chronologie de l’évolution de la marque «ESKIMO» en Autriche et le type de crèmes glacées/sous-marques lancé au cours des dernières décennies (par exemple, «Cornetto», «Winni» «Capri», «Jolly», «Cremissimo», «Calipo», «Twister», «Minimilk» et «Magnum»). Dans les années 2000, le logo a été modifié de
au .
Chiffre d’affaires de la marque «ESKIMO» pour la période 2013-2017 en relation avec des glaces en Europe (p. 6 du témoignage), montrant des ventes très importantes.
Supports bruts dépensés en Autriche pour la publicité de la marque «ESKIMO» pour 2015-2018, ce qui montre un investissement considérable.
Pièce MR 17: Extrait d’une publication d’ Euromonitor International intitulée Ice Cream en Autriche, datée de 2010; Elle indique, entre autres, que «Eskimo Iglo GmbH» abrite le secteur du marché de la crème glacée avec une part de 35 % en 2009, suivie de «Unilever Austria GmbH», avec 19 %, tous deux appartenant à Unilever Group». Par conséquent, à cette époque, la part de marché combinée Unilever était de 54 %.
Pièce MR 18: Extrait d’un article du Daily Mail (Londres) daté de 2017 intitulé « Comment tirer profit des entreprises britanniques vendant des glaces aux Italiens et du scotch au Mexique». Elle indique, entre autres, que «Unilever» est le plus grand fabricant de crèmes glacées au monde, que bon nombre de ces produits sont vendus sous la marque portant le logo du cœur, qui est utilisé dans plus de 40 pays, et qu’il utilise différents noms dans le monde, tels que «Algida» en Italie

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et «Eskim» en Autriche. Elle indique que, au cours de l’année précédente, la division d’Unilever produisant des glaces a transité plus de 8.6 milliards de livres sterling.
Annexes MR 21-23: À l’exception des journaux autrichiens Heute, Krone et regal, datés, entre autres, en 2013, 2015 et 2016, montrant des publicités pour des glaces et des bâtonnets glacés «ESKIMO».
Pièce MR 30: Un dépliant, daté de 2017, relatif à un atelier de stylisme alimentaire sylviculture photographique organisé à Vienne. Le signe est
représenté comme .
Pièce MR 31: Elle inclut plusieurs coupures de presse concernant des événements promotionnels organisés en Autriche, selon l’opposante, en 2016, qui montrent la marque antérieure. Les documents sont rédigés en allemand et font référence à des articles de journaux et de magazines autrichiens, tels que Kronen Zeitung, Heute et Wiener.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
La demanderesse conteste la plupart des pièces justificatives de l’opposante en tant que pièces détachées, en faisant valoir qu’elles ne sont pas aptes à prouver l’usage sérieux des marques antérieures. Les raisons invoquées sont, par exemple, l’absence de traductions; Certaines des dates (dans les études de marché) ne correspondent pas à la période pertinente; Les photos de crème glacée figurant sur l’emballage ne contiennent pas la marque antérieure ni l’intégralité de la marque antérieure ou qu’il est difficile de savoir si les chiffres d’affaires se rapportent à l’Autriche et aux glaces. Sur cette base, la requérante soutient que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. En l’espèce, il existe suffisamment d’indications pour relier tous les facteurs pertinents (durée, lieu, importance et nature) et prouver l’usage sérieux pour les produits sur lesquels porte l’appréciation de l’usage sérieux, à savoir les glaces comestibles comprises dans la classe 30.
En ce qui concerne les traductions, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents non traduits, ils peuvent toujours être considérés comme fournissant des informations utiles concernant l’utilisation, même s’ils ne sont pas traduits et seulement en partie s’ils sont explicites. La division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction étant donné qu’il existe d’autres documents corroborants.

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Lieu de l’usage
Les éléments de preuve démontrent que le lieu principal de l’usage est l’Autriche. Cela peut être déduit des nombreuses références à ce pays, aux adresses des supermarchés et à la langue, l’allemand, des documents. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Une grande partie des éléments de preuve datent de la période pertinente ou font clairement référence à la période pertinente. Bien que certains des éléments de preuve pertinents ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente (par exemple, certaines des références aux produits renvoient à des dates antérieures à la période pertinente, comme l’affirme la demanderesse, lorsqu’elles sont appréciées dans leur ensemble, les éléments de preuve contiennent des preuves suffisantes de l’usage de la marque au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente, en combinaison avec d’autres éléments de preuve, fournissent des informations sur l’historique et l’évolution de la marque et qu’elle a été utilisée non seulement pendant la période pertinente, mais aussi avant la période pertinente. Il permet de mieux comprendre les circonstances de l’espèce et de démontrer la présence constante de la marque sur le marché.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve démontrent à suffisance la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents présentés démontrent un usage constant sur les territoires concernés.
L’opposante n’a fourni aucune facture concernant la vente effective des produits pertinents et la plupart des informations relatives aux chiffres d’affaires (à savoir les chiffres d’affaires et les dépenses brutes en matière de publicité) proviennent directement de l’opposante. À cet égard, il est peu probable que ce type de preuve soit suffisant à lui seul, étant donné qu’il manque d’informations objectives et a une valeur

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probante limitée. Il convient donc d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu des documents internes est étayé par d’autres éléments de preuve.
À cet égard, il convient de noter que certains des éléments de preuve supplémentaires provenant de différentes sources, tels que des informations publiées par Euromonitor
International et Daily Mail (pièces MR 17-18), ainsi que les catalogues, les supports publicitaires et les recherches menées par «Mintel», lorsqu’ils sont tous combinés, étayent les chiffres et les arguments avancés dans les observations de l’opposante. Par exemple, ces éléments de preuve montrent que la part de valeur en 2009 en Autriche des entreprises de l’opposante («Eskimo Iglo GmbH» et «Unilever Austria GmbH») a atteint un total de 54 % en 2017 et que, en, «Unilever» était le plus grand fabricant de glaces au monde et qu’un grand nombre de ces produits ont été vendus sous la marque contenant le logo du cœur. Il s’agit précisément de la marque «Eskim» pour le territoire de l’Autriche. Les documents visuels et explicites entrent en ligne de compte à l’appui de ces informations puisqu’ils montrent que l’opposante n’a pas seulement utilisé la marque «ESKIMO» pour un produit spécifique, mais aussi pour une large gamme de crèmes glacées («Magnum», «Riegel», «Minions Bello»,
«Calippo», «Solero», «Cornetto», etc.), qui ont été vendues sous les deux marques, la marque individuelle et la marque maison «ESKIMO».
Il convient également de tenir compte du fait que même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque ou les articles susmentionnés qui montrent des comparaisons de produits, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, 398/13,-TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). L’opposante a fourni des documents (catalogues, annonces dans les journaux, preuves de leur disponibilité dans les supermarchés, etc.) montrant la marque pertinente sur les produits pertinents. Bien que, comme indiqué ci-dessus, ces éléments de preuve ne fournissent aucune information sur la quantité de produits effectivement vendus par l’opposante, en combinaison avec d’autres articles, ils fournissent suffisamment d’informations pour conclure que plusieurs types de crèmes glacées portant la marque «ESKIMO» ont été proposés au cours d’une partie importante de la période pertinente en Autriche.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. L’Office n’exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve de l’usage sérieux. La Cour a indiqué qu’il n’est pas possible de fixer, de manière abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux et, partant, il ne saurait exister de règle de minimis objective permettant d’établir a priori le niveau d’usage nécessaire pour être qualifié de «sérieux». Par conséquent, si une importance minimale de l’usage doit être démontrée, ce qui constitue exactement cette étendue minimale dépend des circonstances de chaque espèce. La règle générale est que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque pourrait être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, en fonction des produits et services, et du marché pertinent (23/09/2009-, 409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35;
02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42). Par conséquent, il suffit que les preuves de l’usage démontrent que le titulaire de la marque a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Toutefois, non seulement toute exploitation commerciale avérée peut automatiquement être qualifiée d’usage sérieux de la marque en cause (17/07/2014,-141/13 P, Walzer

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Traum, EU:C:2014:2089, § 32). L’usage peut toujours être insuffisant même si l’exploitation commerciale a été prouvée dans une certaine mesure.
En l’espèce, il peut être déduit des pièces produites que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent et que l’usage du signe n’était pas purement symbolique. La division d’opposition dispose donc d’informations suffisantes concernant les activités commerciales de l’opposante au cours de la période pertinente en ce qui concerne l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Les éléments de preuve montrent que les produits sont identifiés par le nom de la marque «ESKIMO» (dans des articles, la description du produit, sur le site internet, etc.) et que, sur les produits, dans les catalogues et sur les affiches de crème glacée, la marque verbale «ESKIMO» est principalement utilisée dans la variation figurative
(mais aussi dans d’autres variantes figuratives, comme le montrent les exemples ci-dessous).
La requérante fait valoir que les preuves de l’usage peuvent démontrer un certain usage de la marque figurative en Autriche, mais pas pour la marque verbale en cause. En outre, elle fait valoir que le mot «ESKIMO» ne peut être vu que sur les pages du catalogue, que les consommateurs de détail voient rarement, et que l’emballage ne contient pas ce mot, mais uniquement d’autres marques ou simplement l’élément figuratif du cœur.
Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du

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groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise). La Cour a confirmé que la condition de l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque celle- ci a été utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
Il convient de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause ou, plus particulièrement, les produits. Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque maison est «ESKIMO», telle qu’elle apparaît sur tous les produits de la société ou sur la plupart de ces produits (qu’elle figure ou non sur les emballages individuels des glaces), lesquels sont également marqués de marques individuelles (celles mentionnées ci-dessus et qui peuvent également être illustrées dans les exemples ci- dessous). Il s’agit d’une pratique normale dans le secteur des glaces alimentaires.
.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse, comme indiqué clairement à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014-, 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070,
§-28, 38). Étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services et l’entité responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’opposante a utilisé la marque antérieure suffisamment en relation avec des crèmes glacées. Par conséquent, même si la marque était utilisée en combinaison avec d’autres sous- marques, la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction.
En outre, la division d’opposition estime que la manière dont la marque antérieure est utilisée n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure (verbale) telle qu’enregistrée, même dans les versions figuratives. Premièrement, la stylisation de l’élément verbal est banale et dépourvue de caractère distinctif. En ce qui concerne la représentation du cœur, bien qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère distinctif, elle peut véhiculer le concept d’amour ou simplement d’un cœur (et donc être perçue comme suggérant que les produits sont sains), qui est utilisée dans d’innombrables contextes. Ceci, associé au fait que les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), rend cet élément plus faible que le mot «ESKIMO». Selon une jurisprudence constante, si l’ajout n’est pas distinctif, est faible ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009-, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475,-§ 29 et suivants).
Étant donné que l’élément figuratif supplémentaire n’est pas dominant dans le signe (il est co-dominant avec l’élément verbal) et que l’élément «ESKIMO» conserve un rôle indépendant et (plus) distinctif dans le signe, la division d’opposition considère que la

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marque antérieure a été utilisée sous une forme qui n’altérait pas son caractère distinctif. A fortiori, comme indiqué ci-dessus, la Cour a confirmé que la condition de l’usage sérieux peut être remplie tant lorsqu’elle a été utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe que lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque. La marque «ESKIMO» est principalement utilisée en combinaison avec la représentation figurative d’un cœur (bien que dans certains matériaux, elle soit aussi seule, sans l’élément figuratif). Ces deux éléments sont utilisés ensemble mais restent indépendants l’un de l’autre et remplissent leur fonction distinctive en tant que signes distincts.
Compte tenu de ce qui précède, il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43) et que le signe a été utilisé tel qu’enregistré, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’analyse a été centrée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Autriche no 238 446 «ESKIMO» en ce qui concerne les glaces comestibles comprises dans la classe 30.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a jugé approprié d’examiner la preuve de l’usage et le risque de confusion par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Autriche no 38 446.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 30: Crèmes glacées comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Crèmes glacées; Crème glacée à la vanille; Crèmes glacées à haute teneur en matières grasses; Crèmes glacées au yaourt; Crèmes glacées à café; Crèmes glacées à base de cacao; Crèmes glacées caramélisées; Crèmes glacées enrobées de chocolat; Cornets de crème glacée; Crèmes

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glacées aux fruits; Crème glacée aux fruits et baignoires; Crème glacée au chocolat.
Tous les produits contestés sont identiques auxglaces comestibles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, en tant que catégorie générale, les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ESKIMSKIMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «ESKIMO» de la marque antérieure existe en allemand avec la même signification qu’en anglais et, par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un membre du groupe de pooples (connu sous le nom d’Inuit ou Yupik) qui habite Alaska, le Canada Nord, la Siberia orientale et d’autres parties de l’Arctique (informations extraites du dictionnaire Duden allemand le 21/10/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/eskimo). Le mot «Eskimos» du signe contesté fait référence à la forme plurielle, de sorte qu’il sera associé à la même signification du même mot.
Étant donné que les produits désignés par le signe contesté sont des glaces comestibles, les éléments verbaux «ESKIMO»/«Eskims», qui font intrinsèquement allusion à quelque chose de froid, seraient quelque peu suggestifs de leur nature. Toutefois, elle n’est pas considérée comme allusive d’une manière qui affecte substantiellement le caractère distinctif, étant donné que l’allusion témoigne d’une certaine originalité. Un processus de réflexion en plusieurs étapes serait nécessaire pour associer la signification de ce mot aux produits spécifiques de manière descriptive

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ou comme faisant allusion à leurs caractéristiques. Dès lors, le degré de caractère distinctif de ces éléments est considéré comme normal dans les deux signes.
L’élément figuratif du signe contesté sera immédiatement perçu comme un jeune écormon doté d’un pot polaire, d’autant plus qu’il renforce dans une certaine mesure le concept de l’élément verbal «Eskimos». La connotation de cette image n’est ni descriptive ni allusive d’une manière qui pourrait altérer son caractère distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «Eskimos» a plus de poids que cet élément figuratif codominant.
Le signe contesté comprend également un élément formé par l’élément verbal «RUD» et un élément figuratif abstrait, identifié par les parties comme un «logo tricirculaire». Cet élément est secondaire en raison de sa taille et de sa position subordonnée. Il possède un caractère distinctif normal étant donné que ses composants sont fantaisistes (l’élément verbal «RUD» étant dépourvu de signification et l’élément figuratif parce qu’il est abstrait). Toutefois, en raison de son caractère secondaire, son impact dans l’impression d’ensemble sera moindre que l’élément verbal «Eskimos» et l’élément figuratif, qui sont les plus accrocheurs et co-dominants.
La stylisation rouge minimale des éléments verbaux du signe contesté sera considérée comme purement décorative et est donc dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ESKIMO» et diffèrent par la lettre supplémentaire «S» du signe contesté, qui découle de la marque antérieure distinctive et de l’élément ayant plus d’impact dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments supplémentaires du signe contesté, par la représentation de l’émolope avec un ours polaire, par l’élément contenant le mot «RUD» et par l’élément abstrait, ainsi que par la stylisation des éléments verbaux. Toutefois, le poids de ces différences dans l’impression d’ensemble produite par le signe sera moindre que les éléments verbaux communs pour les raisons expliquées ci- dessus. En substance, les différences résident dans des éléments figuratifs, qui ont un impact mineur, et/ou dans des éléments jouant un rôle secondaire.
Selon la jurisprudence, lorsque l’unique élément de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée, les signes en cause sont en partie identiques, de manière à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle (20/06/2018,-657/17, HPC POLO/POLO et al., EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, 282/13-, IGLOTEX/IGLO, EU:T:2015:226, § 65). À cet égard, malgré l’importance relative des éléments supplémentaires, qui ne peuvent être ignorés, ils ne sont pas en mesure de contrebalancer les similitudes créées par l’élément commun dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle à tout le moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, le signe contesté peut être prononcé «RUD Edemimos» ou «Eskimos RUD», ou simplement «Eimimos». Cela s’explique par le fait que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des

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marques et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). Par conséquent, en raison de son caractère secondaire, le mot «RUD» peut être omis.
Par conséquent, les signes coïncident par le son des lettres «ESKIMO» et diffèrent par le son de la lettre supplémentaire «S» du signe contesté et, si «RUD» est prononcé, ils diffèrent également à cet égard.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes évoqueront le concept d’Eskims, qui est distinctif. L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme renforçant ou complétant le concept évoqué par l’élément verbal, tandis que les autres éléments supplémentaires sont fantaisistes et n’introduisent aucun concept.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. À l’appui de sa revendication, l’opposante a produit non seulement les éléments de preuve énumérés ci-dessus, mais aussi un certain nombre de documents supplémentaires. Comme indiqué précédemment, ils montrent une présence de longue date sur le marché et le succès de la marque, disposant d’une part de marché importante dans le secteur des glaces alimentaires en Autriche, mais ils fournissent peu d’informations sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Toutefois, la question de savoir si les éléments de preuve sont suffisants pour prouver le caractère distinctif accru peut rester ouverte, étant donné que cela n’aurait aucune incidence significative sur l’issue de la présente procédure, comme il sera expliqué ci-dessous. Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du

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RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne, similaires sur le plan phonétique au moins à un degré supérieur à la moyenne et fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément unique et distinctif de la marque antérieure «ESKIMO» est entièrement reproduit, à la différence d’un «S» supplémentaire, dans le signe contesté dans lequel il occupe également une position distinctive autonome et est l’élément le plus important. Les éléments et aspects différents, qui ont moins d’impact pour les raisons exposées ci- dessus, sont clairement insuffisants pour contrebalancer les similitudes considérables entre les signes.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en raison de la présence d’éléments verbaux presque identiques dans les deux signes, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En outre, lorsque les produits sont identiques, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). En l’espèce, tous les produits se réfèrent à des crèmes glacées, ce qui rend le risque de confusion ou l’association entre les signes très élevés compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit.
À titre surabondant, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels le mot «Eskimo» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents. À l’appui de ses arguments, la demanderesse fait référence à plusieurs liens hypertextes, sources et extraits, et explique en outre que ce mot est devenu générique dans les anciens pays de l’Union soviétique (y compris l’Ukraine (le pays de la demanderesse) et d’autres pays baltes comme la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie, ainsi qu’en France. Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que ce mot est descriptif ou est devenu générique pour un type de crème glacée (à savoir la crème sur bâtonnet recouverte d’une glaise au chocolat) pour le public pertinent, à savoir les Autriche. En effet, il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante que «ESKIMO» agit comme une indication de l’origine et non comme un nom générique pour des crèmes glacées, et qu’il est également utilisé pour des crèmes glacées présentant des caractéristiques différentes (qui sont désignées individuellement par d’autres sous-marques telles que «Magnum», «Calippo», «Solero» et «Cornetto»). Il convient également de relever que l’hyperlien évoqué par la requérante ne constitue pas une preuve valable. La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe à la demanderesse et non à l’Office ou à l’opposante. Les sites web sont dynamiques et facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité

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et l’intégrité des informations citées uniquement au moyen d’un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Ils’ensuit que les arguments présentés ne démontrent pas que les consommateurs (sur le territoire pertinent) ont été exposés à un usage généralisé du mot «ESKIMO» en rapport avec des glaces et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés comme non fondés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Autriche no 38 446. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
En outre, étant donné que la marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media-, S.L., EU:T:2004:268), les preuves de l’usage en ce qui concerne cette marque, ni d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Félix Ortuño LÓPEZ Edith Elisabeth VAN DEN
EEDE

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.