LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 décembre 2020
Dans l’affaire R 893/2020-5
Alexander Gugler Sohlstr. 63
67133 Maxdorf
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
contre
GUGLER FRANCE 4, rue Léon Foucault
Aux Essarts du Grand Bois
25870 Les Auxons
France Demanderesse en nullité/défenderesse, représentée par Defacto-avocats, 2, chemin du Moulin d’Arche, 69450 Saint Cyrau au Mont d’or, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 4 944 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 324 902)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2020, R 893/2020-5, GUGLER (fig.)/Gugler France

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 août 2003, Gugler GmbH Fensterbau (ci-après
«Gugler GmbH»), prédécesseur en droit de Alexander Gugler (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 13 octobre
2004:
Classe 19 — Fenêtres, toitures, portes, portails, volets, volets roulants en verre et en matières plastiques; glaçages, à savoir jardins d’hiver, toits de jardins d’hiver; protection contre la lumière, à savoir volets pliants et stores roulants en matières plastiques;
Classe 37 — services d’un constructeur de fenêtres, à savoir pose de portes, portails et fenêtres;
Classe 42 — services d’un constructeur de fenêtres, à savoir planification de portes, portails et fenêtres.
2 La demande a été publiée le 21 mars 2005 et la marque a été enregistrée le 31 août 2005.
3 Le 25 novembre 2008, la marque contestée a été transférée de Gugler GmbH au titulaire de la MUE.
4 Le 17 novembre 2010, GUGLER FRANCE (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC et l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
6 La demande en nullité était fondée sur la dénomination sociale GUGLER
FRANCE utilisée dans la vie des affaires en France enregistrée pour les services suivants:
Acheter, commercialiser, vendre et mettre en place des fermetures en bâtiment (portes, fenêtres, portails, etc.) et ce, par tous moyens et procédés;
Toutes opérations commerciales, industrielles et financières, toutes opérations concernant des biens meubles et immobiliers qui peuvent porter directement ou indirectement sur l’objet de la société ou toute autre finalité similaire ou liée;

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L’acquisition d’actions par la société dans toutes les entreprises, toutes les sociétés, les alliances, les sociétésdétenues conjointement et les groupements d’intérêts économiques, constitués déjà ou à l’avenir, qui peuvent relever directement ou indirectement de l’objet social ou de toute finalité similaire ou liée, et ce par tout moyen, notamment par le biais de la constitution de nouvellessociétés, parl’intermédiaire de distributeurs, par le biais de sociétés en commandite par actions, d’abonnements et d’achats d’entreprises ou de droits de propriété, de fusions, d’alliances, de sociétés communes.
7 Par décision du 21 décembre 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais. Elle a estimé que la demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC, était accueillie. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande en nullité sur la base de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, à savoir la mauvaise foi.
8 Le 16 février 2012, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée (16/02/2012, R 356/2012-4), demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2012.
9 Dans sa réponse reçue le 20 juin 2012, la demanderesse en nullité sollicitait le rejet du recours.
10 Par décision rendue le 16 octobre 2013 (16/10/2013, R 356/2012-4), la quatrième chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité. La chambre de recours a considéré que les motifs de nullité visés à l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC et à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC étaient dénués de fondement.
- Ence qui concerne la «mauvaise foi» invoquée conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, on ne voit pas pourquoi Gugler GmbH, au moment du dépôt de la marque contestée en août 2003, aurait agi de mauvaise foi. Lors du dépôt de la marque contestée, Gugler GmbH exerçait une activité active, produisant, vendant et exportant des portes et fenêtres sous le nom «GUGLER» depuis de nombreuses années. Le dépôt d’une demande de marque communautaire est donc une action évidente et parfaitement justifiée. Le fait que Gugler GmbH n’aurait pas informé Gugler France du dépôt et de l’existence de la marque contestée, que Gugler France n’en aurait pas connaissance, que d’autres enregistrements, dont un enregistrement français, ont été déposés par la suite au nom de Gugler Europe, que Gugler France a demandé, quelle qu’en soit la raison, le consentement de Gugler Europe lorsqu’elle a déposé la marque française postérieure, que la marque française postérieure a fait l’objet d’une licence auprès de Gugler France et que Gugler GmbH a prétendument invoqué la marque contestée dans le cadre d’une action judiciaire récente contre Gugler France, déposée en conséquence du dépôt de la marque française postérieure, ne modifie pas la relation commerciale entre les parties.

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11 Le 18 décembre 2013, la demanderesse en nullité a formé un recours auprès du
Tribunal contre la décision attaquée de la quatrième chambre de recours
(16/02/2012, R 356/2012-4) (28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44).
12 Dans l’arrêt «GUGLER» (28/01/2016, T-674/13, GUGLER,EU:T:2016:44), le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours pour insuffisance de motivation au sens de l’article 75 du RMC.
- En ce qui concerne le motif de nullité fondé sur l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, le Tribunal a déclaré que la chambre de recours a exclu la mauvaise foi sans préciser ce qu’elle entendait par le «nom GUGLER», bien qu’elle ait apparemment été considérée comme un facteur pertinent pour écarter la mauvaise foi — et sans expliquer pourquoi les nombreux faits invoqués par la demanderesse en nullité, qui concernaient les relations commerciales entre les parties et pouvaient donc, à première vue, être pertinents, ne pouvaient «modifier» la conclusion selon laquelle il n’y avait pas de mauvaise foi.
13 Par décision rendue le 6 juin 2016 et notifiée aux parties le 8 juillet 2016, le présidium des chambres de recours a attribué le recours (16/02/2012, R 356/2012- 4) à la première chambre de recours afin qu’elle statue sur le fond (06/06/2016, R 1008/2016-1).
14 Le 31 janvier 2017, la première chambre de recours (31/01/2017, R 1008/2016) a rejeté le recours contre la décision attaquée et a conclu que la demande en nullité devait être accueillie sur la base de l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC.
15 Le 25 avril 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée de la première chambre de recours
(06/06/2016, R 1008/2016) devant le Tribunal [25/09/2018, T-238/17, GUGLER
(fig.)/GUGLER FRANCE,EU:T:2018:598].
16 Dans l’arrêt «GUGLER» [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2018:598], le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours (06/06/2016, R 1008/2016). L’arrêt reposait sur les principales conclusions suivantes:
- À titre liminaire, conformément à l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, une marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMC. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE et lorsque ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

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- En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle; cette disposition exige qu’il existe un risque de confusion pour interdire l’usage de la marque contestée sur la base de la dénomination sociale antérieure.
- La date à prendre en considération pour l’appréciation du risque de confusion est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 25 août 2003.
- À cette date, des relations commerciales existaient entre la demanderesse en nullité et Gugler GmbH, à cette époque le titulaire de la marque contestée. La demanderesse en nullité était le distributeur des produits de Gugler GmbH en
France. Leur relation commerciale remonte à 2000, lorsque la demanderesse en nullité s’appelait PK Fermetures. Depuis juillet 2002, Gugler GmbH détient 498 parts dans le capital de la demanderesse en nullité.
- En outre, en 2003, Gugler GmbH a créé, avec des partenaires français, dont certains étaient des fondateurs de la demanderesse en nullité, la société Gugler
Europe, titulaire de la marque française no 3 243 097, depuis le
28 août 2003. Gugler Europe a accordé une licence pour cette marque à la demanderesse en nullité.
- La constatation de l’existence d’un risque de confusion quant à l’origine des produits et des services visés par la marque contestée présuppose que le public pertinent puisse croire à tort que les produits et services couverts par cette marque et les activités protégées par le signe antérieur proviennent d’entreprises liées économiquement.
- Or, en l’espèce, les produits visés par la marque contestée sont fabriqués par Gugler GmbH et le titulaire de la dénomination sociale antérieure est le distributeur de ces produits. Dès lors, il s’agit d’un cas où le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, ne constitue pas une erreur sur leur origine.
- Le fait que les consommateurs n’aient pas connaissance du lien économique spécifique entre Gugler GmbH et la demanderesse en nullité est dénué de pertinence.
- C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion et la décision attaquée doit être annulée.
17 Le 26 novembre 2018, la demanderesse en nullité a formé un pourvoi contre l’ arrêt du Tribunal [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,
EU:T:2018:598]devant la Cour de justice [23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER
(fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308].

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18 Dans l’arrêt «GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE» [23/04/2020, C-736/18, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308], la Cour de justice a rejeté le pourvoi.
19 Le présidium des chambres de recours a attribué le recours, intitulé «R 893/2020-
5», à la cinquième chambre de recours pour qu’elle statue sur le fond. Ces informations ont été notifiées aux parties le 12 mai 2020.
20 Le 19 août 2020, la cinquième chambre de recours a envoyé aux parties une communication pour présenter leurs observations sur la conclusion selon laquelle la demande en nullité était rejetée et que ce refus était définitif, dans la mesure où il était fondé sur l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC. Toutefois, le second motif invoqué par la demanderesse en nullité, à savoir l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, à savoir la «mauvaise foi», est toujours pendant et fait l’objet et la portée de la présente procédure de recours.
21 Le 19 novembre 2020, les deux parties ont déposé leurs observations et ont convenu que la portée de la présente procédure de recours consistait en l’examen et la décision sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, à savoir la mauvaise foi.
22 Lademanderesse en nullité fait valoir les arguments suivants:
Faits
– Depuis 1983, la demanderesse en nullité exerce ses activités dans le domaine de la commercialisation et de l’installation, entre autres, de fenêtres, de portes et de volets sous la dénomination sociale PK Fermetures.
– En 1985, Klaus Gugler a créé Gugler GmbH, une société allemande établie à Maxdorf, active en Allemagne sur le marché, entre autres, de fenêtres, de portes, de portails, de volets et de vitrages.

– En 2000, la demanderesse en nullité est entrée dans une relation commerciale avec Gugler GmbH, qui a fourni 50 % de ses fenêtres et portes. Gugler GmbH
a acquis 498 parts de la société de la demanderesse en nullité qui a ainsi adopté sa nouvelle dénomination sociale, «GUGLER FRANCE».

– En août 2003, Gugler GmbH a formé, avec des partenaires français, dont certains étaient des fondateurs de la demanderesse en nullité, Gugler Europe
SA (Gugler Europe). Depuis le début des discussions, Gugler Europe a eu pour objet de posséder des droits de propriété intellectuelle et d’enregistrer la marque française «GUGLER».

– Le 25 août 2003, Gugler GmbH, sans en informer la demanderesse en nullité ni Gugler Europe et 18 ans après sa constitution, a déposé la demande de marque contestée.

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– Gugler GmbH a retardé la procédure d’enregistrement en déposant une liste de produits et services sans indiquer de numéro de classe, de sorte qu’elle n’a été enregistrée que le 31 octobre 2005.

– Le 28 août 2003, Gugler Europe a déposé la marque française no 3 243 097
après avoir été autorisée par la demanderesse en nullité à déposer cette marque devant l’INPI (Office français des marques). Le 15 septembre 2003, Gugler Europe a accordé à la demanderesse en nullité une licence pour cette marque. Le 3 octobre 2003, l’enregistrement de la marque française a été publié.

– Le 21 octobre 2008, la marque contestée a été transférée au titulaire de la marque de l’Union européenne, qui était employé de Gugler GmbH et de Klaus Gugler.

– Le 27 octobre 2009, Gugler GmbH, Klaus Gugler et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont assigné Gugler Europe et ses actionnaires devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (tribunal régional de Strasbourg,
France) sur la base des droits conférés par la marque contestée et ont demandé la nullité de la marque française no 3 243 097 et des dommages
et intérêts pour contrefaçon d’un montant de 3 millions d’EUR. À cette date, la demanderesse en nullité et ses actionnaires connaissaient l’existence de la marque contestée.
– Le 24 août 2010, Gugler GmbH, Klaus Gugler et Alexander Gugler ont assigné la demanderesse en nullité devant le tribunal de grande instance de
Nancy (tribunal régional de Nancy, France) sur la base des droits conférés par la marque contestée.

– Pour cette raison, la demanderesse en nullité a déposé devant l’Office la présente demande en nullité.

– Le 6 avril 2011, la demanderesse en nullité a assigné Gugler GmbH pour un prétendu transfert gratuit et illégal de la marque contestée de Gugler Gmbh au titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant qu’abus d’actifs d’entreprises interdit par la loi.
– Le 8 novembre 2011, Gugler GmbH a été déclarée en faillite après que la société a été vidée de l’ensemble de ses actifs.

– Le 9 juillet 2014, la marque française no 3 243 097 a été transférée de Gugler Europe à la demanderesse en nullité.

– Le 19 mai 2015, le nom de Klaus Gugler a été radié du registredu commerce de Ludwigshafen.

Conclusion sur la mauvaise foi

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– Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pour appliquer l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMUE. En l’absence de tout risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en l’absence d’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de marque.

– D’autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et/ou la pratique de l’Office pour apprécier l’existence de la mauvaise foi incluent les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création et la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (14/02/2012, T-33/11,
Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suivants; 08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68).
– La mauvaise foi existe également lorsque les demandes de marque sont détournées de leur destination initiale et déposées à titre spéculatif ou uniquement, non dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts des tiers ou à l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (20/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, § 77).

– En l’espèce, Gugler GmbH était l’un des actionnaires de la demanderesse en nullité et a convenu, le 23 avril 2003, que la demanderesse en nullité utilise la dénomination sociale «GUGLER France». 4 mois plus tard, Gugler GmbH a déposé la marque contestée sans demander à la demanderesse en nullité son consentement et sans en informer les autres actionnaires. Un tel comportement est inacceptable sur le plan éthique et contraire aux usages honnêtes et honnêtes en matière commerciale.

– Gugler GmbH n’avait, à la date de dépôt, aucune intention d’utiliser la marque contestée. Si la finalité de Gugler GmbH était d’utiliser la marque contestée, d’une part, elle n’aurait pas dissimulé son existence à la demanderesse en nullité et à ses actionnaires depuis le début et, d’autre part, elle aurait conclu des licences pour l’usage de la marque contestée avec ses partenaires français, dont la demanderesse en nullité.

– Ence qui concerne les autres pays d’Europe, Gugler GmbH n’avait pas besoin d’une marque communautaire; elle savait que Gugler Europe avait l’intention de se développer sur le marché français et que c’était la raison pour laquelle Gugler Europe avait déposé un enregistrement pour une marque française et non pour une marque communautaire.

– L’intention malhonnête de Gugler GmbH, de Klaus Gugler et d’Alexander Gugler est devenue évidente lorsqu’elles ont assigné Gugler Europe et la

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demanderesse en nullité devant le tribunal de grande instance de Nancy
(tribunal régional de Nancy, France).

– Selon une jurisprudence constante, pour enfreindre l’article 102 TFUE, il suffit de démontrer que le comportement d’une entreprise est injuste en tentant de restreindre la concurrence ou d’empêcher l’accès des concurrents au marché (19/04/2012, C-549/10, Tomra, EU:C:2012:221, § 17).

– Le Tribunal a confirmé que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lorsqu’il a demandé une compensation financière à la demanderesse en nullité, s’il existe des preuves que le titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait l’existence du signe antérieur identique ou similaire au point de prêter à confusion et s’attendait à recevoir une proposition de compensation financière de la part du demandeur en nullité (08/05/2014, T-
327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72).

– La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants en tant qu’annexes:

A1: Demande d’enregistrement de la marque française «PK» auprès de l’Office français des marques en date du 2 février 1999.

A2: Extrait du registre du commerce et des sociétés de Besançon concernant la société GUGLER FRANCE (et sa traduction).
A3: Copie de l’ordre de virement concernant les actions de GUGLER FRANCE à transférer à GUGLER GMBH (et traduction).

A4: Fiche de présence relative à l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 avril 2003 et compte rendu par le conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire (et traduction).

A5: Déclarations sous serment de MM. David Bessah et Xavier Mohn (et traduction).

A6: Copie de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 23 avril 2020.

A7: Autorisation de déposer la marque «GUGLER» en France, accordée par GUGLER France à GUGLER EUROPE (et traduction).

A8: Copie du dépôt du fonds effectué par GUGLER GMBH le 22 août 2003 (et traduction).

A9: Projet de statuts de la société GUGLER EUROPE.

A10: Copie de la demande d’enregistrement de la marque communautaire «GUGLER» le 25 août 2003.

A11: Introduction: page du site web de Zellentin télétravail Partner.

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A12: Copie de la demande d’enregistrement de la marque française «GUGLER» le 28 août 2003.

A13: Gugler EUROPE a été constituée le 5 septembre 2003.

A14: Copie de l’accord de licence entre GUGLER EUROPE et GUGLER FRANCE (et traduction).

A15 Informations détaillées concernant la marque française GUGLER no 3 243 097 issues de la base de données de l’INPI.

A16: Feuille de présence relative à l’assemblée générale ordinaire tenue le 26 mars 2004 et rapport spécial de l’auditeur sur les accords régis par la réglementation pour l’exercice clos le 31 décembre 2003 (et traduction).

A17: Fiche de présence relative à l’assemblée générale ordinaire des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.
A18: Déclarations sous serment de M. Sylvain Thomas (auditeur) et de M. René Schwartz (avocat) (et traduction).

A19: Communication entre l’OHMI et GUGLER GmbH datée du 9 novembre 2004.

A20: Accord de coopération signé entre GUGLER EUROPE et GUGLER GmbH le 11 novembre 2004 (et traduction).

A21: Copie de l’enregistrement de l’accord de licence entre GUGLER GMBH et ALEXANDER GUGLER.
A22 Copie de la convocation devant le tribunal de grande instance de Nancy datée du 24 août 2010 accompagnée de la traduction en anglais (pages 1 et
26).

A23: Plainte déposée par Gugler France devant le ministère public le 6 avril 2011 (et traduction).

A24: Publications du tribunal de district Ludwigshafendu 13 février 2015 et du 19 mai 2015 (et traduction).

A25: Copie de la convocation devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg datée du 27 octobre 2009 accompagnée d’une traduction.

23 La titulaire de la marque de l’Union européenne avance les arguments suivants:
– Elle soutient que les déclarations de la demanderesse en nullité du 10 août 2020 doivent être qualifiées de retrait de la demande en nullité.
– La notion de mauvaise foi visée par le RMC n’est ni définie, ni délimitée, ni même déterminée d’une quelconque manière dans la législation applicable. La Cour de justice a toutefois fourni quelques précisions quant à la manière dont cette notion devrait être interprétée.

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– Premièrement, le fait que le demandeur sait (ou doit savoir) qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. En l’espèce, comme le confirme l’arrêt du Tribunal [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2018:598], il n’existe pas de risque de confusion, de sorte que ce critère n’est pas rempli.

– Enoutre, la demanderesse en nullité a été en mesure d’utiliser le signe «GUGLER» parce que Gugler GmbH et le directeur général Klaus Gugler ont accepté cette utilisation du nom de famille «Gugler». Le droit antérieur d’utiliser ce nom de famille appartient aux membres de cette famille qui ont fondé la GUGLER GmbH.
– Deuxièmement, l’intention du demandeur en nullité est d’empêcher ce tiers de poursuivre l’usage en tant que signe. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’interdire à l’autre partie, à savoir la demanderesse en nullité, l’usage du signe, au contraire, en 2003, les parties continuaient de coopérer et la titulaire de la MUE n’a pas interdit l’usage de celui-ci sur la base de la marque contestée.

– Si, à un stade ultérieur, la titulaire de la MUE a invoqué les droits conférés par la marque contestée à l’encontre de la demanderesse en nullité, ce fait est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agissait manifestement pas de l’intention au moment où la marque était utilisée, mais de litiges commerciaux entre les parties à un stade ultérieur de la relation entre les parties, ce qui a conduit à la cessation de leur coopération commerciale.

– Troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. Comme l’a confirmé l’arrêt «Gugler» du Tribunal [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2018:598], la demanderesse en nullité ne jouissait d’aucune protection du signe en ce qui concerne les produits et services en cause, mais la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a fait, qui était la première à utiliser le signe en cause sur le marché.

– La famille Gugler a commencé une activité avec la production de fenêtres et de portes à Maxdorf (Allemagne) dans les années 1930. Lorsque Gugler GmbH a déposé la marque contestée, elle l’a fait afin de protéger ses droits sur le nom de famille, «Gugler», acquis par l’usage en vertu du droit allemand et afin d’empêcher la contrefaçon de tiers, qui ne sont pas ses partenaires commerciaux. On pourrait également considérer que la demanderesse en nullité, en tant que partenaire commercial en 2003, a bénéficié de cet investissement, étant donné que son usage du signe en France était donc couvert par cet enregistrement de marque.

Motifs
24 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du

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Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne, qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce règlement, tel que modifié par le règlement
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, a également été abrogé et remplacé, avec effet au 1 octobre 2017, par le règlement
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.
25 La demande d’enregistrement de la marque en cause ayant été déposée le 25 août 2003, il y a lieu d’examiner le présent litige au regard du règlement no 40/94. Dans le cas de demandes en nullité de marques, la date à laquelle la demande d’enregistrement de telles marques a été présentée est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 49 et jurisprudence citée).
26 Le recours recevable formé le16 février 2012 est conforme aux articles 58, 59 et
60 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, qui ratione temporis est applicable aux questions de procédure.
Portée du recours
27 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’EUIPO est tenu de «prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal». L’arrêt pertinent est l’arrêt «GUGLER» [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2018:598].
28 Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal a annulé la décision rendue par la première chambre de recours (06/06/2016, R 1008/2016) en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la dénomination sociale française antérieure détenue par la demanderesse en nullité et la marque contestée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, lu conjointement avec l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (code français de la propriété intellectuelle). La Cour de justice [23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,
EU:C:2020:308] a rejeté le recours formé par la demanderesse en nullité contre ledit arrêt du Tribunal.
29 Par conséquent, la demande en nullité invoquée par la demanderesse en nullité contre la marque contestée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC, a été rejetée. Ce refus est définitif.
30 Toutefois, le second motif invoqué, à savoir l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, à savoir la «mauvaise foi», est toujours pendant et doit être tranché.
31 Par conséquent, la portée de la présente procédure de recours consiste en l’examen et la décision concernant la demande en nullité au regard de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
32 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question et se sont mises d’accord sur la portée de la présente procédure de recours, comme indiqué ci-dessus.

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Remarque liminaire
33 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les déclarations de la demanderesse en nullité du 10 août 2020 doivent être qualifiées de retrait de la demande en nullité.
34 Dans ses observations du 10 août 2020, la demanderesse en nullité a déclaré qu’à la suite de l’arrêt «GUGLER»[23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/ GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308], il n’existe aucun risque de confusion entre le droit antérieur invoqué par la demanderesse en nullité et la marque contestée. Il en résulterait le rejet de la demande en nullité.
35 Il convient de noter que la conséquence du «rejet de la demande en nullité» a clairement été replacée dans le contexte du motif invoqué, à savoir celui d’un risque de confusion [article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC].
36 Toutefois, l’autre motif invoqué dans la demande en nullité, à savoir l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, n’a pas été mentionné. Par conséquent, et compte tenu du contexte des observations de la demanderesse en nullité, il devient évident qu’il se limite au motif de confusion (article 52, paragraphe 1, point c), du RMC lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC) et ne s’étend pas à l’autre motif invoqué dans la demande en nullité, à savoir l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
37 La déclaration de la demanderesse en nullité du 10 août 2020 n’est donc pas un retrait de la demande en nullité, qui a donné lieu à la procédure d’annulation no 4 944 C, mais une confirmation du refus d’invoquer l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMC dans la demande en nullité. Par conséquent, l’argument et la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
Article 51, paragraphe 1, point b), du RMC
38 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

39 Bien que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier — déposer», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMC, l’application de ce principe est nuancée, entre autres, par l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC [31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.),
EU:T:2018:314, § 21].

40 Ilincombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière et qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et

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jurisprudence citée; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.),
EU:T:2018:314, § 20).

41 L’intention du demandeur d’une marque est un facteur subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, en particulier: le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’ enregistrement a été demandé [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).

42 Toutefois, les facteurs susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il convient de relever que, dans l’analyse globale opérée aux fins de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée; 09/07/2015, T-
100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-36 et jurisprudence citée;
31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24).

La logique commerciale sous-jacente du dépôt de la marque contestée par
Gugler GmbH
43 Aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il convient de tenir compte, entre autres, de la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la marque contestée et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (14/02/2012, T-
33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68).
44 En l’espèce, il est établi que, depuis les années 1930, la famille Gugler a commencé à produire des fenêtres et des portes à Maxdorf (Allemagne). En 1985,
Klaus Gugler a fondé la société Gugler GmbH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés allemand, avec l’adresse professionnelle «Hanns- Hörbiger-Strasse 6, 67133 Maxdorf» et l’objet «un atelier de carpenter avec des travaux d’intérieur, la production et la vente d’éléments de construction, en particulier de fenêtres et de portes». Par conséquent, le nom de famille «Gugler» et la dénomination sociale «Gugler GmbH» sont utilisés en Allemagne par Gugler family et Gugler GmbH depuis des décennies.

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45 En 2000, Gugler GmbH est devenue un fournisseur de la demanderesse en nullité qui était son distributeur en France utilisant, avec le consentement de Gugler
GmbH à cette fin, depuis 2002, le nom de famille «Gugler» tant dans sa
dénomination sociale française «Gugler France» que dans le signe .
46 Ce fait est corroboré par les documents produits par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation:
- Factures concernant les années 2002 et 2003 montrant le signe
et la dénomination sociale «Gugler France» (pièce 24 de la demande en nullité).
- Une brochure faisant référence à divers produits «GUGLER» et leur installation (pièce 25 de la demande en nullité); Cette brochure fait référence à «Maxdorf» en tant que prénom sur une liste d’établissements. La brochure
présente également le signe sur des véhicules commerciaux.
47 Enoutre, la bonne relation commerciale entre la demanderesse en nullité et Gugler GmbH (plus tard la titulaire de la marque de l’Union européenne) est confirmée par la demanderesse en nullité elle-même, qui a déclaré devant le Tribunal que, jusqu’en octobre 2009, il existait une relation commerciale étroite avec Gugler GmbH et qu’elle commercialisait et vendait les produits de Gugler GmbH en France [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,
EU:T:2018:598, § 29].
48 Dans ce contexte, le Tribunal a également conclu que la demanderesse en nullité n’utilisait pas en France la dénomination sociale «Gugler France», qui est similaire à la marque contestée au point de prêterà confusion [ 25/09/2018, T-
238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,EU:T:2018:598, § 42-49;
23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308).
49 Le lienéconomiqueexistant à la date de dépôt de la marque contestée entre la demanderesse en nullité et Gugler GmbH s’opposait à la constatation d’un risque de confusion entre la dénomination sociale de la demanderesse en nullité, «Gugler France», invoquée en tant que droit antérieur au titre de l’article 52, paragraphe 1, point c), du RMC, et la marque contestée.
50 Par conséquent, ni l’arrêt Simca (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
§ 72) ni l’arrêt Gruppo Salini (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 25-32), invoqués par la demanderesse en nullité, ne sont applicables. Il n’y a pas de signe similaire prêtant à confusion et Gugler GmbH n’a pas utilisé de manière malhonnête les relations commerciales avec la demanderesse en nullité lorsqu’elle a déposé la marque contestée.
51 Compte tenu des circonstances factuelles et des événements chronologiques susmentionnés et de la logique commerciale, la déclaration de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle Gugler GmbH a décidé, le 25 août

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2003, de déposer la marque contestée afin de s’assurer de ses droits sur l’usage du nom de famille, «Gugler» et de la dénomination sociale allemande «Gugler GmbH», acquis par l’usage en vertu du droit allemand et afin d’empêcher des tiers, qui ne sont pas ses partenaires commerciaux, de la contrefaçon au niveau européen, est raisonnable et doit être confirmée.
52 Le fait que la marque contestée n’ait été déposée que 18 ans après sa constitution en Allemagne n’est pas pertinent et ne démontre pas non plus une quelconque mauvaise foi. Comme l’avance la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle jouissait d’une protection tant en Allemagne qu’au niveau de l’UE en raison de la dénomination sociale allemande correspondante, «Gugler GmbH».
53 La demanderesse en nullité justifie son allégation selon laquelle Gugler GmbH a déposé de manière malhonnête la marque contestée par le fait que Gugler GmbH, qui est l’un des actionnaires de la demanderesse en nullité et convient qu’elle pouvait prendre la dénomination sociale française «GUGLER FRANCE», a déposé la marque contestée sans en informer la demanderesse en nullité ni solliciter son autorisation.
54 La demanderesse en nullité fonde cet argument sur l’allégation selon laquelle elle jouissait d’un meilleur droit sur l’utilisation du terme «GUGLER» en France et que Gugler GmbHétait dès lors tenue de l’informer ou de demander son autorisation avant de déposer la marque contestée.
55 La demanderesse en nullité conclut que le dépôt de la marque contestée par Gugler GmbH révèle l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, à ses intérêts (20/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, §
77).
56 Toutefois, eu égard aux circonstances et aux événements factuels, tels qu’exposés aux points 45 à 49 ci-dessus, et en particulier au fait que la demanderesse en nullité a commencé à utiliser en 2002 sa nouvelle dénomination sociale «Gugler
France» et le signe une fois Gugler GmbH devenue son actionnaire et consenti à un tel usage en France pour ses produits, il devient évident, même pour la demanderesse en nullité, que Gugler GmbH disposait du meilleur droit sur l’utilisation commerciale du terme, «GUGLER» étant légalement habilité à déposer la marque contestée.
57 Par conséquent, Gugler GmbH n’était pas tenue d’informer la demanderesse en nullité du dépôt de la marque contestée ni, par conséquent, de demander son autorisation et, en déposant la marque contestée, elle n’a pas, comme le soutient la demanderesse en nullité, porté atteinte aux intérêts ni aux attentes légitimes de cette dernière.
58 En outre, le fait que Gugler Europe ait demandé à la demanderesse en nullité une
autorisation de déposer la marque française no 3 243 097 , et même si Gugler GmbH en avait connaissance, est sans incidence sur la conclusion susmentionnée.

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59 Par conséquent, le point de vue de la demanderesse en nullité selon lequel il existait une obligation de Gugler GmbH de l’informer ou de demander l’autorisation de déposer la marque contestée doit être rejeté.
Prétendue absence d’intention de Gugler GmbH d’utiliser la marque contestée
60 La demanderesse en nullitéaffirme qu’à la date de dépôt de la MUE, Gugler GmbH n’avait déjà aucune intention d’utiliser la marque contestée. En fait, elle ne l’a pas utilisée depuis lors, ni concédé de licence à un tiers, ni pour la France ni pour le reste de l’UE.
61 Toutefois, comme indiqué aux points 46 à 49 ci-dessus, la demanderesse en nullité a utilisé sa dénomination sociale «Gugler France» et le signe
en France depuis 2002 avec le consentement de Gugler GmbH pour les produits et services en cause avant et longtemps après la date de dépôt de la marque contestée.
62 Dans ce contexte, il convient d’ajouter que ni l’usage de la dénomination sociale
française, «Gugler France», ni celle du signe n’altèrent le caractère
distinctif de la marque contestée,car, dans tous les cas, l’élément clairement distinctif est le nom de famille, «GUGLER». Par conséquent, l’usage
de la dénomination sociale française et du signe doit être considéré comme un usage de la marque contestée au sens de l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMC.
63 Enoutre, dans l’accord de cooporation signé entre Gugler Europe et Gugler
GmbH le 11 novembre 2004, il est clairement indiqué que Gugler GmbH fabrique des «produits de carton en PVC» qu’elle commercialise sous sa marque «GUGLER». En France, cette commercialisation est réalisée par l’intermédiaire d’entreprises françaises liées par des accords de licence signés entre Gugler GmbH et Gugler Europe. Pour l’Allemagne et d’autres pays, c’est Gugler GmbH elle-même qui commercialise ses produits.
64 Il est évident que l’expression «sous sa marque» à laquelle cet accord fait référence est la marque contestée, qui est la seule marque détenue par Gugler
GmbH à cette époque. Cet accord confirme également la connaissance et la reconnaissance de la marque contestée au moins par Gugler Europe.
65 Ence qui concerne la France, le contenu de cet accord est confirmé par les observations de la demanderesse en nullité du 9 mai 2011 présentées devant la division d’annulation, selon lesquelles Gugler Europe a accordé depuis 2004 à des entreprises françaises 17 licences d’utiliser la marque française no 3 243 097,
qui est identique à la marque contestée et couvre des produits et

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services identiques ou très similaires compris dans les classes 19 et 37 (pièces 16 et 17).
66 Il ressort de ce qui précède que la marque contestée a été utilisée tant par la demanderesse en nullité que par Gugler Europe dans le cadre d’une relation commerciale étroite et avec le consentement de Gugler GmbH avant et longtemps après sa date de dépôt et conformément à l’article 15, paragraphe 3, du RMC, c’est-à-dire qu’un usage avec le consentement du titulaire d’une marque communautaire constitue un usage en tant que tel.
67 Par conséquent, la bonne foi et l’intention d’utiliser légalement la marque contestée à la date de son dépôt sont corroborées par l’ensemble de ces faits et le moyen de la demanderesse en nullité selon lequel Gugler GmbH n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée doit être rejeté.
Gugler Europe et le dépôt de la marque française no 3 243 097
68 La demanderesse en nullité souligne que Gugler GmbH, Klaus Gugler, et d’autres partenaires français ont établi en 2003 la société Gugler Europe au Luxembourg dans le but de gérer et d’administrer les droits de propriété intellectuelle liés à la dénomination «Gugler».
69 Gugler Europe a déposé le 28 août 2003 la marque française no 3243 097 pour
des produits et services compris dans les classes 19 et 37 qu’elle a déposée sous licence auprès de la demanderesse en nullité.
70 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en nullité conclut que le dépôt de la marque contestée est contraire à l’objectif de Gugler Europe et à la licence qui lui a été concédée pour utiliser ladite marque française.
71 L’accord selon lequel Gugler GmbH crée Gugler Europe dans le but de gérer et d’administrer les droits de propriété intellectuelle sur la dénomination «Gugler» ne saurait être interprété comme une renonciation au dépôt en son propre nom de la marque contestée.
72 Enoutre, eu égard à l’accord de coopération signé entre Gugler Europe et Gugler
GmbH le 11 novembre 2004, il apparaît clairement que Gugler GmbH est le titulaire légitime de la marque contestée et était donc en mesure d’accorder à Gugler Europe une autorisation de concéder une licence d’utilisation de ladite marque à des entreprises françaises aux fins de la commercialisation des produits de Gugler GmbH en France. Gugler Europe, sur la base de cet accord, a effectivement accordé 17 licences à des entreprises françaises, comme la demanderesse en nullité l’a elle-même indiqué.
73 Outre le dépôt de la marque française no 3 243 097 pour des produits et services compris dans les classes 19 et 37 par Gugler Europe et même

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en ayant connaissance de Gugler GmbH, rien n’indique un comportement malhonnête.
74 Cette marque française est identique à la marque contestée et couvre des produits et services identiques ou très similaires en classes 19 et 37.
75 La marque contestée est comparée à la marque antérieure française et, il est évident que Gugler GmbH, en tant que fondateur de Gugler Europe, a consenti au dépôt de cette marque. La concession de licences supplémentaires de la marque française par Gugler Europe s’inscrivait dans le cadre de la stratégie générale du marché visant à introduire les produits de Gugler GmbH en France.
76 Dans ce contexte et par analogie avec les conclusions du Tribunal dans l’arrêt
«GUGLER» [25/09/2018, T-238/17, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,
EU:T:2018:598, § 42-49] non seulement la demanderesse en nullité était une entreprise liée à Gugler GmbH, mais aussi Gugler Europe.
77 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel le dépôt de la marque contestée est contraire et malhonnête à la base
de Gugler Europe et au dépôt de la marque française no 3 243 097 par cette dernière.
Les actions en contrefaçon de Gugler GmbH et de la titulaire de la marque de l’Union européenne contre la demanderesse en nullité et Gugler Europe
78 La demanderesse en nullité avance que les intentions malhonnêtes à la date de dépôt deviennent évidentes lorsque Gugler GmbH ou le titulaire de la MUE l’a poursuivie et Gugler Europe pour contrefaçon de la marque contestée.
79 Il convient desouligner que ces actions en contrefaçon ont eu lieu en 2009 et
2010, soit plus de 7 ans après la date de dépôt pertinente. Il convient de mentionner que pendant de nombreuses années après le dépôt et l’enregistrement de la marque contestée Gugler GmbH et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont introduit leurs produits en France avec la collaboration de la demanderesse en nullité et de Gugler Europe permettant l’utilisation par ces derniers de la marque contestée. Comme déjà indiqué ci-dessus, ces sociétés étaient liées économiquement.
80 Si, par la suite, la relation commerciale entre Gugler GmbH et le titulaire de la MUE, d’une part, et la demanderesse en nullité et Gugler Europe, d’autre part, a pris fin, les actions en contrefaçon auxquelles la demanderesse en nullité fait référence sont l’usage légitime des droits exclusifs conférés par une MUE conformément à l’article 9 du RMC (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 33).
81 L’hypothèse selon laquelle la seule intention de Gugler GmbH lors du dépôt de la marque contestée était d’utiliser les droits découlant de la marque contestée pour empêcher la demanderesse en nullité ou tout tiers d’utiliser la marque contestée

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n’est pas corroborée par les circonstances factuelles de l’espèce et doit être rejetée.
Autres arguments de la demanderesse en nullité
82 La demanderesse en nullité soutient que Gugler GmbH a déposé la marque contestée sans indiquer les numéros de classe des produits et services, ce qui a délibérément retardé la publication de la marque contestée afin de garder l’existence de la marque contestée secrète.
83 Cet argument doit être rejeté. Il arrive assez souvent que les demandeurs n’indiquent pas dans leur dépôt initial les numéros de classe des produits ou des services conformément à l’arrangement de Nice applicable et, deuxièmement, en l’espèce, l’irrégularité de la classification n’a retardé la publication que de six mois, à savoir le retard entre la date de dépôt et la date d’enregistrement, conséquence de l’ensemble de la procédure d’enregistrement dans cette affaire.
84 La demanderesse en nullité invoque également l’arrêt «Tomra» (19/04/2012, C- 549/10, Tomra, EU:C:2012:221, § 17), dans lequel la notion d’abus de position dominante interdit par l’article 102 TFUE est traitée. Cette notion se rapporte au comportement d’une entreprise dominante qui met en œuvre certaines pratiques et méthodes ayant pour effet d’empêcher le maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou le développement de cette concurrence.
85 De toute évidence, cette situation factuelle n’est pas présente en l’espèce. Dans le système de la marque communautaire, le comportement malhonnête, tel qu’établi à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, se limite au dépôt d’une marque communautaire de mauvaise foi, notamment pour empêcher des tiers d’accéder au marché. L’abus de position dominante sur le marché n’est pas pertinent dans ce contexte. L’arrêt «Tomra» (19/04/2012, C-549/10, Tomra, EU:C:2012:221) fondé sur l’article 102 TFUE n’est donc pas applicable.
86 La demanderesse en nullité indique que lorsque la marque contestée a été transférée de Gugler GmbH à Alexander Gugler, le titulaire de la MUE, il a également agi de mauvaise foi dans la mesure où il a concédé une licence sur la marque à Gugler GmbH sans en informer la demanderesse en nullité. Cet argument doit être rejeté car la date pertinente pour l’examen de la mauvaise foi est la date de dépôt. Un transfert qui s’est déroulé cinq ans plus tard n’est pas pertinent et, en outre, il n’y a aucune raison pour que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit tenue d’informer la demanderesse en nullité de l’octroi de la licence.
87 Enfin, et pour la même raison, le fait que, le 8 novembre 2011, Gugler GmbH a été déclarée en faillite et que, le 19 mai 2015, Klaus Gugler ait été radiée du registre du commerce de Ludwigshafen n’a aucune incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi en l’espèce.
Conclusions

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88 Gugler famille et Gugler GmbH utilisent déjà depuis des décennies le nom de famille, «Gugler», et la dénomination sociale «Gugler GmbH» en Allemagne. En outre, elle a commencé à s’étendre sur le marché français dans le cadre de relations commerciales étroites avec la demanderesse en nullité et, par la suite,
Gugler Europe. Par conséquent, le dépôt de la marque contestée obéissait à une logique commerciale d’expansion et assurait une protection suffisante du nom de famille, «Gugler», qui est l’élément distinctif au sein de la dénomination sociale allemande, «Gugler GmbH», au niveau européen.
89 Gugler GmbH a utilisé, dans le cadre d’une étroite coopération commerciale avec la demanderesse en nullité et Gugler Europe, la marque contestée conforme à sa fonction essentielle, à savoir celle de s’assurer que le consommateur ou l’utilisateur final puisse identifier l’origine du produit ou du service concerné en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Cela corrobore la bonne foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la marque contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44-
45).
90 Lademanderesse en nullité n’a pas pu démontrer l’existence d’une mauvaise foi à la date pertinente. Gugler GmbH, en particulier, n’était pas tenue d’informer la demanderesse en nullité ni de demander son autorisation, et les autres circonstances invoquées par la demanderesse en nullité ne sauraient démontrer l’existence d’une mauvaise foi de Gugler GmbH au sens de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
91 Par conséquent, le recours doit être accueilli.
Frais
92 La demanderesse en nullité étant la partie perdante au sens de l’article 85, paragraphe 1, du RMC, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.

93 Conformément à l’article 85, paragraphe 6, du RMC, lu conjointement avec la règle 94 (6) et (7) (iv) et (v) du REMC, la décision de la chambre de recours comprend la fixation du montant des frais à payer par la partie perdante.

94 Le montant des frais de représentation pour la procédure d’annulation à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE est fixé au taux ordinaire de 450 EUR et au montant des frais de représentation pour la procédure de recours au taux ordinaire de 550 EUR. En outre, la demanderesse en nullité doit rembourser la taxe de recours de 800 EUR. Le montant total s’élève à
1 800 EUR.

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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande en nullité;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais et taxes exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours;
4. Fixe le montant des frais des procédures d’annulation et de recours à payer par la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE à 1 800 EUR.

Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:

Signature
H. Dijkema