DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 776
Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, 601-8501 Minami-ku, respectif to-shi, Barcelona, Japon (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr.4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Street et Kart Inc., 4-8-33-777, Kita-Shinagawa, Shinagawa-Ku, 140-0001 Tokyo Met., Japon (requérante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, Rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel).
Le 23/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 776 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 081 753 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 081 753 «MARIO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 12, 39 et 41.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 469 820, «SUPER MARIO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 469 820, «SUPER MARIO» (marque verbale), pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée, entre autres, dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.

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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010, 345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/06/2019.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9:Programmes de jeux électroniques;programmes de jeux électroniques téléchargeables;programmes de jeux vidéo;programmes téléchargeables de jeux vidéo;cartouches de jeux vidéo;étuis pour smartphones;coques pour smartphones;coques pour tablettes électroniques;films de protection conçus pour les smartphones;housses pour ordinateurs portables.cartes à mémoire ou à microprocesseur;tapis de souris;logiciels de jeux enregistrés;logiciels de jeux téléchargeables;programmes informatiques enregistrés;disques compacts [audio-vidéo];fichiers d’images téléchargeables;fichiers de musique téléchargeables;publications électroniques téléchargeables;batteries électriques;écouteurs;lunettes;lunettes de soleil.
Classe 14:Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet];breloques pour porte- clés;boîtes à bijoux;pièces de monnaie;boucles d’oreilles;épingles de cravates;médailles;épingles décoratives;joaillerie;breloques pour la bijouterie;articles de bijouterie pour chaussures;montres;horloges;bracelets de montres.

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Classe 16:Stencils;sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;boîtes en papier ou en carton;pellicules en matières plastiques pour l’emballage;papiers d’emballage;dessous de carafes en papier;sets de table en papier;serviettes de table en papier;serviettes en papier;nappes en papier;papeterie;cartes de souhait;carnets;crayons;autocollants [papeterie];plumiers;gommes à effacer;matériel d’écriture;cartes postales;produits de l’imprimerie;affiches;calendriers;livres;manuels;reproductions graphiques;supports pour photographies;articles de bureau, à l’exception des meubles;taille-crayons, électriques ou non électriques.
Classe 18:Habits pour animaux de compagnie;colliers pour animaux;sacs;sacs d’écoliers;sacs à dos;valises;porte-cartes [portefeuilles];porte-monnaie;portefeuilles;étuis pour clés;porte-adresses pour bagages;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;sacs de sport;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;parapluies.
Classe 21:Brosses;peignes;brosses à dents;fil dentaire;brosses à dents électriques;ustensiles cosmétiques;nécessaires de toilette;récipients pour le ménage ou la cuisine;ustensiles de cuisine;ustensiles de ménage;mugs;tasses;plats;boules de verre;soupières;plateaux à usage domestique;boîtes à casse-croûte;flacons de boire;gourdes pour le sport;pailles pour boissons;dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles;ronds de table, ni en papier ni en matières textiles;corbeilles à papier;poubelles;tirelires;porte-savon.
Classe 24:Essuie-mains en matières textiles;mouchoirs de poche en matières textiles;linge de maison;taies d’oreillers;housses pour coussins;couvertures pour pique- niques;couvertures de voyage;serviettes de table en matières textiles;ronds de table en
matières textiles;drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques;rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques;nappes non en papier;dessous de carafes en
matières textiles;jetés de lit;housses de protection pour meubles;tentures murales en
matières textiles;sacs de couchage.
Classe 25:Vêtements;tee-shirts;chemises;polos;sweat- shirts;parkas;vestes;imperméables;pantalons;pantalons de survêtement;jupes;chandails;pyjamas;sous-vêtements;maillots de bain;chaussettes;foulards pour le cou [silencieux];couvre-oreilles [habillement];gants [habillement];jambières
[jambières];bavoirs non en papier;chapeaux;casquettes;visières [chapellerie];ceintures
[habillement];chaussures;souliers de sport;bottes de pluie;chaussures de plage;sandales;chaussons;costumes de mascarade;Costumes d’Halloween.
Classe 28:Jeux;jouets;jouets rembourrés;poupées;jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;machines de jeux vidéo;commandes pour consoles de jeu;appareils pour jeux;machines de jeux vidéo électroniques;jeux de table;cartes à jouer;étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portables;Joysticks pour jeux vidéo;cartes à collectionner pour jeux;puzzles;manèges forains;ballons de jeu;décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;chapeaux de cotillon en papier.
Classe 29:Huiles à usage alimentaire;lait et produits laitiers;lait;yaourt;fruits congelés;gelées comestibles;charcuterie;confitures;beurre d’arachides;fruits à coque préparés.
Classe 30:Thé;boissons à base de thé;café;boissons (au café);cacao;boissons à base de cacao;confiserie;bonbons;crèmes glacées;cookies;chocolat;pop-corn;gommes à mâcher;pain;sandwiches;pizzas;tourtes;gâteaux;yaourt glacé [glaces alimentaires];crêpes (alimentation);crackers;bonbons pour rafraîchir l’haleine;assaisonnements;ketchup

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[sauce];sauces à salade;préparations faites de céréales;gruau d’avoine;flocons de maïs;nouilles;sauce aux pâtes alimentaires.
Classe 32:Boissons sans alcool;jus de fruits;jus végétaux [boissons];couleurs [boissons rafraîchissantes];boissons rafraîchissantes sans alcool;eaux gazeuses;eaux minérales
[boissons];boissons à base de petit-lait.
Classe 41:Services de divertissement;informations en matière de divertissement;mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable;services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;organisation de concours [éducation ou divertissement];exploitation de salles de jeux;services de parcs d’attractions;organisation de compétitions de jeux électroniques;mise à disposition d’installations sportives.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 12:Aéronefs et leurs pièces et accessoires;matériel roulant ferroviaire et leurs pièces et accessoires;automobiles et leurs pièces et accessoires;véhicules à moteur à deux roues, bicyclettes et leurs pièces et parties constitutives;landaus;scies à rickshshaws;traîneaux
[véhicules];chariots;chariots;chariots tirés de chevaux;remorques de bicyclette;allume- cigares pour automobiles.
Classe 39:Location de navires, d’avions, de véhicules, de voitures, de motocyclettes, de vélos, de voitures, de voitures, de poussettes, de camions, de chariots, de voitures de chevaux, de remorques à vélos, de trics et de karts, et mise à disposition d’informations s’y rapportant;planification et conduite de voyages organisés et fourniture d’informations s’y rapportant;services d’agence pour la conduite et la mise à disposition d’informations en rapport avec ces voyages;services d’agence pour services de guides touristiques de voyages et fourniture d’informations s’y rapportant;services d’organisation et de réservation de voyages [à l’exception de ceux pour le logement] et fourniture d’informations s’y rapportant;services de guides touristiques;mise à disposition d’informations en matière de services de guides touristiques;services d’entreposage;protection temporaire d’effets personnels;transport en voiture;services de conduite de véhicules;mise à disposition et exploitation de parcs de stationnement.
Classe 41:Services d'éducation et d’instruction en matière d’arts, d’artisanat, de sport ou de connaissances générales;organisation et planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de spectacles musicaux;projection de films, production de films cinématographiques ou distribution de films cinématographiques;représentation de spectacles en direct;direction ou présentation de pièces de théâtre;représentation de spectacles musicaux;production d’émissions radiophoniques ou télévisées;organisation, préparation et conduite de courses de motocyclettes;services de studio audio ou vidéo;mise à disposition d’installations sportives;mise à disposition d’installations récréatives;réservation de places de spectacles;location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires;location de films cinématographiques;location de machines de jeux vidéo à consoles résidentielles;location de jouets;location de livres;location de disques ou de bandes magnétiques préenregistrées;location de bandes magnétiques préenregistrées;location de machines et appareils de divertissement;location de machines et d’appareils de jeux;services de jeux fournis par le biais de télécommunications avec terminaux informatiques électroniques;fourniture d’images par voie de télécommunications avec des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;fourniture d’images par le biais de télécommunications avec des machines de jeux vidéo de galerie;fourniture d’images par le

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biais de télécommunications avec des machines de jeux vidéo à usage résidentiel;fourniture d’images par le biais de télécommunications;organisation, préparation et conduite de manifestations de jeux vidéo;organisation, préparation et conduite d’événements de jeux en ligne, et fourniture d’informations s’y rapportant;services de jeux fournis par le biais de télécommunications avec des jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;services de jeux fournis par le biais de télécommunications avec des machines de jeux vidéo d’arcade;services de jeux fournis par le biais de télécommunications avec des machines de jeux vidéo à usage résidentiel;services de jeux fournis par le biais de télécommunications;services de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique;services de jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;services de jeux d’arcade de machines de jeux vidéo;location de supports d’enregistrement enregistrés avec des programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique;location de supports d’enregistrement enregistrés avec des programmes de jeux pour jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;location de supports d’enregistrement enregistrés avec des programmes de jeux pour des machines de jeux vidéo;location de machines de jeux vidéo à domicile et de machines de jeux vidéo d’arcade;location de jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;services de jeux fournis par le biais de lignes de télécommunications;services de jeux fournis via des réseaux de télécommunications;organisation, préparation et conduite d’événements liés à la mobilité ou liés aux véhicules;organisation, préparation et tenue de compétitions sportives;fourniture de publications électroniques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le06/10/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.Toutefois, une telle approche n’est pas applicable lorsqu’il est clair que les éléments de preuve sont accessibles au public (comme c’est le cas pour le matériel en ligne, la publicité ou le matériel de presse) et, à ce titre, la division d’opposition examinera ce point ci-dessous.Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièce 1 — Faits et arguments de la demande de traitement confidentiel.
Pièce 3 — impressions des sites web https://www.nintendo.co.jp/corporate/en/outline/index.html et https://www.nintendo.co.jp/corporate/en/offices/index.html sur la structure sociale de l’opposante;
Annexe 4a — Copie de la décision de la quatrième chambre de recours du 2020 mars 27 dans l’affaire R0089/2019-4.
Pièce 4b — Copie de la décision de révocation dans l’affaire 36166 C, du 2020 juillet 24.
Annexe 4c — Copie de la décision de révocation dans l’affaire 36163 C, du 2020 juillet 23.

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Pièce 5 — article Wikipédia «SUPER MARIO», dans lequel «SUPER MARIO» est défini comme une série de jeux vidéo sur une plateforme japonaise et une franchise médiatique créée par Nintendo et contenant leur mascot Mario.Cet article indique que plus de 330 millions de copies de jeux vidéo de la série Super Mario ont été vendues dans le monde entier, ce qui en fait la deuxième série de jeux vidéo les plus vendus dans l’histoire, n’étant dépassée que par la propre série de jeux vidéo Pokémon de Nintendo.
Pièce 6 — article Wikipédia «Mario», indiquant que «Mario» est un personnage fictif dans la franchise de jeux vidéo «Mario» détenue par Nintendo.Cet article indique que, faisant office de mascot de la société, ainsi que le protagoniste éponyme de la série, Mario est apparu dans plus de 200 jeux vidéo depuis sa création.Avec plus de 600 millions d’unités vendues dans le monde entier, la franchise globale Mario est la franchise de jeux vidéo la plus vendue à tout moment.
Pièce 7 — article Wikipédia «Mario Kart», expliquant que «MARIO kart» est le titre notoire d’une série de jeux vidéo de type go-kart sur lesquels figure Mario.En 1992, le premier jeu intitulé «Super Mario Kart» a été lancé pour le «Super Nintendo Entertainment System» de l’opposante (END).Six jeux vidéo «MARIO kart» sortis sur consoles domestiques, trois sur consoles portatives, quatre jeux d’arcade et un pour téléphones portables, la série de jeux vidéo «MARIO kart» comprend un total de quatorze entrées.Le dernier jeu de la série principale, «MARIO kart TOUR», a été publié sur iOS et Android en septembre 2019.La série a vendu plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour.
Pièce 8 — extraits du site web www.gamecubical.com, montrant un résumé de l’histoire de «MARIO» et de «SUPER MARIO» dans l’article «Nintendo Shining Star» de 2002 et un résumé des données de vente «MARIO», avec la déclaration selon laquelle «au cours des 20 dernières années, plus de 160 millions de jeux de ario ont été vendus.Au-delà de la liste, plus de 40 millions d’exemplaires de Super Mario Bros. ont été vendus sur le NES et 20.6 millions d’exemplaires de Super Mario World sur des END.(…) À ce jour, Super Mario Bros.3 reste le jeu vidéo le plus vendu de tout temps.»
Pièce 9 — une déclaration de témoin signée par le précédent président de Nintendo of Europe GmbH le 2017 juillet 28, montrant des chiffres de ventes considérables de 2010 à 2016 pour des jeux vidéo «MARIO kart» dans 13 pays européens (Royaume- Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, Danemark, Norvège, Suède et Finlande).
Pièce 10 — une impression d’une présentation intitulée «Mario en Europe — debrief of Quant and Qual strategic Research» de septembre 2010, qui porte, entre autres, sur la «reconnaissance MARIO», «Brand liking» et «Length of MARIO jeux» au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne;La présentation montre une forte notoriété des marques de l’opposante composées de ou contenant l’élément «MARIO» ainsi que «MARIO kart» sur la base d’enquêtes menées au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.
Pièce 11a — une présentation PowerPoint intitulée «Games:Trademark Analysis, Europe, été 2016», rédigée par la société britannique de recherche sur les jeux GameVision.L’enquête repose sur des données recueillies au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne parmi les joueurs de jeux vidéo.L’enquête montre que lorsqu’ils ont présenté une liste de jeux vidéo et ont été interrogés sur les jeux vidéo les plus connus et les plus joués au cours des 6

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derniers mois, il existe un taux de notoriété élevé pour «SUPER MARIO», «MARIO kart» et «MARIO PARTY».
Annexe 11b — une présentation PowerPoint intitulée «GameVision Q3 — The Big Picture», également rédigée par la société de jeux GameVision, qui résume les résultats des enquêtes menées au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne entre juillet 4, 2019 et septembre 25, 2019.La présentation montre que les jeux vidéo «SUPER MARIO», «MARIO kart 8» et «MARIO PARTY 3» de l’opposante se classent parmi les cinq principaux jeux vidéo joués au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, «SUPER MARIO» étant la vidéo la plus utilisée en Italie et en Espagne.
Annexes 12, 13 et 14 — Une photocopie du livre du registre mondial de Guinness, édition de Gamer 2008 (mentionnant «MARIO kart 64» comme le jeu de grande vente dans la série de jeux vidéo «MARIO kart» et le second jeu de grande vente sur la N64);
Pièces 20 bis et 20 ter — Des témoignages, signés par le président-directeur général/président de la Nintendo of Europe GmbH, le 2019 octobre 23, montrant les chiffres de vente réalisés avec les marques «MARIO» et «MARIO kart» au cours des années 2014-2019 aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni (y compris l’Irlande du Nord et la République d’Irlande), en Italie, au Portugal, en Suisse et en Autriche, ainsi que des dépenses publicitaires pour la même période dans plusieurs États membres de l’UE (Allemagne, Royaume- Uni et Portugal).
Pièces jointes 21a-21e — Sample factures émises entre 2014 et 2019 à des clients en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie, montrant des ventes de jeux vidéo «MARIO», «SUPER MARIO» et «MARIO kart».
Pièces jointes no 22 et 23 — plans médiatiques de l’opposante pour les années 2015 à 2019 en Allemagne et pour les années 2016-2019 au Portugal en ce qui concerne les différents jeux vidéo «MARIO» et «MARIO kart».
Pièce 24 — Captures d’écran d’annonces exemplaires publiées par Nintendo, Nintendo UK, Nintendo France et Nintendo Spain sur YouTube en ce qui concerne les jeux vidéo «MARIO kart 8 DELUXE», «MARIO TENNIS ULTRA SMASH» et «SUPER MARIO odyssey»;
Pièce 25 — impression de la présentation «Mario Brand Research 2020 — Résultats finaux» concerne la connaissance de la marque «MARIO» et l’attrait de «MARIO» parmi les jeunes de 6 à 65 ans au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, sur la base d’une étude réalisée entre janvier 7 et janvier 22, 2020.
Pièce 26 — Une étude européenne de sensibilisation à la marque réalisée par la société britannique de recherche sur les jeux GameVision en 2019 montrant des taux de reconnaissance très élevés pour les marques «Mario Kart» et «Super Mario» au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, ainsi qu’à l’échelle européenne;
Pièce 27 — impressions de sites internet officiels de l’Union européenne montrant le territoire, la population et le niveau de vie des États membres de l’UE;

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Pièce 28 — captures d’écran de vidéos YouTube, montrant le jeu vidéo «MARIO kart» sur lequel figure le personnage «MARIO».

L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE.Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Toutefois, même sans tenir compte des éléments de preuve qui se rapportent au territoire du Royaume-Uni, il ressort clairement des éléments de preuve fournis que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de renommée sur le territoire pertinent pour les logiciels de jeux vidéo enregistrés à la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 12/06/2019.
Ence sens, la présentation PowerPoint intitulée «GameVision Q3 — The Big Picture» de la société de recherche sur les jeux GameVision est particulièrement pertinente, car elle résume les résultats des enquêtes réalisées en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne entre juillet 4, 2019 et septembre 25, soit moins d’un mois après la date de dépôt de la demande contestée.La présentation montre que le jeu vidéo «SUPER MARIO» de l’opposante figure parmi les cinq principaux jeux vidéo joués en Allemagne et en France, alors qu’il s’agit de la vidéo la plus présente en Italie et en Espagne.Il est peu probable qu’un tel degré élevé de reconnaissance soit apparu dans le bref délai entre la date de dépôt de la demande contestée et la date des enquêtes, d’autant plus que les enquêtes antérieures fournies par l’opposante montrent également un degré de reconnaissance aussi élevé de «SUPER MARIO» pour les jeux vidéo dans divers États membres de l’Union, tels que «Mario en Europe — debrief Interim of Quant and Qual strategic Research» de septembre 2010, et «jeux:Analyse de marque, Europe, été 2016».
Toutes ces études sont également complétées par l’étude sur la notoriété de la marque européenne fournie, ainsi que par le «Mario Brand Research 2020 — Résultats finaux», et corroborées par les informations contenues dans les témoignages, les articles, les extraits du site web www.gamecubical.com, les entrées dans le livre Guinness Book of World Records, des factures, des plans médiatiques et des publicités.Ces documents parlent tous du succès de la marque antérieure et montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.Les éléments de preuve concernent principalement des logiciels de jeux vidéo, tandis qu’il n’y a pas ou peu de référence aux autres produits et services.C’est ce qui ressort, par exemple, des articles, enquêtes, publicités et factures, où seuls les premiers sont mentionnés.
Parconséquent, les éléments de preuve produits sont suffisants pour établir une grande renommée de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 9 qui relèvent de la catégorie des logiciels de jeux vidéo, à savoir:programmes de jeuxélectroniques;programmes de jeux électroniques téléchargeables;programmes de jeux

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vidéo;programmes téléchargeables de jeux vidéo;cartouches de jeux vidéo;logiciels de jeux enregistrés;logiciels de jeux téléchargeables;programmes informatiques enregistrés.
b) Les signes
MARIO SUPER MARIO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’élément «SUPER» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme l’adjectif «utilisé avant les noms pour indiquer que quelque chose est plus grand, meilleur, ou plus avancé que des choses similaires» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super).À cet égard, ce mot élogieux a des connotations descriptives par rapport aux produits concernés, qui sont évidentes pour le consommateur moyen (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 33).Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «MARIO», qui constitue l’intégralité du signe contesté, et le second élément de la marque antérieure seront compris comme un prénom masculin par le public pertinent.Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits en cause, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, étant donné que la marque antérieure comprend l’ensemble du signe contesté comme un élément pleinement distinctif et ne diffère que par l’élément non distinctif supplémentaire de la marque antérieure «SUPER», les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à l’homme dénommé «MARIO», la seule différence étant le concept laudatif de «SUPER» dans la marque antérieure, les signes sont fortement similaires.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes

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Commeindiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont hautement similaires.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.
La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Lessignes ont été jugés très similaires et, en effet, c’est uniquement la présence d’un élément laudatif non distinctif dans la marque antérieure qui les différencie.Les produits contestés compris dans les classes 12, 39 et 41 sont essentiellement différents véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 12, les services de location de véhicules, les services liés au voyage, les services d’entreposage et de garde, les services de transport compris dans la classe 39 et les services d’éducation, de divertissement et de jeux compris dans la classe 41.
Il a été conclu que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de renommée pour les produits compris dans la classe 9 qui relèvent de la catégorie des logiciels de jeux vidéo, à savoir:programmes de jeuxélectroniques;programmes de jeux électroniques téléchargeables;programmes de jeux vidéo;programmes téléchargeables de jeux vidéo;cartouches de jeux vidéo;logiciels de jeux enregistrés;logiciels de jeux téléchargeables;programmes informatiques enregistrés.Les produits et services contestés sont tous liés, dans une certaine mesure, aux jeux vidéo, que ce soit parce qu’ils sont étroitement complémentaires (par exemple, les services de jeux fournis par le biais de télécommunications avec des machines de jeux vidéo d’arcade compris dans la classe 41) ou parce qu’ils sont susceptibles de figurer dans les jeux vidéo renommés eux-mêmes (par exemple, lesautomobiles comprises dans la classe 12).Même si le lien entre certains produits et services peut être indirect ou éloigné, comme dans le cas des services compris

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dans la classe 39, le degré élevé de renommée et le degré élevé de similitude entre les signes en cause en sont constitutifs.En effet, comme indiqué dans la décision de la quatrième chambre de recours du 27/03/2020, dans les affaires jointes R 89/2019-4 indirects R 93/2019-4, MariCAR/MARIO kart (fig.), «compte tenu de la grande renommée de la marque de l’Union européenne antérieure pour un jeu vidéo automobile, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent de l’Union européenne n’établirait pas de lien entre le signe contesté et la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services qui sont liés à des voitures ou à des événements de divertissement impliquant des jeux vidéo ou des véhicules».
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
Il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
Il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48;22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

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Afin de démontrer le risque que l’usage du signe contesté tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, l’opposante a produit les documents suivants, accompagnés des éléments de preuve de la renommée:
Pièces 2 et 2 ter — Copies d’extraits certifiés du registre japonais des sociétés pour «Street Kart Inc.» et «MariCAR Holdings Inc.».
Pièces 2 c-2e — Articles de presse issus de sites d’actualités en ligne sur la Haute Cour de propriété intellectuelle du Japon statuant sur un conflit antérieur entre les parties.
Pièce 29 — un extrait du site internet de la demanderesse https://kart.st/.
Pièces jointes no 30 et 32 — extraits archivés de la page web http://maricar.com, datés du 28/07/2017, montrant, entre autres, des services de location de karts, accompagnés de la description «Real life Mario Kart, expérience», ainsi que des pièces de cosplay correspondant aux personnages de jeux vidéo de l’opposante (y compris Mario).
Pièce 31 — captures d’écran de vidéos YouTube, montrant les karts figurant dans les extraits du site web ci-dessus, ainsi qu’une boutique de marchandisage;
Pièces 33 et 34 — Impression datée de 2020 du résultat Google Maps pour la recherche de «MariCAR Shinagawa/Street Kart Go-Cart «and’ Street Kart Tour Shinagawa by Street Kart Go-Cart».
Pièces jointes no 35 et 36 — Extraits des sites web TripAdvisor et www.govoyagin.com contenant des commentaires publics du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la France et de l’Italie faisant référence aux visites de karts de la demanderesse et mentionnant les marques «MARIO kart», «MARIO» et «SUPER MARIO».
L’opposante fait valoir que «compte tenu de ce qui précède, il apparaît très clairement que la demanderesse utilise déjà ses marques et marques notoirement connues pour tirer avantage de sa renommée».
Ces éléments de preuve montrent la manière dont la demanderesse utilise ses marques au Japon, qui est actuellement pour des produits et des services liés aux véhicules, à la location de véhicules et au divertissement, avec une association claire avec la marque antérieure en cause.Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque futur évident que l’usage de la demande de marque de l’Union européenne contestée tire profit de la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.Il ressort clairement des éléments de preuve que la demanderesse adresse ses produits et services à des clients qui connaissent le jeu vidéo «SUPER MARIO» pour lequel la marque antérieure est renommée et que ses clients établissent un lien entre l’opposante et la marque antérieure, comme le montrent expressément les commentaires des sites web TripAdvisor et www.govoyagin.com.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne

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[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Commeindiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Michal Kruk Helen Louise MOSBACK Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.