DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 012 765
Stefano Ricci S.P.A., Via Faentina 171, 50010 Fiesole (Firenze), Italie (opposante), représentée par Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala 4, 50123 Firenze, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sparks Glencoe Korea Co. Ltd., 17F (Cheonho-dong East Central Tower), 1077 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul, République de Corée (titulaire), représentée par Alexander Son, Bayerstr.13, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 012 765 est accueillie pour tous les produitscontestés.
2. l’enregistrement international no 1 362 428 se voit totalement refusé la protection dans l’Union européenne.
3) la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 362 428pour le signe
figuratif, à savoir contre tous lesproduitscompris dans les classes 18 et 25.
L’opposition est fondée, entre autres, surl’enregistrement de la marque italienne no
1 560 927 pour la marque figurative pour laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués.

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REMARQUE LIMINAIRE
Le 19/12/2018, la division d’opposition a rendu une décision no B 3 012 765 et a rejeté l’opposition concernée dans son intégralité en raison de l’absence de similitude entre les signes. À la suite d’un recours formé par l’opposante, la deuxième chambre de recours a rendu une décision le 09/03/2020 par laquelle elle a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire devant la division d’opposition. Selon la deuxième chambre de recours, «compte tenu de la faible similitude visuelle entre les signes, ainsi que de leur identité phonétique, la division d’opposition aurait dû comparer les produits, identifier le public pertinent en conséquence et apprécier si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif accru aux fins de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE».La chambre de recours a également déclaré ce qui suit: «la comparaison des signes effectuée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui est tout aussi valable pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, la division d’opposition aurait dû examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE».
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement antérieurde la marque italienne
no1 560 927 pour la marque figurative.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.

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Parconséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantessontremplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, §41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peuttoutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Italie en raison d’un usage prolongé et intensif pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements.

La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 19/06/2017. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Italie avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, entre autres pour les produits précités compris dans la classe 25.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 18: Sacs; étuis cosmétiques portables (vendus vides); cuir; fourrure artificielle; porte-monnaie; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; malles et valises; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de tous les jours; enveloppes en cuir pour l’emballage; parapluies; alpenstocks; équipement d’équitation; laisses.
Class 25: Chaussures; chaussures de formation; bottes de montagne; souliers de sport; chaussures pour enfants; ceintures porte-monnaie [habillement];

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vêtements de formation; vêtements de golf; vestes de sport; pulls; lingerie de corps; tee-shirts; chaussettes; écharpes; bonnets; masques d’hiver (vêtements); ceintures en cuir (habillement); vestes et pantalons imperméables; uniformes; vêtements.
Le 05/06/2018, l’opposante a présenté des preuves à l’appui de la renommée des marques antérieures, y compris l’enregistrement de la marque italienne no 1 560 927. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
— De nombreuses publicités relatives à la marque «STEFANO RICCI» (et la marque «SR») pour divers articles vestimentaires, publiés dans des magazines italiens et étrangers, ainsi que des journaux, au cours des années 1982-2008. Ils sont principalement rédigés en italien et en anglais (également des versions bilingues dans ces deux langues).En ce qui concerne le marché italien, les impressions proviennent des magazines/journaux suivants:Style Monte Carlo, Coast Collection, Yachting in Costa SMERALDA, Firenze Magazine et Men’s Bazaar.Selon ces documents, «Stefano Ricci a transformé un petit projet de collier en une activité mondiale prospère avec l’aide de quelques associations très proches: sa famille».L’un des articles de 2008 mentionne que «Stefano Ricci, une native de Florence, est un styliste depuis plus de trois décennies […] a acquis des compétences pour fabriquer des petits articles de maroquinerie exceptionnelle tout en travaillant à côté d’un boucle, et a lancé son monde des vêtements de mensemencement italien pour illustrer les normes les plus élevées en matière de produits de luxe».Ses vêtements, dans un autre article de 2008, sont qualifiés de «made-mesure», c’est-à-dire le niveau le plus élevé de compétences artisanales et de haute couture de qualité pour hommes».
— une liste des magasins «Stefano Ricci» dans le monde entier, y compris en Europe (par exemple Florence et Milan).Sur des impressions du site web de l’opposante, elles ne sont pas datées, mais montrent les façades des magasins.
— de nombreuses copies de catalogues liés à «Stefano Ricci» pour les années 2007-2014 et 2016-2019. Ils sont principalement en anglais et montrent les
marques , et .La plupart de ces catalogues concernent différents types de vêtements.
— quelques impressions du site Internet de l’opposante, par exemple
. Ils ne sont pas datés et font en partie référence à des vêtements.

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— Quelques images montrant l’usage de la marque en cause sur des
vêtements , par exemple ,
et .Ils ne sont pas datés.
— Copies de nombreux articles de divers magazines et journaux (par exemple, La Repubblica, Corriere Fiorentino, IlGazzettino, Il Centro, LIBERTA et Vogue Bambini).Ils sont principalement en italien et en anglais et datent des années 1983- 2009, 2013 et 2017. Ils concernent Stefano Ricci, sa société et ses produits (principalement des vêtements).
— Copies des décisions de la division d’opposition no B 2 131 301 du 11/04/2014 et no B 2 329 012 du 06/03/2015, une copie de la décision no R 1980/2015-1 des Chambres de recours du 05/10/2016 et une copie de la décision no 903/2014 de l’Office italien des brevets et marques du 19/04/2017 (cette dernière en italien avec une traduction partielle).Par exemple, selon les chambres de recours, «le transfert de renommée du prénom et du nom «STEFANO RICCI» au sigle «SR» (sous forme de monogramme) a effectivement eu lieu. En effet, pour le public italien, le monogramme et la dénomination complète représentent, en substance, deux versions de la même marque — la version abrégée et la version complète — ce qui signifie que, comme le soutient l’opposante, la renommée de l’une est également la renommée de l’autre».Selon les Chambres, «la marque antérieure bénéficiait d’une renommée pour les vêtements et les chaussures à la date de dépôt de la marque contestée».
— une déclaration sur les frais de publicité et de promotion de la marque concernée, datée du 20/02/2018 et signée par le représentant légal de Stefano Ricci S.p. A.Aucune référence à un territoire particulier n’est donnée et les prix sont indiqués en euros. Les montants en question sont importants, notamment en ce qui concerne la période 2011-2017. En outre, deux tableaux sont joints à cette déclaration, qui montrent les dépenses exactes, qui sont également assez importantes. Les tableaux portent sur les années 2008-2014 et 2014-2015 et concernent des publications ou des parrainages dans différents pays, dont l’Italie.
— plusieurs factures pour des articles de l’opposante couvrant, entre autres, des pantalons, des chemises, des pulls, des vestes, des cravates, des gilets, des ceintures et des costumes. Les prix sont en euros et le prix d’un seul article est très élevé. Les factures sont rédigées en italien et en anglais. Certaines images sont jointes à ces factures montrant un produit et la marque en question, par

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exemple ,
et .
— documents montrant les chiffres d’affaires de l’opposante relatifs à la marque en cause, entre autres, en Italie, concernant principalement la vente de vêtements et de chaussures. Les chiffres de vente en Italie, par exemple pour les années 2011-2014, sont impressionnants.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Lors de l’appréciation des documents produits par l’opposante, il convient tout d’abord de noter que la majorité des éléments de preuve se rapportent à la période pertinente, avant le 19/06/2017. Sur le fond, elle montre que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif en Italie. En outre, non seulement les chiffres de vente de l’opposante pour les années 2011 à 2014 sont assez élevés, et corroborés par des factures, mais l’opposante montre également dans son mémoire une quantité importante de dépenses de publicité et de promotion en Italie entre 2011 et 2017. Les dépenses publicitaires, mentionnées dans la déclaration, sont confirmées par le grand nombre de publicités dans de grands magazines nationaux, prestigieux, journaux et de mode à large tirage (par exemple, Men’s Bazaar, La Repubblica, Il Gazzettino, VOGUE Bambini).En outre, l’opposante possède des magasins dans le monde entier, également en Italie, dont deux à Florence, deux à Milan, l’une à Porto Cervo, avec une indication de ces endroits et montrant des photos de ces magasins, se trouvant dans les rues les plus luxueuses de ces villes. Le fait que des magasins «STEFANO RICCI» puissent être trouvés dans ces domaines, où les prix de location sont très élevés, indique indirectement que la marque investit une énorme somme d’argent en sa présence dans ce genre d’endroits luxueux, et que les recettes tirées de la vente de ses produits sont très élevées.
Lepublic italien connaît bien la marque «SR» (également «Stefano Ricci») pour des vêtements.Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de

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la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

Ces éléments de preuve et les diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Dans sa décision du 05/10/2016, la première chambre de recours (affaire R 1980/2015-1; SR/SR; Produits par l’opposante), faisant référence à la marque,
soulignant que «les initiales de «STEFANO RICCI» sont les lettres «S» et «R» et que le monogramme faisant l’objet de la marque antérieure sert précisément à rappeler le nom complet (comme, par exemple, «GA» rappelle «GIORGIO ARMANI» et «DG», «Dolce parue Gabbana») […] l’opposante […] a commencé à utiliser commercialement le logo «SR» au début des années 2000, lorsqu’elle est combinée avec elle elle-même. Selon la chambre de recours, «le transfert de renommée du prénom et du nom «STEFANO RICCI» aux initiales «SR» (sous forme de monogramme) a effectivement eu lieu. En effet, pour le public italien, le monogramme et la dénomination complète représentent, en substance, deux versions de la même marque — la version abrégée et la version complète — ce qui signifie que, comme le soutient l’opposante, la renommée de l’une est également la renommée de l’autre».Selon la Chambre, le fait que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les vêtements et les chaussures à la date de dépôt de la marque contestée doit être considéré comme démontré.
Compte tenu de ce qui précède, la marque antérieure jouit d’une renommée en Italie pour les vêtements compris dans la classe 25.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ni les services compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. La division d’opposition procédera donc sur la base de la renommée uniquement pour les produits susmentionnés compris dans la classe 25.
b) Les signes

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes en conflit sont tous deux des marques figuratives.
La marque antérieure est composée des deux lettres imbriquées «SR».
Le signe contestése compose de certains éléments figuratifs placés contre un cadre hexagonal. Les représentations à l’intérieur de ces cadres seront perçues comme des lettres (interconnectées).En effet, il convient de noter que les consommateurs, confrontés à des marques, ont l’habitude de voir des lettres dans celles-ci et de tenter de comprendre leur signification, même lorsqu’une marque contient plusieurs représentations graphiques et/ou des lettres stylisées.
La division d’opposition est d’avis qu’au moins la grande majorité du public percevra les lettres «SR» dans le signe contesté. Les lettres noires «SR», entourées d’une fine ligne blanche, sont reconnaissables même si elles sont assez stylisées. Même si, dans la marque antérieure, ces lettres sont reliées entre elles, la majorité du public reconnaîtra également en premier la lettre «S» suivie de la lettre «R», étant donné que la lettre «S» est davantage placée sur le côté gauche. En outre, selon la description de la marque faite par la titulaire elle-même dans son formulaire de demande, «la marque se compose d’un hexagone partiellement ombré contenant les lettres «SR»».Il convient également d’en tenir compte, bien que cela ne soit pas décisif, étant donné que seule la représentation de la marque définit l’étendue de sa protection. Comme indiqué par la chambre de recours, «la marque contestée est reconnaissable comme les lettres «SR» au moins par une partie significative du public pertinent, tout comme la marque antérieure» [09/03/2020, R 403/2019-2, SR (fig.)/SR (fig.)/SR (fig.), et 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU: T: 2018: 133, § 58-59].
En ce qui concerne la séquence de lettres «SR», présente dans les signes en conflit, elle n’a pas de signification particulière et est donc considérée comme distinctive.
Lefond du signe contesté est un hexagone noir qui n’est pas particulièrement distinctif, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique très simple. Le consommateur n’attribuerait aucune signification particulière à cette forme, mais lui attribuerait plutôt moins d’importance qu’à l’élément «SR».

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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Le cadre a simplement une finalité plus décorative, avec un impact très limité sur la comparaison.
Ilconvient de noter que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35) et que, aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, l’ensemble des signes doit être considéré plutôt que de simples parties de ceux-ci. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’élément «SR», présent dans les deux signes, aura une incidence plus forte sur le consommateur pertinent.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SR».Ils diffèrent toutefois par la stylisation des lettres de chaque signe et par le fond utilisé dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes est identique étant donné qu’ils coïncident par le son des lettres «SR».
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il nes’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

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Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Commeindiqué ci-dessus, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. En outre, la marque antérieure en cause a acquis une renommée en ce qui concerne les vêtements compris dans la classe 25.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; étuis cosmétiques portables (vendus vides); cuir; fourrure artificielle; porte-monnaie; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; malles et valises; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de tous les jours; enveloppes en cuir pour l’emballage; parapluies; alpenstocks; équipement d’équitation; laisses.
Class 25: Chaussures; chaussures de formation; bottes de montagne; souliers de sport; chaussures pour enfants; ceintures porte-monnaie [habillement]; vêtements de formation; vêtements de golf; vestes de sport; pulls; lingerie de corps; tee-shirts; chaussettes; écharpes; bonnets; masques d’hiver (vêtements); ceintures en cuir (habillement); vestes et pantalons imperméables; uniformes; vêtements.
Il existe un certain lien entre tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 et les produits antérieurs compris dans la classe 25 pour lesquels la marque antérieure est renommée (à savoir les vêtements).

Ence qui concerne les produits contestés compris dans la classe 18, il convient de souligner certains de ces produits, à savoir les sacs; étuis cosmétiques portables (vendus vides); porte-monnaie; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; malles et valises; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs d’athlétisme tous usages; Les sacs de loisirs appartiennent à l’ «industrie de la mode» et sont, dès lors, étroitement liés aux vêtements.
Les produits contestés cuir; La fourrure artificielle est constituée de matériaux qui sont insérés dans des vêtements ou à partir desquels le vêtement est fabriqué. Même si ces produits sont utilisés dans la production de vêtements et peuvent être trouvés dans des magasins/entreprises de broderie et de cuir, tandis que les produits

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de l’opposante se trouvent dans des magasins de vêtements, tous ces produits relèvent, de manière générale, de la catégorie de l’industrie de la mode (y compris les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les accessoires).
Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, également des enveloppes, en cuir, pour l’emballage; les parapluies peuvent être utilisés en tant qu’accessoires des produits antérieurs, à savoir des vêtements.Au moins certains de ces produits contestés peuvent être achetés dans le même type de points de vente et s’adressent au même public.
Ence qui concerne les alpenstocks; équipements d’équitation, lanières en cuir, il s’agit d’articles de sport ou de loisir et sont également, dans une certaine mesure, liés aux vêtementsde l’opposante.Il est tout à fait possible pour un fabricant de vêtements d’allager une ligne dédiée à un sport spécifique, et compte tenu de l’image de sophistication véhiculée par la marque antérieure, une ligne de vêtements équestres ainsi que d’autres équipements d’équitation est tout à fait possible. Le public, voyant des produits liés à la pratique de l’équitation, pourrait penser que ces produits sont commercialisés par l’opposante sous sa marque renommée. En effet, il est courant dans certains secteurs d’utiliser une marque renommée pour d’autres produits (ou services) connexes afin de transférer les caractéristiques positives perçues par le public aux nouveaux produits et d’exploiter les investissements antérieurs réalisés pour promouvoir la marque.
En ce qui concerne l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25, ils sont soit identiques (c’est-à-dire différents types de vêtements) soit similaires (par exemple, des chaussures, des articles de chapellerie).
Parconséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier la renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le lien étroit entre les produits en conflit, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situationssuivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5,du RMUE.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de

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démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012, § 48, 22/03/2007, T 215/03-, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fait valoir, entre autres, que le signe contesté tirerait «indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure».Selon l’opposante, «le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «parasitisme» ou de «free-riding», ne se rapporte pas au préjudice causé à la marque postérieure à l’autre, mais plutôt à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe postérieur identique ou similaire».L’opposant fait valoir que, «à cet égard, lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée, de se placer dans le sillage de cette marque afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans être obligé de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, il faut considérer que l’avantage résultant d’un tel usage est indu».L’opposante affirme qu’ «en l’espèce, la renommée des marques antérieures est importante et s’étend à la population générale, et que les marques en cause sont identiques ou similaires à un degré élevé. Il convient ensuite de noter que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins pour les vêtements et les articles de maroquinerie» et «il va sans dire que le signe postérieur SR évoquerait dans l’esprit du consommateur les marques antérieures SR, ainsi que les caractéristiques et caractéristiques attrayantes des produits de ces derniers, leur qualité supérieure et leur nature de luxe».Selon l’opposante, «le titulaire de la marque postérieure bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige des marques SR et exploiterait, sans compensation financière, les efforts commerciaux déployés par l’opposante pour créer et entretenir l’image des marques».Enfin, l’opposante affirme qu’ «en se contentant d’adopter la marque contestée, la titulaire bénéficierait de tous les avantages résultant de l’usage continu et répandu des marques antérieures ainsi que de la partition du marché associée à une image très positive et induite par la

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campagne publicitaire à grande échelle sur les magazines, les quotidiens et d’autres médias tant en Italie qu’à l’étranger».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008,-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU: T: 2007: 131, § 53; 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU: C: 2009: 146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177, § 53).
L’intention dutitulaire n’est pas un facteur pertinent. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU: T: 2008: 22, § 46).
En l’espèce, la marque antérieure a acquis une renommée auprès du public pertinent pour les vêtements compris dans la classe 25. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché italien dans le secteur de l’habillement et, de manière générale, de la mode. Comme il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante, le public pertinent associe la marque à des produits de luxe, exclusifs et de qualité exceptionnelle.
La marque de l’opposante est utilisée intensivement et exclusivement pour, entre autres, des vêtements depuis le début de l’année 1972. Le public italien est tellement familiarisé avec la marque «SR» (également «Stefano Ricci») pour des vêtements qu’il est hautement probable qu’une marque similaire lui sera associée et sera, dès lors, susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif et à sa grande renommée de la marque antérieure en cause. L’usage de la marque
tirera indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure en Italie pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18 et 25. L’opposante a développé, depuis de nombreuses années, une image constante de «luxe» et d’autres qualités bénéfiques, notamment d’une qualité exceptionnelle.

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La titulaire tirerait indûment profit de l’image et du goodwill acquis par l’opposante au fil des ans et dans lesquels elle a investi d’énormes sommes d’argent afin d’obtenir et de conserver cette image. Par conséquent, il serait tout à fait injuste de permettre
au titulaire avec sa marque postérieure de tirer profit de la renommée et du goodwill de la marque antérieure concernée, sans avoir à réaliser d’investissements pour parvenir à une renommée similaire. Les avantages dont bénéficie la titulaire ne seraient donc pas fondés sur ses mérites propres, mais sur la grande renommée de la marque antérieure en Italie. Cela influencerait positivement la perception du public pertinent par rapport aux produits commercialisés sous le signe de la titulaire. Dès lors, le signe de la titulaire tirerait potentiellement indûment
profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure compte tenu de la proximité entre les produits.
Enrésumé, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait qu’il existe un lien entre les produits en conflit, à savoir les sacs contestés; étuis cosmétiques portables (vendus vides); cuir; fourrure artificielle; porte-monnaie; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; malles et valises; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de tous les jours; enveloppes en cuir pour l’emballage; parapluies compris dans la classe 18 et chaussures; chaussures de formation; bottes de montagne; souliers de sport; chaussures pour enfants; ceintures porte-monnaie [habillement]; vêtements de formation; vêtements de golf; vestes de sport; pulls; lingerie de corps; tee-shirts; chaussettes; écharpes; bonnets; masques d’hiver (vêtements); ceintures en cuir (habillement); vestes et pantalons imperméables; uniformes;Les vêtements compris dans la classe 25 et les vêtements de l’opposante, étant donné qu’ils appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs de marché connexes, le public pertinent établira un lien entre les marques, une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits présentent des caractéristiques identiques à celles de l’opposante, à savoir qu’ils sont de qualité fantaisiste, exclusive et exceptionnelle.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
Commeindiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit

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fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, la division d’opposition a déjà établi que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18 et 25. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autres atteintes s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 1 560 927, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268). L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.

De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Michal Kruk Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai

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de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.