DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 357
Chongqing Santino trade Co., Ltd., 23F-1; 22F-1 Jiazhou Creative garden, no 59, Hongjin Avenue, Longxi Street, Yubei District, Chongqing, République populaire de Chine (opposante), représentée par BIESSE S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
LI Gong, Changtang Changtang Villagers Group, Ferrero qiaohe Town, Ziyang District, Yiyang City, Province de Hunan, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 02/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 109 357 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demandede marque de l’Union européenne no 18 123 478 «Charlie luciano» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «CHARLIE LUCIANO» en Italie et au Royaume-Uni.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.Dans les observations présentées à l’Office le même jour que l’acte d’opposition, l’opposante a également fait valoir que sa «marque CHARLIE LUCIANO» est notoirement connue en Italie et au Royaume-Uni, au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, qui est couvert par l’article 8, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (4) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Ils’ensuit que la marque britannique non enregistrée «CHARLIE LUCIANO» invoquée par l’opposante ne constitue plus une base valable de l’opposition.L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Sur cette base également, l’argument de l’opposante selon lequel sa marque non enregistrée est

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notoirement connue au Royaume-Uni est également irrecevable étant donné qu’une telle revendication concerne la notoriété dans un État membre de l’Union européenne, dont le Royaume-Uni n’est plus membre.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
La division d’opposition juge plus pertinent de commencer par examiner les droits en vertu de la législation applicable étant donné qu’il existe un lien évident entre les revendications d’une marque «notoirement connue» en Italie et la marque non enregistrée en Italie.
A) Les droits en vertu de la législation applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du

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RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Parconséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011-, 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).Les éléments de preuve à produire doivent permettre à la division d’opposition de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu par la législation en question, ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit.Les éléments de preuve doivent en outre permettre de déterminer si la titulaire du droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé--vis-à-vis d’une marque plus récente.
L’opposante a produit ses éléments de preuve initiaux, accompagnés de leur traduction anglaise, ainsi que l’acte d’opposition le 21/01/2020.Selon la législation italienne, la protection des marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires est accordée à la condition qu’ils soient déjà connus (en italien à Noto) danstoute l’Italie ou une partie substantielle de celle-ci.
En plus de présenter une copie du texte du code italien de la propriété industrielle (ci-après le «CPI»), l’opposante a fourni une traduction en anglais de son article 12, paragraphe 1, points b) et f), qui est la suivante:
Il n’est pas possible d’enregistrer en tant que marques des signes qui à la date de dépôt de la demande:

b) sont identiques ou similaires à un signe déjà connu comme une société, un nom ou une dénomination sociale, un signe et un nom de domaine utilisés dans le cadre d’une activité économique, ou tout autre signe distinctif adopté par d’autres, si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de l’affinité entre l’activité commerciale qu’ils exercent et les produits ou services pour lesquels la marque est demandée, il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes.L’usage antérieur du signe, alors que sa notoriété n’est pas importante, ou la notoriété purement locale, n’enlève rien à la nouveauté.L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cessionnaire ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement.

f) sont identiques ou similaires à une marque déjà connue conformément à l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour des produits ou services identiques, apparentés ou non similaires, lorsque les conditions visées au point e) sont remplies.
Ladivision d’opposition doit souligner à cet égard que, tandis que l’article 12, paragraphe 1, point a), du CPI concerne les marques non enregistrées, l’article 12, paragraphe 1, point b), concerne d’autres signes tels que des dénominations sociales et des noms de domaine.Dans l’acte d’opposition du 21/01/2020, l’opposante a identifié son droit antérieur, en Italie, au titre de l’article 8,

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paragraphe 4, du RMUE, comme une marque «non enregistrée».En outre, tout au long de ses observations, l’opposante fait référence à son droit antérieur en tant que «marque».
Bien que la traduction susmentionnée par l’opposante ne comporte pas de traduction en anglais de l’article 12, paragraphe 1, point a) — étant la disposition pertinente du CPI concernant les marques non enregistrées –, la division d’opposition considère que l’intention de l’opposante était d’invoquer de manière générale des droits non enregistrés au titre de l’article 12 du CPI.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et pour les raisons exposées ci-après, la division d’opposition écartera cette question et partira de l’hypothèse que les exigences formelles en matière de traduction ont été remplies, étant donné qu’il s’agit là de la meilleure lumière dans laquelle l’affaire peut être examinée compte tenu des facteurs décrits ci-dessous.
En pratique, l’appréciation repose principalement sur des considérations d’ordre qualitatif concernant le degré de connaissance du signe non enregistré parmi le public (voir explications complémentaires ci-dessous) et, en particulier, sur des éléments de preuve visant à démontrer la «notoriété» du droit antérieur invoqué.
Parconséquent, l’opposant doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’ acquisition et de l’étendue de la protection des droits invoqués, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard du signe contesté sont effectivement remplies avant le 10/09/2019 (date de dépôt du signe contesté).En outre, les éléments de preuve doivent démontrer que les signes sont notoirement connus pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Articles d’habillement compris dans la classe 25
Étant donné que l’opposante a demandé que le contenu de l’annexe 3 des éléments de preuve produits le 21/01/2020, ainsi que les éléments de preuve produits le 27/08/2020, soient confidentiels vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira ces preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1:une copie de la demande de marque de l’Union européenne rejetée par l’opposante no 17 920 109.
Pièce jointe 2:un extrait de la base de données en ligne WHOIS indiquant que le nom de domaine charlieluciano.com a été créé le 04/06/2018.
Pièce jointe 3:une copie de huit factures de vente concernant des vêtements portant la marque CHARLIE LUCIANO en Europe.Cinq des factures sont établies à des adresses au Royaume-Uni et aux États-Unis.Les trois factures restantes sont adressées à deux entités dont l’adresse est en Italie, concernant la vente de divers tee-shirts.Alors que les factures sont émises par Mudita Fashion Ltd (avec une adresse à Hong Kong), ces trois factures, toutes concernant des ventes de plusieurs milliers d’euros, portent la marque «Charlie Luciano READY TO WEAR», et toutes trois sont datées de moins de 3 mois avant la date pertinente (19/09/2019).
Pièce jointe 4:une liste non datée de ce qui est déclaré comme étant les magasins de l’opposante en Europe, à partir du site web Charlie-luciano.com.

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il existe deux magasins pour l’Italie:G turcs B negozio (à Flero, Brescia) et Bruno Rosso (à Cuneo).Sur la base des informations fournies, il semble qu’il s’agisse de l’emplacement des magasins dans lesquels les produits de l’opposante sont vendus au détail, plutôt que d’être les magasins de l’opposante en tant que tels.
Pièce jointe 5:un extrait de la page Instagram de l’opposante.
Pièce jointe 6:un extrait d’un détaillant en ligne en Italie (brunorosso.com), portant le cachet de la poste 21/01/2020, sur lequel figurent des articles de vêtements CHARLIE LUCIANO, à savoir des tee-shirts.
Pièce jointe 7:une copie des résultats d’une recherche sur Google, portant le cachet de la date 21/01/2020.
Pièce jointe 8:un extrait du profil Facebook de l’opposante, avec un texte en italien.
Dans le délai du 29/08/2020 fixé par l’Office dans sa communication du 10/06/2020, l’opposante a déposé, le 27/08/2020, les éléments de preuve supplémentaires suivants (marqués d’un préfixe «2», ci-dessous, par souci de clarté):
Pièce jointe 2.1:Certificats d’enregistrement de marques chinois et de Hong Kong (chacun avec une traduction en anglais).
Pièce jointe 2.2:indique qu’il s’agit d’une liste de salles et boutiques d’exposition de Charlie Luciano.À l’exception de deux magasins en Italie — G Moyens S negozio et Bruno Rosso — les magasins énumérés, qui semblent être l’endroit où les produits de l’opposante sont vendus, se trouvent dans des villes de Chine continentale ou de Hong Kong.Force est de constater que la qualité de reproduction de bon nombre des extraits est médiocre et quasi illisible.
Pièce jointe 2.3:il s’agissait de huit factures de vente de vêtements portant la mention «Charlie Luciano» en Europe.Deux sont destinés à une adresse au Royaume-Uni et un tiers daté de près de 8 mois après la période pertinente (avec un poids probante réduit en conséquence).Les cinq autres, émis au nom de l’opposante, portant la marque «Charlie Luciano READY TO WEAR» et portant sur la vente de t-shirts, datant chacun de 4 mois à compter de la date pertinente, sont fabriqués à trois entités distinctes en Italie.Chacune de ces 5 factures concerne des ventes de plusieurs milliers d’euros.
Pièce jointe 2.4:déclaré être une publicité célébrante.La qualité des documents est médiocre et, dans certains cas, est presque illisible.Toutefois, pour autant que la division d’opposition puisse le discerner, ces documents — contenant du texte en anglais et en caractères chinois/asiatiques — concernent trois individus/groupes chinois, à savoir Wu Yi Fan, la charmineuse dénommée Angelababababy et Four Try.

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La division d’opposition considère que les éléments de preuve susmentionnés produits par l’opposante ne démontrent pas que le signe de l’opposante était «déjà connu» en Italie à la date pertinente (10/09/2019).
L’article 12, paragraphe 1, du Code italien de la propriété industrielle prévoit la protection des signes «déjàconnus» [ segno già Noto a) marchio ou b) Ditta].Selon la Cour européenne, le droit national italien opère une distinction entre i) les signes non enregistrés qui n’ont pas acquis de notoriété, ii) les signes non enregistrés dont la notoriété n’est que locale et iii) les signes notoires (en italien «notori»), lorsque seuls ces derniers sont susceptibles d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque postérieure, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a) et b), du code de la propriété industrielle italien.Pour cela, la renommée du signe ne devrait pas être prouvée, mais plutôt «la connaissance du signe par le public» (en italien notoirement connuen général) (07/07/2010-, 124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290,
§ 21, 26).
Bien que le montant des ventes figurant dans les factures de vente (pièces jointes no 3 et 2.3) s’élève au moins à quelques milliers d’euros, il convient de noter que les factures ne concernent que trois entités distinctes en Italie, ce qui est très peu élevé compte tenu de la nature du marché:vêtements/mode.En outre, les locaux de magasins/salles d’exposition/boutiques figurant dans les annexes 4, 6 et 2.2 ne concernent que deux entités différentes en Italie et l’opposante n’a fourni aucune preuve quant au nombre de sites susceptibles d’être couverts par ces deux entités.
Les autres éléments de preuve — la copie de la demande de MUE refusée par l’opposante (pièce jointe 1), l’extrait WHOIS (pièce jointe 2) des extraits d’Instagram, Google et Facebook (annexes 5, 7 et 8 respectivement), les certificats d’enregistrement chinois et Hong Kong (pièce jointe 2.1) et la publicité de célébrité (pièce jointe 2.4) — soit ne concernent manifestement pas l’usage du signe de l’opposante en Italie, soit ne permettent pas à la division d’opposition de procéder à une appréciation du signe de l’opposante en Italie.
Parconséquent, hormis le fait que les éléments de preuve relatifs à l’usage du signe antérieur en Italie sont très limités, il n’y a aucune indication de la «connaissance du public du signe (en italien notoirement connu en général).Bien que les éléments de preuve produits puissent être utiles pour démontrer que le signe de l’opposante a au moins été utilisé en Italie dans la vie des affaires, ces documents ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le caractère notoire du signe invoqué dans toute l’Italie ou une partie substantielle de celui-ci.
Envertu de la législation nationale italienne, il s’agit là de la condition préalable à la protection d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, afin de faire respecter ses droits antérieurs non enregistrés par rapport à une marque plus récente.Aucun élément de preuve ne démontre l’existence d’un réseau de points de vente au détail économiquement actifs vendant les produits de l’opposante portant le signe «Charlie Luciano» dans toute l’Italie.Il n’existe pas non plus de coupures de presse ni de matériel et de dépenses de marketing, par exemple, qui pourraient indirectement montrer une certaine connaissance et connaissance du signe par le public italien.Aucun élément de preuve n’a été présenté montrant le chiffre d’affaires ou la part de marché qui pourrait donner des informations sur la position sur le marché ou l’intensité de l’usage.Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que le signe de l’opposante «Charlie Luciano» est connu d’une partie significative du public pertinent et ne démontrent pas non plus le degré de connaissance qu’en a ce public.

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Décision sur l’opposition no B 3 109 357 page:7De 9
Bien que le seuil pour conclure à la renommée («notoriétégénérique») puisse être inférieur à celui utilisé pour conclure à l’existence d’une renommée, l’opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve permettant de tirer des conclusions solides quant à l’intensité de l’usage ou au degré de reconnaissance du signe antérieur.De même que la conclusion relative à l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011-, 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne les éléments de notoriété alléguée, pour lesquels le seuil est plus élevé.
À cetégard, la division d’opposition prend note de la référence faite par l’opposante dans ses observations du 27/08/2020 au fait qu’elle a vendu ses produits en Europe depuis mai 2019, soit seulement quatre mois avant la date de dépôt de la demande contestée.Bien qu’il ne soit pas exclu qu’un opposant puisse être en mesure d’établir la notoriété sur la base d’un usage en Italie pendant une période de quatre mois seulement, lorsqu’il est pris en considération par rapport aux éléments de preuve produits par l’opposante, comme indiqué ci-dessus, le fait que l’opposante ait commencé à utiliser son signe dans une période relativement courte de la date pertinente est un facteur qui va à l’encontre d’une constatation de notoriété dans ces procédures.
Dans ces circonstances, la division d’opposition doit conclure que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque ou son signe est notoirement connu en Italie pour des vêtements compris dans la classe 25.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition considère que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’ est pas seulement locale imposée par le droit de l’Union européenne, n’est pas non plus remplie.Comme indiqué ci-dessus, les factures de vente (annexes 3 et 2.3) sont adressées à seulement trois entités ayant une adresse en Italie.En outre, les locataires de magasins (pièce jointe 4) ne révèlent que deux endroits de magasin en Italie.Dès lors, dans la mesure où lesdits éléments de preuve révèlent des ventes à un petit nombre d’entités en Italie, et à l’identification de trois sites seulement en Italie, ils ne seraient pas considérés comme suffisants pour prouver un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, peuvent uniquement être invoqués si la portée de leur usage n’est pas seulement locale.Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, c’est-à- dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes commerciaux identifiant l’origine commerciale.Les titulaires de droits antérieurs qui ne s’appliquent qu’à une localité particulière conservent leurs droits exclusifs en vertu du droit national applicable conformément à l’article 138 du RMUE.L’objet commun de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé (c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires) puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Parsouci d’exhaustivité également, pour les raisons exposées ci-dessus, une allégation fondée sur la notoriété de la marque de l’opposante en Italie, telle que

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Décision sur l’opposition no B 3 109 357 page:8De 9
revendiquée par l’opposante dans ses observations déposées le même jour que son acte d’opposition, ne saurait prospérer.En ce qui concerne la convention de Paris, la disposition de l’article 6 (concernant les marques notoires), introduite pour la première fois dans la convention en 1925, avait pour objet d’empêcher l’enregistrement et l’utilisation d’une marque susceptible de créer une confusion avec une autre marque déjà notoirement connue dans le pays de cet enregistrement, même si cette dernière marque notoirement connue n’était pas, ou pas encore, protégée dans ce pays par l’enregistrement.L’opposante n’ayant pas prouvé que sa marque était notoirement connue en Italie avant la date pertinente, elle n’ a pas non plus prouvé que sa marque était notoirement connue en Italie avant cette date.
Enfin, la division d’opposition souligne que l’allégation de l’opposante selon laquelle la demanderesse a agi de mauvaise foi en déposant la demande contestée ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure d’opposition.L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE et que, par conséquent, elle ne peut être prise en considération que dans le cadre d’une procédure d’annulation.
La constatation qu’une personne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE est une cause de nullité absolue au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, tout argument de l’opposante tiré de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande contestée doit être rejeté comme non pertinent pour l’appréciation de la présente procédure d’opposition ou dans le cadre de celle-ci.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.

De la division d’opposition

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Décision sur l’opposition no B 3 109 357 page:9De 9
Vanessa Kieran HENEGHAN Sofía PAGE HOLLAND SACRISTÁN MARTÍNEZ


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.