LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 février 2021
Dans l’affaire R 897/2020-2
GROUPE AJ GROUP ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Pologne Opposante/requérante
représentée par Kancelaria Patentowa Elżbieta Piątkowska, Skórzewo, ul. Truskawkowa 12, 60-185 Poznań (Pologne)
contre
Tomasz Kwaśny Teka ul. Kaliska 54
62-700 Turek
Pologne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 897 638 (demande de marque de l’Union européenne no 16 379 299)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2021, R 897/2020-2, Lucky Ducky (fig.)/Lucky Ducky (fig.)

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2017, Tomasz Kwaśny Teka (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion.
2 La demande a été publiée le 24 février 2017.
3 Le 17 mai 2017, AJ GROUP (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article8,paragraphe4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 754 609 pour la marque figurative
déposée le 17 août 2016 et enregistrée le 18 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements pour enfants: vestes pour enfants, Pelerines, slips, robes, sous-jupes, petits chapeaux, hauts pour bébés, gommes [chaussures], chaussures imperméables, vêtements de protection imperméables; Vêtements pour hommes et femmes: Manteaux, manteaux et femmes, slips, jupes, Suits, vestes, Vests, Blouses, Costumes;

Classe 35 — Services de vente au détail, en gros et en vente sur l’internet des produits suivants: Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements pour enfants, à savoir vestes, pelerines, pinces,

---

3
slips, robes, jupes, petits chapeaux, gilets tampons, bottes de bien-être, chaussures imperméables, waders; Vêtements de protection imperméables; Vêtements pour hommes et femmes, à savoir: manteaux, vestes pour hommes et femmes, pantalons, jupes, costumes, vestes, blazers, chemisiers, parapluies et parasols.

6 Par décision du 26 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les «vêtements» compris dans la classe 25 au motif qu’il existait un risque de confusion. L’opposition a été rejetée pour les autres services, à savoir les «services de publicité, de marketing et de promotion» compris dans la classe 35. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), risque de confusion
– Les produits contestés compris dans la classe 25 figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services protégés par la marque antérieure. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les «services de publicité, de marketing et de promotion» sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude.
– Le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits qui ont été jugés identiques. Le territoire pertinent est celui de l’UE.
La combinaison de mots «Lucky Ducky» a une signification mais est parfaitement distinctive pour les produits en cause. L’élément figuratif du droit antérieur sera associé à la protection contre la pluie et est donc faible pour des vêtements. Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
– Les signes ont été jugés fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique. Malgré l’élément faible, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– En raison de l’incidence très limitée de l’élément figuratif de la marque antérieure, en raison de son caractère faible au regard des produits, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion à l’égard du consommateur anglophone.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La division d’opposition rejette l’opposition pour ce motif car elle n’est pas fondée.

---

4
7 Le 12 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juillet 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante soutient que les services contestés compris dans la classe 35 sont complémentaires des produits et services. La demanderesse a demandé des «services de publicité, de marketing et de promotion» sans préciser à quel secteur industriel il s’agit. Il s’agit d’un éventail très large qui pourrait porter sur tous les produits et services visés par l’arrangement de Nice. Les services contestés sont imprécis et peu clairs et, en tant que tels, ils peuvent également porter sur des produits compris dans la classe 25. La division d’opposition n’a pas procédé à une analyse approfondie de la complémentarité des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35.
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les services contestés compris dans la classe 35 ne sont pas uniquement fournis par des sociétés spécialisées. En fait, les «services de publicité en matière de marketing et de promotion» sont les principaux éléments stratégiques de toute entreprise et ces services peuvent être complémentaires des services antérieurs compris dans la classe 35.
– Compte tenu du fait que les signes sont très similaires ou identiques, il existe un risque de confusion également en ce qui concerne les services contestés.
– L’opposante n’a avancé aucun argument concernant le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Portée du recours
11 Le présent recours se limite au rejet de l’opposition pour les services «services de publicité, de marketing et de promotion» compris dans la classe 35, qui ont été jugés différents de tous les produits et services couverts par le droit antérieur.

---

5
Comparaison des produits et services
12 L’opposantesoutient que les «services de publicité, de marketing et de promotion» contestés sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 25 étant donné qu’ils pourraient se rapporter à ces produits.
13 Selon la jurisprudence, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (11/05/2011, T-
74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40). Contrairement aux vêtements antérieurs, qui s’adressent entièrement au grand public (06/12/2018, T-817/16, V, EU:T:2018:880, § 61, 65), tous les services contestés compris dans la classe 35 sont destinés aux entreprises commerciales et aux consommateurs professionnels
(21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, §
34, 36). Par conséquent, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
14 L’opposante insiste sur le fait que chaque entreprise dispose d’un département de marketing et que, par définition, un produit doit faire l’objet d’une promotion. C’est certainement le cas. Toutefois, l’unité de marketing, le département ou la division d’un producteur soutient la vente de ses propres produits et non ceux d’un tiers, a fortiori d’un concurrent.
15 Par conséquent, les produits et services sont différents.
16 L’opposante fait également valoir que les «services de publicité, de marketing et de promotion» contestés sont similaires aux «services de commerce de détail, de gros et de vente sur l’internet des produits suivants: Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements pour enfants, à savoir vestes, pelerines, pinces, slips, robes, jupes, petits chapeaux, gilets tampons, bottes de bien-être, chaussures imperméables, waders; Vêtements de protection imperméables; Vêtements pour hommes et femmes, à savoir: manteaux, vestes pour hommes et femmes, pantalons, jupes, costumes, vestes, blazers, chemisiers, parapluies et parasols».
17 La «publicité» ainsi que les «services de marketing et de promotion» consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour atteindre cet objectif, il est possible d’utiliser de nombreux moyens et produits différents.
18 En tout état de cause, les services contestés de publicité et de promotion des ventes pour des tiers sont des services qui requièrent des compétences spécifiques dans les domaines du marketing, de la communication ou de la conception et sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans la publicité, les relations publiques et la stratégie de conception, le plus souvent par des agences de publicité. Ils fournissent des services sur des stratégies de marketing sur la manière d’attirer l’attention du consommateur final et sur la façon de l’inciter à acheter le produit ou le service du détaillant; toutefois, ces fournisseurs spécialisés ne vendent pas directement les produits en tant que détaillants.

---

6
19 En revanche, les «services de vente au détail, de vente en gros et en gros» sont des services fournis par des détaillants qui vendent essentiellement les produits aux consommateurs. Il s’ensuit que les fournisseurs sont normalement différents. La publicité et la promotion des ventes répondent à des besoins différents, nécessitent des compétences différentes et sont fournies par des entreprises différentes.
20 Les services de vente au détail se concentrent sur les consommateurs finaux qui souhaitent acheter les produits finaux tandis que les services contestés, la publicité et la promotion des ventes, s’adressent au public professionnel — les détaillants qui cherchent à obtenir un service professionnel dans le domaine du marketing, de la conception et des relations publiques afin de renforcer leur position sur le marché. Par conséquent, le public pertinent et leur destination principale sont totalement différents.
21 La chambre de recours relève également que l’approche interprétative extensive adoptée par l’opposante selon laquelle les services de vente au détail comprennent toutes les activités commerciales potentielles est incorrecte. Le but ultime de la vente au détail est de vendre les produits au consommateur final et, par exemple, dans le cas d’un petit détaillant sans employés qui décide de réaliser toutes ses activités par lui-même, cela ne signifie pas que les services de vente au détail, en général, comprennent tous les domaines d’activités susceptibles d’être liés à la vente, tout comme la location de locaux, les conseils comptables, fiscaux et juridiques, etc.
22 La similitude entre les produits et services doit être déterminée du point de vue économique du consommateur (client, acheteur) et non de celui du fournisseur
(26/08/2016, R 377/2016-4, IKRAM/IKRAM, § 26; 04/08/2011, R 2223/2010-4,
FUSSBALL HALL OF FAME/FUSSBALL MALL OF AME, § 21, 35).
23 L’argument de l’opposante selon lequel les services en conflit seraient complémentaires ne saurait être retenu. En effet, lorsque des produits et services s’adressent à un public différent, cela exclut toute complémentarité entre eux (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). La définition de la jurisprudence implique que les produits ou services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Le simple fait qu’une entreprise commerciale active dans la production ou la prestation de produits ou de services A doit faire usage de produits et de services B ne rend pas ceux-ci similaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 58).
24 Les «services de vente au détail» antérieurs ne requièrent pas l’utilisation parallèle des services contestés de «publicité». Il dépend de la décision du détaillant de décider s’il décide de recourir ou non à un fournisseur de publicité externe. Toutefois, l’essence de la vente au détail est la vente de produits au consommateur, indépendamment de la question de savoir si le détaillant utilise ou non une forme de publicité. Au contraire, le fait que le public ciblé soit différent en général exclut toute similitude entre les produits et services (03/05/2012, T-270/10, Karra,
EU:T:2012:212, § 53).

---

7
25 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T-443/05,
PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 48; 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB/ST, § 20).
26 Le fait que certains services puissent inclure d’autres services n’entraîne pas nécessairement une similitude entre eux. Selon une pratique constante de l’Office et ses directives, lorsque certains services ne soutiennent ou complètent qu’un autre service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires (Directives,
Partie C, Opposition, Section 3, Similitude des produits et services, point 3.2.4.2
«Produits/services annexes: non complémentaires»).
27 L’essence ultime de la vente au détail est l’acte de vente aux consommateurs, mais elle n’exige pas l’utilisation parallèle des services contestés compris dans la classe 35.
28 Il s’ensuit que les services comparés sont différents dans la mesure où ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents, ont une nature et une destination principale différentes, et diffèrent par leurs fournisseurs et par le public pertinent.
29 La Chambre confirme donc la conclusion de la Division d’opposition selon laquelle les produits et services en cause sont dissimilaires.
30 Étant donné que les produits et services en cause sont différents, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas remplie et il ne saurait exister de risque de confusion entre les signes en conflit.
31 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
33 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.

---

Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin H. Salmi