DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 826 (INVALIDITY)
Ontro Limited, 2 Chitty Street, W1T 4AP London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Niall Tierney, Galway Technology Centre Mervue Business Park, H91 D932 Galway City, Galway, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 30320 Atlanta, Georgia, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque
de l’Union européenne no 8 149 941 (marque figurative), (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 39.
La demande est fondée sur des marques non enregistrées pour le signe verbal «SKYCLUB», dont la portée n’est pas seulement locale dans la vie des affaires: Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, France, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Croatie, Chypre, Union européenne (ci-après l’ «EUIPO» comme indiqué dans la demande), l’Estonie, l’Italie et l’Espagne, respectivement, en ce qui concerne les services d’agences de voyages, pour lesquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à la demande en nullité du 01/12/2020, la demanderesse fait valoir qu’elle a commercialisé sous la marque «SKYCLUB», en association avec celle-ci, au moins dès 2004, tant au Royaume-Uni que dans tous les États

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membres de l’Union européenne.Elle soutient qu’elle a utilisé la marque concernée dans tous les États membres pour des services d’agences de voyages, qu’elle a établi une renommée de sa marque dont la portée n’est pas seulement locale dans une partie substantielle de l’Union et qu’elle a développé un goodwill important de sorte qu’elle possède des droits en matière d’usurpation d’appellation au sens de Reckitt indirects Colman Ltd v Borden Inc [1990] 1 All R. 873. La demanderesse montre en outre qu’elle possède un goodwill/une renommée substantielle acquis par l’usage du signe antérieur «SKYCLUB», de sorte que l’usage fait par la titulaire de la MUE contestée constitue une présentation trompeuse susceptible d’entraîner une tromperie et/ou une confusion, ce qui entraîne un risque de préjudice au goodwill ou à l’activité du signe antérieur de la demanderesse. La demanderesse cite ensuite les dispositions de la législation nationale qu’elle entend invoquer en ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, la France, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède et demande la nullité de la marque de l’Union européenne contestée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En ce quiconcerne les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), la demanderesse fait valoir que la titulaire n’a jamais utilisé la marque et n’a eu aucune intention de le faire au sein de l’Union européenne. En outre, la mauvaise foi de la titulaire résulterait également du fait que, sur la base de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est opposée à la demande de marque britannique no 3 213 230 de la demanderesse et a annulé l’enregistrement de la marque britannique no 2 552 169 de la demanderesse. La demanderesse affirme également que «dans le même temps, la titulaire de la marque de l’Union européenne cherchait à obtenir un accord avec la requérante en vue de partager le marché du mot SkyClub en association avec la fourniture de services d’agence de voyages, dont la requérante jouissait exclusivement depuis plus de 16 ans».Par conséquent, de l’avis de la demanderesse, la titulaire de la MUE a déposé la demande de marque de l’Union européenne contestée non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de la demanderesse ou à l’intention d’obtenir, en ciblant la demanderesse, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine au sens de l’arrêt dans l’affaire C-371/18, Sky plc, Sky International AG, Sky UK, Sky UK Ltd v Skyick Inc.
Le 13/01/2021, la demanderesse a demandé¹ à l’Office de réunir en une seule procédure la présente demande en nullité et la procédure de déchéance no 44 408, également engagée par la demanderesse contre la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office. La titulaire a déposé des observations le 27/01/2021, mais uniquement dans le cadre de la demande de jonction de la demanderesse.
A. Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur plusieurs marques non enregistrées pour le signe verbal «SKYCLUB» (voir section «Motifs» ci-dessus).
¹Le 01/02/2021, l’Office a informé les deux parties que la demande de la demanderesse ne pouvait être acceptée et que le délai en attente pour la titulaire de la MUE pour présenter des observations en réponse à la demande en nullité restait le même (à savoir 12/02/2021).

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Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

Les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antrieur doit avoir t utilis dans la vie des affaires dont la porte nest pas seulement locale avant la date de dpt de la marque conteste;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dpt de la marque conteste, la demanderesse a acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullit est fonde, y compris le droit dinterdire lutilisation dune marque plus rcente;
Les conditions dans lesquelles lutilisation dune marque plus rcente peut tre interdite sont remplies en ce qui concerne la marque conteste.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant).Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15].L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU: T: 2013: 553).Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit toujours exister au moment où l’opposition est formée. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit toujours exister au moment du dépôt de la demande. Cela suppose normalement que le signe en cause doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU: T: 2013: 553, § 26, 27).
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
A1. Marque non enregistrée «SKYCLUB» dans l’Union européenne

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées par le droit de l’Union européenne. Par conséquent, de tels droits ne peuvent être valablement considérés comme une base pour une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement

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avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’ils n’existent pas en tant que tels. En conséquence, la présente demande doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur une marque non enregistrée «SKYCLUB» «détenue» dans l’Union européenne.

A2. Marque non enregistrée «SKYCLUB» au Royaume-Uni

Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, libellé en l’espèce, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que la demande en nullité ne repose plus sur une base valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur une marque non enregistrée «SKYCLUB» qui aurait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni.

A3. Marques non enregistrées «SKYCLUB» en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, France, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Croatie, Chypre, Estonie, Italie et Espagne, respectivement

a) usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de droits revendiqués pour lesquels le demandeur ne produit pas de preuve appropriée;
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande. En particulier, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir des preuves démontrant l’usage de ce droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale (soulignement ajouté), ainsi que des preuves de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la

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législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 16, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe2, point d), du RDMUE].

La demanderesse n’a produit aucune preuve, le ou avant la clôture de la phase contradictoire de la procédure, afin de prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans les États membres revendiqués.
b) Conclusion

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE, si le demandeur n’a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis pour étayer sa demande, la demande est rejetée comme non fondée.
Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et sur les marques non enregistrées «SKYCLUB» en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, France, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Croatie, Chypre, Estonie, Italie et Espagne, respectivement.
B. causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi

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Les circonstances invoquées par la demanderesse dans la présente procédure ont été exposées ci-dessus dans la section «Résumé des arguments des parties».
La division d’annulation rappelle d’emblée que, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limitera son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).La demanderesse en nullité doit établir les circonstances qui permettent de conclure que la MUE a été demandée de mauvaise foi. La bonne foi du demandeur de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU: T: 2019: 357, § 34 et jurisprudence citée).
En l’espèce, lerequérant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Une simple référence à l’arrêt du 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU: C: 2020: 45 ne suffit pas à établir l’intention malhonnête du titulaire.
Dans le même ordre d’idées, le dépôt d’oppositions/demandes d’annulation en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
Comme illustré ci-dessus, la demanderesse n’a pas avancé suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. En outre, elle n’a produit aucun élément de preuve. Les allégations non étayées ne permettent pas de démontrer une intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne en demandant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La requérante n’ayant en aucun cas obtenu gain de cause, il y a lieu de rejeter la demande en nullité dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation

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Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.