LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 15 mars 2021
Dans l’affaire R 975/2020-1
Karolien Dehaen De Nachtegaal 25A
2970 Schilde
Belgique Demanderesse en nullité/requérante
représentée par VAN Innis majoritaire DELARUE, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen (Belgique)
contre
Organisation géographique nationale 1145 17th Street N.W.
Washington D.C. 20036-4688
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par TRADEMARK CAFE LIMITED, Cricket Chambers, 16 Ranelagh Grove, St Peters, Broadstairs CT10 2TE (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 021 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 419 731)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/03/2021, R 975/2020-1, National geographic

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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2010, National Geographique Society (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GÉOGRAPHIQUE NATIONALE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements, chaussures,gouttières;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants.
2 La demande a été publiée le 2 décembre 2010 et la marque a été enregistrée le 11 mars 2011. Elle a été renouvelée pour l’ensemble des produits et services le 29 septembre 2020.
3 Le 26 mai 2016, M^me Karolien Dehaen (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 2 novembre 2016, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage. Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers, elles sont énumérées dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Une déclaration sous serment datée du 2 novembre 2016 du vice-président de la titulaire et de son conseiller général principal, ainsi que ses pièces
(énumérées ci-dessous).
Selon cette déclaration, la titulaire est une organisation sans but lucratif fondée en 1888 et organisée selon les droits américains. Elle publie une revue connue «Geographie nationale» sur la géographie, l’histoire et la culture mondiale, avec une diffusion mondiale d’environ 6.7 millions par mois. En 1997, elles ont lancé leurs premières chaînes de télévision en Australie, en
Europe et au Royaume-Uni.

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La titulaire est présente sur les médias sociaux tels que Twitter, Pintérêt,
Instagram, YouTube, Facebook et Google +. Elle a établi une renommée dans l’UE en tant qu’indication de l’origine et de l’authenticité de produits, y compris lesproduits contestés provenant de la titulaire, de ses sociétés liées et de licenciés autorisés.
Le magasin en ligne de la titulaire (accessible aux consommateurs de l’UE) propose un large éventail de produits, y compris des vêtements, chaussures et chapellerie nationaux de marque géographique.
Latitulaire a également conclu des contrats de licence avec des tiers pour commercialiser des produits de la marque géographique nationale, en particulier dans l’UE, y compris ceux faisant l’objet d’une annulation. L’un des licenciés était autorisé à développer des points de vente au détail dans l’UE pour distribuer divers produits marqués géographiquement. En 2008, le premier magasin national géographique a été ouvert au Royaume-Uni
(Londres) et, en 2010, deux magasins ont été ouverts en Espagne (Malaga jusqu’en 2011 et Madrid). Les produits de marque géographique nationale sont également commercialisés dans des points de vente au détail de plus grande taille, tels que la Corte Ingles en Espagne. Des magasins ont également été ouverts en Italie et en Irlande. Entre 2013 et 2014, les ventes totales des produits contestés dépassaient 1 000 000 EUR. Les produits étaient également disponibles en ligne sur le site internet de la titulaire et sur le site Amazon.
La titulaire a également conclu une licence avec Buffera Ltd. pour l’usage de la marque «National Geographical» pour des produits de chapellerie (décrits comme des «accessoires pour les cheveux» dans les factures produites en pièce 19) en 2008. La titulaire a également conclu un accord de licence avec Uniqlo Co. Ltd. en 2012 concernant l’utilisation du signe contesté pour des tee-shirts.
Pièce JMF1: extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia concernant la titulaire «National Geographical Society», le Magazine «National
Geographical» (publié de manière continue depuis 1888) et «National
Geographical Channel» (chaîne de télévision détenue par la titulaire).
Pièce JMF2: extraits de divers médias sociaux (Twitter, Pintérêt, Instagram, YouTube, Facebook et Google +) — pages pour «Geographie nationale» montrant que la titulaire compte 13.8 millions de abonnés sur Twitter et 61.8 millions de abonnés sur Instagram.
Pièces JMF3-1 et JMF3-2: tableau présentant des «catalogues de commandes par pays de l’UE» — la description des produits incluait ce qui suit: casquettes, tee-shirts, jupes, vestes, chapellerie, manteaux, cardigan, sandales, tuniques, chaussettes, sweat-shirts, shorts, photographies correspondantes de certains de ces articles (tels que casquettes, tee-shirts)

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portant le signe «Geographie nationale», comme suit:
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La titulaire a également fourni des tickets de commande pour les mêmes produits, datés de 2011 à 2016 et adressés à des clients en Grèce, en Espagne, en Croatie, au Luxembourg et en Autriche, en Slovaquie, en Finlande et au
Royaume-Uni.
Pièce JMF3-3: des photos de vêtements et d’articles de chaussures portant le signe «Geographical National» tel qu’il a été enregistré ou non
.
Pièce JMF4: article, daté de octobre 2015, intitulé «Motifs nationaux géographiques Relationship with IMG» concernant la licence accordée par la titulaire à IMG pour distribuer des produits de la marque géographique nationale, y compris des vêtements.
Pièce JMF5: des images montrant l’usage de la marque sur des vêtements et des chaussures (par exemple, des manteaux, des pulls, des tee-shirts, des pantalons, des chemises, des casquettes, des chaussures). Le signe contesté est apposé sur les produits.
Pièce JMF6: articles, datés de novembre 2008, concernant l’ouverture du magasin de vente au détail «national Geographique» à Londres à partir de The Guardian: «La géographie nationale ouvre un nouveau monde d’achat sur Regent Street» et Retail Week: «Géographie nationale: International Geographique». Des images de Regent’s Store «National Geographical»; divers articles d’habillement, chaussures et accessoires sont visibles.
Pièce JMF7: article de Retail Week (09/10/2009): «The tail Interiors Awards 2009 — C’est ce qui compte à l’intérieur», mentionnant que le magasin
«Geographique National» à Londres a remporté le prix pour la «destination de détail de l’année».

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Pièce JMF8: article, daté du 14/11/2011, de Retail Week: «National Geographique to open in Knightsbridge» concernant la délocalisation du magasin de vente au détail à Londres et les images du magasin (y compris des articles vestimentaires).
Pièce JMF9: communiqué de presse daté du 22/03/2010: «Le site géographique national ouvre une première boutique en Espagne».
Pièce JMF10: des photos du magasin phare national de la géographie à Madrid (y compris des articles vestimentaires).
Pièce JMF11: article du 09/12/2010, de Globedia: «El Corte Ingles open space for National Geographique in its shopping Centre» (espaces ouverts d’El Corte Ingles dans ses centres commerciaux) et Europa Press datée du 07/12/2010: «National Geographique ouvre une boutique à Palma».
Pièce JMF12: des photos du magasin «National Geographical store à l’aéroport de Rome Fiumicino» (y compris des articles vestimentaires).
Pièce JMF13: articles du communiqué de presse, datés de juin 2014: «Nouveau magasin national géographique ouvert à l’aéroport de Dublin» et du rapport de Moodie Davitt intitulé «National Geographical open first store store in Dublin Airport T1».
Pièces JMF14-1 à JMF14-13: des factures adressées au licencié de la titulaire de la marque Worldwide Retail sore S.L. (ou WRS) pour la fabrication de vêtements, de chaussures et de produits de chapellerie, datées de la période pertinente (2012-2014), et des photographies de certains des produits concernés portant la «géographie nationale». Ils sont destinés à des clients dans l’UE (Espagne et Royaume-Uni). Le signe est représenté sur certaines des factures. Dans d’autres factures, le logo «Geographie nationale» est indiqué dans la description des produits.
Pièces JMF15-1 à JMF16-10: des factures de vêtements, chaussures et produits de chapellerie de WRS à des magasins de vente au détail «national
Geographique» et des distributeurs agréés, notamment en Espagne, en France et au Royaume-Uni, datées de la période 2011-2014;
Pièce JMF17: factures de chaussures et d’articles vestimentaires de WRS adressées à El Corte Inglés, S.A., datées de 2014 et 2015;
Pièces JMF18-1 et 18-2: factures pour des articles vestimentaires (vêtements, tee-shirts) de WRS à Amazon EU SARL (BuyVIP) en Espagne, datées de 2015. Amazon EU SARL est un club de vente au détail uniquement pour les membres. Les deux factures portent sur un total d’environ 20 000 produits.
Pièce JMF18-3: Facture pour des articles vestimentaires (mode, tee-shirts) de WRS à vente-privee.com SA en France, datée de 2015. Vente-
Privées.com est une plateforme de réduction en ligne spécialisée dans les

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ventes en fin de ligne et de fin de saison. La facture concerne un total de
17 000 articles environ.
Pièce JMF19: extraits du site web de la boutique britannique «National Geographical»(www.shopnatgeo.co.uk) datant de 2014, obtenus auprès de l’archive internet Wayback Machine. Les articles vestimentaires sont énumérés à la vente.
Pièces JMF20-1 et JMF20-2: tableaux intitulés «National Geographical buff (licenciée de la titulaire) dans les pays de l’UE», pour la période 2012-2015, et extraits du site web www.buffstore.eu, datant de la période 2011-2015, obtenus de l’archive internet Wayback Machine, montrant des articles de chapellerie appelés «buff géographique national» (foulards, foulards, bandeaux pour cheveux, coiffures et accessoires pour cheveux).
Pièce JMF21: extraits du site internet britannique d’Uniqlo, datant de 2013, obtenus auprès de l’archive internet Wayback Machine, montrant des t-shirts «géographiques nationaux».
Pièces JMF22-1 et JMF22-2: extraits des sites web Amazon (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) imprimés le 18/10/2016, montrant des articles vestimentaires (par exemple vestes, pantalons, ceintures) portant
la marquecontestée «Geographie nationale» ,
5 Le 28 septembre 2018, la titulaire a présenté des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la demanderesse.
Annexe 1: extraits du site Internet de la titulaire shop.nationalgeographic.com, obtenus de Wayback Machine Internet
Archive, datés de 2014-2016 montrant des produits vestimentaires proposés à
la vente sous la marque (chandails, vestes…).
Annexe 2: extrait du site internet de la titulaire shop.nationalgeographic.com, obtenu auprès de Wayback Machine Internet Archive, daté du 04/2016. Ils mentionnent «Shop National Geographical people’s clothing for the comfortable, durable, fonctionnel, et voyage inspiré de cultures à travers le monde…» et «Shop National Geographical clothing for versatile, beau tils wardrobe perfect pour le voyage ou la nuit de la ville».
Annexe 3: illustration des factures adressées par WRS à des clients au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Espagne et en France pour la vente de

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produits «géographiques nationaux» au cours de la période pertinente, fournissant des photos de produits énumérés dans les factures, identifiées par leurs descriptions et leurs codes d’articles.
6 Par décision du 5 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, c’est-à-dire du 26/05/2011 au 25/05/2016 inclus.
La plupart des éléments de preuve, en particulier les factures et certains extraits de sites internet de vente au détail (pièces JMF19, JMF21), datent de la période pertinente.
Certains des éléments de preuve sont antérieurs et postérieurs à cette période. Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’évaluer plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque
Les éléments de preuve, en particulier les extraits de sites web et les factures, concernent plusieurs pays de l’UE, notamment l’Espagne et le Royaume-Uni.
À cetégard, il peut être déduit des éléments de preuve (déclaration sous serment et corroborés par les pièces) que certains produits sont fabriqués en dehors de l’Union européenne et ensuite importés pour être vendus dans des magasins de détail situés dans l’UE (Espagne, Italie et Royaume-Uni) ou par des sites web accessibles aux consommateurs de l’UE (Amazon, Ventes- privées.com ou le site internet de la titulaire). Elle constitue une preuve de l’usage au sein de l’UE.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les factures et les extraits des sites web, sont datés régulièrement pendant toute la période pertinente et montrent la fréquence de l’usage de la marque contestée au cours de cette période. Selon la déclaration sous serment, entre 2013 et 2014, la titulaire a vendu des vêtements et des chaussures de marque nationale à plus de 1 000 000 EUR. En outre, il peut être déduit des factures que, entre 2012 et 2014, un total de près de 80 000 vêtements et articles de chaussures ont été fabriqués et importés dans l’Union européenne par le licencié de la titulaire (pièces JMF14-1 à JMF14-13). La titulaire a également fourni une liste de produits vendus dans divers pays de l’Union européenne au cours de la période pertinente, qui s’élèvent à environ 17 000 USD — soit approximativement 155 000 EUR (pièces JMF3-1).

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La plupart des éléments de preuve démontrent un usage du signe tel qu’il a été enregistré, ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée. Bien que l’usage de la marque contestée varie et que, dans certains éléments de preuve, les éléments verbaux soient utilisés dans un signe figuratif comprenant des éléments supplémentaires, cela n’affecte pas le caractère distinctif étant donné que les éléments supplémentaires (le carré et/ou l’utilisation de couleurs) sont une forme géométrique courante et/ou de nature purement décorative et sont donc non distinctifs (29/09/2011, 415/09,
Fishbone, EU:T:2011:550, § 63).
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque, en particulier pour les produits contestés. Cela peut être déduit en particulier des photos des magasins de la titulaire et d’extraits des sites internet de la titulaire sur lesquels le signe est représenté pour des vêtements et des articles de chaussures. Elle est également corroborée, par exemple, par les factures montrant la fabrication de tels produits par le licencié de la titulaire.
La MUE a été utilisée en tant que marque. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne considérés dans leur ensemble montrent que le signe contesté était apposé sur les produits et/ou sur leurs étiquettes. Elle était également présentée en relation avec les produits pertinents sur les sites internet de la titulaire et utilisée comme partie de la description des produits sur les sites web des distributeurs tels qu’Amazon.
A cet égard, la demanderesse considère qu’une telle utilisation ne constitue pas un usage en tant qu’indication de l’origine des produits puisque les consommateurs associeront le nom «NATIONAL GEOGRAPHIC» aux activités de la titulaire de la vie sauvage et de la planète et non au nom du fabricant des produits. Elle a également relevé que certains des produits portant le signe «NATIONAL GEOGRAPHIC» portent également un autre signe. La demanderesse a conclu qu’en raison de la renommée de la titulaire, l’usage du signe contesté en relation avec des vêtements et des articles de chaussures ne constitue pas un usage en tant que marque (indication de l’origine) mais de merchandising pour la promotion des activités de la titulaire.
En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée notamment pour des produits compris dans la classe 25 et les éléments de preuve montrent que le signe est apposé sur des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie comme suit:

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ou .
En outre, le fait que le titulaire puisse jouir d’une renommée par rapport à d’autres activités ne l’empêche pas de vendre des produits sans rapport avec ces activités. La démonstration d’un usage sérieux de la marque n’implique pas une démonstration de la renommée de la marque pour les produits pertinents, mais l’usage du signe sur le marché pour identifier les produits, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne (ou ses distributeurs et licenciés autorisés) a commercialisé des produits portant le signe contesté dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage, pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements et chaussures
7 Le 18 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juin 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 août 2020, la titulaire de la marque de
l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
9 Le 25 janvier 2017, dans la procédure d’annulation parallèle no 14 390 C, VF INTERNATIONAL SAGL a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Par décision du 28 mai 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et la première chambre de recours a confirmé le rejet par décision du
21/05/2020, R 1665/2019-1, National Geographical/ Geographical. Cette dernière

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décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, attribué sous le numéro T- 517/20, qui est toujours pendant.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 La procédure de nullité contre la marque antérieure pourrait avoir une incidence sur le présent recours étant donné qu’elle concerne les mêmes produits compris dans la classe 25. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la validité de la marque antérieure dans la procédure d’annulation no 14 390 C.
13 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. Les chambres de recours sont invitées à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
14 Dans les cas où la marque antérieure est menacée, il convient plutôt de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de la demande en déchéance.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation parallèle no 14 390 C.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:

Signature
H. Dijkema