DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 34 865 (NULLITÉ)
Olivier Verneau, 1 Avenue Ansaldi, 06200 Nice, France (demandeur), représentée par Omnipat, 24, place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix en Provence, France (représentant professionnel)
c o n t r e
L’Oréal, 14, rue Royale, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 13/08/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 07/05/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°15 874 928 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 29/09/2016 et enregistrée le 11/01/2017. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Parfums; Eaux de toilette; Eau de Cologne; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles essentielles. Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur affirme que la titulaire tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage. La jurisprudence admet que la titulaire d’une MUE puisse, conformément à la pratique commerciale normale, réaliser un nouveau dépôt s’il cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsque son logo a évolué (Arrêt « Pelikan » du 13/12/2012, T- 136/11). En l’espèce, le demandeur considère que la MUE contestée ne présente aucun graphisme particulier. La police utilisée est banale et ne permet pas de considérer le dépôt comme un dépôt figuratif. Il n’y a par conséquent aucune évolution du signe lui-même. On ne peut donc voir dans le nouveau dépôt une volonté de la société L’Oréal de déposer une marque

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modernisée. Par ailleurs, la liste des produits visés par la MUE contestée ne couvre aucun produit qui n’était pas déjà visé par la MUE antérieure de 2007. La MUE contestée n’étend donc pas la protection de l’ancienne marque à de nouveaux produits. La MUE contestée est citée dans l’opposition n° B 3 067 784 mais elle n’est pas utilisée pour les produits qu’elle couvre, à savoir des produits de parfumerie qui sont déjà couverts plus largement par la marque antérieure de 2007. Le dépôt en 2016 de la MUE contestée visait donc seulement à prolonger la protection de cette marque en relation avec de tels produits, et à empêcher les tiers de commercialiser de tels produits avec un signe similaire. La seule marque utilisée par la société L’Oréal pour désigner des produits de parfumerie est la MUE marque « go NAKED » n° 15 706 526. Or, cette marque a été déposée antérieurement à la MUE contestée. La société L’Oréal n’avait donc aucunement besoin de redéposer une marque NAKED en septembre 2016, sachant que ses produits étaient déjà protégés par la marque « go NAKED ». On peut considérer que le nouveau dépôt était «dénué de logique sur le plan commercial» pour L’Oréal. En réalité, ce nouveau dépôt visait seulement à prolonger des droits sur le signe NAKED seul, non exploité en pratique pour les produits couverts par la MUE contestée. L’objectif de la société L’Oréal, en déposant la MUE contestée, était donc clairement d’empêcher les tiers d’entrer sur le marché de produits de parfumerie. La titulaire a formé l’opposition n° B 3 067 784 à l’encontre de la demande de MUE « naked twice » n° 17 929 223 déposée par le demandeur en nullité. Dans le cadre de ce litige, la société L’Oréal n’a pas invoqué comme doit antérieur sa MUE NAKED n° 5 773 511 de 2007, mais la MUE contestée. Ce choix ne peut être justifié que par le souci d’éviter d’avoir à apporter des preuves d’usage de la marque NAKED de 2007. En effet, en dehors de ce motif, on ne voit pas pourquoi la marque de 2007 n’a pas été choisie comme base dans la cadre de l’opposition, alors que :

- d’une part, la marque de 2007 est une marque purement verbale ;
- d’autre part, la marque de 2007 couvrait des produits plus larges que celle de 2016 et notamment des cosmétiques, produits également visés par la demande d’enregistrement contestée dans le cadre de l’opposition. Les « cosmétiques » sont par ailleurs des produits identiques ou similaires à tous les autres produits visés par cette dernière en classe 3.

Etant noté que la MUE contestée ne désigne pas expressément les cosmétiques, le choix d’engager cette marque dans l’opposition n° B 3 067 784 confirme donc :

- que la société L’Oréal voulait éviter d’engager dans l’opposition une marque susceptible de déchéance pour non usage afin d’éviter de perdre ses droits sur cette marque. Dans le cas contraire, elle aurait privilégié la marque de 2007 dans cette opposition.

- que la société L’Oréal considère elle-même la MUE contestée de 2016 comme une marque purement verbale. Dans le cas contraire, elle aurait également privilégié la marque de 2007 dans cette opposition. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les arguments qu’elle présente dans le cadre de l’opposition.

La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque déposée en 2007 fut transférée à L’Oréal. Par conséquent, L’Oréal n’a pas choisi la liste des produits demandés sous la marque no. 5 773 511 NAKED. Le 29/09/2016,

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L’Oréal a demandé l’enregistrement de la marque figurative contestée spécifiquement pour des produits de parfumerie. La marque a été enregistrée le 11/01/2017 sous le numéro 15 874 928. En mai 2016, l’équipe juridique de L’Oréal fut approchée par l’équipe de marketing d’Urban Decay Cosmetics (société spécialisée en produits de beauté basée en Californie, acquise par L’Oréal en 2012) afin d’effectuer des recherches sur le nom/la marque « Go Naked » pour une huile parfumée. Pendant les discussions des résultats de la recherche concernant les marchés américains et non-américains, l’équipe de marketing a mentionné son intention de lancer un parfum NAKED en 2018. La fragrance 'Go Naked’ est une huile parfumée qui devrait être lancée pour les fêtes de fin d’année. Une fois ce produit lancé et en fonction des ventes, il était prévu de lancer « Naked » comme Eau de Parfum pour 2018. Le lancement de « Go Naked » devait servir de test car il s’agissait d’un nouveau concept.

En l’été 2016, L’Oréal a donc jugé nécessaire de réviser son portefeuille « NAKED
». Étant donné que l’enregistrement de marque principal sur lequel ils s’appuyaient dans l’UE pour le nouveau produit « Naked » projeté, était l’enregistrement EUTM no. 5 773 511 pour la marque verbale NAKED, acquise auprès d’un tiers en 2014, L’Oréal a jugé approprié de déposer une demande de marque comprenant la police spécifique dans laquelle cette marque serait utilisée par L’Oréal/Urban Decay, couvrant spécifiquement des parfums (produits pour lesquels ils prévoyaient d’utiliser la marque en 2018) et des produits similaires. Le dépôt de marque qu’ils ont finalement déposé est la marque contestée, la MUE 15 874 928. L’échange de courriels, inclus dans les pièces jointes 3 à 6, montre une intention réelle, au moment du dépôt, d’usage de la marque sur un parfum. En outre, il n’y avait manifestement aucune intention ici de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un monopole à d’autres fins que de remplir les fonctions d’une marque. En conclusion, le dépôt de la MUE contestée répond à une logique et à une stratégie commerciale, sans aucune intention malhonnête. La police de caractère spécifique utilisée dans la marque figurative contestée ainsi que le fait que les lettres A et D de celles-ci ne soient pas complètement fermées, sont des caractéristiques de cette marque qui ne coïncident pas avec la marque verbale antérieure. En conclusion, contrairement à ce qu’affirme le demandeur en nullité, ces caractéristiques impliquent que la marque contestée est une marque figurative, et non purement verbale, comme la marque antérieure 5 773 511 NAKED. L’Oréal a utilisé et utilise actuellement sa marque 5 773 511 NAKED pour une large gamme de cosmétiques sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. La marque contestée n’a pas été présentée avec une intention malhonnête. Ce dépôt visait seulement à enregistrer – pour le nouveau produit mentionné en mai 2016 – un parfum avec la marque telle qu’ils comptaient l’utiliser. L’Oréal a procédé de la même manière lors de l’enregistrement de la MUE no. 15 706 526, pour la nouvelle « huile parfumée » qui était prévue pour un lancement fin 2016. Ainsi, le dépôt de la marque contestée ne visait aucunement à prolonger la protection de la marque verbale NAKED en relation avec des parfums ou des produits similaires mais à protéger la marque en vue du lancement d’un parfum sous ce nom. Contrairement à ce que soutient le demandeur en nullité, la raison pour laquelle l’opposition était fondée uniquement sur la marque 15 874 928 était la négociation en cours avec le demandeur en nullité et non une intention obscure d’éviter la présentation de preuves d’usage sérieux de la MUE antérieure, utilisée pour des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels la MUE 17 929 223 « naked twice » a été demandée, tel que l’on pourra vérifier grâce aux

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éléments de preuve présentés dans la procédure parallèle de déchéance no. 35 304C.
Elle a déposé des preuves confidentielles au support de ses observations sans liste qui ne seront décrites par conséquent que de façon générale:

Pièce jointe 1 : 01/07/2014, transfert de la MUE no. 5 773 511 au nom de L’Oréal
Pièce jointe 2 : Communiqué de presse sur le site de www.loreal.com daté de novembre 2012 au sujet de l’acquisition de la marque URBAN DECAY.
Pièce jointe 3 : Courrier électronique daté du 19/05/2016 envoyé par le Product Development Assistant Manager d’Urban Decay Cosmetics à un destinataire invisible au sujet d’une recherche sur 'Go Naked’ pour le nom d’un parfum (en anglais traduit dans les observations).

Pièce jointe 4 : Courrier électronique daté du 21/06/2016, envoyé par le Product Development Assistant Manager d’Urban Decay à un destinataire invisible au sujet d’une huile parfumée 'Go Naked’ mentionnant le lancement d’une EDP NAKED pour 2018 (en anglais traduit dans les observations).

Pièce jointe 5 : Courrier électronique daté du 24/06/2016, envoyé par le Product Development Asssitant Manager d’Urban Decay mentionnant que (la marque) Naked est extrêmement importante pour Urban Decay. À l’heure actuelle, il s’agit d’une franchise en soi et nous avons des produits dans toutes les catégories (palettes, yeux, lèvres, fonds de teint, illuminateurs, etc). Nous avons Naked, qui est utilisé sur nos produits de couleur / maquillage, et Naked Skin, notre produit pour le visage (Fond de teint, One & One, nouveau kit de contour sous le nom Shapeshifter ou High / Low). Nous avons ensuite Go Naked, qui sera le lancement de l’huile parfumée, prévue pour un lancement en décembre 2016. Si cela marche, nous envisageons de lancer un parfum Naked plus classique au cours de l’année 2018 ”.

Pièce jointe 6 : Courriers électroniques datées du 04/11/2016, envoyés par L’Oréal mentionnant le lancement de « GO NAKED » aux US et au Canada et le projet de continuer avec un parfum Naked peut-être aussi en 2018.

Pièce jointe 7 : Articles en français concernant le lancement de « go NAKED » pour des huiles parfumées sur les sites de Fragrantia, Cosmopolitan, Bellattitude, Paulette Magazine et Urbandecay.

Le demandeur répond que le 31/08/2018, il recevait une lettre de la société L’Oréal dans laquelle celle-ci se prévalait de posséder une «famille de marques NAKED» et lui demandait, notamment, de supprimer tous les produits de la classe 3 de sa demande d’enregistrement « naked twice ». Les marques citées comme formant la «famille de marques NAKED» étaient les MUE NAKED BASICS et NAKED SKIN, les marques françaises NAKED ILLUMINATED et NAKED SCORCHED, les marques américaines NAKED2 et NAKED BASICS et les marques chinoises NAKED BASICS et NAKED HEAT. Le demandeur souligne que ni la MUE NAKED N° 15 874 928 objet de la présente demande en nullité, ni la MUE NAKED N° 5 773 511 objet d’une demande en déchéance connexe n’étaient citées dans

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cette lettre. Selon la titulaire, le fait que les lettres A et D ne soient pas complètement fermées dans le signe suffit à considérer cette marque comme «figurative». L’absence de fermeture de ces lettres est pourtant, d’après le demandeur, à peine visible et la police utilisée est une police classique. Les quelques photos d’un échantillon de parfum NAKED ne suffisent pas à démontrer la matérialité du projet. Ainsi, si un projet de parfum nommé simplement «NAKED» avait réellement été envisagé en 2016, ce qui n’est pas réellement prouvé par les échanges ci-dessus, dans ce cas, la mauvaise foi qui découle du nouveau dépôt serait également prouvée. En effet, L’Oréal savait en 2016 qu’elle ne pourrait contester aucune nouvelle marque comportant le terme NAKED déposée par des tiers dans l’attente du lancement de son nouveau parfum (prétendument prévu pour 2018) sur la base de sa marque antérieure NAKED de 2007 sans risquer la déchéance de cette marque. Elle a donc, par le nouveau dépôt de 2016, cherché à prolonger la période de grâce pour défaut d’usage de sa marque NAKED pour les parfums, qu’elle n’utilisait pas depuis 2007 et toujours pas en 2016, et ce, dans l’éventualité d’un usage incertain en 2018. Elle avait donc en 2016 besoin d’une prolongation de ce délai de grâce. L’Oréal indique que « la seule raison du choix de la base de l’opposition est la négociation en cours avec le demandeur ». Cet argument n’est évidemment pas recevable car L’Oréal savait pertinemment que pour avoir des chances de gagner l’opposition en ce qui concerne notamment les parfums, elle n’avait pas d’autre choix que d’utiliser cette seule base non susceptible de déchéance pour non usage. Le dépôt de 2016 démontre donc clairement cette volonté de proroger les effets de la marque antérieure purement verbale NAKED.

Il dépose les éléments suivant au soutien de ses affirmations :

Annexe 1 : Lettre de L’Oréal au demandeur en date du 31/08/2018
Annexe 2 : Réponse du demandeur à L’Oréal du 19/10/2018
Annexe 3 : Autres marques UE et françaises comportant NAKED en classe 3 détenues par des tiers
Annexe 4 : Marques NAKED détenues par L’Oréal
La titulaire, dans sa réponse finale, considère qu’un aspect important de sa stratégie afin de protéger sa marque NAKED est l’opposition, dans des circonstances appropriées, à l’utilisation et/ou l’enregistrement par des tiers de marques conflictuelles susceptibles d’affecter et de diminuer la valeur de la marque NAKED, comme c’est le cas précisément pour la marque UE n° 17 929 223 « naked twice » du demandeur.

Les parties ont été en contact avant que cette opposition ne soit déposée et la titulaire a cru que l’affaire serait réglée à l’amiable et, faute de temps nécessaire pour parvenir à un accord, et seulement pour cette raison, il a été décidé de déposer l’opposition en invoquant uniquement la marque UE antérieure 15 874 928.

S’il est vrai que l’opposition aurait pu être fondée sur d’autres marques de la famille de marques NAKED, il a été décidé de ne citer que la marque MUE 15 874 928 car, jusqu’au moment où l’opposition a été déposée, un accord était jugé possible et il n’y avait pas de volonté d’élargir inutilement les fondements de

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l’opposition alors que le demandeur connaissait déjà les droits de priorité de L’Oréal.

En outre, il convient de noter qu’il ne peut y avoir de mauvaise foi étant donné que la marque NAKED a fait l’objet d’un usage réel et effectif sur le territoire de l’UE pour divers produits de la classe 3. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le demandeur en nullité, étant donné que la marque antérieure MUE 5 773 511 NAKED fait l’objet d’un usage conforme aux dispositions du RMUE, il est évident que la demande en question n’a pas été déposée de mauvaise foi, mais a été déposée, suivant une stratégie commerciale légitime, pour protéger son usage potentiel en relation avec de nouveaux produits liés à ceux qu’elle commercialise avec succès depuis plusieurs années.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de le demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60)).
L’existence de la mauvaise foi de le demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à le demandeur en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
20/03/2007: dépôt de la MUE NAKED (verbale) N° 5 773 511 par HEBRON SA pour des produits de toilette pour le bain et la douche; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; produits non médicinaux pour le soin ou le nettoyage de la peau et des cheveux; savons; produits lavants pour les

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mains non médicinaux; coton hydrophile pour appliquer ou éliminer des produits cosmétiques ou nettoyer la peau; produits déodorants, produits antiperspirants et sprays pour le corps; talc; produits de rasage et après- rasage pour la peau; produits de bronzage et produits autobronzants; dissolvants; sachets parfumés et bâtonnets d’encens en classe 3.

01/07/2014: inscription de la cession de la marque NAKED N° 5 773 511 au profit de L’OREAL
Mai/juin 2016 : emails mentionnant le projet de lancement d’une huile parfumée « goNAKED » et d’une eau de parfum NAKED en 2018.

29/07/2016 : dépôt par L’Oréal de la marque figurative pour des parfums, eaux de Cologne; Huiles parfumées; Gels et sels pour le bain et la douche (non à usage médical); Savons; Déodorants pour le corps; Produits de soins corporels et esthétiques, produits cosmétiques, en particulier crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles (cosmétiques) de bronzage et après-soleil; Produits de maquillage; Shampooings; Gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et le soin des cheveux; Spray pour les cheveux; Teintures et décolorants pour les cheveux; Huiles essentielles en classe 3.

29/09/2016 :dépôt de la marque figurative contestée pour des parfums; Eaux de toilette; Eau de Cologne; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles essentielles en classe 3.

31/08/2018 : lettre de mise en demeure de la société L’Oréal au demandeur dans laquelle celle-ci se prévalait de posséder une «famille de marques NAKED» basée notamment sur MUE NAKED BASICS et NAKED SKIN, les marques françaises NAKED ILLUMINATED et NAKED SCORCHED, les marques américaines NAKED2 et NAKED BASICS et les marques chinoises NAKED BASICS et NAKED HEAT. Ni la MUE NAKED N° 15 874 928 objet de la présente demande en nullité, ni la MUE NAKED N° 5 773 511 objet d’une demande en déchéance connexe engagée par le demandeur n’étaient citées dans cette lettre.

02/11/2018 :opposition N° 3 067 784 pour les produits en classe 3 à l’encontre de la demande de MUE N°17 929 223 « naked twice » sur seule base de la marque contestée.

07/05/2019 :présente demande en nullité N° C 34 865.

20/05/2019 : demande (en cours) de révocation de la marque MUE NAKED (verbale) N° 5 773 511 pour tous les produits en classe 3.

Le demandeur considère qu’il existe mauvaise foi de la part de la titulaire dû à un détournement du système de marques et que le dépôt contestée est un dépôt répétitif d’un dépôt précédant dans le seul but d’échapper à l’obligation d’usage au moins pour certains produits de parfumerie.

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Un comportement répétitif peut être en effet pris en considération pour apprécier la mauvaise fois (voir, par analogie, l’arrêt du 03/06/2010, C- 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29) s’il révèle une intention contraire au comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.

Le demandeur considère que la marque contestée est équivalente à la marque verbale déposée en 2007 qui couvre plus de produits dont des produits de parfumerie pour lesquels la marque n’a pas été utilisée. La raison du nouveau dépôt utilisé dans une opposition à son encontre serait uniquement d’éviter la reconnaissance du fait que la marque antérieure de 2007 n’a pas été utilisée pour des produits de parfumerie.

La division d’annulation remarque, tout d’abord, que la marque figurative contestée n’a jamais été déposée auparavant au niveau de l’Union européenne sous cette forme. Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la marque contestée est figurative et correspond également en ce qui
concerne le mot NAKED au graphisme utilisé dans la marque . Le demandeur reconnait par ailleurs que cette dernière est utilisée pour des huiles parfumées. Le graphisme de NAKED dans la marque contestée (également présent dans la marque goNAKED) est indéniablement reconnaissable et n’est pas équivalent à une marque verbale.

Il se peut parfaitement qu’un titulaire de marque de l’Union européenne enregistre une version «mise à jour» d’une marque enregistrée précédemment, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher un tiers d’accéder au marché, mais par exemple pour répondre à l’évolution des besoins du marché. Il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait normale et particulièrement fréquente pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36).

L’enregistrement de plusieurs variantes d’une même marque correspond à une logique commerciale courante de commercialiser ses produits sous une famille de marques similaires exprimant des idées similaires. L’objectif est souvent de permettre au public concerné de lier plus facilement différentes marques à la même origine commerciale tout en laissant à la titulaire la possibilité de créer des variantes afin de communiquer différents concepts. Rien n’indique que les variantes déposées pour la marque de l’Union européenne contestée ne poursuivent pas un tel objectif, ce qui ne constitue pas en soi un comportement illégitime. Dans le cas présent, par conséquent, le comportement répétitif n’est pas le signe de pratiques commerciales inacceptables.

Par ailleurs, la titulaire a expliqué que la marque verbale précédente a été acquise et par conséquent elle n’a pas décidé de son libellé. Elle a donc souhaité procéder à un nouveau dépôt pour des produits mieux ciblés. Comme remarqué par les deux parties, le libellé couvert est plus réduit que la marque verbale antérieure de 2007.

Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par

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exemple si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Or, les justifications commerciales apportées par la titulaire sont suffisantes en ce qui concerne la logique conduisant au dépôt de la marque contestée, d’autant que le demandeur n’est pas sans savoir que la titulaire revendique que NAKED est l’élément central d’une famille de marques et que l’usage de la marque
pour des huiles parfumées n’est pas contesté. Par ailleurs, les preuves versées au dossier sont suffisantes pour considérer qu’il existe une logique commerciale à déposer une nouvelle marque NAKED figurative limitée à des produits de parfumerie.

Enfin, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

Le fait que la titulaire n’ait pas basé son opposition sur la marque de 2007 soumise à obligation d’usage mais seulement sur la marque contestée qui ne l’était pas n’est pas suffisant à justifier de sa mauvaise foi même s’il eut été également logique d’également utiliser la marque de 2007 comme soutenu par le demandeur. Ce seul fait ne peut justifier en soit une sanction telle que l’annulation d’une marque pour mauvaise foi. Il est possible que la titulaire veuille éviter que l’usage de sa marque de 2007 ne soit examiné mais les faits ont montré que cela est inutile car la marque verbale antérieure fait aujourd’hui l’objet d’une demande de révocation pour non-usage. Le choix de ses droits antérieurs dans un litige ne signifie pas nécessairement que la titulaire ait agi de mauvaise foi en effectuant de nouveaux dépôts, surtout que si la marque antérieure est déjà utilisée pour certains produits ou fait partie d’une famille de marque également utilisée.
La mauvaise foi ne peut être supposée sur cette seule base et dans le cas présent, la division d’annulation considère que la titulaire a justifié de sa stratégie commerciale.

Le fait que ni la marque contestée ni la marque verbale de 2007 n’aient été mentionnées dans la lettre envoyée par la titulaire au déposant avant de faire opposition à sa marque ne constitue pas non plus une preuve de sa mauvaise foi. Au contraire, les parties s’accordent sur le fait que la titulaire a tenté de négocier avec le déposant avant de déposer son opposition et la titulaire ne peut être condamnée sur base du choix d’une stratégie de défense de ses droits s’il n’est pas prouvé par ailleurs qu’elle en abuse.
Enfin, les arguments du demandeur sur le caractère distinctif de la marque contestée et sur l’existence d’autres droits comportant l’élément NAKED pour des produits en classe 3 ne sont pas pertinents en l’espèce dans la mesure où la marque contestée été enregistrée et où la présente action ne vise pas à contester son caractère distinctif. La titulaire peut, par ailleurs, décider que sa marque puisse coexister avec certaines marques similaires et agir à l’encontre d’autres titulaires sans que cela ne constitue en soi un acte de mauvaise foi.

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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la MUE sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

La division d’annulation
Loreto URRACA LUQUE Jessica N. LEWIS Michele M. BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.