DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 211
Phoenix Contact Gmbh indirects Co. KG, Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg (Allemagne), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
FENIX Mobile SRL, 212-214 Strada Gheorghe Titeica ethics House, Camera 1, 020305 Bucarest, Roumanie (requérante)
Le 27/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 211 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tablettes électroniques; Ordinateurs portables; Netbooks [ordinateurs]; Ordinateurs personnels portables; Ordinateurs portables convertibles; Ordinateurs portables hybrides; Tablettes numériques.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques.
Classe 37: Servicesde réparation d’ordinateurs; Réparation d’ordinateurs endommagés; Réparation d’appareils électroniques; Maintenance et réparation d’appareils électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 214 556 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 214 556 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 37. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 125 907, «PHOENIX CONTACT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’un droit antérieur. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 125 907 de l’opposante;

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Ordinateurs, en particulier ordinateurs industriels; Programmes informatiques.
Classe 42: Préparation de programmes pour le traitement de données, en particulier pour les responsables logiques programmables; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Tablettes électroniques; Ordinateurs portables; Netbooks [ordinateurs]; Ordinateurs personnels portables; Ordinateurs portables convertibles; Ordinateurs portables hybrides; Tablettes numériques.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques.
Classe 37: Servicesde réparation d’ordinateurs; Réparation d’ordinateurs endommagés; Réparation d’appareils électroniques; Maintenance et réparation d’appareils électroniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, ne limite pas la protection de la marque antérieure, mais indique seulement que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 3 9
qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés compris dans la classe 9
Les tablettes pour tablettes contestées; Ordinateurs portables; Netbooks [ordinateurs];
Ordinateurs personnels portables; Ordinateurs portables convertibles; Les ordinateurs portables hybrides et tablettes numériques sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante, en particulier les ordinateurs industriels, raison pour laquelle ils sont identiques.
À cet égard, la demanderesse fait valoir que la liste des produits contestés compris dans la classe 9 inclut spécifiquement uniquement les ordinateurs «mobiles», c’est-à-dire tout ordinateur portable et similaire, et exclut donc tous les types d’ordinateurs industriels. Qui plus est, selon la requérante, le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la marque antérieure devrait être interprété comme limitant l’étendue de la protection de la marque antérieure aux ordinateurs industriels, en raison du fait que la société de l’opposante est spécialisée dans la fabrication de «composants industriels et électroniques» et de «connecteurs d’appareils» et ne propose à la vente aucun ordinateur portable ou appareil mobile. À l’appui de son argument, la demanderesse a produit une capture d’écran du site internet de l’opposante. En outre, selon elle, l’opposante tenterait de protéger sa marque pour une gamme de produits qu’elle n’utilise pas.
Toutefois, comme déjà expliqué ci-dessus, le terme «en particulier», utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique uniquement que les ordinateurs industriels sont des exemples d’articles inclus dans la catégorie plus large des ordinateurs couverts par la marque antérieure. Cette interprétation est étayée par la jurisprudence (09/04/2003, T- 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107) et ne saurait être influencée par les circonstances spécifiques dans lesquelles les produits sont effectivement commercialisés. De telles circonstances n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques
(15/03/2007, 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
En outre, étant donné que la demanderesse n’a pas présenté de requête de preuve d’usage explicite, claire et inconditionnelle, l’opposante n’était pas obligée de fournir la preuve que sa marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la présente comparaison est effectuée sur la base du libellé des listes de produits et services telles que demandées et enregistrées.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 4 9
services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, les services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information et les services de vente au détail de matériel informatique contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante, en particulier aux ordinateurs industriels.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits similaires à ces produits spécifiques. Cela s’explique par l’existence d’un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Pour ces raisons, étant donné que les ordinateurs de l’opposante, en particulier les ordinateurs industriels, sont similaires à certains des produits couverts par la vaste catégorie des équipements électroniques domestiques (par exemple, les récepteurs de télévision, étant donné qu’ils coïncident par le public pertinent, les fabricants/fournisseurs et les canaux de distribution),les services de vente au détail contestés en rapport avec les équipements électroniques ménagerssont similaires à un faible degré aux ordinateurs de l’opposante, en particulier aux ordinateurs industriels. En effet, ces services de vente au détail concernent des produits qui sont couramment vendus au détail ensemble au même endroit et, dans le cas du service de vente au détail, ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de réparation informatiques contestés; réparation d’ordinateurs endommagés; La réparation d’appareils électroniques et la maintenance et la réparation d’appareils électroniques sont similaires aux ordinateurs de l’opposante, en particulier aux ordinateurs industriels, car ils coïncident par leur fournisseur, leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 5 9
CONTACT PHOENIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme expliqué ci-dessous, la partie anglophone du public prononcera et attribuera la même signification aux éléments «PHOENIX» et «FENIX» inclus dans les marques. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent qui sera plus encline à la confusion;
L’élément «PHOENIX» est un mot anglais qui signifie «en mythologie classique: Un oiseau ressemblant à un aigle, mais avec un rembourrage rouge et doré sumptueux, qui vivrait pendant cinq ou six cents ans dans les désertis d’Arabie, avant de se brûler à une pyre funéraire allumée par le soleil et cousue par ses ailes, pour faire passer ses jeunes renouvelés par un autre cycle» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 17/08/2021 disponibles à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/142601). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
L’élément «CONTACT» sera compris par le public pertinent comme signifiant «communication avec quelqu’un, notamment en lui parlant ou en l’écrit régulièrement» ou
[en ce qui concerne l’électricité] comme «une pièce d’un circuit qui rend le circuit complet lorsqu’il touche à une autre partie» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 19/08/2021 disponibles à l’adresse https://www.thefreedictionary.com/electrical+contact). Étant donné que les produits antérieurs compris dans la classe 9 (à savoir les ordinateurs) peuvent être liés au domaine des télécommunications, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour établir un contact/une connexion entre serveurs ou réseaux et, en définitive, entre les personnes, cet élément fait allusion à la caractéristique de ces produits et est, en tant que tel, faible.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal «FENIX» représenté dans une police de caractères plutôt standard en violet et vert, qui a une fonction purement décorative. «FENIX» n’est pas un mot en tant que tel en anglais mais, en raison de sa similitude visuelle et de son identité phonétique avec le mot «Phoenix», il évoquera le même concept dans

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 6 9
l’esprit du public. La requérante fait valoir qu’il existe un lien conceptuel entre le concept déclenché par l’élément verbal «FENIX» et l’objectif commercial de la requérante, qui est de donner une seconde vie à des appareils électroniques usagés tels que les smartphones ou les ordinateurs. Toutefois, la division d’opposition considère qu’une telle perception nécessiterait trop d’opérations mentales pour les consommateurs qui n’associeront le message véhiculé par cet élément à aucune caractéristique des produits et services en cause. En tant que tel, cet élément possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté est une représentation colorée d’une ligne courbe et deux rectangles qui constituent ensemble une représentation d’un visage souriant. Bien que les miles soient communément utilisées tant dans la publicité que dans la communication privée pour exprimer des sentiments positifs tels que la joie, l’accord, l’enthousiasme ou le bonheur, la représentation de cet élément figuratif présente un certain degré d’originalité compte tenu des formes plutôt inhabituelles composant les yeux d’un visage, qui sont de taille disproportionnellement plus grande et formées de rectangulaires. En tant que tel, ledit élément figuratif possède globalement un certain degré de caractère distinctif, bien qu’inférieur à la moyenne.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «-ENIX» placée à la fin des éléments distinctifs «PHOENIX» et «FENIX», et constituant 4 lettres sur 5 du seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres «PHO-» et «f-» placées au début desdits éléments, ainsi que par leurs autres éléments ou aspects présentant un caractère distinctif faible ou inférieur à la moyenne, ou dépourvus de caractère distinctif, tels que l’élément «CONTACT» de la marque antérieure et l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté, comme décrit ci-dessus. Il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments communs et différenciateurs des marques, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments distinctifs «PHOENIX» (dans la marque antérieure) et «FENIX» (dans le signe contesté) seront prononcés de la même manière par la partie du public sur laquelle se concentre la présente appréciation. Les signes diffèrent toutefois par la prononciation de l’élément faible «CONTACT» présent uniquement dans la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des marques, ainsi que leur caractère distinctif. Par conséquent, en raison du concept véhiculé par les éléments distinctifs «PHOENIX» et «FENIX», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 7 9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les éléments les plus distinctifs des signes, à savoir «PHOENIX» (dans la marque antérieure) et «FENIX» (dans le signe contesté), bien qu’ils présentent une orthographe différente dans leur partie initiale, seront perçus comme véhiculant le même contenu sémantique et, compte tenu des règles phonétiques pertinentes applicables dans la partie du territoire à laquelle la présente appréciation est limitée, ils seront prononcés de manière identique. Les autres différences entre les signes se limitent à des éléments ou à des aspects qui possèdent un caractère distinctif faible ou inférieur à la moyenne, ou qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 8 9
d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences et les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sont susceptibles de croire que les produits et services désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les produits et services jugés similaires à un faible degré seulement. En effet, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 125 907 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 125 907 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Rosario GURRIERI Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à

---

Décision sur l’opposition no B 3 125 211 Page sur 9 9
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.