LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 1157/2020-4
Dña. Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo C/Aguayo, 54 — Colonia del Carmen
04100 Coyoacan
Mexique Opposante/requérante représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid (Espagne)
contre
Frida Kahlo Corporation AV. Balboa. Galerias Balboa. Locaux no
2, Bella Vista, Ciudad de Panama
République du Panama Demanderesse/défenderesse
représentée par Arochi & Lindner, S.L., C/Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 966 (demande de marque de l’Union européenne no 17 934 038)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
13/05/2021, R 1157/2020-4, Friducha/Friducha et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 juillet 2018, Frida Kahlo Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal suivant
FRIDUCHA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour distinguer, après reclassement le 14 août 2018, les produits suivants:
Classe 3 — Produits de parfumerie; Parfums; parfums; eaux de toilette parfumées; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; produits de maquillage; poudres de fantaisie; poudres pour le visage; poudre compacte pour le visage; poudres parfumées; rouges; rinse; polissage pour les lèvres; savons parfumés; savons pour le bain; savons pour la douche; lotions capillaires; shampooings; lotions pour le corps; huiles de toilette; lotions après-rasage; gels après-rasage; crèmes pour le visage; crèmes lavantes.
Classe 16 — Papier à papier (produits finis); sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie; mini albums photos; albums photos personnels; photographies; stylos; étuis à crayons; Articles de bureau (à l’exception des meubles); sacs en papier; boîtes en carton ou en papier; calendriers; dossiers (papeterie); livres de coloriage; livres manuscrits; livres; cahiers (d’écriture); articles pour reliures; produits de l’imprimerie; caractères d’imprimerie; clichés; emballages en carton; papier d’emballage; matériaux d’emballage en matières plastiques; étiquettes autocollantes; étiquettes en papier; décorations murales adhésives en papier; étiquettes imprimées en papier; étiquettes de bagages imprimées; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; timbres à marquer; pelles en feutre; classeurs; agendas; catalogues; organiseurs de bureau; Plumes
à écrire; porte-crayons; porte-documents (papeterie); caisses en papier, carton ou matières plastiques; pochettes en cuir; pochettes pour passeports; agendas et revues.
Classe 18 — Picture et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir sacs; sacs à main; mallettes; valises à roulettes; portefeuilles; chéquiers; porte- monnaie; sacs banane; porte-documents; porte-documents; porte-cartes; nécessaires de toilette non ajustées; trousses de toilette; modules de compactage conçus pour les bagages; étuis en imitation cuir; caisses en cuir; attaché-cases (maroquinerie); étuis pour clés en cuir et en peau; malles; coffres de voyage; malles et valises; parapluies; porte-monnaie; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; fausse fourrure; organisation de sacs.
Classe 25 — Vêtements; bain (peignoirs de -); grils; combinaisons de jumelles; manteaux; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; pyjamas; chaussettes; chemises; T-shirts; vestes (vêtements); pulls; chandails; pantalons; cravates; jupes; gants; robes; sous-vêtements; ceintures à porter; mouchoirs de poche (vêtements); foulards; foulards; châles; souliers; chaussons; formateurs; chaussures de plage et sandales; galoches; bonnets; chapeaux; chaussures; chapellerie.
Classe 28 — Jeux; étoffe fourrée; poupées; vêtements de poupées; bijoux pour poupées; accessoires pour poupées; bijoux [jouets]; Décorations pour sapins de Noël; Ornements de Noël; hochets [jouets]; articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; sacs conçus pour transporter des articles de sport; arbres de Noël artificiels; tirelires [jouets].
2 Le 29 novembre 2018, M^me Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après les «produits contestés»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition à la marque verbale «FRIDUCHA» était l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et était
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fondé sur les marques mexicaines antérieures suivantes portant le nom
«FRIDUCHA»:
– Mx no 1 731 206, enregistrée le 15 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
– Mx no 1 731 207, enregistrée le 15 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
– Mx no 1 731 208, enregistrée le 15 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 28 − Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
– Mx no 1 731 209, enregistrée le 15 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 16 — Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés.
– Mx no 1 947 728, enregistrée le 6 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de parfumerie, cosmétiques non médicinaux, lotions capillaires non médicinales.
– Mx no 1 947 729, enregistrée le 6 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, verrerie, porcelaine et faïence.
– Mx no 1 947 730, enregistrée le 6 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
– Mx no 1 947 731, enregistrée le 6 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 24 — Vêtements d’intérieur, rideaux.
3 Par décision du 15 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, condamnant l’opposante à supporter les frais. Cette décision se fondait sur les motifs suivants:
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– Lefait que «FRIDUCHA» puisse avoir été une variante d’une utilisation familiale et non commerciale du nom «Frida» ne signifie pas qu’il peut être considéré comme une variante de la marque «FRIDA KAHLO». Le lien entre les deux marques n’est pas facilement reconnaissable. En outre, dans le contrat/contrat de constitution de la société et le transfert des marques signé par les parties, il est uniquement fait mention de la marque «FRIDA
KAHLO».
– La demanderesse a agi de manière indépendante lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque «FRIDUCHA», sans aucune relation juridique et commerciale avec l’opposante à cet égard. La demanderesse n’a fourni aucun document prouvant l’existence d’une relation de représentation avec la demanderesse.
– Quant à l’argument de l’opposante selon lequel elle aurait enregistré le signe «FRIDUCHA» au Mexique avant que le signe en cause ne soit utilisé sur ce territoire, elle ne saurait réfuter la présomption de bonne foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande d’enregistrement. De même, rien n’empêchait en principe l’opposante d’enregistrer la marque «FRIDUCHA» dans l’Union européenne qu’elle aurait pu protéger de l’enregistrement de la marque contestée dans l’Union européenne.
– Par conséquent, il n’est pas approprié d’appliquer l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et la division d’opposition ne peut examiner d’éventuels motifs fondés sur le concept de mauvaise foi, qui ne relèvent pas du champ d’application dudit principe.
4 Le 8 juin 2020, l’opposante (requérante) a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 août 2020, demandant que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE soit appliqué, essentiellement sur la base des arguments suivants:
– L’article 8, paragraphe 3, du RMUE doit être interprété au sens large en incluant, sous les termes «agent» ou «représentant», toute relation entre les parties couverte par un accord contractuel.
– La marque contestée fait partie de l’accord d’association conclu entre les parties en tant que variante de la marque «FRIDA KAHLO».
– L’accord de partenariat signé entre les parties est en cours de liquidation depuis 2015, de sorte que, compte tenu de ses termes, deux conséquences se produisent. D’une part, toutes les marques, «FRIDA KAHLO», doivent être renvoyées à leurs titulaires. En outre, la demanderesse n’a pas le droit de demander l’enregistrement de la marque contestée «FRIDUCHA», demandée sans le consentement préalable de l’opposante.
– Les signes et les produits sont identiques ou étroitement liés.
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5 Le 20 octobre 2020, la demanderesse (défenderesse au recours) a présenté ses observations en réponse au recours, qui peuvent être résumées comme suit:
– Les conditions cumulatives requises pour l’application du motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 3, duRMUE ne sont pas remplies.
– Frida Kahlo Corporation n’est pas un représentant ou agent de l’opposante, bien au contraire, elle a pleinement qualité pour enregistrer et exploiter commercialement la marque, le anniversaire FRIDA KAHLO et ses variantes, partout dans le monde. La requérante, Frida Kahlo Corporation, a enregistré la marque «FRIDUCHA», avec autorisation préalable à cet effet, découlant de l’accord d’association.
– Il a été prouvé que Frida Kahlo Corporation est le seul et légitime titulaire non seulement de la marque «FRIDA KAHLO», mais aussi de marques y afférentes, comme c’est le cas pour Frida Kahlo Corporation. Les enregistrements de marques cités par l’opposante sont même postérieurs à ceux de Frida Kahlo Corporation.
– L’accord de partenariat entre la demanderesse et l’opposante reste en vigueur aujourd’hui car son motif de résiliation n’a pas fonctionné. Toutefois, l’opposante demande la résiliation de l’accord en justice, mais n’a pas obtenu gain de cause à ce jour.
Motifs
6 Le recours est rejeté car l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas, comme il sera expliqué ci-après.
Article 8, paragraphe 3, du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, la marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
8 Cette disposition a pour objet de sauvegarder l’intérêt légitime du titulaire d’une marque à l’encontre du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque par un agent ou un représentant sans le consentement du titulaire de celle-ci. Il s’agit d’un mécanisme juridique contre le détournement de marque résultant d’un comportement contraire au principe général de loyauté sous-jacent aux accords de coopération commerciale de ce type. Dans de tels cas, le demandeur utilise les connaissances et l’expérience acquises du fait de sa relation commerciale avec le titulaire et peut ainsi tirer indûment profit de l’effort et de l’investissement du titulaire (06/09/2006, T-6/05, First Defense aérosol Pepper PROJECTOR,
EU:T:2006:241, § 38; 19/05/2011, R 085/2010-4, LINGHAMS S
(fig.)/LINGHAMS S (fig.), § 14; 03/08/2010, R 1231/2009-2, BERIK
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(fig.)/BERIK et al., § 24; 30/09/2009, R 1547/2006-4, Powerball/Powerball, §
17).
9 Les conditions juridiques cumulatives qui doivent être remplies pour que la «marque d’agent» s’applique, énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sont cinq (13/04/2011, T-262/09, First Defense aérosol Pepper PROJECTOR,
EU:T:2011:171, § 61), à savoir:
a) le demandeur est ou était l’agent ou le représentant du titulaire de la marque;
b) La demande est formulée au nom de l’agent ou du représentant;
c) la demande a été déposée sans le consentement du titulaire;
d) l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
e) les signes et les produits et services sont identiques ou étroitement liés.
10 En commençant par la première exigence, à savoir celle de la qualité d’agent du titulaire de la marque, on peut affirmer qu’après avoir analysé la documentation versée au dossier, il n’est pas prouvé que le demandeur soit ou était un agent ou représentant du titulaire de la marque. Pour étayer l’existence ou l’existence d’une relation d’agent/de représentant avec la demanderesse (défenderesse), l’opposante (requérante) fait essentiellement allusion au document fourni en tant qu’annexe 5, consistant en un accord d’association signé entre «FRIKAHLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V» et «CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.» et accordé au public fédéral le 20 janvier 2005 à Mexico City. La société de négoce, «FRIKAHLO DE
MÉXICO, C.A.A DE C.V», était constituée, entre autres, par Dª. Mara Cristina TERESA ROMERO Pinedo, l’opposante (requérante) dans cette affaire. L’objet de cet accord est d’établir entre les deux parties une nouvelle société, Frida Kahlo Corporation, qui est la demanderesse actuelle (défenderesse), afin d’exploiter dans le monde entier et, sans limitation, la marque «FRIDA KAHLO», cédée à cette époque à la nouvelle société. Toutefois, ce document ne révèle aucune relation d’agence ou de représentation entre la titulaire et la demanderesse, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
11 En effet, premièrement, ledit document n’a pas pour objet direct d’établir une relation juridique d’agence ou de représentation entre la demanderesse (défenderesse) et l’opposante (requérante), pas plus qu’il ne peut être déduit indirectement du libellé du contrat. Au contraire, en vertu de cet accord, les deux parties sont jointes pour former, Frida Kahlo Corporation, avec un objectif commun, il n’y a pas de relation hiérarchique entre elles du type sous-jacent dans un contrat d’agence ou de représentation.
12 Deuxièmement, même si le contrat prévoyait une relation d’agence ou de représentation entre les parties, il apparaît qu’il fait uniquement référence à la marque «FRIDA KAHLO», un signe différent de celui en cause en l’espèce, «FRIDUCHA», qui échapperait au domaine d’application de la marque. L’accord mentionne à plusieurs reprises expressément et exclusivement la marque «FRIDA
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KAHLO», sans mentionner ni suggérer qu’elle pourrait être comprise comme s’étendant à des variantes de la marque ou même à des signes différents.
13 Troisièmement, ledit document indique que la demanderesse (défenderesse),
Frida Kahlo Corporation, en sa qualité de cessionnaire de la marque, «FRIDA
KAHLO», a expressément le droit de la protéger partout dans le monde, ce qui dissipe tout risque d’une relation d’agence ou de représentation entre les parties. L’opposante n’a fourni aucun document supplémentaire prouvant l’existence d’une relation juridique d’agence ou de représentation avec la demanderesse.
14 À l’évidence, en l’absence de la première condition a), selon laquelle le demandeur doit être ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque, les conditions suivantes (b), (c) et (d) ne seront pas non plus remplies. C’est le cas lorsque la demande n’est pas satisfaite au nom de l’agent ou du représentant; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire ou que l’agent ou le représentant n’a pas justifié son action.
15 L’accord d’association susmentionné doit être considéré comme étant en vigueur et pleinement effectif, étant donné que la documentation versée au dossier ne contient pas de décision définitive constatant la résiliation ou la dissolution du contrat.
16 En ce qui concerne la dernière condition e), relative à l’identité des signes et de leurs produits ou services, il s’ensuit que tel n’est pas non plus le cas. Il est évident et il n’est pas nécessaire d’étendre trop le fait que le signe «FRIDA KAHLO» ne présente aucune similitude avec le signe «FRIDUCHA», que ce soit d’un point de vue phonétique, graphique ou conceptuel. Ils doivent donc être considérés comme des signes différents. En l’absence d’identité des signes, il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation des produits respectifs.
17 En somme, les conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne sont pas remplies. Par conséquent, la décision de la division d’opposition était conforme à la législation et confirmée par la chambre de recours.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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