LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 février 2022
dans l’affaire R 1093/2021-2
ROXTEC AB PO Box 540 SE-371 23 Karlskrona Suède titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE- 211 20, Malmö, Suède contre
Wallmax S.r.l. Corso di Porta Nuova n °22
20121 Milano Italie demanderesse en annulation/défenderesse représentée par Luigi Goglia, Via Privata Cesare Battisti 2,
20122 Milan (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 21 566 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 7 376 023)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2008, ROXTEC AB (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:

Classe 6 – Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal;

Classe 17 – Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc;

Classe 19 – Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; cadres d’étanchéité non métalliques; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc.

La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: bleu et noir.

2 La demande a été publiée le 20 février 2009 et la marque a été enregistrée le 21 juillet 2009. L’enregistrement de la marque a été dûment renouvelé.

3 Le 17 avril 2018, Wallmax S.r.l. (ci-après la «demanderesse en annulation») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), d) et e), i) et ii), du RMUE.

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5 Par décision du 23 avril 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.

Elle a notamment motivé sa décision comme suit:

La division d’annulation reconnaît que, dans sa décision du 14/03/2017, 12 326 C, contre la MUE n° 14 338 735, la marque
figurative , la demande en annulation de la MUE a été rejetée, mais elle note que le recours ultérieur a été accueilli (08/01/2018, R 940/2017-2) et finalement confirmé par les juridictions européennes [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674; 12/03/2020, C-893/19 P, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:C:2020:209]. Les arguments avancés par la justice dans l’affaire parallèle entre les mêmes parties et dirigés contre une marque comparable doivent donc être dûment pris en considération en l’espèce.

La demande en nullité doit être accueillie étant donné que l’enregistrement de la marque contestée ne remplit pas les obligations d’enregistrement requises au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.

La date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 7 novembre 2008, est la date pertinente aux fins de l’examen des motifs de nullité invoqués.

Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles de ce signe répondent à une fonction technique.

L’examen de la fonctionnalité du signe contesté au regard du critère énoncé à l’article 7, point e), ii), du RMUE ne se limite pas à l’appréciation de la marque contestée elle- même. En outre, conformément à la jurisprudence, d’autres documents doivent également être consultés dans ce contexte. À la lumière du fascicule de brevet EP n° 429 916 A2 et d’autres supports publicitaires produits par la demanderesse en annulation, il est clair que la marque contestée représente la vue de face d’un module d’étanchéité de câble.

Les caractéristiques essentielles de la marque de la titulaire de la MUE sont les suivantes:

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sept cercles concentriques noirs placés sur un fond carré bleu séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur;

le plus petit cercle, situé à l’intérieur, renferme un cercle noir plus grand en son centre.

Ces caractéristiques illustrent le principal concept technique à l’origine du produit, à savoir que les cercles concentriques constituent une vue latérale des couches amovibles.

La couleur bleue ne serait pas considérée comme une caractéristique essentielle des produits. Par ailleurs, la marque contestée ne contient aucun élément décoratif ou fantaisiste.

En outre, le fait qu’il existe d’autres types de modules d’étanchéité est dénué de pertinence.

Par conséquent, la marque reproduit en fait une perspective possible des produits compris dans les classes 6, 17 et 19, qui sont des joints, des tuyaux et des pièces de différents matériaux.

6 Le 22 juin 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2021.

7 La demanderesse en annulation a présenté ses observations le 22 octobre 2021. Moyens et arguments des parties.

Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE a été appliqué de manière incorrecte.

La division d’annulation n’a pas procédé à une appréciation individuelle de la marque contestée pour chacun des produits.

En l’espèce, la liste des produits diffère des produits qui étaient pertinents au regard de la MUE n° 14 338 735,
. Cette marque a été enregistrée pour les produits
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«joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc» (classe 17).

Selon le fascicule de brevet EP 429 916 B1, la fonction technique prétendument illustrée dans la marque contestée est limitée aux «matières plastiques». Elle ne couvre pas les produits métalliques en cause compris dans la classe 6. Ces joints et cadres utilisent des solutions techniques différentes.

Les autres produits de la marque contestée, à savoir les «cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc» (classe 17) et les «tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; cadres d’étanchéité non métalliques» (classe 19), ne peuvent pas non plus être considérés comme étant représentés par les cercles concentriques du signe.

9 Les observations de la demanderesse en annulation peuvent être résumées comme suit:

Le signe ne peut pas être enregistré dans la mesure où il a la forme d’une marque qui présente les caractéristiques techniques intrinsèques d’un produit ayant été breveté jusqu’en 2010.

Les cercles concentriques de la marque coïncident avec les couches amovibles du module d’étanchéité produit par Roxtec AB, qui ont une fonction technique évidente.

La demande de la marque en cause a été déposée sans aucune intention d’usage.

L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE n’exige pas d’évaluer les produits/services faisant l’objet d’une demande de protection.

Motifs de la décision
10 Le recours de la titulaire de la MUE est recevable et partiellement fondé.

11 Le motif d’annulation visé à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, sur lequel la division d’annulation a fondé sa décision, n’est satisfait qu’en ce qui concerne les produits enregistrés suivants:

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Classe 19 – Joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; ; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc.

12 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE ne s’applique pas en ce qui concerne les autres produits enregistrés.

13 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, qui correspond à cet égard à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC en vigueur au moment de la demande en question, dispose, dans sa partie pertinente, ce qui suit:

«Sont refusés à l’enregistrement:

…
(e) les signes constitués exclusivement:

…
(ii) par la forme […] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; […]».

14 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique. En effet, cela aurait pour effet que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents d’offrir un produit ayant une telle fonction ou, à tout le moins, de choisir librement la solution technique qu’ils souhaitent utiliser pour conférer à leur produit une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79). Cette règle s’applique également aux marques figuratives
[24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 33, 48].

15 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque.

16 À cet égard, la division d’annulation a considéré que la marque
figurative contestée présentait les deux caractéristiques essentielles suivantes:

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sept cercles concentriques noirs placés sur un fond carré bleu séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur;

le plus petit cercle, situé à l’intérieur, renferme un cercle noir plus grand en son centre.

17 Les parties n’ont pas contesté cette conclusion. Les juridictions européennes ont exprimé, en substance, la même opinion en ce qui concerne la marque parallèle de l’Union européenne n° 14 338 735 avec une disposition inversée des couleurs,
[voir également 08/01/2018, R 940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), § 41; 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 43, 65-76). La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de procéder à une appréciation différente.

18 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique, que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents, dépend des produits et services enregistrés [14/09/2010, C- 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T- 261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 34].

19 Les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont les suivants:

Classe 6 – Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal;

Classe 17 – Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc;

Classe 19 – Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; cadres d’étanchéité non métalliques; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc.

20 En ce qui concerne les produits enregistrés «joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc» compris dans la classe 19, la
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chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation, qui, à cet égard, n’est pas non plus pas contesté dans le recours, à savoir que les caractéristiques essentielles de la marque contestée remplissent une fonction technique complète. Les cercles concentriques de la marque contestée représentant les couches séparables du module d’étanchéité sont les caractéristiques techniquement déterminantes du produit. Celles-ci suffisent pour obtenir l’effet technique escompté, à savoir une parfaite étanchéité du câble ou de la canalisation, indépendamment de leurs dimensions externes [voir également 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 85]. Il ressort clairement des documents produits par la demanderesse en annulation que la fonction présentée dans la MUE contestée s’applique aux modules d’étanchéité en caoutchouc ou en plastique, étant donné que les différentes couches des joints doivent être élastiques afin de garantir la bonne tenue de l’ensemble du module d’étanchéité (voir, par exemple, EÜ 0 444 903 A1, colonne 2, ligne 24: «Das Anpassungsdihtelement oder zumindest Teilbereiche davon besstehen aus elastischem Material, vorzugsweise aus Neopren oder Styrolbutadienkautschuk (SPR)»; traduction française «le joint d’étanchéité ou au moins des parties de celui-ci sont constitués d’une matière élastique, de préférence du néoprène ou du caoutchouc styrène-butadiène (SPR)»; 24/09/2019, T- 261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 44: «rubber modules»).

21 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE pour lesdits produits (paragraphe 19). La catégorie générale «Joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations» inclut également les produits «Joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc» qui présentent un intérêt essentiel.

22 Toutefois, l’avis de la division d’annulation ne saurait être approuvé pour les produits suivants:

Classe 6 – Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal;

Classe 17 – Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc;

Classe 19 – Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; cadres d’étanchéité non métalliques.

23 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a indiqué que la marque contenait les caractéristiques fonctionnelles
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essentielles d’un module d’étanchéité de câble ou d’un joint de câble (p. 10, dernier paragraphe; p. 11, troisième paragraphe). La division conclut ensuite que «la marque reproduit en fait une perspective possible des produits compris dans les classes 6, 17 et 19, qui sont des joints, des tuyaux et des pièces de différents matériaux».

24 Toutefois, cette conclusion s’avère infondée en ce qui concerne cette partie des produits enregistrés (paragraphe 21), comme l’affirme à juste titre la titulaire de la MUE dans le cadre du recours. En effet, l’autre marque de l’Union européenne
n° 14 338 735, , qui a finalement été déclarée nulle (voir détails ci-dessus au paragraphe 5) et dont la nullité a été explicitement prise en considération par la division d’annulation, ne concernait que des «joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux» (qui ont ensuite été acceptés dans la classe 17; correspond à l’affaire T- 261/18; les mêmes produits étaient en cause dans l’affaire T- 455/20).

25 Comme la demanderesse l’a indiqué dans son mémoire exposant les motifs de la demande en nullité du 17 avril 2018, la marque demandée présente les caractéristiques fonctionnelles des modules d’étanchéité (page 4 du mémoire exposant les motifs). Dans la mesure où la demanderesse fait référence au matériau de ces joints, il s’agit de caoutchouc (page 2) ou de matière plastique (page 6). Il est en outre décrit comme un avantage des joints multicouches en question que le module d’étanchéité garantit un ajustement parfait pour des câbles et tuyaux de diverses tailles simplement à travers le décollement des différentes couches du module jusqu’à ce que le diamètre intérieur du module soit adapté au diamètre extérieur du câble ou du tuyau reçu (p. 17). La demanderesse n’a pas expliqué, et il n’apparaît pas non plus clairement, que des matériaux autres que le plastique ou le caoutchouc présentent l’élasticité requise (voir à nouveau, comme cité au paragraphe 19, EÜ 0 444 903 A1, colonne 2, ligne 24).

26 Sur cette base, la marque contestée ne présente pas de manière exclusive la fonction des produits enregistrés compris dans la classe 6, «joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques», dans la mesure où il ne peut être établi que la pluralité de cercles concentriques représentés dans la marque peut constituer une caractéristique fonctionnelle d’un joint métallique. De tels cercles concentriques ne remplissent leur fonction que s’ils sont élastiques. Cela n’est pas prouvé par la demanderesse en annulation dans le cas d’un joint métallique.

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27 En ce qui concerne les produits «cadres d’étanchéité en métal» compris dans la classe 6, «cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc» compris dans la classe 17 et «cadres d’étanchéité non métalliques» compris dans la classe 19, il convient de noter qu’ils se rapportent à la disposition des barres entre lesquelles les modules d’étanchéité sont montés et qui confèrent aux modules leur résistance et leur forme. Ces cadres sont clairement distincts des modules d’étanchéité. Les modules ne font pas non plus partie des cadres; voir la pièce jointe au mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en annulation «Wallmax, extrait de site web», page 2.

Par conséquent, sur la base des observations de la demanderesse en annulation (voir article 95, paragraphe 1, du RMUE), la MUE contestée ne présente aucune caractéristique des cadres en cause.

28 Enfin, la marque contestée ne présente pas la fonction des «tuyaux rigides non métalliques pour la construction» (classe 19). Ceux-ci sont maintenus en place par les joints décrits dans la marque contestée, mais ils ne font pas partie du joint.

29 La question de savoir si la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser le signe lors du dépôt de la demande est dénuée de pertinence dans le contexte de l’article 7, point e), du RMUE.

30 Par conséquent, le recours de la titulaire de la MUE contre la décision de la division d’annulation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE est partiellement fondé.

31 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’Office procède à un examen complet dans le cadre de la première instance, dans la mesure où le recours est accueilli, l’affaire est renvoyée devant la division d’annulation en vue d’un examen plus approfondi de la demande en nullité concernant les autres motifs d’annulation (voir article 71, paragraphe 1, du RMUE). Il conviendra notamment de préciser si la marque contestée est perçue, en ce qui concerne les cadres et les tuyaux, comme une simple indication de leur adaptation à ces joints d’étanchéité et
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est dès lors dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Frais
32 Compte tenu des circonstances du recours, la chambre de recours estime équitable, en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. Annule la décision attaquée en ce qui concerne la décision relative aux frais et pour les produits suivants:
Classe 6 – Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal;
Classe 17 – Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc;
Classe 19 – Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; cadres d’étanchéité non métalliques.
2. Pour le surplus, le recours est rejeté.
3. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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