DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 317
KOSMOS Games (Cyprus) Ltd., 28 Oktovriou str. 367, Office A5, 1er étage, Cour méditerranée, 310728 Limassol, Chypre (opposante)
un g a i ns t
Microfun Limited, 21/f Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen’s Rd Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 317 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 387 022 «merge tales» (marque verbale), à savoir tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur des marques non enregistrées en Allemagne et en Italie pour la marque verbale «merge Tale», le signe utilisé dans la vie des affaires (nom commercial) «merge Tale» en France, et le signe utilisé dans la vie des affaires (titres d’œuvres) «merge Tale» en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/02/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’opposition est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France, en Allemagne et en Italie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que les signes de l’opposante ont été utilisés en lien avec les produits pertinents, à savoir:

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Classe 9: Logiciels de jeux pour téléphones portables et cellulaires, ordinateurs portables et autres dispositifs sans fil; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels téléchargeables de jeux d’ordinateur via une application informatique mondiale ou un réseau informatique et des dispositifs sans fil.
Le 07/05/2021, l’opposante a joint à son acte d’opposition les éléments de preuve suivants:
Des informations sur la disponibilité du jeu «merge tale» dans Google Play Market, dont l’opposante affirme qu’elles sont disponibles depuis le 25er août 2020 pour les utilisateurs dans l’Union européenne. Des informations sur le nombre de fois que le jeu «mergetale» a été téléchargé. Selon les données fournies, le 2e février 2021, le jeu avait été téléchargé 8.274 fois en Allemagne, 5.569 fois en France, 5 fois en Italie, 3862 fois en Espagne, 2050 fois aux Pays-Bas et 1484 fois en Belgique. L’opposante affirme qu’il y a eu 264 campagnes publicitaires jusqu’au 2er février 2021, qui ont atteint 617.175 usagers et que le total des dépenses a été de 87,256 USD, via un compte personnel sur Google Play. En outre, l’opposante a fourni des informations selon lesquelles, le 5 mai 2021 (après la date de demande de la demande de marque de l’Union européenne contestée), ces chiffres ont atteint 2.235.837 utilisateurs et les coûts publicitaires ont atteint 130,818 USD. Toutefois, la division d’opposition note qu’aucun document n’a été fourni en ce qui concerne les publicités, à savoir si le signe a été apposé dans les publicités, s’ils font référence aux produits pertinents et s’ils ont fait l’objet d’une publicité sur le territoire pertinent.
En outre, le 15/11/2021, l’opposante a déposé des documents supplémentaires, à savoir:
Captures d’écran du réseau social interne de l’entreprise, montrant le processus de création de la marque. Les captures d’écran montrent que, le 9avril 2020, la marque apparaît comme «merge Garden» et, plus tard (à la fin du mois de avril 2020, selon les informations de l’opposante), le choix «merge Tale: Blossom ACRES» est faite. La version finale de la marque a été publiée sur le réseau social interne de l’entreprise le²⁰²⁰ juillet 30.
Justification de la relation juridique entre les membres de l’équipe créatrice et le titulaire de la marque.
Résultats de la communication avec le demandeur pendant la période de réflexion, au cours de laquelle le demandeur a accepté de modifier le nom de sa demande dans le magasin Google Play et App dans la Fédération de Russie. L’opposante estime qu’en renommant sa demande dans des magasins en ligne, la demanderesse a reconnu la validité de ses revendications.
Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).

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La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Les documents produits, à savoir les informations concernant le nombre de fois que la demande a été téléchargée et le montant dépensé pour la publicité, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, l’opposante n’a fourni à la division d’opposition aucune information indiquant si la marque a été affichée dans la publicité si les publicités portent sur les produits pertinents et si les publicités ont été publiées dans les territoires pertinents. En outre, aucune information n’a été fournie concernant les ventes réalisées sous les signes (aucune facture, par exemple), aucune information sur le chiffre d’affaires ou sur les ventes. À cet égard, il convient de noter que les numéros de téléchargement fournis par l’opposante ne sont pas particulièrement importants compte tenu de la population des pays pertinents. En outre, bien que la division d’opposition note que ces documents ont été déposés tardivement, il convient également de noter que, même si les documents supplémentaires déposés le 2020novembre 15 montrent que le dessin de la marque a été finalisé au moins avant juillet 2020, aucune preuve n’a été fournie concernant la date à laquelle l’opposante a commencé à utiliser la marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition

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Konstantinos MITROU Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.