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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003073197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 197
FREE, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Freewire Technologies, Inc., 1933 Davis Street, Suite 301A, Sean Leandro, California 94577, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par HGF Limited, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 197 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Alimentations électriques pour bâtiments, installations, machines; batteries mobiles pour la recharge et l’alimentation d’équipements, machines; logiciels d’exploitation, de gestion et de surveillance de systèmes d’alimentation électrique et de chargeurs de batteries pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; logiciels pour le suivi de l’agrégation, du stockage, du compte rendu et de l’affichage d’informations concernant les systèmes d’alimentation électrique et les stations de recharge pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; applications mobiles pour la localisation, le suivi, le suivi, l’exploitation, la fixation des prix, la commande et les services de recharge de batteries de télévision pour machines et véhicules.
Classe 37: Fourniture d’énergie électrique pour bâtiments, services d’utilité publique, machines, services de recharge de batteries pour machines, services de recharge mobile pour machines.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 423 358 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 423 358 «FREEWIRE» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 37. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale), déposée le 29/09/2009 et enregistrée le 16/03/2018, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1,
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point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette marque n’est soumise à aucune exigence de preuve d’usage. L’opposition est également fondée sur d’autres enregistrements de marques, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et sur trois signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires en France, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale). L’opposante a revendiqué une renommée en France pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou bien avec une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio, le télématique.
Classe 38: Télécommunications, services de communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; diffusion de programmes télévisés et fourniture de programmes télévisés sur tout moyen de communication; services de télévision.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été désignée dans l’Union européenne avec une date de priorité du 14/02/2018. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date (de priorité) (14/02/2018). La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée;
Le 27/05/2019, ainsi que les autres faits, preuves et observations, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Quelques extraits de presse, datés entre 2000 et 2019, faisant référence à la marque «FREE», par exemple:
o L’INTERNAUTE, datée de mai 2000;
o Le Figaro, daté du 09/12/2000;
o Communication CB News, datée de décembre 2000;
o Journal du Net, daté de juin 2001;
o Science indirects Vie Micro (SVM), datée de octobre 2001;
o Le Revenu, daté du 25/01/2002;
o Présence PC, datée du 01/03/2002;
o Science indirects Vie Micro (SVM), datée de juillet 2002;
o Science indirects Vie Micro (SVM), datée de octobre 2002;
o Gestion, datée de novembre 2002;
o Internet en action, daté de novembre/décembre 2002;
o L’individuateur général, daté de décembre 2002;
o Micro Achat, daté de décembre 2002;
o Science indirects Vie Micro (SVM), datée de janvier 2003;
o La Tribune, datée du 01/08/2003;
o SATELLIFAX, daté du 24/11/2003;
o La Tribune, datée du 27/11/2003;
o Libération, datée du 27/11/2003;
o Reuters, daté du 27/11/2003;
o 01 net, daté du 27/11/2003;
o Présence PC, datée du 27/11/2003;
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o TF1.FR, datée du 27/11/2003;
o AFP, datée du 27/11/2003;
o L’internet Agricole, daté du 28/11/2003;
o La Depeche du Midi, datée du 28/11/2003;
o Les Echos, datés du 28/11/2003;
o L’INDEPENDANT, daté du 28/11/2003;
o La Voix du Nord, datée du 28/11/2003;
o L’Est Republicain, daté du 29/11/2003;
o Le Monde, daté du 02/12/2003;
o La Vie, datée du 04/12/2003;
o Science indirects Vie Micro (SVM), datée de décembre 2003;
o Le Monde, daté du 21/01/2004;
o Le Figaro Economie, daté du 26/01/2004;
o Le Journal du Net, daté du 09/02/2004;
o Le Journal du Net, daté du 11/03/2004;
o Le Journal du Net, daté du 07/05/2004;
o L’INTERNAUTE, datée de juin 2004;
o Les Echos, datés du 07/06/2004;
o Le Journal des Telecoms, daté du 09/06/2004;
o La Correspondance de la Presse, datée du 04/08/2004;
o BOURSE Plus, du 03/09/2004;
o Le Journal du Net, daté du 08/09/2004;
o Stratégies, datées du 16/09/2004;
o La Tribune, datée du 20/10/2014;
o Les Echos Entreprises et Marches, datés du 20/10/2004;
o Libération, datée du 20/10/2004;
o 20 minutes, datées du 21/10/2004;
o Les Echos, datés du 21/10/2004;
o Libération, datée du 21/10/2004;
o ADSL Magazine, datée de décembre 2004;
o Net, daté de décembre 2004;
o AFP, datée du 06/01/2005;
o Musique Info Hebdo, datée du 04/02/2005;
o Marseilleplus, daté du 14/02/2005;
o Le Journal des Telecoms, daté de février 2005;
o ADSL Magazine, datée de mars 2005;
o XP Solutions, datée de mars 2005;
o AFP, datée du 20/04/2005;
o Microhebdo, en date du 25/04/2005;
o Sélection du Readers Digest, datée de juin 2005;
o Univers Mac, daté de juin 2005;
o Net, daté de juin 2005;
o Le Figaro Economie, daté du 03/08/2005;
o Le Point, daté du 25/08/2005;
o Le Journal du Net, daté du 02/09/2005;
o Le Monde, daté du 06/09/2005;
o Fenêtres, datées de septembre 2005;
o L’Expansion, datée de novembre 2005;
o AFP, datée du 05/10/2006;
o La Tribune, datée du 06/10/2006;
o Les Echos, datés du 20/11/2006;
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o La Tribune, datée du 20/11/2006;
o L’Expansion, datée de décembre 2006;
o Les Echos, datés du 31/07/2007;
o Le Nouvel Observateur, du 9 au 15 août 2007;
o Libération, datée du 11/09/2007;
o Le Point, daté du 15/11/2007;
o L’individuateur général, daté de janvier 2008;
o Le Figaro Economie, daté du 08/01/2008;
o Satelite électrolcable, daté du 05/01/2009;
o Le Republicain Lorrain, daté du 26/03/2009;
o Capital, daté du 01/04/2009;
o France Info, datée du 18/12/2009;
o Le Figaro.fr, daté du 18/12/2009;
o Que Choisir, daté de octobre 2011;
o The Wall Street Journal, datée du 14/12/2011;
o La Tribune, datée du 10/01/2012;
o Le Nouvel Observateur, daté du 10/01/2012;
o Contestation, datée du 10/01/2012;
o Aujourd’hui, daté du 17/01/2012;
o Le Figaro Economie, daté du 16/05/2012;
o Le Monde, 15/06/2012;
o Le Monde, daté de février 2013;
o Les Echos, datés du 29/04/2014;
o UFC-QUE Choisir, datée de mai 2014;
o Citer World, daté du 31/07/2014;
o Industrie et Technologies, daté du 30/08/2014;
o L’Express, datée du 12/03/2015;
o Le Monde Economie, daté du 15/05/2015;
o SILICON.FR, daté du 06/09/2015;
o 20 minutes, datées du 04/12/2015;
o Phonandroid.com, daté du 26/02/2018;
o Meilleurmobile.com, datée du 31/03/2018;
o Relaxactualités, datée du 16/11/2018;
o Le Progrès, daté du 15/01/2019.
Un article en ligne de JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, intitulé «Broadband and very broadband parts de marché en France» et indiquant que
[o] au 31er mars 2013, Orange est le premier opérateur du marché de l’internet à haut débit et à très haut débit, avec 41,1 % des abonnements (9.9 millions d’abonnés).Then Free (22,54 %, 5.46 millions d’abonnés), SFR (21,2 %, 5.13 millions d’abonnés) et Bouygues (7,81 %, 1.89 millions d’abonnés).
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Le graphique suivant s’affiche:
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Un article en ligne de JDN Journal du Net, daté du 18/05/2016, indiquant
Parts de marché des opérateurs mobiles en France… L’arrivée de Free mobile sur le marché au début de l’année 2012 a changé le jeu. Le nouvel opérateur représente 17,29 % du marché de la téléphonie mobile, avec plus de 12 millions de clients mobiles (exclusivement des abonnés), au 1er trimestre 2016 et a donc simplement dépassé sa rival Bouygues Telecom.
Le graphique suivant s’affiche:
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Un article en ligne de JDN Journal du Net, daté du 04/04/2019 et intitulé
Parts de marché des opérateurs sur Internet à haut débit et très haut débit à la fin de l’année 2018» et indiquant «[a] fin 2018, ORANGE est de loin le premier opérateur sur le marché de l’internet à haut débit et à très haut débit, avec 42,1 % des parts de marché (11.71 milliards d’abonnés). Derrière FREE (23,1 %, 6.43 milliards d’abonnés, SFR (21,5 %, 5.99 milliards d’abonnés) et BOUYGUES TELECOM (13,23 %, 3.67 milliards d’abonnés).
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Le graphique suivant s’affiche:
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Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 28/02/2013, intitulé «2012 Free revolutionises poteaux du groupe de téléphonie mobile», indiquant que
5.2 millions d’abonnés mobiles — près de 8 % du marché français de la téléphonie mobile — ont souscrit en moins d’un an, un gain net de 515 000 abonnés à large bande, soit environ un des deux nouveaux abonnés, des revenus du groupe de 3 153 millions d’EUR, une augmentation de près de 50 % et la croissance de notre entreprise fixe: + 9 % sur l’ensemble de l’année, et + 12 % au seul 4e trimestre.
Une enquête de GfK, datée de janvier 2012, ciblant 1 000 consommateurs français, contenant la question suivante: «le fournisseur d’accès à Internet FREE a décidé de lancer dans la téléphonie mobile. Avez-vous entendu parler de son offre de téléphones portables?» 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphones portables «FREE», plus de la moitié (56 %) connaissaient ses coordonnées et seuls 3 % des personnes interrogées n’avaient pas entendu parler de l’offre.
Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 10/03/2014, sur FREE, indiquant ce qui suit: «13.7 millions d’abonnés (ligne et mobile), chiffre de revenus de près de 19 % à plus de 3.7 milliards d’EUR, EBITDA de 31 %, plus de 1.2 milliards d’EUR, le bénéfice pour la période allant de 42 % à 265 millions d’EUR, les recettes reinvesties en 2013, ce qui représente le plus grand programme de dépenses en capital dans le secteur».
Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 12/03/2015, sur FREE, indiquant ce qui suit.
16 millions d’abonnés (ligne fixe et mobile), entreprises mobiles: Une part de marché de 15 % à peine trois ans après son lancement, des recettes de 4.2 milliards d’euros, surmontant la note de 4 milliards d’EUR pour la première fois dans l’histoire du groupe — un an avant son objectif initial, une année record pour le déploiement du réseau, avec plus de 1 900 nouveaux sites mis en service, lui conférant un taux de couverture mobile 3G de 75 % de la population française, a vendu des résultats financiers: L’EBITDA peut atteindre 7 % à 1.3 milliards d’EUR, et un record de 737 millions d’EUR dans Free Cash Flow provenant des opérations ADSL.
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Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 10/03/2016, sur FREE indiquant ce qui suit:
Près de 2 millions de nouveaux abonnés en 2015, commerce mobile: 17 % de part de marché juste quatre ans après le lancement, soit une augmentation de 7,4 % des recettes des services, une augmentation du rythme des déploiement de réseaux ultra-fast: près de 1.5 millions de prises FTTH connectables et plus de sites 5 600 4G, un portefeuille de fréquences renforcé, avec 10 MHz supplémentaires dans la bande 700 MHz et 15 MHz dans la bande 1 800 MHz, un modèle de croissance économique: L’EBITDA peut atteindre 16 % à 1.5 milliards d’euros et le bénéfice pour la période allant de 20 % à millions d’EUR.
Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 07/03/2017, sur FREE, indiquant ce qui suit.
Une performance commerciale remarquable: FREE devient le principal opérateur alternatif de haut débit et ultra-fast Broadband en avance sur SFR et reste le principal recruteur d’abonnés mobiles pour le 20e trimestre de la ligne, déployant des réseaux ultra-fast: 4.4 millions de prises FTTH connectables et 310 000 abonnés de fin 2016, plus de 2 400 3G sites mobiles mis en place au cours de l’année, ce qui permet de respecter l’engagement de 90 % de couverture 3G de près d’un an à l’avance, des recettes et des bénéfices considérables, respectivement de 7 % et de 20 %, 4e opérateur de téléphonie mobile: perspectives de croissance prometteuses en Italie, objectifs ambitieux pour le déploiement du haut débit ultraléger sur les marchés terrestres et mobiles et perspectives d’une génération élevée de liquidités d’ici à 2020.
Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 18/05/2017, sur FREE, intitulé «Les revenus du premier trimestre 2017» et indiquant ce qui suit.
Les revenus du premier trimestre représentent près de 7 % à 1 224 millions d’EUR, 300 000 nouveaux abonnés terrestres et mobiles au cours du trimestre — premier recrutement d’abonnés mobiles en France pour le 21er trimestre suivant, accélération supplémentaire des connexions FTTH avec environ 60 000 nouveaux abonnés à fibres au cours de la période — Le nombre de franches est deux opérateurs FTTH en France, 6.3 millions d’abonnés 4G avec une utilisation moyenne de données mensuelles de 6 GB par abonnés — Au mois de mars 31, 2017 personnes du groupe couvrent plus de 80 % de la population française, trois personnes sur 4 millions d’euros pour le compte de 4G.
Un communiqué de presse d’Iliad, daté du 13/03/2018, sur FREE, intitulé «Les abonnés gratuits occupent la plus grande partie de la marque de 20 millions d’EUR. Transition vers des réseaux ultrarégers, en pleine mise en œuvre» et indique ce qui suit.
Commerce mobile: une représentation commerciale dans une classe propre. FREE Mobile est le principal recruteur d’abonnés mobiles en France pour la sixième année consécutive, avec près d’un million d’ajouts nets en 2027, activité fixe: Gratuit se positionne en tant que principal opérateur alternatif du pays, avec 6.5 millions d’abonnés (dont 556 000 abonnés en fibre de fibres). Près de 250 000 nouveaux abonnés en fibre de fibres en 2017, commerce mobile: une année record avec près de
3 700 nouveaux sites mobiles. Un réseau 4G qui couvre désormais 86 % de la population française (couverture 3G de 94 %), le succès continu de la
4G: 60 % des abonnés utilisent la 4G, avec une utilisation moyenne de
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données mensuelles parmi les plus élevées en Europe à 8,4 GB, les recettes atteignant près de 6 % par an à peine 5 milliards d’EUR et une croissance à deux chiffres (16 %) pour tirer profit des activités ordinaires, à 862 millions d’EUR, grands programmes CAPEX (1 482 millions d’EUR) pour assurer une transition rapide vers les réseaux ultralégers et mobiles ultra-fast.
Un communiqué de presse de l’Agence France Presse Mondiales, daté du 31/10/2000, indiquant que les sites web Wanadoo, Voila et libre étaient les plus visités selon Mediametrie.
Un article en ligne www.journaldunet.com, daté de juillet 2001 et intitulé «Audience: classements Nielsen/NetRatings». Il place FREE dans la 2e position avec 2 025 000 visiteurs.
Un article de Nielsen/NetRatings, daté de octobre 2002. Il y est indiqué que «60 % de l’audience en 6 mois seulement et 6 millions de visiteurs sont accessibles gratuitement». Il place FREE dans la 2e position avec 6 055 000 visiteurs différents.
Un article en ligne du site www.01net.com, daté du 16/06/2003, intitulé «Nielsen/NetRatings panel: les classements des sites en mai». Il place FREE dans la 2e position avec 7 081 000 visiteurs différents.
Un article en ligne du site www.01net.com, daté du 23/03/2004, intitulé «Médicamtrie/NetRatings panel: les classements des sites en février». Il place FREE en 5ème position avec 7 894 000 visiteurs différents.
Un article en ligne du site www.01net.com, daté du 23/03/2005, intitulé «Nielsen//NetRatings panel: les classements des sites en février». Il place FREE en 4ème position avec 9 741 000 visiteurs différents.
Un article en ligne du site www.01net.com, daté du 21/04/2006, intitulé «Médicamtrie//NetRatings panel: les classements des sites en mars». Il place FREE en 3e position avec 11 816 000 visiteurs différents.
Plusieurs extraits de Médiamtrie/NetRatings (une société indépendante spécialisée dans la mesure des notes d’audience pour les principaux médias audiovisuels: télévision, radio et internet), montrant la position du site internet libre parmi les plus visités en France entre 2007 et 2019:
o un extrait daté du 14/05/2007, relatif au mois de mars 2007, met le site web libre à la 4e position, avec 14 097 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 15/08/2008, relatif au mois de juin 2008, met le site web libre à la 4e position, avec 14 590 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 01/07/2009, relatif au mois de mai 2009, met le site web libre à la 4e position, avec 17 476 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 24/06/2010, relatif au mois de mai 2010, met le site web libre à la 6e position, avec 17 456 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 22/04/2011, relatif au mois de mars 2011, met le site web libre à la 7e position, avec 17 416 000 visiteurs par mois différents;
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o un extrait daté du 25/05/2012, relatif au mois de avril 2012, met le site web libre à la 8e position, avec 17 921 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 05/03/2013, relatif au mois de janvier 2013, met le site web libre à la 8e position, avec 17 768 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 06/01/2015, relatif au mois de novembre 2014, met le site web libre à la 10e position, avec 15 625 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 01/07/2015, relatif au mois de mai 2015, met le site web libre à la 10e position, avec 15 645 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 30/01/2017, relatif au mois de décembre 2016, met le site web libre à la 10e position, avec 13 848 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 27/03/2017, relatif au mois de février 2017, met le site web libre à la 10e position, avec 12 733 000 visiteurs par mois différents;
o un extrait daté du 23/05/2018, relatif au mois de mars 2018, met le site libre en 28e position avec 15 525 000 visiteurs par mois différents.
Quelques chiffres pour des campagnes publicitaires réalisées par SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media (société indépendante) entre 1999 et 2017, indiquant, par exemple, des dépenses de 5 501 624 EUR en 1999, de 105 565 000 EUR en 2014, de 105 666 000 EUR en 2015, de 119 430 000 EUR en 2016 et de 113 014 000 EUR en 2017.
Une enquête de Que Choisir, réalisée en décembre 2017 et publiée le 28/03/2018. Dans cette enquête, 83 % des 19 536 personnes interrogées étaient satisfaites de la libre fonction de leur fournisseur de services internet en raison de la qualité de l’internet et de son service à la clientèle et du rapport qualité-prix.
Un article de presse de Capital, daté du 01/11/2017, intitulé Les marques des France… et des expressions les moins aimées, contenant un sondage montrant que, dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» est la marque française préférée. Il se trouve en 6ème position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres.
Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée du 01/11/2016. L’enquête indique que 95 % ont un taux de satisfaction mondial en ce qui concerne les services de téléphonie mobile libre et 92 % avec les services d’accès à l’internet (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange, en 2e position, d’au moins 5 points).
Un extrait du communiqué du 15/09/2016 intitulé Terre de sienne. Cet article indique que 77 % des consommateurs ont jugé bon marché, le classant en 19e position, et que 70 % des consommateurs ont considéré «FREE» comme possédant une bonne image, le classant en 22e position parmi 48 autres marques.
Un extrait du site www.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant notamment ce qui suit:
Peu surprenante qui nous permet de pousser un (peu) cock-a-doodle-do, Iliad (Free), au cours de la première moitié du classement, à la 49e place. La société Xavier Niel est mieux placée que l’unique français du
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classement FORBES, à savoir Dassault Systems (76e position) et, pour la plupart, l’élément principal d’Orange absent de la liste.
Un extrait de stratégie, daté du 29/01/2015, indiquant que «FREE» est classé à la 1e place des marques les plus préférées des Français du secteur des télécommunications avec 100 %, suivi de «ORANGE» avec 94 % et «SFR» avec 69 %.
Un sondage de TNS Sofres, daté de février 2014 (1 004 personnes interrogées) indiquant que «FREE» est connu en relation avec des services internet, de ligne fixe et mobile pour 96 % des personnes interrogées (ne serait-ce que de nom), et que «FREE» est particulièrement connu des personnes de moins de 50 ans qui travaillent, et des personnes ayant des enfants.
Une étude comparative des fournisseurs d’accès à Internet par l’association de consommateurs Que choisir, datée du 20/11/2014, indiquant notamment ce qui suit:
Toutes les offres des fournisseurs d’accès à Internet ne sont pas les mêmes. En fonction des technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, fil), de la qualité et de l’étendue du réseau, des services qu’ils proposent sur leur boîte et de leur modem, certains du FSI (fournisseurs de services internet) sont meilleurs que d’autres. À cela, il convient d’ajouter d’autres éléments tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats. C’est sur la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante. Il vous guidera dans vos choix d’un nouveau FSI (fournisseur de services internet). Pour chacune d’elles, vous pouvez accéder aux détails des offres et trouver le train de mesures plus adapté en fonction de vos besoins. Parce que le choix d’un FSI (fournisseur de services internet) n’est pas une chose que vous rencontrez». «FREE» est mentionné comme faisant la note 15 sur 20 et un jugement global de «bon». En outre, cette étude classe également «FREE» en tant que numéro un, avant «SFR», «Orange», «Numericable» et «Bouygues Télécom».
Une enquête de Stratégies, datée du 06/03/2014, intitulée «Innovation au cœur de l’influence» et «marques influentes» (10 premières par pièce), montrant que «FREE» était classé 10e pour la marque la plus innovante, 5e pour «lancement d’une nouvelle tendance», 6e pour «step ahead», 7e pour «un exemple de marques concurrentes», 9e pour «utile d’évaluer les concurrents» et 5e pour «avoir changé le paysage du consommateur».
Une enquête de «ISP Barometer» — «The ISP supervision» — «UFC Que Choisir», datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des internautes ayant répondu au questionnaire étaient satisfaits de leurs services FSI (fournisseurs de services internet). FREE était le fournisseur de services qui a le plus satisfait ses abonnés. En outre, seuls 11,5 % des clients gratuits ont rencontré un problème d’accès à l’internet. FREE a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé, atteignant 85 % de ses abonnés. Cela les place devant le nombre et Orange.
Une enquête de «01NET», datée du 10/06/2013, et ciblant 1 700 internautes, contenant la question «laquelle des marques suivantes symbolisant le plus l’internet», d’où il ressort que «FREE» a obtenu entre 14 % et 15 %, ce qui signifie que «FREE» est la 2e marque de premier plan, juste après «Google», et avant «Amazon», «Apple» et «Facebook».
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Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée de octobre 2012. L’enquête indique, par exemple, 95 % de satisfaction globale des consommateurs en ce qui concerne les services de libre prestation de services (le pourcentage le plus élevé dans l’enquête, avant Orange en 2e position). Ces résultats peuvent s’expliquer par le bon fonctionnement des services et parce qu’il est prédominant, innovant et moyen de fixation des prix.
Un extrait de CHANNELBIZ.FR, daté du 20/09/2012, indiquant notamment ce qui suit:
Apple and Free, le français est plus fidèle à ces marques que n’importe quelle autre […] Dans le domaine de l’opérateur de télécommunications, l’internet et la téléphonie mobile, FREE, s’établit en 2012 comme marque la plus puissante. Celle qui est souvent présentée dans le «grand milieu» comme «APPLE» de la manière française […] se positionne elle-même sur le marché des services internet.
Un article de 60 millions de consommateurs, daté du 27/08/2012, indiquant notamment ce qui suit: «Les conséquences de Free Mobile sur le marché téléphonique doivent être soulignées car elles ont contribué à ramener les ménages en moyenne à 7 EUR par mois et par ménage, ce qui a permis d’amortir le pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012».
Une enquête de Que choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011 et 92,3 % en 2012 étaient globalement satisfaits de la gratuité de leur FSI (fournisseur de services internet). En outre, en 2012, seulement 13,8 % des clients libres admis avoir rencontré un problème d’accès à l’internet et 77,3 % auraient recommandé ce fournisseur de services internet à leurs proches.
Un article de Capital, daté du 01/07/2011, intitulé «Marques préférées de français», contenant un sondage montrant que, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» est la marque française favorite. Il se trouve en 6e position juste derrière certaines marques internationales très célèbres, telles que «Microsoft», «Apple», «Samsung», «Sony» et «Blackberry».
Un article de 60 millions de consommateurs, daté de octobre 2007, indiquant notamment qu’il y a 93 % de satisfaction à l’égard des services fournis par Free et qu’elle a également obtenu la meilleure note dans l’enquête. L’équipement «Freebox» est certainement le plus avancé, fourni par Free, avec de nombreuses fonctions, notamment en matière de télévision.
Une enquête du Journal du Net et du Benchmark, datée de 2005, ciblant 13 000 internautes afin de déterminer s’ils avaient ou non l’intention de quitter leur fournisseur actuel. Cette enquête indique que 44,1 % des personnes qui pensaient changer de fournisseur d’accès ont déclaré préférer la liberté en tant que nouveau fournisseur.
Une enquête de TNS direct, datée de novembre 2004. Il y a 1 000 personnes interrogées et il a été indiqué que «FREE» avait un taux de reconnaissance total de 66 % auprès du grand public et un taux de 88 % parmi les internautes.
Une enquête de Taylor Nelson Sofres, datée de septembre 2000. 1 005 personnes ont été interrogées et 62 % du grand public interrogé et 88 % des internautes sondées connaissaient la gratuité en tant que fournisseur de services internet.
Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), daté du 07/04/2006, intitulé «Groupe de travail sur les politiques des services de
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communication et d’information — jeu multiple: les prix et les tendances politiques». Le rapport indique que l’opposante a été la première entreprise en France à introduire des services de jeux multiples (notamment vidéo, voix et données) sur ADSL.
Un article en ligne du site www.ciscoliveawards.com concernant les «prix de l’innovation» de «Cisco», montrant que gratuit a remporté la catégorie «infrastructure de PI du meilleur fournisseur de services» en 2005.
Certaines décisions d’opposition, d’annulation et de recours de l’EUIPO, ainsi que certaines décisions de justice, toutes concernant «FREE».
Quelques arrêts français confirmant la renommée de «FREE» en France, par exemple:
o la Haute Cour de Nanterre du 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016;
o le Tribunal supérieur de Paris du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015, 28/10/2016, 24/07/2017 et 06/04/2018;
o la division commerciale de la Cour de cassation du 07/07/2004;
o la Cour d’appel de Paris du 28/01/2004, 14/03/2014, 09/09/2014 et 16/10/2015.
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante affirme que la part de marché détenue par une marque est déterminante pour apprécier sa renommée. Sur le marché de la large bande en mars 2013, FREE était le deuxième opérateur français de communications électroniques après Orange, qui bénéficie de sa position d’opérateur historique. En 2017, FREE était en 4ème position et en 2018, FREE était en 2ème position.
Un résumé de l’augmentation de la part de marché est présenté dans le tableau suivant présenté par l’opposante:
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
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L’opposante a présenté un autre tableau résumant les notes d’audience mesurées sur www.free.fr depuis 2000:
Période Nombre de visiteurs individuels par mois Janvier 2019 13.938.000 Mars 2018 15 525 000 Février 2017 12 733 000 Décembre 2016 13 848 000 Mai 2015 15 645 000 Novembre 2014 15 625 000 Janvier 2013 17 768 000 Avril 2012 17 921 000 Mars 2011 17 416 000 Mai 2010 17 456 000 Mai 2009 17 476 000 Juin 2008 14 590 000 Mars 2007 14 097 000 Mars 2006 11 816 000 Février 2005 9 741 000 Février 2004 7 894 000 Mai 2003 7 081 000 Octobre 2002 6 055 000 Juillet 2001 2 025 000 Septembre 2000 1 120 000
En outre, l’opposante a soumis un autre tableau établi par SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media avec les chiffres suivants (en euros) en rapport avec des campagnes publicitaires.
Période Chiffres publicitaires
1999 5 501 624
2000 28 332 000
2001 13 321 000
2002 20 187 000
2003 18 332 000
2004 21 906 000
2005 21 725 000
2006 33 990 000
2007 46 695 000
2008 93 356 000
2009 83 778 000
2010 61 268 000
2011 70 237 000
2012 78 141 000
2013 91 720 000
2014 105 565 000
2015 105 666 000
2016 119 430 000
2017 113 014 000
Les extraits relatifs aux classements d’internautes (Médiamétrie/NetRatings) montrent que www.free.fr figure parmi les sites web les plus visités en France de 2000 à 2019. À cet égard, l’opposante a également présenté un tableau résumant les notes d’audience mesurées pour www.free.fr à partir de octobre 2000. Sur cette base, le nombre de visiteurs
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par mois peut être déduit pour les années qui précèdent le dépôt du signe contesté. Par exemple, 14 097 000, mettant le site web libre en 4e position, en mars 2007; 14 590 000, placer le site web Free en 4ème position, en juin 2008; 17 476 000, placer le site web Free en 4ème position, en mai 2009; 17 456 000, placer le site web Free en 6ème position, en mai 2010; 17 416 000, placer le site web Free en 7ème position, en mars 2011; 17 921 000, placer le site web Free en 8ème position, en avril 2012; 17 768 000, placer le site web Free en 8ème position, en janvier 2013; 15 625 000, placer le site web Free en 10ème position, en novembre 2014; 15 645 000, placer le site web Free en 10ème position, en mai 2015; 13 848 000, placer le site web Free en 10ème position, en décembre 2016; 12 733 000, placant le site Free en 10ème position, en février 2017 et en 15 525 000, mettant le site Free en 28ème position, en mars 2018.
Selon les enquêtes Taylor Nelson Sofres, datées de 2004, 88 % des internautes connaissaient la marque «FREE» comme se rapportant à un fournisseur de services internet. Ce nombre a augmenté et, en février 2014 (sondage TNS Sofres), «FREE» était connu par autant de 96 % des personnes interrogées en relation avec l’internet, la ligne fixe et les services mobiles. L’enquête de 60 millions de consommateurs, datant de 2012, faisait état d’une satisfaction globale de 95 % des consommateurs à l’égard des services gratuits, avant Orange. Celle datée de 2016 se classe libre en nombre un avec 95 % de satisfaction mondiale en ce qui concerne les services de téléphonie mobile et 92 % en ce qui concerne les services d’accès à l’internet.
L’extrait de stratégie, daté de 2015, classé «FREE» en première position de la marque française la plus préférée dans le secteur des télécommunications. Selon une enquête de Capital, datant de 2017, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» était la marque française préférée, en 6ème position, derrière certaines marques internationales célèbres. Dans une autre enquête, datant de 2016, provenant du communiqué, 77 % des consommateurs ont considéré les services gratuits comme étant utiles et 70 % ont considéré «FREE» comme possédant une bonne image. Une autre enquête de «GfK», datant de 2012, indiquait que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphonie mobile libre et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails. Les enquêtes de Que Choisir, datées de 2012 et 2018, indiquaient que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de la gratuité en tant que fournisseur d’accès à Internet, notamment en raison de sa qualité d’internet, de l’efficacité de son service client et du rapport qualité/prix.
Le grand nombre de communiqués de presse, d’enquêtes et de références dans la presse permet d’établir qu’un grand nombre de clients ont souscrit à l’internet, à la ligne fixe et aux services mobiles fournis sous la marque «FREE». En 2011, «FREE» était la marque française favorite, classée en 6ème position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres (Capital, datée du 01/07/2011). En outre, en mars 2013, la Free était le numéro de deux opérateurs français dans le domaine des communications électroniques (JDNJournal du Net, daté du 03/06/2013) en 2016, la Free représentait
17,29 % du marché mobile avec plus de 12 millions de clients (JDNJournal du Net, daté du
18/05/2016) et, en 2018, gratuit se positionnait en deuxième position sur le marché de l’internet à haut débit et à très haut débit avec une part de marché de 23,1 % et de 6.43 milliards d’abonnés (JDNJournal du Net, daté du 04/04/2019). En 2014, «FREE» a été classé à la 10e place pour la marque la plus innovante, la 5e place pour le lancement de nouvelles tendances et la 6e place pour le «step ahead» (Stratégies, 06/03/2014).
Les dépenses annuelles de publicité portant la marque «FREE» de 1999 à 2017 sont très impressionnantes, étant donné qu’elles varient de 5 501 624 EUR en 1999 à 119 667 000 EUR en 2016, et de 113 014 000 EUR en 2017, selon SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence, Kantar Media. Les chiffres figurant dans le tableau
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présenté par l’opposante s’élèvent à un total d’environ 1 132 194 624 EUR en ce qui concerne les campagnes publicitaires.
Conclusion sur la renommée
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «FREE» a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Cela a été attesté par diverses sources indépendantes (plusieurs enquêtes, articles de presse et jugements des tribunaux français). Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et diverses références dans la presse à son succès démontrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000.
Par conséquent, la marque antérieure «FREE» a acquis une forte renommée en France, à tout le moins pour les services de télécommunication, de communication compris dans la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. Par conséquent, la division d’opposition procédera sur la base de la renommée pour les services susmentionnés compris dans la classe 38.
b) Les signes
FREE FREEWIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «FREE». Le signe contesté est la marque verbale «FREEWIRE».
Bien qu’une partie du public francophone comprenne la signification du mot anglais «FREE» comme l’équivalent des mots «libre» ou « gratuit», les autres membres du public francophone ne percevront aucune signification (27/10/2010,-365/09, Free, EU:T:2010:455,
§ 41). Cependant, c’est une minorité du public francophone qui ne comprendra pas le mot «FREE» (05/07/2017, R 298/2017-2, FREEVOLT/FREE et al.). En outre, le Tribunal a jugé que le mot «free» est largement utilisé non seulement parmi le public anglophone, mais également parmi les personnes ayant une connaissance de base de la langue anglaise, qui font partie du public pertinent, à savoir le consommateur français moyen (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). En outre, «free» est considéré comme un mot anglais basique et largement utilisé (dans des expressions également utilisées en français, telles que «freelance», «freestyle» et «duty free»).
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Par conséquent, «FREE» possède un caractère distinctif faible en France si le public pertinent (consommateurs moyens et professionnels) le perçoit comme « libre», dans le sens d’un accès illimité aux produits et services liés à l’internet (19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE/FREE et.al., § 24; 03/07/2013, R 393/2012-2, PRICEFREE/FREE et.al., § 43; 25/01/2012, R 437/2011-2, FreeLounge/FREE et.al., § 20; 31/01/2007, R 349/2006-2, B- FREE/FREE et.al.; 16/06/2014, R 956/2013-2, FREE, § 48), voire gratuit (gratuit). Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). La perception du signe par le public pertinent est déterminante et il existe un élément dès lors que le public pertinent en perçoit un.
L’élément «FREE» du signe contesté a la même signification que dans la marque antérieure. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 37. L’élément «WIRE» du signe contesté ne sera pas compris, du moins par une partie significative du public pertinent, et constitue un terme dépourvu de signification. Il est donc distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «FREE», ce qui signifie que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. «FREE» placé au début des deux signes est pertinent aux fins de la comparaison.
Les signes diffèrent par l’élément «WIRE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu du caractère distinctif des signes et de la coïncidence d’un élément faible, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FREE», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément «WIRE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu du caractère distinctif des signes et de la coïncidence d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal commun «FREE» sera associé par le public pertinent à la signification expliquée ci-dessus, qui possède un caractère distinctif faible. L’élément «WIRE» est dépourvu de signification.
Compte tenu du caractère distinctif des signes et de la coïncidence d’un élément faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen d’un risque de préjudice sera réalisé.
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c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le degré de caractère distinctif des marques antérieures
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en France.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée sur le territoire pertinent pour, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38.
Sur la nature des produits et services
Les produits et services contestés sont, après limitation de la titulaire le 21/09/2021, désormais les suivants:
Classe 9: Alimentations électriques pour bâtiments, installations, machines; batteries mobiles pour la recharge et l’alimentation d’équipements, machines; logiciels d’exploitation, de gestion et de surveillance de systèmes d’alimentation
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électrique et de chargeurs de batteries pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; logiciels pour le suivi de l’agrégation, du stockage, du compte rendu et de l’affichage d’informations concernant les systèmes d’alimentation électrique et les stations de recharge pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; applications mobiles pour la localisation, le suivi, le suivi, l’exploitation, la fixation des prix, la commande et les services de recharge de batteries de télévision pour machines et véhicules.
Classe 37: Fourniture d’énergie électrique pour bâtiments, services d’utilité publique, machines, services de recharge de batteries pour machines, services de rechargemobile pour machines.
Il existe un lien entre les services de l’opposante et l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 37.
Les produits compris dans la classe 9 appartiennent, de manière générale, aux secteurs de la technologie (électrique), des technologies de l’information (TI) et/ou des équipements électroniques et électriques, qui sont liés au domaine des télécommunications. Par exemple, les produits contestés logiciels d’exploitation, de gestion et de surveillance de systèmes d’alimentation électrique et de chargeurs de piles pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; logiciels pour le suivi de l’agrégation, du stockage, du compte rendu et de l’affichage d’informations concernant les systèmes d’alimentation électrique et les stations de recharge pour bâtiments, services d’utilité publique, machines et véhicules; les applications mobiles pour la localisation, le suivi, le contrôle, le fonctionnement, la fixation des prix, la commande et la programmation de la recharge de batteries pour machines et véhicules requièrent très souvent les services de télécommunications de l’opposante, sous la forme de services internet ou de téléphonie mobile, afin de fonctionner correctement et sont utilisés en rapport avec tout type d’appareils et d’équipements de télécommunication. En outre, ces logiciels et autres contenus téléchargeables sont liés aux services de l’opposante, étant donné que ces derniers pourraient être nécessaires pour permettre au logiciel de fonctionner ou de télécharger le contenu. Il en va de même en ce qui concerne les autres produits contestés, globalement, les alimentations électriques et chargeurs de batteries, étant donné que ceux-ci utilisent également les services de l’opposante pour fonctionner correctement et/ou être commandés.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, les services de l’opposante, en combinaison avec d’autres produits et services (par exemple, appareils et dispositifs de télécommunications), mettent à disposition des connexions pour proposer ou utiliser les services compris dans la classe 37. Même si les entreprises de télécommunications, telles que l’opposante, ne proposent généralement pas de services de fourniture d’énergie et autres services similaires, il est aujourd’hui nécessaire que les services de télécommunications de l’opposante, tels que l’internet, offrent les services contestés compris dans la classe 37 et que ces derniers fonctionnent correctement ou qu’ils soient contrôlés. En outre, de nos jours, il existe une convergence entre les services d’utilité électrique et les technologies de télécommunications. De nombreux services publics jouent un rôle dans les synergies et les besoins du réseau d’utilité moderne et reconnaissent l’opportunité d’étendre l’accès à large bande à des zones précédemment moins servies. Toutes les entreprises de transmission électrique disposent d’importantes infrastructures de télécommunications entre leurs centres de contrôle et les sous-stations pour les applications de contrôle et d’acquisition de données, les caméras vidéo, les systèmes de surveillance des actifs et les paquets de protection à grande vitesse. Il existe également des stations de distribution ayant des besoins similaires ainsi que des compteurs intelligents supplémentaires, des besoins d’automatisation de distribution, le suivi des demandes des clients et le niveau de production distribué, le transport de données sur les
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télécommunications est en augmentation. Par conséquent, ces services contestés ont quelque chose en commun avec les services de l’opposante.
Les fournisseurs de télécommunications intégrées et les produits et services contestés susmentionnés compris dans les classes 9 et 37 seront, dans de nombreux cas, en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées, comprenant toute une série de produits et services auxiliaires. Par conséquent, il existe un lien entre les produits et services contestés susmentionnés et les services d’un fournisseur de télécommunications et d’un fournisseur d’accès à Internet.
Les produits et services en cause appartiennent à des secteurs économiques connexes. En outre, ces produits et services partagent largement le même public. Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’une entreprise spécialisée dans les télécommunications, telle que l’opposante, peut s’étendre à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes, tels que ceux compris dans les classes 9 et 37, ou que le public pertinent pourrait avoir besoin d’acheter/de commercialiser ces produits et services ensemble.
Conclusion sur le lien entre les signes
Bien qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, les différences ne sont pas si importantes que le public pertinent ne peut établir un lien entre la marque demandée et la marque antérieure (22/05/2012-, 570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 45).
Même si les signes ne sont que faiblement similaires, il n’est pas exclu que le public pertinent établisse un lien entre eux et, même s’il n’existe pas de risque de confusion, il pourrait transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits/services portant la marque demandée (11/12/2014,-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de l’opposante qui ont un lien avec les produits et services pour lesquels le signe contesté sollicite une protection, comme expliqué ci-dessus. La renommée de la marque «FREE» est synonyme de services liés aux communications (télle). Les consommateurs pertinents sont, sans nul doute, très familiarisés avec la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications de la marque à partir de laquelle sa renommée a augmenté, il existe clairement une possibilité forte et distincte que les consommateurs établissent automatiquement un lien entre les produits et services pertinents. Par conséquent, bien que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, cela ne suffit pas pour exclure un éventuel «lien» entre les signes.
Même si l’élément «WIRE» possède un caractère distinctif intrinsèque normal, du moins par une partie significative du public pertinent, le mot «FREE» de la marque antérieure, entièrement inclus au début du signe contesté, a été prouvé comme jouissant d’une forte renommée. Par conséquent, le public pertinent pourrait penser que les deux entreprises ont travaillé ensemble pour fabriquer ou fournir les produits et services contestés ou qu’il existe un autre lien commercial entre eux.
Par conséquent, et compte tenu, en particulier, de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes et du rapport entre les produits et services en cause, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
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Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits et services contestés, qui connaît la marque renommée «FREE» et qui est confronté au signe contesté «FREEWIRE», pourrait se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et/ou leur porterait préjudice.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle;
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la similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et croire à tort que les produits et services en cause sont fournis par des sociétés/personnes liées;
tous les produits et services en cause sont identiques ou à tout le moins similaires;
les produits et services contestés sont inclus dans l’extension de la marque antérieure;
il est naturel que les entreprises étendent leurs marques à des marchés identiques ou du moins voisins et, par conséquent, le public pertinent peut aisément parvenir à la conclusion qu’une extension de marque a eu lieu: le risque d’association est donc bien plus élevé;
compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel;
le consommateur français pourrait supposer que l’opposante et la titulaire sont liées économiquement;
le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer la bonne image de la marque antérieure (innovation, qualité et prix abordables) aux produits et services contestés;
dans une telle situation, la titulaire tirerait profit de la renommée de la marque antérieure «FREE» et bénéficierait de sa publicité ainsi que de ses investissements commerciaux et techniques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du titulaire n’est pas un facteur pertinent. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Toutefois, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215,
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§ 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché français. Comme le démontrent les éléments de preuve, les services portant la marque «FREE» jouissent d’un niveau élevé de satisfaction auprès des consommateurs et sont associés par le public pertinent à des «services d’accès à Internet de qualité, rapide et stable».
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent à des marchés liés, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le titulaire. Il est très probable que l’usage de la marque contestée puisse donner lieu à un «parasitisme», c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, à savoir qu’ils sont «de haute qualité», «rapides» ou «stables». L’usage de la marque contestée pourrait également conduire à la perception que la titulaire est associée à l’opposante ou appartient à celle-ci et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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