T-672/22 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 septembre 2022
dans l’affaire R 500/2022-1
M. Alfonso López-Ibor Aliño C/ López de Hoyos, 35 3°a
28002 Madrid
Espagne demandeur/requérant représenté par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, C/ Bretón de los Herreros, 66-1°B, 28003 Madrid (Espagne) contre
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA QUALITY RESEARCH, S.L. c/ General Moscardó, 32-5°
28020 Madrid
Espagne opposante/défenderesse représentée par VICARIO CONSULTING, S.L., P.° Castellana, n° 139-7° izda., 28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 120 634 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 190 205)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
06/09/2022, R 500/2022-1, LOPEZ-IBOR ABOGADOS/ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ- IBOR MAYOR & ASOCIADOS et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 janvier 2020, M. Alfonso López-Ibor Aliño (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante

en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées; revues [périodiques]; livres; journaux; albums; circulaires; catalogues; manuels; brochures; affiches; papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; articles de papeterie; matériel d’instruction à l’exception des appareils; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; articles de bureau à l’exception des meubles; prix imprimés [récompenses]; certificats de récompense imprimés; blocs de prise de notes à feuilles lignées; recueils de lois; diplômes imprimés.
Classe 35: Conseil comptable en matière de fiscalité; conseil fiscal [comptabilité]; établissement de déclarations fiscales; services de secrétariat; conseils en organisation et direction des affaires; prévisions et analyses économiques; préparation de rapports économiques; services d’assistance commerciale; informations en matière d’affaires commerciales; étude de marché; préparation de rapports d’affaires; planification fiscale [comptabilité]; services administratifs en matière de renvoi de clients vers des avocats.
Classe 36: Analyses financières économiques; services de conseils financiers et économiques; évaluation financière; services d’estimation fiscale; services de gestion et d’analyse d’informations financières; services de conseils en matière fiscale [non comptables]; consultations en matière immobilière; conseil en matière d’expertises fiscales; conseils financiers en matière de planification fiscale; services d’évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales; assurance protection juridique; gestion de biens immobiliers; services d’assurances en matière d’immobilier; estimations immobilières; services de liquidation de biens immobiliers [services financiers].
Classe 45: Services juridiques; services d’avocat; conseils et représentation juridiques; certification de documents juridiques [services juridiques]; service d’informations en matière d’affaires juridiques; fourniture d’informations relatives à des services juridiques par l’intermédiaire d’un site web; médiation dans le cadre de procédures juridiques; préparation de rapports juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; services de témoins experts
[service juridique]; conseils d’experts en matière de questions juridiques; services de conseils en affaires juridiques privées; organisation de prestations de services juridiques; services d’assistance juridique; compilation d’informations juridiques [service juridique]; services d’enquêtes juridiques; services de conseils concernant la loi; services d’enregistrement juridique; services d’enregistrement de sociétés [service juridique]; services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises; actes translatifs de propriété [services juridiques]; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; conseils juridiques; services d’audit à des fins de conformité juridique; services juridiques concernant les testaments; conseils juridiques en matière de franchisage; services d’élaboration de documents juridiques.
2 La demande a été publiée le 5 février 2020 sous le n° 18 190 205.

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3 Le 14 mai 2020, DIMENSIÓN ESTRATÉGICA QUALITY RESEARCH, S.L. (l'«opposante») a formé opposition contre l’intégralité des produits et services visés par la demande (la «marque contestée»). L’opposition était fondée sur trois marques verbales antérieures: a) MUE n° 9 566 291, «ESTUDIO JURIDICO
INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS» et b) marque espagnole n° 2 682 848, «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ- IBOR Y ASOCIADOS» et c) marque non enregistrée «LOPEZ-IBOR».
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les deux marques antérieures enregistrées a) et b); sur l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, uniquement pour la marque antérieure b), et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour la marque non enregistrée c). Les détails des marques antérieures sont les suivants:
a) MUE n° 9 566 291, marque verbale
ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR MAYOR &
ASOCIADOS demandée le 1er décembre 2010, enregistrée le 19 avril 2011 et dûment renouvelée le 31 décembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou matériel didactique (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Assurances; transactions financières; services de transactions monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; fourniture de services dans le domaine du divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire des besoins individuels.
b) Marque verbale espagnole n° M 2 682 848
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ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR Y ASOCIADOS demandée le 30 novembre 2005 et enregistrée le 1er février 2007 pour désigner les services suivants: Classe 42: Services juridiques. c) Marque non enregistrée LOPEZ-IBOR utilisée dans la vie des affaires au sein de l’Union européenne pour des services juridiques. 5 Le 11 décembre 2020, et dans le but de prouver la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne, l’opposante a produit un certain nombre de documents dans le délai prévu par la loi afin d’établir les droits antérieurs et de produire des documents supplémentaires. Les preuves produites à cette date sont les suivantes:
Articles publiés par Vicente López-Ibor Mayor, associé majoritaire de la société opposante et associé président d'«Estudio Jurídico Internacional», dans différents médias écrits, en anglais et en espagnol. Les articles datent de la période allant de 2014 à 2020 et portent sur des sujets tels que l’énergie, les marchés publics, la gestion aéroportuaire ou diverses questions liées à la COVID-19.
Apparitions de l’associé président d'«Estudio Jurídico Internacional» et d’autres associés du cabinet dans divers médias espagnols et étrangers avec des entretiens et des articles en espagnol et en anglais, au cours de la période allant de 2015 à 2020. Les documents font référence à «Estudio Jurídico Internacional», «Estudio Jurídico Internacional López-Ibor y Asociados» ou «EJI Abogados López-Ibor Mayor», entre autres noms, comme un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de l’énergie et à son président comme un avocat expert dans ce domaine.
Documents détaillant les fonctions, les activités et l’enseignement de Vicente López-Ibor Mayor, notamment la présidence d'«Estudio Jurídico Internacional López-Ibor & Asociados».
Curriculum vitæ du président d'«Estudio Jurídico Internacional».
Présentations et travaux lors d’événements et de manifestations au cours de la période allant de 2015 à 2019 dans lesquels apparaît la
marque .
Publications au Journal officiel des Communautés européennes de mars 2000 et juillet 2012 concernant la nomination de Vicente López-Ibor Mayor, entre autres, en tant qu’expert et membre du comité consultatif en matière de marchés publics de la Commission européenne. Une publication au B.O.C.M. (Journal
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officiel de la Communauté de Madrid) d’avril 2003 concernant sa nomination en tant que membre du conseil social d’une université de Madrid est également jointe.
Factures émises à l’intention d'«Estudio Jurídico Internacional López-Ibor y Asociados, S.L.» relatives à l’enregistrement du domaine ejilopezibor.com de 2014 à 2019, ainsi qu’au renouvellement des licences antivirus en 2013.
Plaques d’identification du cabinet d’avocats «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL EJI López-Ibor Mayor y Asociados», par exemple
.
Décision de l’Office espagnol des brevets et des marques concernant le refus partiel de la marque «LOPEZ-IBOR ABOGADOS» pour cause de risque de confusion avec la marque antérieure «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR Y ASOCIADOS». 6 Le 14 mai 2021, à la demande du demandeur et dans le délai imparti à cet effet, l’opposante a apporté la preuve de l’usage de la MUE n° 9 566 291. Les documents produits étaient les suivants:
Annexe 1: copie de cent trois factures pour des services juridiques fournis à différentes entreprises en Espagne, au Portugal, en France, aux Pays-Bas, en Autriche et dans d’autres pays hors de l’Union européenne (en tout état de cause, les services de conseil sont fournis en Espagne), datant de la période allant de 2015 à 2019, sur lesquelles figure le cachet de «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS».
Annexe 2: copies de courriels émis au cours de la période allant de 2015 à 2019, faisant référence à des invitations faites par divers entités commerciales, personnes morales et organismes officiels à M. Vicente López-Ibor Mayor, pour sa participation à des cours, conférences ou tables rondes, principalement en Espagne, accompagnant également la copie des documents correspondants de M. López-Ibor sur lesquels la marque apparaît.
Annexe 3: copies des factures pour l’achat de cartes de vœux de Noël personnalisées au cours des années 2015, 2017 et 2018 par «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR Y ASOCIADOS, S.L.», ainsi que des copies de divers courriels des années 2016 à 2019 joignant des vœux de Noël avec le logo d'«ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ- IBOR MAYOR & ASOCIADOS».
Annexe 4: copie des accords de coopération et des courriels connexes, datés de 2016 à 2019, entre «Estudio Jurídico Internacional LOPEZIBOR MAYOR
& ASOCIADOS, S.L.», et l’Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE – Institut supérieur de droit et d’économie) en vue de l’obtention du diplôme en droit.
Annexe 5: copie des images du site web, ejilopezibor.com, appartenant au cabinet d’avocats «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-
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IBOR MAYOR & ASOCIADOS» pour les années 2015 à 2019, extraites de l’archive internet «WaybackMachine».
Annexe 6: copie d’un courriel daté du 13/01/2021 et de l’accord d’adhésion joint confondant le cabinet LOPEZ IBOR ABOGADOS, S.L.P., (marque contestée) avec le cabinet ESTUDIO JURIDICO INTERNACIOINAL LOPEZ-
IBOR MAYOR Y ASOCIADOS.
7 Par décision du 28 janvier 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, notamment pour tous les services contestés compris dans la classe 45, et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure d’opposition. Le raisonnement peut être résumé comme suit:
– Pour respecter l’ordre des marques invoquées, l’opposition sera examinée, tout d’abord, par rapport à la marque antérieure a), qui est une MUE enregistrée sous le n° 9 566 291.
– Preuve de l’usage. Les factures produites démontrent un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent et pendant la période pertinente. Il est également établi que cet usage a été fait à titre de marque, c’est-à-dire comme identifiant de l’origine commerciale de certains des services compris dans la classe 45 revendiqués. L’usage de la marque, bien que variant selon la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’altère pas son caractère distinctif initial et est donc considéré comme un usage conforme à la forme enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. La portée de l’usage avéré est suffisante car elle couvre un volume d’échanges considérable. Toutefois, les éléments de preuve présentés ne permettent que de conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure exclusivement pour des services compris dans la classe 45: Services juridiques. L’examen de l’opposition sera fondée sur ces services.
– Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Applicable pour les services contestés compris dans la classe 45. Ainsi que nous le verrons ci-après:
Les produits contestés compris dans la classe 16 sont différents des services compris dans la classe 45 de la marque antérieure.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services désignés par la marque antérieure.
Les services contestés compris dans la classe 36 sont différents des services désignés par la marque antérieure.
Les services contestés compris dans la classe 45 sont identiques aux «services juridiques» de la marque antérieure, que ce soit parce qu’ils sont compris sous la même forme dans les spécifications des deux listes (synonymes compris) ou parce que les services de l’opposante incluent les services contestés, sont inclus dans ceux-ci ou coïncident avec ceux-ci.
Le territoire de référence est l’Union européenne.
Les services compris dans la classe 45 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels ou aux entreprises ayant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques, et qui feront donc preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
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Les signes possèdent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, en dépit de la présence d’éléments non distinctifs.
Pour les services compris dans la classe 45 jugés identiques, il y aura un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone de l’Union européenne. Pour les autres produits et services jugés différents de ceux de la marque antérieure, en l’absence de l’exigence de similitude ou d’identité de champ d’application, il n’y aura pas de risque de confusion, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas applicable.
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure. En ce qui concerne les services qui ont été jugés identiques, cela n’est pas nécessaire étant donné que l’opposition a été accueillie même en tenant compte d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure. La constatation d’un caractère distinctif élevé n’aurait pas modifié le résultat. En ce qui concerne les autres produits et services, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’éventuel caractère distinctif élevé puisqu’il manque la condition de similitude entre les produits et services comparés pour pouvoir apprécier l’existence d’un risque de confusion.
Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage en relation avec la marque de l’opposante b), la marque verbale espagnole n° M 2 682 848, «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR Y ASOCIADOS», puisqu’elle couvre les mêmes services juridiques pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage de l’enregistrement de la marque a), la MUE analysée ci-dessus, et le résultat ne peut pas être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, car il n’existe pas de risque de confusion.
– Renommée de la marque antérieure. Article 8, paragraphe 5, du RMUE. Non applicable. Il ne ressort pas des éléments de preuve produits que la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits et services et qu’elle est connue d’une partie significative du public pertinent. En outre, il n’a été invoqué aucun fait, élément de preuve ou allégation permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
– Marque non enregistrée. Article 8, paragraphe 4, du RMUE. Non applicable. L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée «LOPEZ-IBOR» ou sur les conditions à remplir pour pouvoir interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit des États membres dans lesquels elle est protégée.
8 Le 28 mars 2022, le demandeur a formé un recours contre la décision susmentionnée, demandant qu’elle soit annulée en partie, dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 24 mai 2022 et les arguments qui y sont présentés peuvent être résumés comme suit:
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– Preuve de l’usage. La marque de l’opposante n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. L’usage qui en est fait ne correspond pas à la marque telle qu’enregistrée en raison de l’ajout de l’acronyme «EJI» représenté en lettres majuscules dans une forme elliptique sur fond foncé. Cet élément ajouté modifie le caractère distinctif de la marque en cause telle qu’enregistrée. En outre, l’acronyme «EJI» est utilisé pour identifier l’origine commerciale des services désignés. Cela se reflète non seulement dans les noms de domaine de la défenderesse, https://www.ejilopezibor.com/ et info@ejilopezibor.com, mais aussi dans les représentations de la marque telle qu’il a été prouvé qu’elle est utilisée:
Annexe III. Page 192:
Annexe III. Page 195:
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Annexe III. Page 199:
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Annexe IV. Pages 244 et 249:
Annexe VIII, constituée de plaques d’identification du cabinet:
– Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette disposition ne s’applique pas. L’impact visuel des marques en conflit est différent. La couleur fuchsia de la marque contestée est hautement distinctive et sa typographie n’est pas standard comme le prétend la division d’opposition. Il s’agit d’une police de caractères blanche stylisée avec un tiret plus large que la normale au centre du signe, ce qui confère à la marque son propre style distinctif. Sur le plan phonétique, les marques en conflit présentent également des différences L’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» figurant dans la marque contestée ne doit pas être considérée comme descriptive, mais comme une expression ayant acquis un caractère distinctif. Elle occupe une position clé, au début du signe, et est également susceptible d’être l’expression utilisée par l’opposante pour désigner ses services professionnels. Les différences d’ensemble permettront d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public.
– Coexistence pacifique et propriété d’autres enregistrements. Il convient de tenir compte du fait que les marques en conflit coexistent pacifiquement sur le marché depuis plus de 15 ans. Il faut également tenir compte du fait que le demandeur est titulaire d’autres marques, ce qui doit être pris en considération. Il est notamment titulaire des marques suivantes, désignées dans le document
n° 1 présenté dans le cadre de la procédure d’opposition, qui sont:
Marque espagnole n° 2 706 887/0 «LÓPEZ-IBOR ABOGADOS» (marque verbale) protégeant les services compris dans la classe 35. Demandée le 19/04/2006 et accordée le 12/02/2007.
Marque espagnole n° 2 706 890/0 «ALFONSO LÓPEZ-IBOR ABOGADOS» (marque verbale) protégeant les services compris dans les classes 35 et 42 (désormais 45). Demandée le 19/04/2006 et accordée le 14/11/2006.
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Marque espagnole n° 2 706 889/7 «VENTURA GARCÉS & LOPEZ‐ IBOR ABOGADOS» protégeant les services compris dans les classes 35 et 42 (désormais 45). Demandée le 19/04/2006 et accordée le 14/11/2006.
– Article 8, paragraphe 5, point b), du RMUE. La conformité avec la décision attaquée est démontrée dans la mesure où elle n’a pas considéré que cette disposition était applicable parce qu’elle n’a pas prouvé que les conditions requises par cette disposition étaient réunies.
– Article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le rejet de ce moyen par la division d’opposition est également approuvé. L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué.
9 Le 26 juillet 2022, l’opposante a déposé un mémoire en défense, demandant que le recours soit rejeté dans son intégralité et que la décision de la division d’opposition soit confirmée, le refus de la demande de la MUE n° 18 190 205 pour tous les services compris dans la classe 45 étant maintenu. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Preuve de l’usage. Un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent et pendant la période pertinente a été démontré. Le fait d’inclure un élément supplémentaire, à savoir l’expression descriptive «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» ou son acronyme «EJI», ne remet pas en cause le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Le demandeur reconnaît lui-même que tant l’expression «ESTUDIO JURÍDICO
INTERNACIONAL» que son acronyme sont descriptifs. Les résultats de la recherche Google pour les termes «étude», «juridique» et «international», qui sont joints au document n° 1, démontrent le caractère descriptif de cette expression
– Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette disposition est applicable. Le seul élément distinctif des deux marques est «LÓPEZ-IBOR», ce qui conduira le public à confondre les marques entre elles ou à établir une corrélation entre elles en supposant que les services de l’une et de l’autre proviennent d’un secteur d’activité commun. L’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL » figurant dans la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif pour les services d’un cabinet d’avocats. La police standard et la couleur de fond de la marque antérieure ne peuvent pas être considérés comme distinctifs à un point tel que le public soit capable de ne pas confondre les marques. Une éventuelle tentative de tirer parti d’un nom de famille courant, «LÓPEZ-IBOR», est suggérée lorsque l’opposante utilise dans son signe les deux noms de famille, «LÓPEZ-IBOR MAYOR», afin de veiller à une distinction claire dans la vie des affaires et de préserver un espace pour d’autres membres de la famille portant le même premier nom de famille. Il est suggéré que le demandeur pourrait éviter ce conflit en utilisant ses deux noms de famille «LÓPEZ-IBOR ARIÑO» dans son signe.
Motifs
10 Le recours est rejeté au motif que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réunies, comme l’avait constaté la division d’opposition. La chambre de recours analysera ensuite cette disposition, après avoir
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défini la portée du recours, examiné l’appréciation de la preuve de l’usage, l’existence d’autres enregistrements nationaux et la coexistence pacifique des signes, pour aboutir à une conclusion.
Portée du recours
11 Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté la demande de MUE dans la classe 45. La décision attaquée a partiellement accueilli l’opposition formée en autorisant l’enregistrement de la demande de MUE dans les classes 16, 36 et 45, mais en rejetant la demande de
MUE dans la classe 45, sur la base du premier moyen soulevé, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en relation avec les marques antérieures:
a) MUE n° 9 566 291 et b) marque espagnole n° M 2 682 848. Les autres moyens soulevés fondés sur l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE ont été rejetés.
12 Eu égard au contenu de la décision attaquée susmentionnée et aux arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours introduit, la chambre de recours limite la portée du présent recours au réexamen de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de la preuve de l’usage et au réexamen de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les deux marques antérieures, à savoir a) la MUE n° 9 566 291 et b) la marque espagnole n° M 2 682 848. Ces deux questions seront abordées ci-après.
Appréciation de la preuve de l’usage
13 Le demandeur conteste l’appréciation de la preuve de l’usage faite par la division d’opposition sur un seul point, à savoir l’usage de la marque antérieure. Selon le demandeur, la marque antérieure MUE n° 9 566 291 n’a pas été utilisée sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée et les variations de sa forme modifient le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Par conséquent, le demandeur fait valoir que l’usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’a pas été prouvé.
14 Les différences dans l’utilisation de la marque antérieure apportées par l’opposante consistent essentiellement en l’ajout de l’acronyme de l’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL», c’est-à-dire «EJI», lors de l’utilisation du signe. Il s’agit de la marque verbale antérieure dont on cherche à prouver l’utilisation:
ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS
15 Les utilisations dans lesquelles l’acronyme «EJI» est ajouté à une telle marque sont représentées, entre autres, dans ces images:
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16 Pour la chambre de recours, comme pour la division d’opposition, le signe tel qu’utilisé reproduit intégralement les mots de la marque telle qu’enregistrée. À proprement parler, il existe trois différences entre la marque antérieure a) telle qu’enregistrée et la marque a) telle qu’utilisée. Les différences sont de trois ordres. Tout d’abord, au lieu que tous les mots soient disposés sur une seule ligne, ils le sont sur deux. Ensuite, entre les deux lignes, l’acronyme «EJI» est ajouté en lettres blanches dans un ovale sur fond noir. Troisièmement, les mots «López-Ibor Mayor
& Asociados» sont représentés en minuscules à l’exception des lettres initiales et non pas tous en majuscules comme reproduit dans la demande d’enregistrement de la marque.
17 Toutefois, les trois différences mentionnées ci-dessus ne modifient pas de manière significative l’impression globale produite par le signe et ne modifient pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Le fait que les éléments verbaux de la marque soient répartis sur trois lignes au lieu d’une seule ne porte pas excessivement atteinte à la perception visuelle du consommateur, qui peut comprendre que, pour des raisons d’espace, la largeur du signe est réduite en répartissant les mots sur plusieurs lignes, et ne porte donc en rien atteinte à la perception phonétique ou conceptuelle. L’inclusion de l’acronyme «EJI» ne modifie pas l’impression globale produite par le signe; en réalité, il ne s’agit pas d’un élément totalement nouveau, puisqu’il reproduit le concept d'«ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» qui est déjà présent dans le signe et qui est également descriptif, tout comme l’acronyme «EJI». En revanche, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34) si l’élément ajouté n’est pas distinctif, s’il est faible ou non dominant et n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport,
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EU:T:2010:229, § 36 et suivants). Dans cette ligne, pour que soit appliqué l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il est nécessaire que les éléments (ajoutés/omis) n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif (15/10/2019, T-582/18, Xboxer
Barcelona, EU:T:2019:747, § 39). En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, l’acronyme «EJI», ainsi que la mention sous-jacente «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL», sont descriptifs des services en cause et constituent donc des éléments faibles de la marque. La forme ovale dans laquelle est inséré le sigle «EJI» ne suppose pas non plus de modification significative du caractère distinctif du signe tel qu’enregistré, car il s’agit d’une forme géométrique de base [19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223]. Enfin, les différences typographiques n’ont pas d’incidence particulière sur la comparaison des signes puisque, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme typographique, c’est-à-dire le fait qu’il soit en majuscules ou en minuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
18 À la lumière des considérations qui précèdent, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’usage de la marque antérieure était conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE est confirmée. Il est également confirmé qu’il n’est pas nécessaire d’analyser la preuve de l’usage de cette marque espagnole b), car elle concerne les mêmes services que la marque a), dont l’usage a été prouvé. Compte tenu de ce qui précède, l’application par la division d’opposition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut donc être examinée ci-dessous.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée sera refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés. Il s’agit là de conditions cumulatives. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 33, 34).
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21 La division d’opposition a considéré qu’il convenait d’analyser l’application de cette disposition en comparant la marque demandée en première instance avec la marque de l’opposante a), à savoir la MUE n° 9 566 291. Cette instance examinera la décision attaquée de la même manière.
Territoire pertinent. Public pertinent/degré d’attention
22 Le territoire pertinent est l’Union européenne lorsqu’on prend en considération la marque antérieure de l’Union européenne n° 9 566 291.
23 C’est à juste titre que la division d’opposition a indiqué que le public pertinent se compose du grand public et des professionnels ou des entreprises ayant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques. Par ailleurs, les marques en cause étant rédigées en espagnol, le public pertinent pris en considération est le public hispanophone de l’Union européenne. Le degré d’attention du public concerné est supérieur à la moyenne. Il s’agit de services de passation de marché peu fréquents, dont les prix sont élevés, qui peuvent avoir un effet économique majeur sur les consommateurs et qui sont généralement fondés sur la confiance qu’ils génèrent chez les acheteurs.
Comparaison des produits et des services
24 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La question à examiner serait celle de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
25 Le demandeur n’a pas contesté dans sa requête le raisonnement de la division d’opposition qui a conclu que les services contestés compris dans la classe 45 sont identiques aux «services juridiques» de la marque antérieure, que ce soit parce qu’ils sont compris sous la même forme dans les spécifications des deux listes, synonymes compris, ou parce que les services de l’opposante incluent les services contestés, sont inclus dans ceux-ci ou coïncident avec ceux-ci. La chambre de recours ne trouve aucune raison d’en convenir autrement et confirme donc l’identité des services comparés.
Comparaison des signes
26 En ce qui concerne la comparaison des signes, il découle de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause et sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque contestée Marque antérieure
a) MUE n° 9 566 291
ESTUDIO JURIDICO
INTERNACIONAL LOPEZ-
IBOR MAYOR &
ASOCIADOS
28 La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux
«LOPEZ-IBOR» et «ABOGADOS» en lettres majuscules blanches, disposés dans un rectangle sur un fond rouge/fuchsia. En raison de sa taille considérable et de son emplacement centré, l’expression «LOPEZ-IBOR» est l’élément le plus frappant du signe. Cette expression est à son tour distinctive par rapport aux services qu’elle désigne, car elle n’a aucun rapport avec eux. Le mot «ABOGADOS» est de petite taille et son emplacement est discret, au-dessus du «R» de «IBOR». Étant donné la petite taille de «ABOGADOS», il est possible qu’il ne soit même pas perçu par le public et, s’il est perçu, il peut ne pas être prononcé, car il semble être peu mis en avant dans le signe. En tout état de cause, le mot «ABOGADOS» est descriptif des caractéristiques des services désignés par la marque contestée dans la classe 45. Pour la chambre de recours, comme pour la division d’opposition, la forme rectangulaire de couleur fuchsia/rouge et la police de caractères plutôt standard sont simplement décoratives et ne sont donc pas distinctives.
29 La marque antérieure a) est une marque uniquement verbale. Les termes
«ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» et «ASOCIADOS» sont descriptifs des services juridiques qu’ils désignent. L’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL», comme le souligne à juste titre la division d’opposition, fait référence à l’origine, aux caractéristiques ou au type de services en question, qui sont fournis par un cabinet d’avocats et ont une portée supranationale. Le terme «ASOCIADOS» décrit le fait que plusieurs associés exercent l’activité. Le symbole «&» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif. Il s’agit de la conjonction «&» en anglais, qui est largement utilisée dans le commerce sur le territoire concerné et est également reconnue par le public pertinent. En revanche, l’élément «LOPEZ-IBOR MAYOR» est distinctif pour les services en question, car il n’a aucun rapport avec eux.
30 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. Ils ont en commun les termes distinctifs «LOPEZ-IBOR». Ils se distinguent par les éléments non distinctifs, à savoir «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL», «&»,
«ASOCIADOS» de la marque antérieure et par le terme «ABOGADOS», peut-être
à peine perceptible, ainsi que par les éléments graphiques de la marque contestée.
Ils se distinguent également par le terme distinctif «MAYOR» de la marque antérieure.
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31 Sur le plan phonétique, les signes présentent également un degré moyen de similitude. Ils coïncident dans la prononciation des éléments distinctifs /LO-PEZ/-
/I-BOR/. Ils diffèrent par les phonèmes des éléments discordants entre les deux signes, à savoir par les éléments non distinctifs, /ES-TU-DIO/ /JU-RI-DI-CO/
/IN-TER-NA-CIO-NAL/ /AND/ /A-SO-CIA-DOS/ et par le terme distinctif de la marque antérieure /MA-YOR/ ainsi que par l’élément non distinctif qui n’est peut- être pas prononcé en raison de sa petite taille /A-BO-GA-DOS/.
32 Sur le plan conceptuel, les signes présentent également un degré moyen de similitude. En effet, les signes seront associés à une signification similaire, celle d’un premier nom de famille composé qui se retrouve dans les deux signes, «LOPEZ-IBOR». Cette similitude n’est pas remise en cause par l’ajout du second nom de famille qu’inclut la marque antérieure, «MAYOR».
Caractère distinctif de la marque antérieure
33 La division d’opposition a considéré qu’il était approprié pour l’appréciation caractère distinctif de la marque antérieure de prendre comme référence son caractère distinctif intrinsèque, malgré la revendication par l’opposante du caractère renommé de sa marque antérieure a).
34 Par conséquent, en appréciant la marque antérieure dans son ensemble, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, en dépit de la présence d’éléments non distinctifs. La chambre confirme le bien-fondé de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et confirme également que le caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
35 L’argument du demandeur concernant le caractère distinctif et dominant de l’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» est rejeté. Il s’agit de termes de base en espagnol, qui, par rapport aux services juridiques en question, sont descriptifs. Le requérant soutient qu’ils sont devenus distinctifs par l’usage qui en a été fait par l’opposante. À cette fin, il fournit des extraits de l’internet dans lesquels cette expression est utilisée. Toutefois, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, ces extraits faisant référence à l’usage fait par l’opposante ne démontrent toutefois pas qu’une partie considérable du public pertinent perçoit l’expression «ESTUDIO JURÍDICO INTERNACIONAL» comme une expression distinctive et encore moins qu’elle pourrait être l’expression utilisée comme marque des services en question. En outre, il est bien connu en Espagne que la relation avec les avocats et les médecins est généralement très personnelle, de sorte que les clients et les patients se réfèrent généralement à leur avocat ou à leur médecin par leur prénom ou leur nom, sans préjudice du fait que ces professionnels travaillent dans un cabinet ou une clinique particulière, qui peut également porter leurs prénoms et/ou leurs noms.
Appréciation globale du risque de confusion et autres considérations
36 L’analyse du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés. En ce sens, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
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d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
37 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
38 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18), et il a été conclu que la marque antérieure a) a un caractère distinctif intrinsèque normal.
39 Le consommateur moyen de la catégorie de services, et même le consommateur spécialisé ayant un niveau d’attention élevé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les signes comparés ont en commun l’élément distinctif,
«LOPEZ-IBOR», qui, selon toute vraisemblance, sera celui que le public pertinent gardera en mémoire; ce public risque en revanche d’oublier les autres éléments des signes, qui, en outre, sont dépourvus de caractère distinctif.
40 À la lumière des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus, compte tenu de l’identité des services comparés et de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne entre les signes analysés, il pourra exister un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone pertinent de l’UE lorsque celui-ci sera confronté aux marques en conflit, en dépit d’un degré d’attention élevé. D’une part, les signes en conflit ont en commun un élément distinctif, à savoir le nom de famille non fréquent «LOPEZ-IBOR». D’autre part, les différences entre eux ne sont pas de nature à permettre de les distinguer les uns des autres et d’exclure le risque de confusion.
41 En outre, étant donné la coïncidence d’un élément principal des marques, «LOPEZ- IBOR», comme le souligne la division d’opposition, il est probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous- marque – une variante de la marque antérieure – configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
42 Étant donné que l’opposition a été partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a), selon l’opposante dans la procédure d’opposition, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré de renforcement dudit caractère distinctif de cette marque dû à sa renommée. Même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé, le résultat serait le même.
43 En ce qui concerne la marque antérieure b) se référant à l’enregistrement de la marque espagnole n° M 2 682 848, «ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL
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LOPEZ-IBOR Y ASOCIADOS», comme l’a jugé la division d’opposition, le résultat est le même que pour la marque antérieure a) analysée ci-dessus, à savoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol, sur le territoire pertinent, l’Espagne, en ce qui concerne les services compris dans la classe 45 contestés.
Enregistrements antérieurs et coexistence pacifique des marques
44 Le demandeur fait valoir qu’il est titulaire d’autres enregistrements de marques espagnoles comprenant le terme «LOPEZ-IBOR» et que les marques coexistent pacifiquement sur le marché depuis des années. Ces circonstances n’ont pas d’incidence sur le résultat de la présente décision, comme nous allons maintenant l’expliquer.
45 En ce qui concerne les enregistrements espagnols antérieurs, la chambre de recours rappelle que la légitimité des décisions de l’Office doit être évaluée uniquement sur la base des règlements de l’UE, tels qu’interprétés par le juge de l’Union européenne. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure ni par des décisions prises dans un État membre, ou intervenues dans un pays tiers, par lesquelles un signe ou un dessin ou modèle en cause peut être enregistré en tant que marque ou dessin ou modèle au niveau national (23/01/2014,
T-513/12, Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63).
46 En ce qui concerne la coexistence alléguée de la marque antérieure avec la marque contestée et les enregistrements antérieurs du demandeur, la chambre de recours indique que le demandeur n’a pas démontré la coexistence des marques en conflit sur le marché, facteur susceptible d’amoindrir le risque de confusion (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). La simple coexistence dans les registres des marques n’est pas suffisante, il faut, pour pouvoir invoquer la coexistence, démontrer que le public pertinent a été confronté à la fois à la marque contestée et à la marque antérieure pendant la période où les marques ont été commercialisées, circonstance qui n’a pas non plus été prouvée (02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 54-59).
Conclusion
47 En vertu de ce qui précède, la décision de la division d’opposition a été ajustée en considérant comme applicable l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 45, il existera un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone de l’Union européenne lorsque celui-ci sera confronté aux marques en cause.
Frais
48 Conformément l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le requérant (demandeur), en tant que partie perdante, est condamné à supporter les frais exposés par la défenderesse (opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, en ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation
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professionnelle de la défenderesse (opposante), qui s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la chambre de recours confirme l’approche de la décision attaquée, selon laquelle chaque partie doit supporter ses propres frais.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne le requérant (demandeur) à payer les frais exposés par la défenderesse (opposante) aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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