EUIPO, 9 décembre 2022, R 1070/2022‑2, REBELLION

EUIPO 9 décembre 2022

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement
La chambre de recours a estimé qu'il n'existait pas d'indices concordants permettant de conclure à une intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque, et que la liste des produits et services n'était pas excessivement large ni dénuée de logique commerciale.
Rejeté
Absence d'usage sérieux de la marque
La chambre de recours a rappelé que l'absence d'usage pour certains produits ne constitue pas en soi une preuve de mauvaise foi, et que la titulaire a reconnu avoir utilisé la marque pour certains produits.
Rejeté
Renonciation partielle à la marque
La chambre de recours a jugé qu'une renonciation n'est pas en soi un indicateur de mauvaise foi et qu'elle ne prouve pas l'absence d'intention d'utiliser la marque.
Rejeté
Envoi de lettres de mise en demeure
La chambre de recours a considéré que l'envoi de lettres d'avertissement est un acte normal de protection des droits de propriété intellectuelle et ne constitue pas une preuve de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 9 déc. 2022, n° R1070/2022-2
Numéro(s) :	R1070/2022-2
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 décembre 2022
Dans l’affaire R 1070/2022-2
Rebellion Defence Limited Altringham (Royaume-Uni)
Demanderesse en nullité/requérante représentée par Taylor Wessing LLP, Londres (Royaume-Uni)
contre
Christopher Kingsley Oxford, Royaume-Uni
Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Bernard Anthony Whyatt, Brand Protect, Retiro Verde, Castleknock Road, 15, Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 560 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 002 492)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 1998, Christopher Kingsley (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
REBELLION
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Ordinateurs, appareils électroniques et électriques, tous pour l’entrée, le sortie et le traitement de données; machines et appareils de jeux, de divertissement et de divertissement; appareils de jeux vidéo, jeux informatiques, appareils de jeux électroniques, tous conçus pour être utilisés pour des récepteurs de télévision et des appareils vidéo; machines pour jeux et flippers de monnaie et de flippers; appareils de jeux électroniques de table avec écrans électro-optiques; bandes magnétiques, disques, disques magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, puces de silicone, micropuces, circuits et cassettes électroniques, tous encodés avec des programmes de jeux et tous destinés aux appareils de jeux précités; enregistrements audio et vidéo, appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image; logiciels; programmes informatiques; micrologiciel; cartouches de mémoire de programmes pour appareils électroniques récréatifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; livres, manuels, brochures, brochures et magazines; matériel d’instruction et d’enseignement; photographies; affiches; papeterie; autocollants, étiquettes et décalcomanies; matériel publicitaire; cartes à jouer ordinaires.
Classe 28: Jeux, jouets; jeux électroniques; appareils électroniques récréatifs comprenant des appareils informatiques; jeux et pinlippers non coin; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 42: Programmation informatique, conception et conseils en matière de programmation informatique; développement de logiciels; création et maintenance de sites Web; installation, personnalisation et maintenance de programmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la création, le développement, la compilation et la production de jeux informatiques; recherche, analyse, conception et développement de logiciels et de jeux; octroi de licences de logiciels et de jeux; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2000 et la marque a été enregistrée le 26 février 2001.
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3 Le 26 mars 2020, rebellion Defense Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (b) du RMUE.
5 Le 27 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de renonciation partielle à la marque contestée. En particulier, elle concernait les produits et services découpés ci-dessous, indépendamment de la couleur:
6 La renonciation partielle a été suspendue par l’Office.
7 Par décision du 19 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le principal argument de la demanderesse en nullité était fondé sur l’affirmation selon laquelle la demande a été déposée pour un large éventail de
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produits et services, dont beaucoup ne sont pas liés aux activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qu’elle n’avait pas l’intention de les fournir. Toutefois, la division d’annulation a considéré que la liste des produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas particulièrement longue et que les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 42 concernent un domaine d’activité similaire. Ils sont liés à des ordinateurs, des logiciels et des jeux. Ces produits et services coïncident avec le domaine d’activité de la titulaire, qui, comme l’admet la demanderesse, comprend notamment les jeux vidéo et les jeux informatiques. Les produits compris dans la classe 16 coïncident également avec le domaine d’activité du titulaire, étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne développe et distribue des bandes dessinées et des livres et a besoin de matériel pédagogique pour ses jeux informatiques. Dès lors, il ne saurait être affirmé que ces produits ne sont pas liés à l’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Comme l’a admis la demanderesse en nullité, la mauvaise foi ne peut être établie sur la base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement. En réalité, demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le fait que certains des produits et services de la marque contestée puissent n’avoir rien en commun avec le domaine d’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris les jeux, les livres et les films, est dénué de pertinence, d’autant plus qu’en l’espèce, les produits et services constituent des groupes assez homogènes qui sont principalement liés au domaine d’activité de la titulaire. Par conséquent, l’argument de la demanderesse en nullité doit être rejeté.
La demanderesse en nullité a fait valoir que l’absence d’usage dans la mesure où la marque a été enregistrée appuie la conclusion selon laquelle la titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention de faire un usage sérieux de la marque dans l’Union européenne. La division d’annulation a affirmé qu’il existait une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire et qu’aucune preuve du contraire n’a été produite pour démontrer que la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse en nullité n’a pas non plus démontré que la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En outre, la division d’annulation a indiqué que la limitation de la liste des produits et services ne signifie pas qu’au moment du dépôt, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser ces produits et services ou que le dépôt avait été effectué avec une intention malhonnête.
En outre, la demanderesse a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne tente d’empêcher la demanderesse de continuer à utiliser le signe correspondant au Royaume-Uni et aux États-Unis et qu’elle envoie des lettres de fin. La division d’annulation a considéré que l’envoi de lettres
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d’avertissement en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
La demanderesse admet que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour des jeux vidéo, jeux de société, bandes dessinées, livres, programmes télévisés et films par la société dont la titulaire de la marque de l’Union européenne est directeur. L’allégation selon laquelle une intention malhonnête fondée sur le non-usage de la marque contestée existait de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour ces produits et services spécifiques ou pour les produits et services qui se chevauchent doit être rejetée comme étant incohérente. Il ne saurait y avoir mauvaise foi en raison du non- usage pour les produits et services pour lesquels il existe un usage.
La division d’annulation a convenu avec les deux parties que l’inscription d’un accord de licence au registre des marques de l’Union européenne n’était pas obligatoire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la licence ait été inscrite au registre des MUE pour que l’usage soit considéré comme un usage avec le consentement du titulaire et, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la MUE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
La demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la MUE avait déposé la marque de l’Union européenne contestée avec une intention malhonnête. À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation a conclu que la demande devait être rejetée.
8 Le 15 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité attire l’attention de l’Office sur la spécification pour laquelle la marque a été enregistrée au moment du dépôt de la demande en nullité. Comme détaillé, la marque a été déposée pour enregistrement dans les classes 9, 16, 28 et 42.
Comme l’Office l’a vu, l’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant les puces, les décalcomanies, les machines à pinle et la création et l’entretien de sites web pour n’en citer que quelques-uns.
Non seulement ilest peu plausible, mais il est pratiquement impossible qu’une entreprise propose des services allant des puces de silicone aux décalcomanies aux machines à pinlipser. La demanderesse en nullité fait donc valoir que la
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portée de l’enregistrement est extrême et devrait être considérée comme telle par l’Office.
La vaste portée de la spécification suscite des doutes quant aux intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ces doutes sont corroborés par des éléments de preuve concernant la nature très spécifique de l’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La portée de la spécification par rapport à la spécificité de l’activité de la société DRL (rebellion Developments Limited) au moment du dépôt n’était tout simplement pas proportionnelle.
Les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne se limitent aux jeux vidéo, aux jeux de société, aux bandes dessinées, aux livres, à la télévision et au cinéma. Dans le meilleur des cas, le titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré que ses activités économiques peuvent également inclure:
• Histoires pour enfants sous forme d’applications téléchargeables;
• Logiciels téléchargeables pour la lecture de livres et de publications en ligne;
• CD contenant de la musique enregistrée;
• Micrologiciels et autres supports numériques portant des jeux et des films;
• Jeux, puzzles et figurines.
Les faits susmentionnés auraient dû suffire pour permettre à la division d’annulation de conclure que, lorsque la demande d’enregistrement de la marque a été déposée, il n’y avait ni usage, ni intention d’utiliser la marque de l’Union européenne pour l’ensemble, voire la majorité, des descriptions de produits/services mentionnées dans la demande.
L’usage de la marque par la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque est resté dans les limites spécifiques des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des livres, de la télévision et du cinéma.
Lademanderesse en nullité fait référence au comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la correspondance. La demanderesse en nullité a produit deux lettres envoyées au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans lesquelles elle menace une procédure judiciaire au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la base de l’enregistrement.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a clairement l’intention de conserver un droit exclusif sur la marque et son refus de concéder des parts de marché à des tiers témoigne de son intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les logiciels informatiques décrivent tellement de produits logiciels différents que celui qui
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demande l’enregistrement d’une marque pour une telle description de produits présente un risque élevé que sa demande soit jugée avoir été déposée de mauvaise foi n’a pas été pris en considération par la division d’annulation. Les conclusions de l’avocat général M. Tanchev dans l’affaire Skykick CJEU, dans lesquelles il a estimé que l’enregistrement de marques pour le terme «logiciels» était «injustifié et contraire à l’intérêt public», car elles conféraient «un monopole d’immense largeur», n’ont pas été examinées non plus.
Même si la marque de l’Union européenne peut être utilisée pour au moins une sous-catégorie de logiciels, à savoir les logiciels de jeux informatiques, à la date pertinente, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque enregistrée pour la grande majorité des produits couverts par le terme « logiciels informatiques». Sur la base des éléments de preuve produits, son intérêt commercial était, tout au plus, limité aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels interactifs à des fins récréatives et éducatives, aux logiciels téléchargeables pour la lecture et le divertissement et aux logiciels pour publications électroniques.
La division d’annulation a également rejeté la procédure de déchéance pendante et n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits dans le cadre de cette procédure, malgré leur incidence claire sur l’annulation en cause.
11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Il incombe à la demanderesse en nullité de démontrer qu’au moment de la demande, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser le signe ou avait pour objectif d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’aucune preuve de ce type n’a été produite par la demanderesse en nullité.
Elle fait valoir que la demande était fondée sur une logique commerciale lorsqu’elle a été demandée en 1998, mais que, dans un secteur en plein air comme les jeux informatiques, certains des produits n’étaient pas pertinents plus de 20 ans après la demande de marque. C’est pour cette raison qu’une partie des produits a fait l’objet d’une renonciation (e.. g. chips de silicone).
La demanderesse en nullité considère que l’enregistrement contesté couvre une longue liste de produits et services et qu’il permet en soi de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les observations susmentionnées sont clairement contraires à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Pelikan (13/12/2012, 136/11, Pelikan) et sont erronées en droit.
La demanderesse en nullité allègue que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser la marque enregistrée comme une arme légale. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais utilisé la marque contestée pour prévenir un autre tiers, à l’exception de la demanderesse en nullité. Cette allégation doit être rejetée.
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La demanderesse en nullité suggère que la décision rendue dans l’affaire Sky/ Skykick (29/01/2020, C-371/18, Sky) n’a pas été correctement appliquée en ce qui concerne une intention d’usage. La demanderesse en nullité ne suggère pas quels produits et services la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser au moment du dépôt de la marque.
En outre, la demanderesse en nullité admet que la titulaire de la marque de l’Union européenne accorde une licence à la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des éléments de preuve démontrant que la marque de l’Union européenne contestée est utilisée avec son consentement.
Le fondement du recours de la demanderesse en nullité est que le terme « logiciels» est susceptible d’être subdivisé et, en tant que tel, aucune entreprise ne devrait être autorisée à enregistrer un terme aussi large parce qu’il crée un monopole sur le terme générique et que la division d’annulation aurait dû tenir davantage compte de la décision de l’avocat général Tanchev dans l’affaire
Sky/Skykick (29/01/2020, C-371/18, Sky). La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le terme « logiciels» n’est pas clair et que l’enregistrement de cette spécification n’est ni contraire à l’ordre public ni effectué de mauvaise foi.
La demanderesse en annulation affirme que la division d’annulation aurait dû tenir compte des éléments de preuve produits dans le cadre d’une procédure en déchéance pendante contre la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la MUE considère que cet argument doit être rejeté car la demanderesse en nullité aurait pu introduire ces éléments de preuve dans la procédure de nullité s’ils étaient jugés importants, ce qu’elle n’a pas fait.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
13 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
14 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 41; 01/02/2012,
291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44). Si une notion énoncée dans le RMUE n’est pas définie par ledit règlement, sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par ledit règlement (12/09/2019,-104/18P, Stylo indirects
Koton, EU:C:2019:724, § 43).
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15 Si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE concerne l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la MUE visent à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance
(12/09/2019, 104/18P-, Stylo poche Koton, EU:C:2019:724, § 45).
16 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’ il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, EU:C:2019:724).
17 Lorsque les circonstances de l’espèce indiquent que le titulaire de la MUE contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec cette intention, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’il existe ou non un risque de confusion dans l’esprit du public (13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
18 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo parue Koton, EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 44).
19 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, et notamment: le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
20 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour de justice dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur
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l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que MUE au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il convient de noter que, dans l’analyse globale effectuée aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous- tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt-[31/05/2018, 340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24;
26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015,
100/13-, Camolilla, EU:T:2015:481, § 35).
21 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la MUE contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque (30/04/2019, 136/18-, K, EU:T:2019:265, § 45).
22 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de cette marque et qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India,
EU:T:2018:314, § 20).
23 En l’espèce, l’allégation de mauvaise foi invoquée par la demanderesse en nullité repose, en résumé, sur les circonstances factuelles suivantes: (1) la liste initiale des produits et services était «extrêmement» large; (2) le titulaire n’a pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés; (3) le titulaire a demandé la renonciation à une partie de l’enregistrement initial; et (4) la titulaire de la marque de l’Union européenne a adressé deux-lettres de mise en demeure à la demanderesse dans lesquelles elle menaçait une action en justice sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. La requérante fait valoir que la seule explication plausible sous-tendant ce qui précède est une intention malhonnête de décourager d’autres parties d’entrer sur le marché.
24 La chambre de recours est d’avis que, sur la base d’une appréciation globale des circonstances factuelles susmentionnées, elles n’établissent pas la mauvaise foi.
25 La chambre de recours examinera chacun de ces arguments en détail ci-dessous.
(1) Vaste liste de produits et services
26 La demanderesse fait valoir que «l’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant les puces, décalcomanies, machines à pinle, création et entretien de sites web pour n’en citer que quelques-uns. (…) Il est non seulement peu plausible, mais pratiquement impossible, qu’une entreprise puisse proposer des services allant des «chips de silicone» à des «décalcomanies» à des
«machines à pinball». La demanderesse en nullité fait donc valoir que la portée de l’enregistrement est extrême et devrait être considérée comme telle par l’Office.»
27 Selon la jurisprudence, la mauvaise foi ne peut être constatée en raison de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
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28 En outre, «en principe, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’ elle a l’intention de commercialiser dans le futur» (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25).
29 Il a également été jugé que le fait de demander une grande variété de produits et de services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ( -13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
30 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’il existe une large liste de produits et services pour lesquels une marque de l’Union européenne est enregistrée est, en principe, incapable de démontrer la mauvaise foi.
31 La chambre de recours observe qu’en l’espèce, la liste des produits et services n’est ni «extrême» ni particulièrement large. Elle couvre des produits et services compris dans quatre classes, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs, appareils électroniques et électriques, tous pour l’entrée, le sortie et le traitement de données; machines et appareils de jeux, de divertissement et de divertissement; appareils de jeux vidéo, jeux informatiques, appareils de jeux électroniques, tous conçus pour être utilisés pour des récepteurs de télévision et des appareils vidéo; machines pour jeux et flippers de monnaie et de flippers; appareils de jeux électroniques de table avec écrans électro-optiques; bandes magnétiques, disques, disques magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, puces de silicone, micropuces, circuits et cassettes électroniques, tous encodés avec des programmes de jeux et tous destinés aux appareils de jeux précités; enregistrements audio et vidéo, appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image; logiciels; programmes informatiques; micrologiciel; cartouches de mémoire de programmes pour appareils électroniques récréatifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; livres, manuels, brochures, brochures et magazines; matériel d’instruction et d’enseignement; photographies; affiches; papeterie; autocollants, étiquettes et décalcomanies; matériel publicitaire; cartes à jouer ordinaires.
Classe 28: Jeux, jouets; jeux électroniques; appareils électroniques récréatifs comprenant des appareils informatiques; jeux et pinlippers non coin; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 42: Programmation informatique, conception et conseils en matière de programmation informatique; développement de logiciels; création et maintenance de sites Web; installation, personnalisation et maintenance de programmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la création, le développement, la compilation et la production de jeux informatiques; recherche, analyse, conception et
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développement de logiciels et de jeux; octroi de licences de logiciels et de jeux; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
32 En outre, la demanderesse a reconnu que le domaine d’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne comprend les jeux vidéo, programmes télévisés, films, logiciels de jeux informatiques, jeux, figurines, bandes dessinées et livres.
33 De nombreux produits et services compris dans les classes 9, 28 et 42 concernent les produits susmentionnés étant donné qu’ils peuvent concerner des ordinateurs, des logiciels et des jeux. Les produits compris dans la classe 16 coïncident également avec le domaine d’activité de la titulaire, dans la mesure où, par exemple, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut avoir besoin de matériel d’instruction pour les jeux informatiques.
34 En outre, il est courant dans le commerce que bon nombre des produits et services enregistrés, y compris ceux compris dans les classes 16 et 28, soient utilisés en tant que supports publicitaires et promotionnels pour soutenir une marque et promouvoir la vente de ses principaux produits.
35 En outre, il n’est pas rare qu’une marque initialement associée à un produit ou service particulier (par exemple, un nom de jeu) soit ensuite utilisée pour commercialiser d’autres types de produits et services (par exemple, des jouets) dans le cadre d’une activité de marquage.
36 Par conséquent, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que la demande de marque de l’Union européenne initiale était dépourvue de toute logique commerciale au moment du dépôt.
37 La demanderesse fait également valoir que, si le domaine d’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne concerne les jeux vidéo, les jeux de table, les bandes dessinées, les livres, la télévision et le cinéma, une partie des produits et services enregistrés ne correspond pas à l’activité commerciale de la titulaire.
38 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, «la mauvaise foi du demandeur de marque ne saurait être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande» (29/01/2020, C-
371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 78).
39 De même, conformément à la pratique décisionnelle des chambres de recours, l’enregistrement d’une marque n’est pas subordonné à la condition que le secteur d’activité du titulaire coïncide avec la liste des produits et services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
40 Par conséquent, le fait que certains des produits et services ne correspondaient pas à l’activité commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne est dénué de pertinence.
41 La demanderesse fait également valoir que «l’enregistrement a été effectué par des particuliers et non par une entreprise. Par conséquent, il ne saurait être affirmé qu’il existait une considération sur l’utilisation commerciale future de la marque au moment du dépôt.»
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42 Toutefois, le fait que la demande de marque de l’Union européenne ait été déposée par des particuliers est dénué de pertinence. Les particuliers peuvent exercer une activité commerciale ou, par exemple, créer une entreprise et transférer leurs droits.
43 À cet égard, la chambre de recours rappelle également qu’il n’appartient pas à la demanderesse en nullité d’intervenir dans la stratégie de marketing de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’usage réel ou prévu de la marque (20/10/2020, R 351/2020 4, Hamilton, § 13, 14).
44 Enfin, la demanderesse fait valoir que toute personne «demandant l’enregistrement d’une marque pour des «logiciels informatiques» court un risque élevé que leur demande soit jugée avoir été déposée de mauvaise foi». La requérante renvoie à cet égard à l’affaire SKY.
45 La chambre de recours observe qu’il n’a jamais été conclu qu’une demande de marque de l’Union européenne pour des logiciels informatiques constituait un indice de mauvaise foi.
46 Dans l’arrêt SKY, la Cour de justice a été saisie d’une demande de décision préjudicielle sur la question de savoir si le terme «logiciels» répond à l’exigence de clarté et de précision. Dans ce contexte, la Cour de justice a précisé que, même si un terme devait être considéré comme manquant de clarté et de précision, il ne constituerait pas un motif de nullité d’une marque de l’Union européenne (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 71; voir également 24/02/2021,
56/20-, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 29).
(2) Absence d’usage pour tous les produits et services enregistrés
47 La demanderesse fait valoir que la titulaire n’a pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés. La demanderesse précise en outre qu’ «avec le recul, il est évident (et aurait dû l’être la division d’annulation) que le défendeur n’a jamais eu l’intention d’utiliser son enregistrement pour la grande majorité des termes couverts par l’enregistrement».
48 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi ne relève pas de l’examen de l’usage qui a été fait d’une marque de l’Union européenne contestée. En effet, à la date de dépôt, le demandeur de marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, l’usage qu’il fera de la marque demandée (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 76).
49 En outre, en l’espèce, bien que la demanderesse invoque la mauvaise foi en raison de l’absence d’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne, la demanderesse reconnaît également explicitement que la marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services enregistrés.
50 En particulier, la demanderesse a reconnu que «l’usage du (…) […] est resté dans les limites spécifiques des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des livres, de la télévision et du film».
51 Selonla jurisprudence, il ne saurait être établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque en cause sans intention de l’utiliser et
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dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché lorsque certains produits ont été commercialisés sous cette marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 24).
52 En outre, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas toujours tenue d’utiliser la marque de l’Union européenne. En particulier, conformément à l’article 18 du RMUE, le titulaire dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement («délai de grâce») pour faire un usage sérieux de la MUE. Bien que le délai de grâce ait expiré en l’espèce, le mécanisme du «délai de grâce» montre qu’aucun usage ne constitue, à première vue, une indication de mauvaise foi.
53 Il s’ensuit que le seul fait que la marque de l’Union européenne en cause n’ait pas été utilisée pour certains des produits et services enregistrés n’est, en principe, pas de nature à établir la mauvaise foi.
(3) La renonciation
54 La demanderesse fait valoir que la renonciation partielle à «près de la moitié» de la marque contestée «constituait une concession implicite de la part de la titulaire de la MUE selon laquelle l’enregistrement couvrait une spécification qui ne serait pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de leurs activités».
55 La chambre de recours observe que, le 27 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de renonciation partielle, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.
56 La chambre de recours rappelle qu’une renonciation, en tant que telle, n’est pas une indication de mauvaise foi.
57 En particulier, le règlement sur la marque de l’Union européenne établit un droit inconditionnel de renonciation.
58 Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du RMUE, «une marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée».
59 Il s’ensuit qu’une renonciation est un moyen légitime établi par le règlement sur la marque de l’Union européenne qui permet à un titulaire de la MUE de modifier l’étendue de la protection accordée en vertu du RMUE, indépendamment, en principe, de la logique ou de l’intention qui la sous-tend.
60 La disposition susmentionnée correspond à la jurisprudence, selon laquelle rien n’empêche le titulaire d’une marque valablement enregistrée de modifier la liste des produits et services couverts par la MUE (voir, par analogie, 07/07/2016, T-
82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 47).
61 La chambre de recours observe également qu’en l’espèce, la demande de renonciation partielle ne concernait pas «près de la moitié» des produits et services enregistrés. En particulier, elle concernait les produits et services découpés ci- après, quelle que soit la couleur:
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62 La chambre de recours observe que la demande de renonciation ne concerne qu’une petite partie des produits et services originaux. Compte tenu de ce qui précède, il est difficile de considérer la renonciation comme une «concession implicite» que l’enregistrement initial n’était pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
63 Il s’ensuit que la demande de renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée ne prouve pas l’existence d’une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
(4) Notification de- cessation- et d’abstention
64 La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait preuve de mauvaise foi parce qu’elle a reçu deux lettres envoyées au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans lesquelles elle menace une action en justice au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la base de l’enregistrement contesté.
65 La chambre de recours rappelle que le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, le titulaire de la MUE met formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire
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dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle requête relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE (voir article 9 du RMUE; voir également 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33).
66 L’envoi de lettres d’avertissement en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque, l’intention du titulaire de faire valoir ce droit à l’encontre de tout signe identique et/ou similaire couvrant des produits et services identiques et/ou similaires ne peut être considérée comme une preuve du comportement déloyal du titulaire, mais comme un acte régulier de protection de ses droits de propriété intellectuelle.
Appréciation cumulative des circonstances factuelles invoquées par la requérante
67 La chambre de recours rappelle que, dans une procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de rappeler qu’il existe une présomption de bonne foi-(23/05/2019,-3/18 indirects T 4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34).
68 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45;
31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20).
69 La mauvaise foi ne peut être établie que lorsqu’il ressort d’ indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans le but de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou à l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (29/01/2020, C 371/18,-SKY).
70 En l’espèce, il n’existe pas d’indices concordants permettant de conclure à l’existence d’une intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui s’écarterait des pratiques commerciales courantes au moment de l’enregistrement de la MUE.
71 En particulier, comme établi ci-dessus, toutes les circonstances factuelles invoquées par la requérante ne sont pas incompatibles avec les usages honnêtes:
Comme indiqué ci-dessus, la liste des produits et services désignés par la marque contestée n’était pas particulièrement longue au moment du dépôt de la MUE. En outre, en l’espèce, la liste pertinente des produits et services correspondait, dans une partie importante, au domaine d’activité commerciale effective et potentielle de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services pertinents. Dès lors, il ne saurait être affirmé que le dépôt de la marque de l’Union européenne poursuivait le seul objectif d’empêcher l’entrée d’un
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tiers sur le marché et que la titulaire n’avait jamais l’intention d’utiliser la marque contestée.
La renonciation partielle concernait un nombre très limité de produits et services. Elle ne corrobore donc pas l’argument selon lequel il n’y avait pas de logique commerciale derrière le dépôt initial de la MUE. En tout état de cause, une renonciation est un droit inconditionnel de la titulaire de la MUE et, en tant que telle, elle n’est en principe pas en mesure de prouver la mauvaise foi.
Enfin, les lettres de cessation et d’abstention entrent également dans le champ d’application des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE et constituent une première étape commune dans l’application des droits conférés par celle-ci.
72 Il s’ensuit que les circonstances factuelles pertinentes, appréciées cumulativement, ne montrent pas d’indices concordants d’une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE. Elles ne sont donc pas en mesure de réfuter la présomption de bonne foi.
73 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une mauvaise foi.
74 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi doit être rejetée.
Éléments de preuve produits dans le cadre de procédures parallèles
75 La demanderesse a fait valoir devant la division d’annulation et continue de soutenir, dans le cadre du présent recours, que, dans la présente procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office devrait tenir compte des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle, à savoir la déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux conformément à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse fait valoir que les preuves de l’usage déposées par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle auront une incidence sur le résultat de la présente procédure de mauvaise foi. Cet argument semble être destiné à étayer davantage l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la marque de l’Union européenne n’a pas été utilisée pour la «grande majorité» des produits et services enregistrés.
76 En réponse à cet argument, la division d’annulation a noté qu’ «aucune décision n’a encore été rendue dans ces cas. Étant donné qu’elles sont toujours en cours, il ne saurait être affirmé, malgré l’allégation de la demanderesse, que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage que pour les jeux vidéo».
77 La chambre de recours observe que la procédure de déchéance susmentionnée est toujours pendante devant la première instance et qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce jour. Il s’ensuit, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a indiqué à juste titre, que la procédure se déroule à différents stades de la procédure et devant deux instances différentes.
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78 En tout état de cause, la demanderesse a expressément reconnu que la marque de l’Union européenne était utilisée dans une certaine mesure, comme indiqué ci- dessus.
79 Étant donné qu’il n’est pas contesté que la marque de l’Union européenne a été utilisée par la titulaire de la MUE, il ne saurait être considéré que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque en cause sans intention de l’utiliser et dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 24).
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
81 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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