DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 47 835 (NULLITÉ)
Yadea Technology Group Co., Ltd, Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan District, 214106 Wuxi, Jiangsu, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Regimbeau, 87, rue de Sèze, 69451 Lyon Cedex 06, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Patrice Bertana, 95 avenue Saint Maurice, 34250 Palavas-Les-Flots, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Fidal, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (représentant professionnel). Le 20/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

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Décision d’annulation n° C 47 835 Page 2 sur 19
2. La marque de l’Union européenne n° 18 125 128 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 07/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 125 128 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 17/09/2019 et enregistrée le 08/01/2020. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); distributeurs automatiques; robots (machines).

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical.

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Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention; scooters; scooters électriques; vélos.

Classe 14: Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles.

Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 18: Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie.

Classe 20: Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.

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Classe 27: Tapis; paillassons; nattes; linoléum; revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel.

Classe 28: Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets.

Classe 34: Articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 36: Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.

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Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques; émissions télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); service d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Location de motocyclettes; location de voitures automobiles; locations de véhicules automobiles; location de scooters.

Classe 41: Activités sportives et culturelles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Classe 42: Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données.

Classe 45: Services juridiques; médiation; surveillance des alarmes anti- intrusion; services de conseillers en matière de sécurité physique; ouverture de serrures; location de noms de domaine sur Internet.

La demande se fonde sur:

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enregistrement de marque internationale désignant (Finlande, Autriche, Bulgarie, Danemark, Estonie, Grèce, Roumanie, Croatie, Irlande, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Pologne, Portugal) n° 1 323 646
sur lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE (risque de confusion avec une marque antérieure similaire) et l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (dépôt non autorisé par un agent);

enregistrement de marque nationale (Chine) n° 19 039 624 sur lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (dépôt non autorisé par un agent);
le droit d’auteur YADEA TECHNIC GROUP CO., LTD en France sur lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (droit d’auteur).

La demanderesse invoque aussi l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’elle est le leader mondial dans le domaine de la fabrication de scooters et vélos électriques. Elle explique que le nom de la société Yadea Technology Group Co., Ltd est parfois mal traduit (Yadea Technic Group Co., Ltd.) mais qu’il s’agit de la même société chinoise. Le titulaire est l’ancien agent de la demanderesse et il est également le Président de la société YADEA FRANCE (anciennement dénommée E-LOCPRO).

Ce dernier a procédé à plusieurs dépôts de marques frauduleux (en France notamment). La demanderesse a intenté des actions contre chacune de ces marques frauduleuses. Le titulaire avait connaissance du signe utilisé par la demanderesse, et ce en raison de son usage intensif, notamment auprès des professionnels du domaine et des consommateurs, pas seulement en France, mais également dans de nombreux pays de l’Union Européenne. La marque figurative contestée est associée à la marque YADEA (ou ses formes semi- figuratives), toutes deux largement utilisées par la demanderesse depuis longtemps. La demanderesse a été fondée en 2001. Après plus de 10 ans de développement rapide, elle est devenue le leader mondial dans la fabrication, la production et la vente de vélos électriques, trottinettes électriques, et scooters électriques, ainsi que leurs pièces détachées. En outre, les produits de la demanderesse sont distribués dans de nombreux pays dans le monde. A cet effet, voir site Internet de la demanderesse www.yadea.com (voir Annexe 1). Ce signe, utilisé depuis longtemps par la demanderesse, a fait l’objet de très nombreux dépôts de marques dans le monde. (voir Annexe 2).
La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents afin de déterminer la mauvaise foi du déposant:

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Identité entre les signes:

Le fait que la MUE enregistrée soit identique ou suffisamment similaire au signe invoqué par la demanderesse en nullité pour provoquer une confusion peut constituer un élément important pour conclure à une mauvaise foi. La marque contestée est identique à l’un des signes invoqué par la demanderesse à la présente action. Le risque de confusion n’est pas une condition préalable à une mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.)
Connaissance de l’utilisation d’un signe identique:

Le fait que le titulaire d’une MUE savait ou aurait dû savoir qu’une tierce partie utilisait un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires peut également constituer un élément important.

Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d’affaires ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer et savaient probablement que la demanderesse en nullité utilisait le signe depuis longtemps (11/07/2013, T-321/10,Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), lorsque la notoriété du signe, même en tant que marque «historique», est un fait notoirement connu (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50) ou lorsque l’identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et les signes antérieurs «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, T- 335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60).

Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE:

Il s’agit d’un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Ici encore, et selon la jurisprudence, plusieurs facteurs peuvent être pertinents. En l’espèce, dès que les relations d’affaires entre la demanderesse et le titulaire se sont détériorées en France, cedernier a:

- procédé à de nombreux dépôts de marques identiques aux marques de la demanderesse, notamment en France;

- attaqué en déchéance pour défaut d’usage la marque internationale désignant la France n° 1 102 684 de la demanderesse;

- formé opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union Européenne n° 18 233 143 déposée par la demanderesse.

De tels agissements, dans le seul but d’empêcher la demanderesse de maintenir ses droits sur la dénomination YADEA en France, et afin de l’empêcher d’obtenir une protection sur son logo sont bien évidemment constitutifs de la mauvaise foi du déposant.

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L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post- contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Dans de tels cas de figure, l’enregistrement du signe par le titulaire de la MUE en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires. Les parties ont signé un contrat exclusif de distribution interdisant au titulaire de déposer les marques de la demanderesse.

Le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis du signe de la demanderesse en nullité et du signe du titulaire de la MUE, ainsi que son degré de renommée, même s’il n’est que résiduel (05/08/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46-49).

Au vu de ce qui précède, l’usage de la marque par la demanderesse ne pouvait pas être ignoré par le titulaire du fait de sa position de professionnel du secteur. En outre, l’existence d’une relation d’affaire entre les parties, le caractère distinctif du signe et les agissements du titulaire, tant antérieurs que postérieurs au dépôt de la marque contestée viennent démontrer, par un faisceau d’indices, la mauvaise foi de ce dernier.

Etendue de la nullité
Lorsque la mauvaise foi du titulaire de la MUE a été établie, la MUE est déclarée nulle dans son intégralité, y compris pour les produits et services non liés à ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité. Par exemple, dans sa décision R 0219/2009-1 (GRUPPO SALINI / SALINI), la chambre de recours a conclu que la mauvaise foi avait été prouvée et a déclaré nulle la MUE contestée dans son intégralité, c’est-à-dire aussi pour des services (assurances, services financiers et monétaires relevant de la classe 36 et des services ayant trait à des logiciels et à du matériel informatique relevant de la classe 42) qui n’étaient pas similaires aux services de construction, maintenance et installation de la demanderesse en nullité compris dans la classe 37. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours et a déclaré que la conclusion de mauvaise foi à la date de dépôt de la MUE contestée ne pouvait qu’aboutir à une déclaration de nullité de la MUE dans son intégralité (11/07/2013, T-321/10; Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).
Il peut en être déduit que le Tribunal a considéré que la protection de l’intérêt général en ce que les activités dans le domaine commercial et des affaires soient conduites d’une manière honnête, justifie l’annulation de la MUE aussi pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la demanderesse en nullité et n’appartiennent même pas à des marchés adjacents ou voisins.

Par conséquent, il paraît tout simplement logique que la nullité, une fois déclarée, soit étendue à tous les produits ou services couverts par la MUE contestée, même à ceux qui seraient considérés dissimilaires.

La demanderesse développe ensuite des arguments relatifs aux autres motifs invoqués.

En soutien à ses observations, la demanderesse a déposé les éléments suivants:

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- ANNEXE 1: Copie Whois et certificat d’enregistrement du nom de domaine yadea.com de la demanderesse.

- ANNEXE 2: Copie des certificats d’enregistrement des marques de la demanderesse dont la marque chinoise n° 19 039 624, la marque internationale n°1 323 646 et la MUE n° 18 233 143.
- ANNEXES 3 (de 3-1 à 3-4): Copies de vidéos postées sur Facebook et Youtube présentant les produits YADEA de la demanderesse, faisant apparaitre la marque contestée.

- ANNEXES 4 (de 4-1 à 4-4): Articles de presse informant du partenariat entre la demanderesse et la FIFA pour la coupe du monde de football 2018.

- ANNEXE 5: article sur IDEALTEK.FR (https://www.idealtek.fr/scooter-electrique- yadea/).

- ANNEXE 6: article sur ICOOLWHEEL (https://icoolwheel.com/yadea/355-1777- scooter-electrique-yadea-g5-pro.html#/3-couleur-noir
- ANNEXE 7: Extrait Kbis de la société YADEA FRANCE.

- ANNEXE 7bis: Historique des inscriptions modificatives sur la dénomination YADEA FRANCE.

- ANNEXE 8: Copie des marques que Mr. Bertana (le titulaire) a déposé.

- ANNEXE 9: Copie de la demande de marque de l’Union Européenne n° 18 233 143 de la demanderesse.

- ANNEXE 10: Traduction du certificat d’incorporation de la société Wuxi Yadea Export-Import Co. Ltd, et certificat original.

- ANNEXE 11: Contrat de distribution entre la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd (filiale de la demanderesse) et YADEA FRANCE (société du titulaire de la marque contestée) dans lequel il est établi que SAS YADEA ne doit pas acquérir de droits (…) reprenant les marques de la demanderesse signé le 21/12/2018.
ANNEXES 12 (de l’Annexe 12-1 à 12-7bis): échanges d’emails entre e-locpro, Yadea France et la demanderesse datés de février 2016, décembre 2017, mars 2019, novembre 2019 et février 2020.

- ANNEXE 13: Documents officiels (déclarations de douanes, connaissements, factures) en chinois et anglais.

- ANNEXE 14: Capture d’écran Way Back Machine du site Internet du déposant datés d’août 2018.

- ANNEXES 15 et 16:Extraits du site Internet du déposant.

- ANNEXE 17: Lettre de notification en anglais d’une société liée à la demanderesse au sujet d’un contrat de distribution exclusive en faveur de SAS YADEA France à partir du 01/01/2019.

- ANNEXE 18: Acte de fin du contrat de distribution entre les parties en France daté du 20/04/2020.

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- ANNEXE 19: Article « Volkswagen veut devenir un géant du logiciel automobile
», Automobiles propres, du 22/06/2020
- ANNEXE 20: Article « le scooter chinois bientôt en Europe », eBikeGeneration, du 05/09/2016.

- ANNEXE 21: Document technique relatif à la création du logo de la demanderesse.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse est une société chinoise spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques à deux roues. Elle a choisi de commercialiser ses produits par des distributeurs indépendants en Europe et a sélectionné Mr Bertana, gérant de la Société Yadea France, pour lui confier la distribution exclusive pour la France des scooters électriques. Ces investissements ont permis d’embaucher du personnel et se sont traduits d’un point de vue administratif par:

- L’accord de la demanderesse pour que le titulaire modifie la dénomination sociale de sa société en YADEA FRANCE, et réserve le nom de domaine YADEA en France (Annexe 1: Email du 20/02/2016).

- Des formalités longues quant à l’importation des machines YADEA, non encore certifiées CE, accomplies par le titulaire (Annexe 2: Demande d’autorisation d’importation temporaire en date du 20/12/2016).

Début 2018, la demanderesse a également officiellement demandé à YADEA FRANCE d’agir comme son représentant en Europe pour les formalités d’homologation de ses produits (Annexe 3: Déclaration de Yadea Technic Group Co. Ltd).

L’ensemble des commandes et démarches ont abouti fin 2018, à la signature d’un important contrat de distribution exclusive pour tout le territoire français (Annexe 11 de la demanderesse et Annexe 4 du titulaire).

Ainsi, le titulaire considère que comme il a dû procéder au nom de YADEA France et à l’ensemble des formalités douanières et réglementaires, il devait justifier d’une titularité de la marque et produire auprès des différents services administratifs permettant la commercialisation des scooters électriques sur le territoire.

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Compte tenu des activités rapidement confiées dès 2016 par la demanderesse, le titulaire a investi lourdement afin de lancer cette nouvelle activité sur un marché naissant en France. Ce dernier a notamment déposé la marque contestée car la demanderesse n’a déposé le signe ni dans l’Union européenne, ni en France, signe qui était pourtant apposé sur tous les produits distribués par le titulaire.
Le titulaire a ensuite dû procéder à des dépôts complémentaires afin de sécuriser ses investissements et dispose donc de plusieurs dépôts régulièrement enregistrés valables en France sur la marque YADEA.

La protection de la marque a été effectuée par le titulaire dans le cadre de l’exploitation de l’activité de vente de scooters afin d’identifier les produits vendus sous le sigle de YADEA comme provenant de Yadea France.

Le dépôt de la marque a donc été effectué au nom du titulaire en toute régularité, et en toute connaissance de cause par Yadea Technic, qui n’avait même pas encore pris soin de formaliser ses échanges avec Mr Bertana alors que les véhicules pénétraient déjà le marché français et européen grâce aux investissements de YADEA France. Malheureusement, Yadea Technic n’a pas respecté ses engagements:

- ni l’exclusivité confiée à Mr Bertana par Yadea Technic.

- ni les engagements de livraison.

Le titulaire ne conteste pas sa connaissance du signe puisqu’un contrat de distribution exclusive a bel et bien été signé avec la société Yadea Technic fin 2018. Mais c’est précisément le contexte particulier de ces relations d’affaires et la négligence de la demanderesse qui a incité le titulaire à déposer le signe litigieux sans aucune intention de nuire.

En effet, le titulaire considère qu’en tant que distributeur exclusif, il devait s’assurer que les marques apposées sur les produits distribués étaient bien protégées sur le territoire français afin de garantir une exploitation pérenne de son activité mais également pour se protéger de toute éventuelle contrefaçon par un tiers.

Or, la demanderesse, malgré la présence du signe apposé sur tous les produits devant être distribués par le titulaire, n’avait pas pris le soin de le déposer pour toute l’Union européenne, ni en France ce qui ne permettait pas de sécuriser son activité.

La marque internationale n°1 323 646 déposée le 11/08/2016 au nom de YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD ne pouvait en aucun cas permettre de sécuriser l’activité de Mr Bertana car l’élément dominant et distinctif de la marque est l’élément verbal «YADEA» et non le logo qui ne retient pas l’attention du consommateur. Par ailleurs, si cette marque désigne certains pays de l’Union européenne, elle ne désigne pas le territoire de l’UE, ni la France et ne pouvait donc pas être exploitée par Mr Bertana pour son activité de distributeur exclusif en France.

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Le dépôt contesté est donc justifié par une logique commerciale, le développement des relations et la négligence de la demanderesse. La prétendue intention malhonnête ne peut en aucun cas être déduite de la relation d’affaires.

Le titulaire développe ensuite des arguments relatifs à l’absence de dépôt non- autorisé par un agent, l’absence de marque antérieure similaire et l’absence de droit d’auteur antérieur.

En support de ses observations, le titulaire a déposé les preuves suivantes:

Annexe 1: Email entre E-locpro (devenu YADEA France) et Body House du 20/02/2016 au sujet de la création d’un site et d’une société YADEA France et email du 17/02/2016 de Max Montagud à Yadea Group en Chine au sujet notamment de l’intention de créer un site web pour représenter la marque « Yadea France ».

Annexe 2: Demande d’autorisation d’importation temporaire d’un nouveau scooter électrique en date du 20/12/2016 effectuée par SAS YADEA France.

Annexe 3: Déclaration de Yadea Technology Group Co. Ltd demandant début 2018, à YADEA France d’agir comme son représentant en Europe pour les formalités d’homologation de ses produits.

Annexe 4: Contrat de distribution exclusive en anglais entre la demanderesse et SAS YADEA France signé les 21/12/2018 et 02/01/2019 pour 3 ans.

La demanderesse n’ a pas fourni d’observations finales.

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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de le titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie des faits pertinents
01/02/2016: Dépôt par la demanderesse de la marque chinoise figurative
n° 19 039 624 pour des produits correspondant à la classe 12.

11/08/2016: Dépôt par la demanderesse et enregistrement de la marque
internationale n°1 323 646 désignant quelques pays de l’UE tels que l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la Grèce, l’Irlande et la Pologne (France non incluse) pour des produits en classe 12.

21/12/2018: Signature du contrat de distribution exclusive entre la demanderesse et SAS YADEA dans lequel il est établi que SAS YADEA ne doit pas acquérir de droits (…) reprenant les marques de la demanderesse.

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17/09/2019: Dépôt de la marque figurative contestée .

20/04/2020: Courrier de la demanderesse mettant fin à sa collaboration avec SAS YADEA dans lequel il est également mentionné que la société du titulaire a violé la disposition du contrat de distribution selon laquelle elle ne devait pas acquérir de droits (…) reprenant les marques de la demanderesse.

30/04/2020: Dépôt par la demanderesse de la MUE n° 18 233 143
pour des produits en classe 12.

26/10/2020: Opposition N° 3 127 617 formée par le titulaire à l’encontre de la MUE n° 18 233 143 sur base de marques françaises dont la marque figurative N° 4 559 709 est identique à la MUE contestée mais déposée dans les classes 9, 12 et 39.

07/12/2020: Dépôt de la présente demande en nullité.

Appréciation de la mauvaise foi
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Usage antérieur d’une marque identique pour des produits en partie identiques:

La demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait utilisé une marque identique pour des scooters électriques en classe 12 en Chine puis dans de nombreux pays y compris de l’Union européenne pendant une longue période
(marque figurative identique N° 19 039 624 déposée en Chine le 01/02/2016).

L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où la demanderesse en nullité affirme que l’intention de le titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires.

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La demanderesse en nullité a démontré l’usage d’une marque identique pour certains des produits couverts par la marque contestée. Cependant, le fait que les signes dans le cas présent soient identiques ne suffit pas à prouver la mauvaise foi dans le chef de le titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).

L’enregistrement d’un signe identique n’est pas une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse. Il peut indiquer que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément au rôle des marques énoncé dans le RMUE. En outre, en cas de conflit avec des signes identiques ou similaires, le RMUE prévoit une solution différente à son article 60 «Causes de nullité relative». Cette raison à elle seule fait que l’affaire ne peut pas être classée dans la catégorie de la «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

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Connaissance de l’utilisation d’un signe identique par la demanderesse:

Il découle des éléments de preuve indiquant un contact antérieur entre les parties qu’au moment où il a déposé la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité.
De plus, le titulaire de la marque de l’Union européenne a admis avoir eu connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne. De fait, il était le Président de la société YADEA France avec qui la demanderesse a signé un contrat de distribution exclusive.

Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.

Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE:

Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à le titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de le titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
S’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions du titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Cependant, lorsque de nombreuses années se sont écoulées avant le lancement de l’action en nullité, dans certaines circonstances dans lesquelles les parties ont ou ont eu une relation contractuelle, ce délai peut plaider en faveur de l’acceptation par la demanderesse en nullité du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (21/11/2007, R 268/2006-4, MURINA / MURINA, § 22).
Dans le cas présent, les parties ont ou ont eu une relation agent/représentant entre 2018 et avril 2020. La chronologie des faits démontre qu’entre la fin des relations entre les parties et le dépôt de la demande en nullité le 07/12/2020 seuls quelques mois se sont écoulés.

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Le titulaire aurait déposé la marque contestée le 17/09/2019 soit disant parce qu’il était obligé de le faire afin d’effectuer des démarches administratives. Hormis le fait que cette affirmation n’est pas prouvée, la chronologie des faits montre le contraire puisque la marque a été déposée une fois ces formalités réalisées (voir les emails en annexe 1 et l’annexe 2 du titulaire datant de 2016 ainsi que la déclaration en annexe 3 datant de 2018).
Le dépôt a été effectué alors que les parties étaient liées par un contrat et la demanderesse a prouvé que le titulaire n’était pas autorisé à effectuer des dépôts en son nom. Même si le titulaire mentionne que la demanderesse a été informée du dépôt, il n’en apporte pas la preuve, de même qu’il n’explique pas pourquoi il a procédé à un dépôt pour de nombreux produits et services bien au- delà des produits qu’il distribuait.

Enfin, après la fin des relations contractuelles entre les parties, le titulaire a attaqué des marques de la demanderesse comme par exemple la MUE n° 18 233 143. En ce faisant, il démontre que ses intentions sont de nuire à la demanderesse.
Objectifs du titulaire
Le titulaire invoque des motifs légitimes au dépôt de la marque contestée. Il mentionne qu’en tant que distributeur exclusif de la marque de la demanderesse en France pour des scooters électriques en classe 12, il devait s’assurer que les marques apposées sur les produits distribués étaient bien protégées sur le territoire français afin de garantir une exploitation pérenne de son activité mais également pour se protéger de toute éventuelle contrefaçon par un tiers. Cependant, le contrat qui le liait à la demanderesse lui interdisait de déposer les marques de la demanderesse en son nom. Il n’a pas non plus démontré qu’il a utilisé la marque contestée pour se défendre de prétendues copies pendant la période où il était lié par un contrat de distribution exclusive en France.
Il peut également y avoir des objectifs légitimes si, par exemple, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée.

Dans le cas d’espèce, la marque de la demanderesse était utilisée dans le cadre d’un contrat de distribution exclusif de fin 2018 à avril 2020. La marque contestée a été déposée le 17/09/2019 pour des produits et services allant bien au-delà des scooters électriques en classe 12 et sans que la demanderesse n’en ait été informée. Pour ces produits et services, le titulaire n’a pas démontré d’usage ni revendiqué de motif légitime.
Les faits montrent de surcroit qu’il a utilisé une marque figurative française identique à la marque contestée à l’encontre de la demanderesse alors que les relations contractuelles avaient pris fin. Bien que la division d’annulation ne soit pas juge de l’application de dispositions contractuelles, il est conclu que les circonstances montrent clairement que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.

Etendue de la nullité

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La demanderesse exerce des activités relatives, en particulier, aux scooters électriques en classe 12. Elle a généralement déposé ses marques pour cette classe et parfois pour les classes 9 et 39. Cependant, la marque contestée couvre de nombreux produits et services tels que listés ci-dessus. Comme bien argumenté par la demanderesse, il est possible qu’une constatation de mauvaise foi dans des relations entre ex-agent aboutisse à une déclaration de nullité de la MUE dans son intégralité (11/07/2013, T-321/10; Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48) en raison de la protection de l’intérêt général. Dans la mesure où les activités dans le domaine commercial et les affaires doivent être conduites d’une manière honnête, il parait justifié d’annuler la MUE pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la demanderesse en nullité et n’appartiennent même pas à des marchés adjacents ou voisins.

Le titulaire n’a apporté aucun argument afin de justifier le maintien de sa marque pour ces produits et services pas plus qu’il n’a prouvé un motif d’usage loyal de la marque pour lesdits produits et services. Un tel motif serait difficile à imaginer considérant le caractère distinctif du logo original de la demanderesse et de l’identité du logo en conflit.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les autres motifs de la demande et/ou droits antérieurs.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.