LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 467/2022-2
GPS GbR Race de Wasgenstrasse 61
14129 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Mäger VON BERNUTH RECHTSANWÄLTE, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin, Allemagne contre;
Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG Friedrich-Ebert-Straße 68
51429 Bergisch Gladbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par TIGGES RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2571829 (demande de marque de l’Union européenne no 13985239)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 avril 2015, GPS GbR («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VISCOVER
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits de diagnostic et produits de contraste à usage médical et vétérinaire, à savoir pour l’imagerie diagnostique, exclusivement pour la recherche médicale et vétérinaire et non pour une utilisation chez l’homme.
2 La demande a été publiée le 26 mai 2015.
3 Le 26 août 2015, Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG («l’opposante») a formé opposition, sous son nom précédent, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services mentionnés au point 1.
L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points b) et a), du RMUE.
4 L’opposante a invoqué à cet égard la marque de l’Union européenne antérieure no 9197732 suivante:
La marque antérieure a été demandée le 23 juin 2010 et enregistrée le 27 juin 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Engrais; Agents extincteurs; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Agents tannants; Colles destinées à l’industrie.
Classe 2 — Couleurs, vernis, vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Agents de teinture; Décapage; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes.
Classe 5 — Préparations diagnostiques et produits de contraste à usage médical et vétérinaire.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Classe 44 — Services médicaux; services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services agricoles, horticoles ou sylvicoles.
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5 Par décision du 21 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
L’ensemble des «préparations et produits de contraste diagnostiques à usage médical et vétérinaire, à savoir pour l’imagerie diagnostique, exclusivement pour la recherche médicale et vétérinaire et non pour l’usage humain» sont compris dans la catégorie plus large des «préparations diagnostiques et produits de contraste à usage médical et vétérinaire» de l’opposante. Ils sont par conséquent identiques.
Les produits considérés comme identiques s’adressent à un public spécialisé possédant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention de ce public ciblé est élevé, étant donné que les produits se rapportent ou ont des effets sur la santé.
La marque antérieure est une marque figurative de couleur gris clair. Les éléments de configuration graphique se limitent à une représentation usuelle du mot «viscover» dans la publicité, en omettant horizontalement les parties inférieures des lettres, mais de telle sorte que les lettres en tant que telles restent facilement reconnaissables. Le graphique étant simple, il n’a pas de caractère distinctif.
L’élément verbal unique et concordant «Viscover» n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Sur le plan visuel, les marques se distinguent par le graphisme supplémentaire de la marque antérieure. Toutefois, celle-ci n’ayant pas de caractère distinctif, elle n’est pas susceptible d’influencer de manière déterminante le résultat de la comparaison des signes. Étant donné que le mot «Viscover» coïncide, les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les éléments de présentation susmentionnés n’ont pas d’effet. Le mot «viscover» étant identique sur le plan phonétique, les marques sont identiques sur le plan phonétique.
Du point de vue conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En l’espèce, du point de vue du public, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Dans l’ensemble, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle des signes, de l’identité phonétique des signes, de l’impossibilité de comparer les signes sur le plan conceptuel, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits, il existe un risque de confusion, malgré le niveau d’attention élevé des consommateurs.
Étant donné que l’opposition est couronnée de succès sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère distinctif accru de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en
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raison d’un usage intensif, allégué par l’opposante. La conclusion serait identique, même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru.
Dans ses observations, la demanderesse renvoie à un contrat de coopération avec nanoPET Pharma GmbH, qui n’est toutefois pas partie à la procédure en l’espèce. En l’espèce, il s’agit d’une procédure d’enregistrement sur la base de laquelle, à savoir l’état du registre, l’Office (en l’espèce: la division d’opposition) prend une décision. Les litiges entre les parties établies en Allemagne concernant d’éventuelles violations du contrat doivent être réglés par les juridictions ordinaires ou par les instances (nationales) prévues à cet effet. Elles ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Les articles 60 et 61 du RMUE, encore cités, relèvent de causes de nullité et ne sont donc pas litigieux en l’espèce dans l’opposition à apprécier. En effet, il ne s’agit pas d’une procédure de nullité, mais d’une procédure d’opposition.
L’opposition est donc fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Le 23 mars 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 mai 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 4 août 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il est constant entre les parties à la procédure d’opposition que la demanderesse agissait en tant que mandataire pour nanoPET Pharma GmbH.
NanoPET Pharma GmbH est titulaire d’une dénomination sociale antérieure, née conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur les marques.
La demanderesse peut, à titre d’exception, opposer à l’opposition de l’opposante ce signe antérieur. Un transfert du droit de marque de nanoPET Pharma GmbH à la demanderesse a eu lieu par l’intermédiaire de l’accord de fiducie décrit ci-dessus.
Lorsqu’un titulaire de la demande de marque de l’Union européenne contestée fait valoir ses propres droits ou exceptions antérieurs qui, conformément aux dispositions du droit national applicable, s’opposent à la naissance ou à l’invocation du pouvoir d’interdiction invoqué par l’opposant, ces questions de droit doivent être examinées par l’EUIPO (Hanf in Kur, v. Bomhard, Albrecht: Droit des marques, 2e édition 2018, article 8 du RMUE, point 185.
Si la division d’opposition avait tenu compte de ce droit antérieur, l’opposition aurait été rejetée. En effet, nanoPET Pharma GmbH a utilisé la dénomination litigieuse avant la date de dépôt de la demande de marque par l’opposante.
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9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté la demande de marque contestée.
À l’appui de son recours, la requérante invoque aujourd’hui et pour la première fois un droit antérieur propre sous la forme d’une dénomination sociale qui, d’après elle, ne lui revient pas, mais à nanoPET Pharma GmbH, qui n’a pas participé à la présente procédure. Elle n’a pas soulevé cette objection tout au long de la procédure d’opposition, raison pour laquelle celle-ci est manifestement tardive et doit donc être rejetée, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Si la chambre de recours voulait néanmoins tenir compte de l’objection de la requérante, il y aura lieu de tenir compte du fait que la requérante ne peut pas se prévaloir d’une dénomination commerciale étrangère, a fortiori dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
Le RMUE n’autorise la référence aux signes nationaux antérieurs qu’au cours de la procédure de nullité ou de la demande reconventionnelle conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE.
Le message cité par la requérante dans le commentaire du droit des marques Kur, v. Bomhard, Albrecht ne saurait non plus remettre en cause cette affirmation. En effet, les observations portent exclusivement sur le cas où l’opposante fait valoir un droit d’interdiction de l’usage sur la base d’un droit non enregistré conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En l’espèce, l’opposante a invoqué un droit de marque de l’Union européenne enregistré dont l’existence — a fortiori après la procédure de nullité qui s’est déroulée devant l’EUIPO et le Tribunal (affaires 12200 C, R 1288/2017-5 et
T-264/19) — ne fait aucun doute. Dans la présente procédure d’opposition, l’objection tirée de la dénomination commerciale antérieure alléguée est donc, en soi, exclue.
Il a déjà été définitivement établi que nanoPET Pharma GmbH ne possède pas de dénomination sociale antérieure. La division d’annulation a clairement et clairement rejeté l’existence d’un droit à la dénomination sociale de nanoPET Pharma GmbH dans la procédure de nullité (procédure de nullité devant l’EUIPO, no 12200 C). Dans le cadre de la procédure de recours qui a suivi, nanoPET Pharma GmbH n’a pas invoqué à nouveau ce droit et n’a pas contesté les observations de la division d’annulation relatives au rejet de ce moyen de nullité (17/01/2019, R 1288/2017-5, point 28). Dans la procédure subséquente devant le Tribunal, la dénomination sociale n’a plus été abordée (arrêt du 5 octobre 2010, T-264/19).
À cet égard, il a été conclu que la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne s’oppose pas à la dénomination sociale de nanoPET Pharma GmbH.
En outre, la marque invoquée à l’appui de l’opposition a été demandée le 23 juin 2010. En revanche, les annexes 1 à 3 produites par la requérante renvoient
à une utilisation récente du signe et ne sont donc pas de nature à prouver l’existence d’un droit antérieur. L’annexe 4 n’est pas datée et il est extrêmement douteux que l’installation date de mai 2010.
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En tout état de cause, l’annexe 4 ne permet pas de conclure à une utilisation du signe en tant que dénomination commerciale. Au contraire, «VISCOVER» y est désigné en tant que marque. Enfin, l’annexe 4 est un rapport sectoriel local pour la région de Berlin-Brandebourg. L’usage requis d’une importance locale n’est donc pas non plus prouvé.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais elle n’a pas abouti.
Étendue du recours
11 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, l’examen du recours dans les procédures inter partes est limité aux motifs de droit invoqués dans le recours.
12 En l’espèce, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse se fonde exclusivement sur l’existence d’un droit antérieur à la dénomination sociale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques. Par conséquent, la portée du recours est limitée à ce moyen.
13 Étant donné que la demanderesse n’a pas d’autres motifs de droit applicables, la décision attaquée est par ailleurs devenue définitive. Cela vaut notamment pour la constatation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
Exception tirée de l’existence de droits antérieurs
14 Dans la mesure où la demanderesse invoque l’existence d’une dénomination commerciale antérieure au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, il convient de noter que cette objection ne saurait, en principe, avoir d’incidence dans le cadre d’une procédure d’opposition.
15 Ainsi que l’opposante l’a exposé à juste titre, la validité d’une marque invoquée à l’appui de l’opposition ne peut être contestée que dans le cadre d’une procédure de nullité ou d’une demande reconventionnelle conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE (20/10/2021, T-560/20, PINAR
Tam kivaminda Süzme Peynusacik ve Leziz (fig.)/Süzme Peynir (fig.),
EU:T:2021:714, § 96; 11/09/14, T-185/13, Continental wind Partners, EU:T:2014:769, § 59).
16 Le commentaire cité par la demanderesse (Hanf in Kur, v. Bomhard, Albrecht:
Droit des marques, 2. Édition, 2018, article 8 du RMUE, point 185), se rapporte à la situation dans laquelle l’opposition n’a pas été fondée, comme en l’espèce, sur l’article 8, paragraphe 1, point b), ou sur l’article 8, paragraphe 1, point a), mais sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (marque non enregistrée antérieure ou autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale).
17 L’hypothèse de la demanderesse selon laquelle un droit antérieur, contraire au caractère définitif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, aurait dû être pris en compte par la division d’opposition n’est donc pas correcte.
18 Étant donné que l’exception tirée de l’existence de droits antérieurs à la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est, en principe, pas recevable en l’espèce, il
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n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si elle a été soulevée en temps utile ou tardivement.
19 Il n’y a pas non plus lieu de répondre en l’espèce aux questions de savoir si l’existence du droit antérieur allégué a été suffisamment prouvée et si l’exercice de ce droit appartient à la demanderesse elle-même.
20 Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Coûts
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
22 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
23 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de
320 EUR, sans préjudice de cette décision. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.

Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
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