DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 617 (INVALIDITY)
Dekoback, Neue Industriestr. 8, 74934 Reichartshausen (Allemagne), représentée par Rechtsanwälte Von Moers, Nidegger Str. 21, 50937 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DecoPac, Inc., 3500 Thurston Avenue, 55303 Anoka, Minnesota, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Fish indirects Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 160 747 «DECOPAC» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 01/04/1996 et enregistrée le 16/06/1998. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 30: Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du

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demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne est enregistrée pour des produits qui ne sont pas autorisés dans la classe 30, étant donné que les produits compris dans cette classe sont réservés aux produits alimentaires et comestibles. Les produits non comestibles appartenant à la classe 20 ou à la classe 26, la marque de l’Union européenne ne doit donc pas être enregistrée.
La demanderesse n’a pas présenté d’autres arguments en réponse à la titulaire ni aucun élément de preuve à l’appui de ses observations.
La titulaire de la marquede l’Union européenne conteste que la marque de l’Union européenne ait été déposée de mauvaise foi. Elle affirme que la marque de l’Union européenne a été déposée pour préserver la continuité de l’usage de la marque pour les produits revendiqués dans l’Union européenne et s’est fondée sur la classification des produits examinée et approuvée dans le cadre de la classification de Nice par le bureau du domicile de la titulaire. Elle ajoute que même si les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries étaient mal classées au moment du dépôt, cela ne constituerait pas une mauvaise foi, mais devrait uniquement entraîner un transfert vers la classe adéquate, si tant est qu’il en soit question. La titulaire soutient que la demanderesse n’a présenté aucune déclaration expliquant pourquoi la marque de l’Union européenne devrait être considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi. La titulaire souligne également que la marque de l’Union européenne est enregistrée pour des décorations comestibles qui sont correctement classées et que la demande serait, en tout état de cause, irrecevable pour ces produits. Le titulaire cite l’arrêt du 12/09/2019-, 104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46, pour montrer le concept de mauvaise foi. Elle conteste que la classification des produits et services soit liée à cette notion et affirme qu’elle n’a qu’une fonction administrative. La classification sert uniquement à regrouper les produits et services par classes afin de faciliter les recherches préalables à l’autorisation avant le dépôt d’une demande afin d’éviter les conflits, de permettre des recherches de surveillance et de suivre une concurrence éventuelle. Ce regroupement par classes n’est même pas une exigence pour l’indication d’une date de dépôt. Elle ajoute que si l’examinateur estime que les produits et services ne sont pas correctement classés, il propose une classification correcte au cours du processus d’examen, ce qui pourrait uniquement conduire le demandeur à payer une taxe supplémentaire pour la classe. La titulaire insiste sur le fait qu’elle a déposé la MUE de bonne foi. La marque de l’Union européenne a été déposée en 01/04/1996 et, à ce moment- là, elle était utilisée depuis de nombreuses années aux États-Unis, du moins depuis 1983 et sans interruption. La titulaire affirme que, dans la procédure de déchéance 12 003 C entre les mêmes parties (la titulaire et la demanderesse), l’Office a maintenu la marque de l’Union européenne pour des décorations comestibles et non comestibles après avoir démontré un usage suffisant de la marque pour ces produits.

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À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce FR 1: Certificat d’enregistrement délivré par l’USPTO le 18/061985.
Pièce FR 2: Exemples d’usage déposés auprès de l’USPTO le 19/10/1990.
Pièce FR 3: Mémoire en réponse déposé auprès de l’USPTO le 25/07/1983.
Pièce FR 4: Certificat d’enregistrement modifié délivré par l’USPTO le 22/01/1991.
Pièce FR 5: Une impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque italienne no 728 353 «DECOPAC»;
Pièce FR 6: Une impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque irlandaise no 172 680 «DECOPAC»;
Pièce FR 7: Une impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque britannique no 2 025 563 «DECOPAC»;

Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse a fait valoir ce qui suit dans la demande en nullité:
«La description de la marque n’est pas autorisée dans la classe 30. La description de la marque est «Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries». La classe 30 est réservée aux produits alimentaires et comestibles. Les décorations non comestibles ne sont pas autorisées dans la classe 30. Ils appartiennent à la classe 20 ou à la classe 26. La marque ne peut être enregistrée».
La demanderesse n’a pas présenté d’observations, d’arguments ou d’éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son argumentation. Dans la déclaration susmentionnée, le demandeur n’a même pas indiqué pourquoi une telle classification incorrecte des produits constituerait une mauvaise foi ou quelle intention malhonnête que le titulaire a pu avoir au moment du dépôt.
La titulaire a fait valoir à juste titre que la classification des produits ne joue qu’un rôle administratif et que normalement, lorsqu’une marque est examinée sur ses formalités, l’examinateur suggère une classe différente pour les produits à classer correctement. En l’espèce, cela n’a pas eu lieu. En effet, les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries peuvent être mieux classées dans une classe différente, comme le suggère la demanderesse (telles que les décorations de matières plastiques, qui sont indibleues et qui étaient classées dans la classe 20 de^la 6e édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la MUE). Tout de même, le fait que le titulaire puisse avoir mal classé les produits au moment du dépôt ne démontre pas immédiatement que cela a été fait de mauvaise foi ou dans le cadre d’une intention malhonnête.
En outre, la division d’annulation relève que la marque de l’Union européenne a déjà fait l’objet d’une procédure de déchéance engagée par la demanderesse dans la présente procédure et que cette décision a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours puis devant le Tribunal, qui, dans l’arrêt du 05/03/2020, 80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, a considéré que des preuves suffisantes de l’usage avaient été produites pour démontrer l’usage de décorations comestibles et non comestibles pour les gâteaux et pâtisseries compris dans la classe 30. Ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont considéré que la déchéance de la marque de l’Union européenne devait être prononcée en raison de la classification des produits dans une autre classe. En effet, le récent arrêt du Tribunal du 06/10/2021, T-372/20, JUVEDERM, EU:T:2021:652, § 55, a jugé que, compte tenu des objectifs poursuivis par la classification de Nice, le simple fait que les produits soient classés dans une classe erronée ne saurait entraîner la déchéance de la marque si ces produits

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sont effectivement utilisés. Dès lors, le fait que les produits aient pu être classés à tort n’entraînerait pas immédiatement l’annulation ou la déchéance d’une marque.
Comme indiqué ci-dessus, la charge de la preuve de la mauvaise foi de la titulaire incombe au demandeur. À cet égard, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve et n’a même pas avancé d’arguments expliquant en quoi la classification erronée des produits entraînerait automatiquement une mauvaise foi. En outre, elle n’a fourni aucune jurisprudence ni aucun autre argument juridique démontrant que cette pratique conduit à la mauvaise foi. La requérante ne s’est donc pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la preuve de la mauvaise foi. En outre, la titulaire a démontré ses raisons et sa logique commerciale lors du dépôt de la marque de l’Union européenne. En particulier, la titulaire a démontré dans la pièce FR1 que l’enregistrement de la marque
américaine antérieure no 1 343 003 était enregistré dans la classe 30pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries et qu’elle a déposé ses marques postérieures, y compris la marque de l’Union européenne, sur la base de l’acceptation de cette classification par l’Office américain.
La classification erronée des produits ou services ne démontre pas automatiquement que la MUE a été déposée de mauvaise foi. Pour prouver cela, le titulaire devrait démontrer qu’il avait des intentions malhonnêtes en procédant de la sorte au dépôt au moment du dépôt. La demanderesse n’a pas prouvé cela ni même produit d’arguments ou de preuves à cet égard. Dès lors, la demanderesse n’a manifestement pas prouvé que le titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Michaela Simandlova

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.