DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 083 816
Onduline, 24 Quai Galliéni, 92150 Suresnes, France (opposante), représentée par Stéphanie Weibel, 4 rue Bochart de Saron, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
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Le 28/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 083 816 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 015 754 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 754 BITULINE (marque verbale). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international no 485 854 désignant, entre autres, l’Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 15/10/2021, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure de l’opposante en «Bulgarie, Royaume-Uni, France, Pologne, Irlande, Hongrie, Roumanie, Estonie, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique».
Ainsi qu’il a été précisé dans la communication de la division d’opposition du 29/10/2021, la demande de preuve de l’usage de la demanderesse pour le Royaume-Uni, la France, la Pologne, l’Irlande, la Roumanie et l’Estonie ne pouvait pas être prise en considération étant

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donné que les territoires réels revendiqués pour l’enregistrement international 485 854 de l’opposante sont le Benelux, l’Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie, l’Italie, la République tchèque et la Slovaquie. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est valable que pour la Bulgarie, la Hongrie et le Benelux.
Le 02/12/2021, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pertinent pour modifier la demande de preuve de l’usage. Dans sa réponse du 10/12/2021, la division d’opposition a rejeté la demande de prorogation du délai de la demanderesse et, le 16/12/2021, la demanderesse a été informée qu’elle pouvait former un recours contre ce refus lorsqu’une décision définitive mettant fin à la procédure d’opposition a été rendue.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas présenté de demande valable de preuve de l’usage pour certains des territoires pertinents tels que, par exemple, l’Italie. Par conséquent, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner d’abord l’affaire sur la base de la marque antérieure de l’opposante désignant l’Italie;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 19: Matériaux de revêtement pour l’industrie de la construction.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Structures et constructions transportables non métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les matériaux et éléments de construction et de construction contestés, non métalliques, constituent une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. En tant que tels, ces produits contestés englobent et sont donc identiques aux matériaux de revêtement de l’opposante pour le secteur de la construction.
Les structures et constructions transportables contestées, non métalliques, sont similaires à un faible degré aux matériaux de revêtement de l’industrie de la construction de l’opposante étant donné que ces produits sont utilisés dans le secteur de la construction et coïncident au

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moins au niveau de leurs canaux de distribution (points de vente de matériaux de construction) et des consommateurs.
b) Les signes
BITULINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident presque totalement par leur seul élément verbal «BITULINE», la seule différence étant la légère stylisation de la marque antérieure et les deux points sur les lettres «I». Ces différences n’ont guère d’impact, voire pas du tout, sur la perception des consommateurs.
Dans l’ensemble, les deux signes sont dépourvus de signification. Néanmoins, même si certains consommateurs devaient identifier certains éléments significatifs qu’ils contiennent, qu’ils soient dépourvus de caractère distinctif ou non, cela serait sans importance en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne se différencient que par des éléments mineurs ou insignifiants, comme expliqué ci-dessus. Les différences ne détourneront donc pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, si une signification était véhiculée par l’élément commun, ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
Étant donné que les signes ont été jugés identiques au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être

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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires à un faible degré et les signes sont (quasi) identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel. Les signes se composent du même élément verbal, et les différences se limitent à des caractéristiques négligeables. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la requérante explique que, depuis 30 ans, le nom de la société
[Bituline] a été pleinement et légalement enregistré comme nom de société en Grèce, validé par les autorités grecques compétentes. Elle a également fait valoir que l’opposante était son client, acceptant des factures sans déposer de plainte et que «[…] [l’opposante] […] affirme qu’elle a enregistré «Bituline» en tant que marque au niveau national, dans certains pays, à savoir: Bulgarie, Angleterre (Royaume-Uni), France, Pologne, Irlande, Hongrie, Roumanie, Estonie, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique. Par conséquent, il est évident que, dans les pays suivants, «ONDULINE» n’a pas de droit légal (protection des marques): La Grèce (République grecque), Chypre, la Lettonie, l’Allemagne, la Croatie, Malte, l’Espagne, le Portugal, la Finlande, le Danemark, l’Autriche, la République tchèque, la Suède, la Slovénie, l’Italie et la Lituanie.».
Les arguments et arguments susmentionnés de la demanderesse ne sont pas pertinents en l’espèce. Premièrement, la question de savoir si la demanderesse a ou non le même enregistrement national ou la même utilisation d’un nom commercial est dénuée de pertinence étant donné que la présente procédure concerne uniquement sa demande de MUE no 18 015 754. Deuxièmement, le fait que l’opposante n’ait pas contesté les droits antérieurs de la demanderesse — soi-disant — n’est pas pertinent non plus. À cetégard, il suffit de rappeler que, même si la demanderesse disposait d’une marque de l’Union européenne antérieure, rien n’empêche un opposant de former une opposition contre une demande de marque de l’Union européenne, qu’il s’agisse ou non d’une autre marque antérieure. Cela ne saurait être considéré comme une absence de risque de confusion entre les marques ou comme un comportement contradictoire de l’opposante et interprété au détriment de l’opposante, d’autant plus que, dans une procédure d’opposition, contrairement à la procédure de nullité, la défense de la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible. Les règles relatives aux procédures d’opposition ne contiennent pas d’équivalent à l’article 61 du RMUE, selon lequel le titulaire d’une MUE peut invoquer comme moyen de défense le fait que la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la MUE depuis plus de cinq ans. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition ajoute que la présente opposition semble avoir été formée par l’opposante exactement dans le but d’empêcher l’enregistrement d’une marque identique en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’opposition ne voit aucun signe de comportement toléré. Enfin, les allégations de la demanderesse selon lesquelles les droits de l’opposante ne sont pas valides dans certains territoires ne peuvent être suivies: la marque internationale de l’opposante ayant été dûment étayée pour les territoires pertinents, la division d’opposition n’est donc pas en mesure de remettre en cause sa validité.
Compte tenu de tout ce qui précède, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Italie no 485 854. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée

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pour tous les produits contestés, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante, conformément au principe d’interdépendance défini ci- dessus.
Étant donné que l’enregistrement international no 485 854 désignant l’Italie de l’opposante entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres territoires désignés dudit droit antérieur (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), indépendamment du fait que la preuve de l’usage ait ou non été présentée en relation avec ces territoires.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.